Fresco_Opmaak 1

Commentaren

Transcriptie

Fresco_Opmaak 1
Magna Charta
Digital Law Review
Ontwikkeling IE
26 september 2012
Mr. L.E. Fresco
advocaat Hoyng Monégier LLP
W W W. M A G N A C H A RTA . N L
Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht
Tel.: 030 - 220 10 70 | Fax: 030 - 220 53 27 | [email protected]
Magna Charta is een onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk
Leergang 01 016
Inhoudsopgave
Merkenrecht
Merkenrecht en internet
• HvJ EG, 22 september 2011, C-323/09, IER 2011, 71
(Interflora/M&S)
• Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 augustus 2012, LJN
BX5303 (Breitling e.a./Altuhost)
p. 5
p. 21
Vormmerken
• HvJ EU, 6 september 2012, C-96/11P, IEF 11727 (Storck/OHIM)
• HvJ EU, 24 mei 2012, C-98/11P, NJ 2012, 457 (Lindt &
Sprü ngli/OHIM)
• Gerecht EU, 6 oktober 2011, T-508/08, BIE 2012/3
(Bang&Olufsen/OHIM)
• Hoge Raad, 20 januari 2012, LJN: BT8460, (Revillon/Trianon)
p. 51
p. 53
(Normaal) merkgebruik?
• HvJ EU, 15 december 2011, C-119/10, IER 2012/41
(Winters/Red Bull)
• Concl. AG HvJ EU, 5 juli 2012, C-149/11, IEF 11535 (ONEL/OMEL)
p. 60
p. 67
Goederen in transit, vervaardigingsfictie
• HvJ EU, 1 december 2011, C-446/09 en C-495/09, IER 2012, 18
(Philips en Nokia)
p. 68
Grensoverschrijdende inbreukverboden
• HvJ EU, 12 juli 2012, C-616/10, IEPT20120712 (Solvay/Honeywell)
• Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 juli 2012, LJN BX1228
(Ten Cate/Fieldturf)
• Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 mei 2012, IEF 11275 (BP/Shell)
Auteursrecht
Werkbegrip en openbaarmaking
• HvJ EU, 15 maart 2012, C-135/10, IER 2012, 36
(SCF/Marco Del Corso)
• HvJ EU, 15 maart 2012, C-162/10, IER 2012, 37 (Phonographic
Performance Ireland) p. 130
p. 30
p. 42
p. 85
p. 100
p. 110
p. 115
• HvJ EU, 13 oktober 2011, C-431/09 en C-432/09, IER 2012, 27
(Airfield)
• HvJ EU, 4 oktober 2011, C-429/08 en C-403/08, AMI 2012-1
(Premier League)
Internetpiraterij en tussenpersonen
• HvJ EU, 16 februari 2012, C-360/10, CR 2012/120 (SABAM/Netlog)
• HvJ EU, 24 november 2011, C-70/10, IER 2012/34 (Scarlet/SABAM)
• Hof Leeuwarden, 22 mei 2012, LJN: BW6296 (Stokke/Marktplaats)
• Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 juli 2012, AMI 2012/3 (Stichting Brein)
Databankenrecht
• HvJ EU, 1 maart 2012, C-604/10, NJ 2012/433
(Football Dataco e.a./Yahoo UK Ltd)
• Hof Den Haag, 27 maart 2012, CR 2012/42 (Wegener/Innoweb)
Mr. L.E. Fresco, advocaat Hoyng Monégier LLP
Download hier de ppt-presentatie
W W W. M A G N A C H A RTA . N L
p. 142
p. 163
p. 219
p. 229
p. 239
p. 272
p. 281
p. 292
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)
22 september 2011 (*)
„Merken – Reclame op internet op basis van trefwoorden (‚keyword advertising‘) –
Adverteerder die trefwoord kiest dat met bekend merk van concurrent overeenkomt –
Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5, leden 1, sub a, en 2 – Verordening (EG) nr. 40/94 –
Artikel 9, lid 1, sub a en c – Vereiste dat een van functies van merk wordt aangetast –
Afbreuk aan onderscheidend vermogen van bekend merk (‚verwatering‘) – Trekken van
ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen of reputatie van dat merk
(‚aanhaken‘)‖
In zaak C-323/09,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG,
ingediend door de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Verenigd
Koninkrijk), bij beslissing van 16 juli 2009, ingekomen bij het Hof op 12 augustus 2009,
in de procedure
Interflora Inc.,
Interflora British Unit
tegen
Marks & Spencer plc,
Flowers Direct Online Ltd,
wijst
HET HOF (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, J.-J. Kasel, M. Ilešič (rapporteur),
E. Levits en M. Safjan, rechters,
advocaat-generaal: N. Jääskinen,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 13 oktober 2010,
gelet op de opmerkingen van:
–
Interflora Inc. en Interflora British Unit, vertegenwoordigd door R. Wyand, QC, en
S. Malynicz, barrister,
–
Marks & Spencer plc, vertegenwoordigd door G. Hobbs, QC, E. Himsworth,
barrister, en T. Savvodes en E. Devlin, solicitors,
–
de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes als gemachtigde,
–
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 24 maart 2011,
het navolgende
Arrest
1
Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5 van
de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), en artikel 9 van
verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het
gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).
2
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Interflora Inc. en
Interflora British Unit enerzijds, en Marks & Spencer plc (hierna: „M & S‖) en Flowers
Direct Online Ltd anderzijds. Met Flowers Direct Online Ltd is een schikking getroffen,
zodat het in het hoofdgeding nog enkel gaat tussen Interflora Inc. en Interflora British
5
Unit en M & S, over het feit dat M & S op internet adverteert met trefwoorden die met
het merk INTERFLORA overeenkomen.
Rechtskader
3
Richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 zijn respectievelijk ingetrokken bij
richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), die in
werking is getreden op 28 november 2008, en bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de
Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die in
werking is getreden op 13 april 2009. Gelet op het voor een deel van de feiten relevante
tijdvak moet er echter van worden uitgegaan dat de geschillen in het hoofdgeding nog
door richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 worden beheerst.
4
Hoewel het Hof bijgevolg de door de verwijzende rechter gevraagde uitlegging van
richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 zal verstrekken, dient erop te worden gewezen
dat ingeval deze rechterlijke instantie zich bij de afdoening van het hoofdgeding
niettemin op de voorschriften van richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 zou
baseren, de gegeven uitlegging ook voor deze nieuwe rechtsinstrumenten geldt. De voor
het geschil in het hoofdgeding relevante regels zijn immers bij de vaststelling van
laatstgenoemde richtlijn en verordening niet beduidend gewijzigd, wat hun
bewoordingen, context en doelstellingen betreft.
5
De tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 preciseerde:
„Overwegende dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de
functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is
wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de
bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of
diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar
van verwarring moet worden uitgelegd; dat het gevaar van verwarring [...] de grondslag
voor de bescherming vormt.‖
6
De zevende overweging van verordening nr. 40/94 was in nagenoeg hetzelfde
geformuleerd.
7
Artikel 5 van richtlijn 89/104, met als opschrift „Rechten verbonden aan het
merk‖, bepaalde:
„1.
Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik
van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a)
wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of
diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b)
dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of
soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan,
inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2.
Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden
van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die
niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in
de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd
voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen
of de reputatie van het merk.
3.
Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
a)
het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
b)
het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of
het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
c)
het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
6
d)
het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
[...]‖
8
Artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 luidde in wezen hetzelfde
als artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104. Lid 2 van artikel 9 kwam overeen met lid 3 van
artikel 5. Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 bepaalde:
„Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder
toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een
teken in het economisch verkeer te verbieden:
[...]
c)
dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt
voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk
ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door
het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken
wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van
het oudere merk.‖
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
De advertentieverwijzingsdienst „AdWords”
9
Wanneer een internetgebruiker op basis van een of meerdere woorden een
zoekopdracht uitvoert met de zoekmachine Google, zal deze de websites tonen die het
meest met deze woorden overeen lijken te komen, in volgorde van afnemende
relevantie. Het betreft hier de zogenoemde „natuurlijke‖ resultaten van de zoekactie.
10
Via de betaalde advertentieverwijzingsdienst „AdWords‖ van Google kan iedere
marktdeelnemer door één of meerdere zoekwoorden te selecteren, in geval van
concordantie tussen dit woord of deze woorden en de woorden die de internetgebruiker
in de zoekopdracht in de zoekmotor heeft gebruikt, een advertentielink naar zijn website
laten verschijnen. Deze advertentielink verschijnt in de rubriek „gesponsorde links‖, die
of in het rechtergedeelte van het scherm, rechts van de natuurlijke resultaten, of in het
bovenste gedeelte, boven deze resultaten, wordt weergegeven.
11
Bij deze advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze
boodschap vormen samen de advertentie die in bovenbedoelde rubriek wordt
weergegeven.
12
De adverteerder is per klik op de advertentielink een vergoeding voor de
advertentieverwijzingsdienst verschuldigd. Deze vergoeding wordt berekend op basis van
met name de „maximumprijs per klik‖ die de adverteerder bij het sluiten van de
overeenkomst met Google inzake de advertentieverwijzingsdienst heeft verklaard bereid
te zijn te betalen, en het aantal keer dat internetgebruikers op die link hebben geklikt.
13
Meerdere adverteerders kunnen hetzelfde trefwoord selecteren. De volgorde
waarin hun advertentielinks worden weergegeven, wordt dan met name bepaald op basis
van de „maximumprijs per klik‖, het aantal eerdere klikken op die links en de
kwaliteitsbeoordeling van de advertentie door Google. De adverteerder kan de positie
van zijn advertentie wat de volgorde van weergave betreft steeds verbeteren door een
hogere maximumprijs per klik te bepalen of te proberen de kwaliteit van zijn advertentie
te verhogen.
Het gebruik van trefwoorden in de zaak die in het hoofdgeding aan de orde is
14
Interflora Inc., een vennootschap opgericht naar het recht van de staat Michigan
(Verenigde Staten), exploiteert een wereldwijd bloemenbezorgingsnetwerk. Interflora
British Unit is een licentienemer van Interflora Inc.
15
Het netwerk van Interflora Inc. en Interflora British Unit (hierna samen:
„Interflora‖) bestaat uit bloemisten bij wie de klanten in persoon of telefonisch
bestellingen kunnen plaatsen. Interflora heeft echter ook websites die gebruikt kunnen
worden voor het plaatsen van bestellingen via internet, die dan worden afgehandeld door
7
het lid van het netwerk dat het dichtst bij het bezorgadres van de bloemen is gevestigd.
Het adres van de centrale website is www.interflora.com. Deze site leidt door naar
websites voor specifieke landen, zoals www.interflora.co.uk.
16
INTERFLORA is een nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk en eveneens een
gemeenschapsmerk. Het is niet in geding dat deze merken met betrekking tot de
thuisbezorging van bloemen een grote reputatie hebben in het Verenigd Koninkrijk en in
andere lidstaten van de Europese Unie.
17
M & S, een vennootschap naar Engels recht, is een van de grootste
detailhandelaren in het Verenigd Koninkrijk. Zij biedt een ruim goederenassortiment aan
en verleent diensten via haar winkelnetwerk en haar website
www.marksandspencer.com. Een van haar diensten is de verkoop en bezorging van
bloemen. Deze activiteit vindt in concurrentie met Interflora plaats. M & S maakt immers
geen deel uit van het Interflora-netwerk.
18
M & S heeft bij de advertentieverwijzingsdienst „AdWords‖ het woord „Interflora‖
alsook enige varianten bestaande uit dat trefwoord met „kleine schrijffouten‖, en
uitdrukkingen die het woord „Interflora‖ bevatten (zoals „Interflora Flowers‖, „Interflora
Delivery‖, „Interflora.com‖, „Interflora co uk‖, enzovoort), als trefwoorden geselecteerd.
Wanneer internetgebruikers dus het woord „Interflora‖ of een van de genoemde
varianten of uitdrukkingen als zoekterm in de zoekmachine van Google invoerden,
verscheen er in de rubriek „gesponsorde links‖ een advertentie van M & S.
19
Deze advertentie zag er met name uit als volgt:
„M & S Flowers Online
www.marksandspencer.com/flowers
Gorgeous fresh flowers & plants
Order by 5 pm for next day delivery‖
[„M & S Flowers Online
www.marksandspencer.com/flowers
Prachtige bloemen en verse planten
Bestel tot 17 uur voor bezorgingen de dag nadien‖].
20
Na deze feiten te hebben vastgesteld, heeft Interflora bij de High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division, een beroep tegen M & S ingesteld wegens
schending van haar merkrechten. De High Court heeft de behandeling van de zaak
geschorst en het Hof tien prejudiciële vragen voorgelegd. Na een verzoek om
verduidelijkingen van het Hof heeft de verwijzende rechter bij beslissing van 29 april
2010, ingekomen bij het Hof op 9 juni 2010, de vijfde tot en met de tiende vraag
ingetrokken, zodat thans enkel nog de vier hierna volgende vragen aan de orde zijn:
„1)
Wanneer een onderneming die een concurrent is van de houder van een
ingeschreven merk en via haar website waren en diensten verkoopt die dezelfde zijn als
die waarvoor het merk is ingeschreven:
–
als trefwoord voor de dienst gesponsorde links van een exploitant van een
zoekmachine een teken kiest dat gelijk is [...] aan een merk,
–
dit teken als trefwoord benoemt,
–
aan dit teken de URL van haar website koppelt,
–
de kosten per klik vaststelt die zij met betrekking tot dat trefwoord zal betalen,
–
de verschijningsmomenten van de gesponsorde link vastlegt,
–
het teken gebruikt in zakelijke correspondentie over de facturering en betaling van
vergoedingen en/of het beheer van een account bij de exploitant van de zoekmachine,
maar deze gesponsorde link zelf niet het teken of een daarmee overeenstemmend teken
bevat,
8
leveren een of alle van deze handelingen dan ‚gebruik‘ van dit teken door de concurrent
op in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van
[verordening nr. 40/94]?
2)
Is hier sprake van gebruik ‚voor‘ dezelfde waren en diensten als die waarvoor het
merk ingeschreven is in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en
artikel 9, lid 1, sub a, van [verordening nr. 40/94]?
3)
Valt dit gebruik onder:
a)
artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van
[verordening nr. 40/94], of
b)
[...] artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub c, van
[verordening 40/94],
of beide?
4)
Maakt het voor de beantwoording van de derde vraag verschil of:
a)
de verschijning van de gesponsorde link van de concurrent na de invoer van een
zoekopdracht op basis van het teken door een gebruiker, bij sommige leden van het
publiek de opvatting kan doen postvatten dat de concurrent, in strijd met de waarheid,
lid is van het commerciële netwerk van de merkhouder, of
b)
de exploitant van de zoekmachine niet toestaat dat merkhouders in de relevante
lidstaat [...] de selectie door andere partijen van aan hun merk gelijke tekens als
trefwoorden blokkeren?‖
Verzoek om heropening van de mondelinge behandeling
21
M & S heeft bij brief van 1 april 2011 verzocht om de mondelinge behandeling te
heropenen, op grond dat de conclusie van 24 maart 2011 van de advocaat-generaal op
onjuiste premissen is gebaseerd en schending van de beginselen inzake de
bevoegdheidsverdeling tussen het Hof en de verwijzende rechter oplevert. Wat dit laatste
betreft merkt M & S op dat de advocaat-generaal, in plaats van zich tot het onderzoek
van de relevante bepalingen van het recht van de Unie te beperken, heeft uiteengezet tot
welk resultaat de uitlegging van deze bepalingen volgens hem in het hoofdgeding dient
te leiden.
22
Volgens vaste rechtspraak kan het Hof krachtens artikel 61 van het Reglement
voor de procesvoering de mondelinge behandeling heropenen indien het van oordeel is
dat het onvoldoende is ingelicht of dat de zaak moet worden onderzocht op basis van een
argument waarover tussen partijen geen discussie heeft plaatsgevonden (zie onder meer
arresten van 26 juni 2008, Burda, C-284/06, Jurispr. blz. I-4571, punt 37, en 17 maart
2011, AJD Tuna, C-221/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36).
23
In casu is het Hof van oordeel dat het over alle noodzakelijke gegevens beschikt
om de vragen van de verwijzende rechter te beantwoorden en dat de zaak niet hoeft te
worden onderzocht op basis van een argument waarover geen discussie heeft
plaatsgevonden voor het Hof.
24
Wat de kritiek op de conclusie van de advocaat-generaal betreft, zij eraan
herinnerd dat de advocaat-generaal krachtens artikel 252, tweede alinea, VWEU tot taak
heeft in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen
omklede conclusies te nemen aangaande zaken waarin hij overeenkomstig het statuut
van het Hof van Justitie van de Europese Unie moet optreden. Bij de uitoefening van
deze taak staat het hem in voorkomend geval vrij een verzoek om een prejudiciële
beslissing te analyseren door dit in een ruimere context te plaatsen dan die welke door
de verwijzende rechter of door de partijen in het hoofdgeding strikt is afgebakend. De
rechtsprekende formatie is noch door de conclusie van de advocaat-generaal, noch door
de motivering op grond waarvan hij tot die conclusie komt, gebonden (arrest van
11 november 2010, Hogan Lovells International, C-229/09, nog niet gepubliceerd in de
Jurisprudentie, punt 26), en arrest AJD Tuna, reeds aangehaald, punt 45).
9
25
Dit geldt thans ook voor de verwijzende rechter, die bij zijn toepassing van de
prejudiciële beslissing van het Hof niet verplicht is om het door de advocaat-generaal
ontwikkelde betoog te volgen.
26
In deze omstandigheden kan het verzoek van M & S om heropening van de
mondelinge behandeling niet worden aanvaard.
Beantwoording van de prejudiciële vragen
De vragen betreffende artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1,
sub a, van verordening nr. 40/94
27
Met zijn eerste en tweede vraag, alsook zijn derde vraag, sub a, wenst de
verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104
en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat
een merkhouder een concurrent kan verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk
is aan dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder voor
een advertentieverwijzingsdienst op internet heeft geselecteerd, een advertentie te laten
weergeven voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het genoemde merk is
ingeschreven.
28
Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het in dit
verband van belang is dat deze advertentie bij een deel van het betrokken publiek de
onjuiste indruk kan wekken dat de adverteerder lid van het commerciële netwerk van de
merkhouder is, en dat de aanbieder van de advertentieverwijzingsdienst niet toestaat dat
de merkhouders zich tegen de selectie van met hun merken overeenkomende tekens
verzetten.
29
Deze vragen moeten samen worden onderzocht.
30
Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, is het teken dat door een adverteerder in
het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet als trefwoord wordt gekozen,
het middel dat tot weergave van zijn advertentie leidt. Derhalve wordt van dit teken
„gebruik in het economisch verkeer‖ gemaakt in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104
en artikel 9 van verordening nr. 40/94 (zie onder meer arresten van 23 maart 2010,
Google France en Google, C-236/08–C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punten 49-52, en
25 maart 2010, BergSpechte, C-278/08, Jurispr. blz. I-2517, punt 18).
31
Bovendien gaat het hier om een gebruik voor producten of diensten van de
adverteerder, ook al verschijnt het als trefwoord geselecteerde teken niet in de
advertentie zelf (arrest BergSpechte, reeds aangehaald, punt 19, en beschikking van
26 maart 2010, Eis.de, C-91/09, punt 18).
32
De merkhouder kan zich evenwel niet verzetten tegen het gebruik als trefwoord
van een aan zijn merk gelijk teken, indien hij niet voldoet aan alle voorwaarden die
daartoe bij artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94 alsook bij
de desbetreffende rechtspraak zijn gesteld.
33
Het geschil dat in het hoofdgeding aan de orde is, valt onder lid 1, sub a, van
bedoelde artikelen 5 en 9, te weten situaties waarin sprake is van een zogenoemde
„dubbele identiteit‖ doordat een derde gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan het
merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is
ingeschreven. Vaststaat immers dat M & S voor zijn bloemenbezorgingsdienst gebruik
heeft gemaakt van het teken „Interflora‖, dat in wezen gelijk is aan het voor
bloemenbezorgingsdiensten ingeschreven woordmerk INTERFLORA.
34
In dat geval kan de merkhouder dit gebruik enkel verbieden wanneer het een van
de functies van het merk kan aantasten (reeds aangehaalde arresten Google France en
Google, punt 79, en BergSpechte, punt 21; zie eveneens arresten van 18 juni 2009,
L‘Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 60, en 8 juli 2010, Portakabin,
C-558/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29).
35
Volgens Interflora dient deze voorwaarde – overeenkomstig vaste rechtspraak –
aldus te worden begrepen dat voornoemd lid 1, sub a, de merkhouder bescherming
10
tegen elke aantasting van alle merkfuncties biedt. M & S is evenwel van mening dat een
dergelijke uitlegging niet ondubbelzinnig uit de rechtspraak voortvloeit en tot een
onevenwicht tussen het belang van bescherming van de intellectuele eigendom en het
belang van de vrije mededinging dreigt te leiden. De Europese Commissie stelt zich
harerzijds op het standpunt dat lid 1, sub a, van artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9
van verordening nr. 40/94 de merkhouder uitsluitend tegen inbreuken op de
herkomstaanduidingsfunctie van het merk beschermt. De andere functies van het merk
kunnen hoogstens een rol spelen bij de uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104
en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, welke bepalingen de door bekende
merken verleende rechten betreffen.
36
Opgemerkt zij dat uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en
uit de tiende overweging van de considerans van deze richtlijn volgt dat het recht van de
lidstaten in die zin is geharmoniseerd dat het door een merk aan de merkhouder
verleende uitsluitend recht deze laatste een „absolute‖ bescherming biedt tegen het
gebruik door derden van aan dat merk identieke tekens voor dezelfde waren of diensten,
terwijl de merkhouder bij gebreke van deze dubbele identiteit zijn uitsluitend recht enkel
dienstig kan inroepen wanneer sprake is van gevaar voor verwarring. Dit onderscheid
tussen de bescherming die door lid 1, sub a, van dat artikel wordt verleend en die welke
door lid 1, sub b, wordt geboden, is met betrekking tot het gemeenschapsmerk
overgenomen in de zevende overweging van de considerans en in artikel 9, lid 1, van
verordening nr. 40/94.
37
Ook al heeft de wetgever van de Unie de bescherming die wordt verleend tegen
het gebruik zonder toestemming van tekens die gelijk zijn aan een merk en die worden
gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, als
„absoluut‖ gekwalificeerd, heeft het Hof deze kwalificatie in het juiste perspectief gezet
door erop te wijzen dat de door artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende
bescherming – hoe aanzienlijk ook – er enkel toe strekt, de merkhouder in staat te
stellen om zijn specifieke belangen als houder van dit merk te beschermen, dat wil
zeggen om ervoor te zorgen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Het Hof
heeft hieruit afgeleid dat de uitoefening van het door het merk verleende uitsluitende
recht beperkt moet blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde
de functies van het merk en met name de essentiële functie ervan, namelijk de
consumenten de herkomst van de waar te garanderen, aantast of kan aantasten (arrest
van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51).
38
Deze uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 is herhaaldelijk
bevestigd en is overgenomen in artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 [zie
onder meer, wat richtlijn 89/104 betreft, arresten van 11 september 2007, Céline,
C-17/06, Jurispr. blz. I-7041, punt 16, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK),
C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 57, alsook, wat verordening nr. 40/94 betreft,
beschikking van 19 februari 2009, UDV North America, C-62/08, Jurispr. blz. I-1279,
punt 42, en arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 75]. Die uitlegging
is bovendien in die zin verduidelijkt dat de merkhouder krachtens deze bepalingen een
beroep op zijn uitsluitend recht kan doen ingeval afbreuk wordt gedaan of kan worden
gedaan aan een van de functies van het merk, ongeacht of het om de wezenlijke functie
van aanduiding van de herkomst van de door dit merk gedekte waren of diensten, dan
wel om een andere functie van dit merk gaat, zoals de functie die erin bestaat de
kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen of de communicatie-, de
investerings- en de reclamefunctie (reeds aangehaalde arresten L‘Oréal e.a., punten 63
en 65, en Google France en Google, punten 77 en 79).
39
Wat de andere functies van het merk dan herkomstaanduiding betreft, dient erop
te worden gewezen dat zowel de wetgever van de Unie, door in de tiende overweging
van de considerans van richtlijn 89/104 en in de zevende overweging van de considerans
van verordening nr. 40/94 de woorden „met name‖ te gebruiken, als het Hof, door sinds
het voornoemde arrest Arsenal Football Club de woorden „functies van het merk‖ te
gebruiken, hebben aangegeven dat de herkomstaanduidingsfunctie van het merk niet de
11
enige functie is die voor bescherming tegen inbreuken op het merk door derden in
aanmerking komt. Aldus hebben zij er rekening mee gehouden dat een merk vaak, naast
de aanduiding van herkomst van de waren of diensten, een commercieel strategisch
instrument vormt dat inzonderheid kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden of voor
het opbouwen van een reputatie, teneinde de consument aan het merk te binden.
40
Het is juist dat een merk steeds wordt geacht zijn herkomstaanduidingsfunctie te
vervullen, terwijl het de andere functies slechts verzekert voor zover de houder het merk
in die zin gebruikt, met name voor reclame- of investeringsdoeleinden. Dit neemt echter
niet weg dat dit onderscheid tussen de essentiële functie en de andere functies van het
merk geenszins rechtvaardigt dat wanneer een merk een of meerdere van genoemde
andere functies vervult, inbreuken op deze functies van de werkingssfeer van de
artikelen 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94
zouden zijn uitgesloten. Evenmin mag ervan worden uitgegaan dat enkel bekende
merken andere functies dan de functie van herkomstaanduiding kunnen hebben.
41
De verwijzende rechter dient de voorwaarde van aantasting van een van de
merkfuncties toe te passen tegen de achtergrond van de voorgaande overwegingen en
de hierna verstrekte nadere uitlegging.
42
Aangaande het gebruik als trefwoorden, in het kader van een
advertentieverwijzingsdienst op internet, van tekens die gelijk zijn aan merken en die
worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor die merken zijn
ingeschreven, heeft het Hof reeds geoordeeld dat – naast de
herkomstaanduidingsfunctie – ook de reclamefunctie relevant kan zijn (zie arrest Google
France en Google, reeds aangehaald, punt 81). Deze vaststelling geldt ook in het
onderhavige geval. Interflora heeft echter ook aangevoerd dat de investeringsfunctie van
haar merk is aangetast.
43
Bijgevolg dient aan de verwijzende rechter uitlegging te worden verstrekt
betreffende de herkomstaanduidingsfunctie, de reclamefunctie en de investeringsfunctie
van het merk.
Aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie
44
Of de herkomstaanduidingsfunctie van een merk al dan niet wordt aangetast
wanneer op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk een advertentie van een
derde, zoals een concurrent van de houder van dat merk, aan internetgebruikers wordt
getoond, hangt in het bijzonder af van de wijze waarop deze advertentie wordt
gepresenteerd. Van afbreuk aan deze functie van het merk is sprake wanneer de
advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker
onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie
betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem
verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (reeds aangehaalde
arresten Google France en Google, punten 83 en 84, en Portakabin, punt 34). In een
dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat het merk
als zoekwoord is ingevoerd en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord,
ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de
herkomst van de waren of diensten (arrest Google France en Google, reeds aangehaald,
punt 85).
45
Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en
de merkhouder een economische band bestaat, moet worden geoordeeld dat de
herkomstaanduidingsfunctie van dat merk is aangetast. Ook wanneer de advertentie
weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag
blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal
geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink
en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een
derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band
met hem heeft, moet worden geconcludeerd dat afbreuk aan deze functie van het merk
12
wordt gedaan (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 89 en 90,
en Portakabin, punt 35).
46
Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of de feiten van het
hoofdgeding de herkomstaanduidingsfunctie zoals deze in de vorige punten is
beschreven, aantasten of kunnen aantasten (zie, naar analogie, arrest Google France en
Google, reeds aangehaald, punt 88).
47
Irrelevant voor deze beoordeling is de in de vierde vraag, sub b, genoemde
omstandigheid dat de exploitant van de zoekmachine niet toestaat dat de merkhouder
zich verzet tegen de keuze van een aan zijn merk gelijk teken als trefwoord. Zoals de
advocaat-generaal in punt 40 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zou alleen de
omgekeerde situatie, waarin de aanbieder van de advertentieverwijzingsdienst
merkhouders de mogelijkheid daartoe biedt, rechtsgevolgen kunnen hebben. Indien de
betrokken merkhouders zich er niet tegen verzetten dat met hun merken gelijke tekens
als trefwoorden worden geselecteerd, zou dit in sommige gevallen en onder bepaalde
voorwaarden als stilzwijgende toestemming van deze merkhouders kunnen worden
gekwalificeerd. Dat in het hoofdgeding noch toelating aan de betrokken merkhouder is
gevraagd, noch door hem toelating is verleend, bevestigt evenwel juist dat het met zijn
merk overeenkomende teken zonder zijn toestemming is gebruikt.
48
Een omstandigheid zoals die welke in de vierde vraag, sub a, wordt beschreven,
kan daarentegen voor de toepassing van de in de artikelen 5, lid 1, sub a, van richtlijn
89/104 en 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 geformuleerde regel wél van belang
zijn.
49
Indien immers uit de door de verwijzende rechter verrichte feitelijke vaststellingen
zou blijken dat de reclameboodschap van M & S die in antwoord op de met het woord
„Interflora‖ door internetgebruikers verrichte zoekopdracht wordt weergegeven, deze
gebruikers kan doen geloven dat de door M & S aangeboden bloemenbezorgingsdienst
tot het commerciële netwerk van Interflora behoort, moet worden geconcludeerd dat op
basis van deze reclameboodschap niet kan worden uitgemaakt of M & S ten opzichte van
de merkhouder een derde is, dan wel, integendeel, economisch met hem verbonden is.
In dat geval wordt de herkomstaanduidingsfunctie van het merk INTERFLORA aangetast.
50
Zoals in punt 44 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, bestaat in
die context het relevante publiek uit normaal geïnformeerde en redelijk oplettende
internetgebruikers. Het feit dat sommige internetgebruikers er zich mogelijkerwijs niet
goed van bewust waren dat de door M & S verstrekte dienst los staat van die van
Interflora, volstaat dan ook niet om van aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie
te kunnen gewagen.
51
Bij het onderzoek van de feiten waartoe de verwijzende rechter dient over te
gaan, kan deze om te beginnen nagaan of de normaal geïnformeerde en redelijk
oplettende internetgebruiker op basis van de algemeen bekende kenmerken van de
markt wordt geacht op de hoogte te zijn van het feit dat de bloemenbezorgingsdienst van
M & S geen deel uitmaakt van het netwerk van Interflora maar daarmee integendeel in
een concurrentieverhouding staat, en vervolgens, indien zou blijken dat deze algemene
marktkennis ontbreekt, of die internetgebruiker uit de advertentie kon afleiden dat die
dienst niet tot dat netwerk behoort.
52
De verwijzende rechter kan daarbij inzonderheid rekening houden met de
omstandigheid dat in casu het commerciële netwerk van de merkhouder bestaat uit een
groot aantal detailhandelaren die ten opzichte van elkaar aanzienlijk verschillen, wat hun
omvang en commercieel profiel betreft. In die omstandigheden kan het voor de
internetgebruiker immers bijzonder moeilijk zijn om – bij gebreke van enige aanduiding
door de adverteerder – te weten of de reclame die wordt weergegeven in antwoord op
een zoekopdracht waarbij dit merk als zoekterm is gebruikt, al dan niet van dat netwerk
deel uitmaakt.
53
Rekening houdend met deze omstandigheid en met alle andere factoren die
volgens hem relevant zijn, zal de verwijzende rechter, indien de in punt 51 van het
13
onderhavige arrest genoemde algemene marktkennis ontbreekt, moeten beoordelen of
het gebruik van bewoordingen zoals „M & S Flowers‖ in een advertentie zoals die welke in
punt 19 van het onderhavige arrest is weergegeven, al dan niet volstaat om de normaal
geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker die zoektermen met daarin het
woord „Interflora‖ heeft ingevoerd, duidelijk te maken dat de aangeboden
bloemenbezorgingsdienst niet van Interflora afkomstig is.
Aantasting van de reclamefunctie
54
Met betrekking tot de reclamefunctie heeft het Hof reeds kunnen vaststellen dat
het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander in het kader van een
advertentieverwijzingsdienst als „Adwords‖, deze functie van het merk niet aantast
(reeds aangehaald arrest Google France en Google, punt 98, en BergSpechte, punt 33).
55
Stellig kan dit gebruik een impact hebben op het gebruik dat de houder van een
woordmerk voor reclamedoeleinden van zijn merk maakt.
56
Met name wanneer laatstgenoemde merkhouder zijn eigen merk als trefwoord bij
de verlener van de advertentieverwijzingsdienst registreert, zodat in het veld
„gesponsorde links‖ een advertentie verschijnt, zal hij soms – ingeval zijn merk ook door
een concurrent als trefwoord is geselecteerd – bereid moeten zijn een hogere prijs per
klik dan deze laatste te betalen, indien hij wenst dat zijn advertentie boven die van deze
concurrent verschijnt (zie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 94).
57
Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan een merk gelijk teken
voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder
van dit merk verplicht om grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid
van dit merk bij de consument te behouden of te verhogen, volstaat hoe dan ook op zich
niet om te concluderen dat afbreuk aan de reclamefunctie van dat merk wordt gedaan. In
dit verband dient te worden benadrukt dat het merk weliswaar een essentieel onderdeel
vormt van het stelsel van onvervalste mededinging dat het recht van de Unie tot stand
wil brengen (zie onder meer arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr.
blz. I-3421, punt 22), maar dat het de merkhouder niet beoogt te beschermen tegen
praktijken die inherent zijn aan de vrije mededinging.
58
Reclame op internet op basis van trefwoorden die overeenkomen met merken,
vormt een dergelijke praktijk, aangezien deze reclame er in de regel louter toe strekt,
internetgebruikers een alternatief voor de waren of diensten van de houders van die
merken te bieden (zie dienaangaande arrest Google France en Google, reeds aangehaald,
punt 69).
59
De selectie van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander in het kader
van een advertentieverwijzingsdienst zoals „Adwords‖, leidt er overigens niet toe dat de
houder van dit merk zijn merk niet meer doeltreffend kan gebruiken om de consument te
informeren en te overtuigen (zie in dit verband arrest Google France en Google, reeds
aangehaald, punten 96 en 97).
Aantasting van de investeringsfunctie
60
Naast zijn functie van herkomstaanduiding en – in voorkomend geval – zijn
reclamefunctie kan een merk door de merkhouder eveneens worden gebruikt ter
verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem
kan binden.
61
Ook al kan deze functie van het merk, de zogenoemde „investeringsfunctie‖, de
reclamefunctie enigszins overlappen, verschilt ze niettemin daarvan. Het gebruik van het
merk ter verwerving of behoud van een reputatie geschiedt immers niet enkel via
reclame, maar ook via diverse commerciële technieken.
62
Wanneer een derde, zoals een concurrent van de houder van het merk, een aan
dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk
is ingeschreven, het gebruik door die houder van zijn merk ter verwerving of behoud van
een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk
stoort, moet worden geoordeeld dat dit gebruik de investeringsfunctie van het merk
14
aantast. De betrokken merkhouder kan een dergelijk gebruik dan ook verbieden
krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 of, ingeval het een
gemeenschapsmerk betreft, artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94.
63
In een situatie waarin het merk reeds een dergelijke reputatie geniet, wordt de
investeringsfunctie aangetast wanneer het gebruik dat de derde van een aan dit merk
gelijk teken maakt voor dezelfde waren en diensten, afbreuk doet aan deze reputatie en
derhalve het behoud ervan in gevaar brengt. Aldus heeft het Hof reeds geoordeeld dat de
houder van een merk zich krachtens het daarbij aan hem verleende uitsluitende recht
tegen een dergelijk gebruik kan verzetten (zie arrest van 12 juli 2011, L‘Oréal e.a.,
C-324/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 83).
64
Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de houder van een merk zich ertegen
verzet dat een concurrent, in omstandigheden van eerlijke mededinging en met
eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, een aan dit merk gelijk
teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is
ingeschreven, indien dat gebruik er enkel toe leidt dat de houder van dit merk zijn
inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan
aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin kan de merkhouder
zich met succes beroepen op de omstandigheid dat voornoemd gebruik een aantal
consumenten er mogelijkerwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is
aangebracht, links te laten liggen.
65
Op basis van deze overwegingen dient de verwijzende rechter te verifiëren of het
gebruik door M & S van het teken dat identiek is aan het merk INTERFLORA, het behoud
door Interflora van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan haar kan
binden, in gevaar brengt.
66
Bijgevolg dient op de eerste, de tweede en de derde vraag, sub a, alsook op de
vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en
artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat een
merkhouder een concurrent kan verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is
aan dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft
geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, reclame te
maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven,
wanneer dit gebruik een van de functies van het merk kan aantasten. Een dergelijk
gebruik:
–
tast de herkomstaanduidingsfunctie van het merk aan wanneer de op basis van dit
trefwoord getoonde reclame het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende
internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten
waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een
economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde;
–
tast in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals die welke aan de orde
is in het hoofdgeding, de reclamefunctie van het merk niet aan, en
–
tast de investeringsfunctie van het merk aan indien dit het gebruik door de houder
van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan
aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort.
De vraag betreffende artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van
verordening nr. 40/94
67
Met zijn derde vraag, sub b, gelezen in samenhang met de eerste en tweede
vraag, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 2, van richtlijn
89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden
uitgelegd dat de houder van een bekend merk een concurrent kan verbieden om reclame
te maken op basis van een trefwoord dat overeenkomt met dit merk en dat deze
concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd voor een
advertentieverwijzingsdienst op internet.
15
68
Wat om te beginnen de toepasselijkheid van de in voormelde artikelen 5, lid 2, en
9, lid 1, sub c, opgenomen voorschriften betreft is het vaste rechtspraak dat, ook al
refereren deze bepalingen enkel uitdrukkelijk aan gevallen waarin gebruik wordt gemaakt
van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, voor waren of
diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk is ingeschreven, de daarin
neergelegde bescherming a fortiori ook geldt voor gevallen waarin het teken dat gelijk is
aan of overeenstemt met een bekend merk wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke
waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven (zie onder meer arresten
van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30; 23 oktober 2003,
Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punten 18-22, en
arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 48).
69
Aangezien het merk INTERFLORA een bekend merk is en M & S, zoals in punt 33
van het onderhavige arrest is geconstateerd, een aan dit merk identiek teken als
trefwoord heeft gebruikt voor eenzelfde dienst als die waarvoor dit merk is ingeschreven,
dienen artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening
nr. 40/94 toepassing te vinden in het hoofdgeding. Blijkens de verwijzingsbeslissing
bevat de in het Verenigd Koninkrijk toepasselijke wetgeving overigens de in artikel 5,
lid 2, van richtlijn 89/104 vastgestelde regel.
70
Wat vervolgens de omvang van de aan houders van bekende merken verleende
bescherming betreft, volgt uit de bewoordingen van deze bepalingen dat de houders van
dergelijke merken het gebruik in het economisch verkeer door derden van aan deze
merken identieke of daarmee overeenstemmende tekens, zonder hun toestemming en
zonder geldige reden, kunnen verbieden, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd
voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen
of de reputatie van die merken.
71
Opdat de houder van het bekende merk dat recht kan uitoefenen, is niet vereist
dat gevaar voor verwarring bij het betrokken publiek bestaat (arrest Adidas-Salomon en
Adidas Benelux, reeds aangehaald, punt 31, en arrest van 18 juni 2009, L‘Oréal e.a.,
reeds aangehaald, punt 36). Voor zover artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9,
lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 bepalen dat het betrokken merk en het door de
derde gebruikte teken in zekere mate moeten overeenstemmen, volstaat het bovendien
erop te wijzen dat deze voorwaarde in casu vervuld is, gelet op het feit dat het teken
„Interflora‖ en de door M & S gebruikte varianten daarvan en het merk INTERFLORA in
grote mate overeenstemmen.
72
De inbreuken waartegen artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1,
sub c, van verordening nr. 40/94 bescherming bieden, zijn ten eerste afbreuk aan het
onderscheidend vermogen van het merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat
merk, en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de
reputatie van dat merk. Eén enkele van deze inbreuken volstaat om de in deze
bepalingen geformuleerde regel te kunnen toepassen (zie arrest van 18 juin 2009,
L‘Oréal e.a., reeds aangehaald, punten 38 en 42).
73
Er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende
merk, hetgeen met name ook „verwatering‖ wordt genoemd, zodra dit merk minder
geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt,
te identificeren, terwijl sprake is van afbreuk aan de reputatie van het merk, met name
ook wel „afbreken‖ genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor de aan dat merk
gelijke of daarmee overeenstemmende teken door de derde wordt gebruikt, op zodanige
wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het
merk vermindert (zie arrest van 18 juni 2009, L‘Oréal e.a., reeds aangehaald, punten 39
en 40).
74
Het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de
reputatie van het merk‖, met name ook aangeduid als „aanhaken‖, verwijst daarentegen
niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde
haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het
omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk
16
of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het
teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie
van de bekendheid van het merk (arrest van 18 juni 2009, L‘Oréal e.a., reeds
aangehaald, punt 41).
75
Uit de toelichting die in antwoord op het in punt 20 van het onderhavige arrest
vermelde verzoek om verduidelijkingen is verstrekt, blijkt dat de verwijzende rechter niet
om uitlegging van het begrip „afbreuk aan de reputatie van het merk‖ (afbreken)
verzoekt, maar wel wenst te vernemen in welke omstandigheden moet worden
geoordeeld dat een adverteerder die via een aan een bekend merk identiek teken dat hij
zonder de toestemming van de houder van dit merk in het kader van een
advertentieverwijzingsdienst op internet heeft geselecteerd, een reclamelink naar zijn
website laat verschijnen, afbreuk aan het onderscheidend vermogen van dat bekend
merk doet (verwatering), dan wel ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend
vermogen of de reputatie van dit merk trekt (aanhaken).
Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk (verwatering)
76
Zoals de advocaat-generaal in punt 80 van zijn conclusie heeft uiteengezet, wordt
afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk gedaan, wanneer het
gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk het onderscheidend
vermogen daarvan kan verzwakken door het minder geschikt te maken om de waren en
diensten van de houder van dit merk te onderscheiden van die met een andere
herkomst. Aan het slot van het proces van verwatering is het merk niet meer in staat bij
de consument een rechtstreekse associatie met een specifieke commerciële herkomst op
te roepen.
77
Om de houder van het bekende merk doeltreffend tegen dit type afbreuk te
beschermen, moeten artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van
verordening nr. 40/94 aldus worden uitgelegd dat die merkhouder elk gebruik van een
teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk waardoor het onderscheidend
vermogen van dit merk wordt verzwakt, kan verbieden, zonder dat hij het einde van het
proces van verwatering, te weten het volledige verlies van het onderscheidend vermogen
van het merk, hoeft af te wachten.
78
Ter onderbouwing van haar stelling dat afbreuk aan het onderscheidend vermogen
van haar merk is gedaan, betoogt Interflora dat het gebruik door M & S en door andere
ondernemingen van het woord „Interflora‖ in het kader van een
advertentieverwijzingsdienst zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, er
geleidelijk toe leidt dat de internetgebruikers kunnen geloven dat dit merk geen merk is
dat de bloemenbezorgingsdienst aanduidt die door de tot het netwerk van Interflora
behorende bloemisten wordt verstrekt, maar een algemene term ter aanduiding van alle
bloemenbezorgingsdiensten vormt.
79
Het is juist dat het gebruik door een derde in het economisch verkeer van een
teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, het onderscheidend
vermogen van dit merk vermindert en dus afbreuk aan het onderscheidend vermogen
van dit merk in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of, in geval van een
gemeenschapsmerk, in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doet,
wanneer het ertoe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt.
80
Anders dan Interflora stelt, draagt de selectie als trefwoord – in het kader van een
advertentieverwijzingsdienst op internet – van een teken dat gelijk is aan of
overeenstemt met een bekend merk, niet noodzakelijkerwijs tot een dergelijke
ontwikkeling bij.
81
Wanneer door het gebruik als trefwoord van een teken dat met een bekend merk
overeenstemt, reclame wordt getoond op basis waarvan de normaal geïnformeerde en
redelijk oplettende internetgebruiker kan uitmaken dat de aangeboden waren of diensten
niet van de houder van het bekende merk maar integendeel van een concurrent van deze
laatste afkomstig zijn, dient derhalve te worden geconcludeerd dat het onderscheidend
vermogen van dit merk door dat gebruik niet wordt aangetast, aangezien dat gebruik er
17
enkel toe strekt, de aandacht van de internetgebruiker te vestigen op het feit dat er
alternatieven bestaan voor de waren of diensten van de houder van dit merk.
82
Hieruit volgt dat indien de verwijzende rechter concludeert dat de
reclameboodschap die verschijnt doordat M & S een teken gebruikt dat gelijk is aan het
merk INTERFLORA, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker in
staat stelt te begrijpen dat de door M & S aangeprezen dienst los staat van die van
Interflora, laatstgenoemde onderneming niet dienstig onder verwijzing naar de
bepalingen van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van
verordening nr. 40/94 kan aanvoeren dat dit gebruik ertoe bijdraagt dat haar merk tot
een algemene term verwordt.
83
Indien de verwijzende rechter daarentegen concludeert dat de reclame die
verschijnt nadat een aan het merk INTERFLORA gelijk teken is gebruikt, de normaal
geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker niet in staat stelt te bepalen dat
de door M & S aangeprezen dienst los staat van die van Interflora en deze laatste erop
staat dat de verwijzende rechter niet alleen oordeelt dat de herkomstaanduidingsfunctie
van dit merk is aangetast, maar ook vaststelt dat M & S tevens afbreuk aan het
onderscheidend vermogen van dit merk heeft gedaan door ertoe bij te dragen dat dit
merk tot een algemene term verwordt, dient deze rechter op basis van alle aan hem
voorgelegde gegevens uit te maken of de selectie van met het merk INTERFLORA
overeenkomende tekens als trefwoorden op internet een zodanige impact op de markt
van de bloemenbezorgingsdiensten heeft gehad dat het woord „Interflora‖ voor de
consument geleidelijk de term ter aanduiding van alle bloemenbezorgingsdiensten is
geworden.
Ongerechtvaardigd voordeel dat uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van
het merk wordt getrokken (aanhaken)
84
Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, beoogt een adverteerder die in het kader
van een advertentieverwijzingsdienst op internet een aan een merk van een ander gelijk
teken als trefwoord heeft geselecteerd, dat internetgebruikers die dit woord als
zoekwoord invoeren, niet alleen op de getoonde links van de houder van dit merk
klikken, maar ook op de advertentielink van die adverteerder (arrest Google France en
Google, reeds aangehaald, punt 67).
85
Dat een merk een reputatie geniet, vergroot eveneens de kans dat een groot
aantal internetgebruikers voor hun zoekopdracht op internet de naam van dit merk als
trefwoord zullen gebruiken om inlichtingen of aanbiedingen betreffende de waren of
diensten van dit merk te vinden.
86
Zoals de advocaat-generaal in punt 96 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kan in
die omstandigheden niet worden betwist dat wanneer de concurrent van de houder van
een merk dat een reputatie geniet, dit merk in het kader van een
advertentieverwijzingsdienst op internet als trefwoord selecteert, hij er met dit gebruik
naar streeft profijt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk te
trekken. Bedoelde selectie kan immers aanleiding geven tot een situatie waarin – wellicht
een groot aantal – consumenten die een zoekactie op internet verrichten om op basis van
dat trefwoord waren of diensten van het bekende merk te vinden, op hun scherm de
advertentie van die concurrent zullen zien verschijnen.
87
Voorts kan niet worden betwist dat wanneer internetgebruikers na lezing van de
advertentie van deze concurrent de door deze laatste aangeboden waar of dienst kopen
in plaats van die van de houder van het merk waarop hun zoekactie aanvankelijk
betrekking had, die concurrent een reëel voordeel uit het onderscheidend vermogen en
de reputatie van dit merk haalt.
88
Bovendien staat vast dat een adverteerder die in het kader van een
advertentieverwijzingsdienst tekens selecteert die gelijk zijn aan of overeenstemmen met
de merken van een ander, in de regel geen vergoeding voor dit gebruik aan de houders
van die merken betaalt.
18
89
Uit hetgeen aldus kenmerkend is voor de selectie van met bekende merken van
derden overeenstemmende tekens als trefwoorden op internet volgt dat een dergelijke
selectie – wanneer een „geldige reden‖ in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104
en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ontbreekt – kan worden beschouwd
als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend merk probeert te
varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren,
alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende
inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de
merkhouder heeft gedaan om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.
Indien dat het geval is, moet het op die manier behaalde voordeel als ongerechtvaardigd
worden aangemerkt (zie dienaangaande arrest van 18 juni 2009, L‘Oréal e.a., reeds
aangehaald, punt 49).
90
Zoals het Hof reeds heeft gepreciseerd, kan een dergelijke conclusie zich met
name opdringen in gevallen waarin internetadverteerders door middel van het gebruik
van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren te koop aanbieden die
imitaties van de waren van de houder van die merken zijn (arrest Google France en
Google, reeds aangehaald, punten 102 en 103).
91
Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend
trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten
van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie
van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een
verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk
anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in
beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken
waren en diensten valt en dus wordt verricht met een „geldige reden‖ in de zin van
artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
92
Het staat aan de verwijzende rechter om met inaanmerkingneming van de
voorgaande uitlegging te beoordelen of de feiten in het hoofdgeding dienen te worden
aangemerkt als gebruik van het teken zonder geldige reden waarmee ongerechtvaardigd
voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk INTERFLORA
wordt getrokken.
93
Uit een en ander volgt dat op de derde vraag, sub b, moet worden geantwoord dat
artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94
aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk een concurrent kan
verbieden om reclame te maken op basis van een trefwoord dat overeenkomt met dit
merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft
geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, wanneer die
concurrent daarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de
reputatie van dat merk trekt (aanhaken), dan wel die reclame afbreuk aan dat
onderscheidend vermogen (verwatering) of aan die reputatie (afbreken) doet.
94
Reclame op basis van een dergelijk trefwoord doet afbreuk aan het
onderscheidend vermogen van het bekende merk (verwatering), indien deze reclame er
met name toe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt.
95
De houder van een bekend merk kan daarentegen met name niet verbieden dat
concurrenten op basis van trefwoorden die overeenkomen met dit merk reclame laten
verschijnen waarin een alternatief voor de waren of diensten van de houder van dit merk
wordt voorgesteld, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van
de houder van dit merk wordt aangeboden, zonder dat deze reclame tot een verwatering
of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van het bekende merk
anderszins worden aangetast.
Kosten
96
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten
19
heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:
1)
Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
lidstaten, en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad
van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, moeten aldus worden
uitgelegd dat een merkhouder een concurrent kan verbieden om op basis van
een trefwoord dat gelijk is aan dit merk en dat deze concurrent zonder
toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd in het kader van een
advertentieverwijzingsdienst op internet, reclame te maken voor dezelfde
waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, wanneer dit
gebruik een van de functies van het merk kan aantasten. Een dergelijk gebruik:
–
tast de herkomstaanduidingsfunctie van het merk aan wanneer de op basis
van dit trefwoord getoonde reclame het voor de normaal geïnformeerde en
redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten
of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn
van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan
wel, integendeel, van een derde;
–
tast in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals die welke aan
de orde is in het hoofdgeding, de reclamefunctie van het merk niet aan, en
–
tast de investeringsfunctie van het merk aan indien dit het gebruik door de
houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die
consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort.
2)
Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van
verordening nr. 40/94 moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een
bekend merk een concurrent kan verbieden om reclame te maken op basis van
een trefwoord dat overeenkomt met dit merk en dat deze concurrent zonder
toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd in het kader van een
advertentieverwijzingsdienst op internet, wanneer die concurrent daarmee
ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie
van dat merk trekt (aanhaken), dan wel die reclame afbreuk aan dat
onderscheidend vermogen (verwatering) of aan die reputatie (afbreken) doet.
Reclame op basis van een dergelijk trefwoord doet afbreuk aan het
onderscheidend vermogen van het bekende merk (verwatering), indien deze
reclame er met name toe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term
verwordt.
De houder van een bekend merk kan daarentegen met name niet verbieden dat
concurrenten op basis van trefwoorden die overeenkomen met dit merk reclame
laten verschijnen waarin een alternatief voor de waren of diensten van de
houder van dit merk wordt voorgesteld, zonder dat daarin een loutere imitatie
van de waren of diensten van de houder van dat merk wordt aangeboden,
zonder dat deze reclame tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en
zonder dat de functies van het bekende merk anderszins worden aangetast.
ondertekeningen
20
LJN: BX5303, Rechtbank 's-Gravenhage , 422212 / KG ZA 12-669
Uitspraak
vonnis
RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 422212 / KG ZA 12-669
Vonnis in kort geding van 21 augustus 2012
in de zaak van
1. de vennootschap naar vreemd recht
BREITLING SA,
gevestigd te Grenchen, Zwitserland,
2. de vennootschap naar vreemd recht
BULGARI SPA,
gevestigd te Rome, Italië,
3. de vennootschap naar vreemd recht
CHANEL SAS,
gevestigd te Neuilly-sur-Seine Cédex, Frankrijk,
4. de vennootschap naar vreemd recht
CHOPARD INTERNATIONAL SA,
gevestigd te Prangins, Zwitserland,
5. de vennootschap naar vreemd recht
CHRISTIAN DIOR COUTURE SA,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
6. de vennootschap naar vreemd recht
GUCCIO GUCCI SPA,
gevestigd te Firenze, Italië,
7. de vennootschap naar vreemd recht,
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON SA,
gevestigd te St-Imier, Zwitserland,
8. de vennootschap naar vreemd recht
OMEGA SA,
gevestigd te Bienne, Zwitserland,
9. de vennootschap naar vreemd recht
PANDORA A/S,
gevestigd te Glostrup, Denemarken,
10. de vennootschap naar vreemd recht
PATEK PHILIPPE SA,
gevestigd te Gèneve, Zwitserland,
11. de vennootschap naar vreemd recht
TAG HEUER, BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURES SA,
gevestigd te La-Chaux-de-Fonds, Zwitserland,
21
eiseressen,
advocaten: mr. J.C.H. van Manen en J.H.A.M. Klaus te Amsterdam,
tegen
1. de vennootschap naar vreemd recht
ALTUSHOST INC.,
gevestigd te Belize City, Belize,
gedaagde,
advocaat: mr. M.C. van Rijswijk te Amsterdam,
2. de vennootschap naar vreemd recht
ALTUSHOST INC.,
gevestigd te Stockholm, Zweden,
gedaagde,
voorwaardelijk verschenen,
advocaat: mr. M.C. van Rijswijk te Amsterdam,
Partijen zullen hierna ook als Merkhouders (eiseressen gezamenlijk) en gedaagde sub 1
als AltusHost worden aangeduid. De zaak is voor Merkhouders en Altushost behandeld
door hun advocaten voornoemd.
1. De procedure
1.1. Mr. Van Rijswijk is onder de voorwaarde dat de voorzieningenrechter zou aannemen
dat gedaagde sub 2 als aparte entiteit bestaat, ook namens die partij verschenen. Die
vraag vergt evenwel nader onderzoek waarvoor de vraag naar verstekverlening in kort
geding zich niet leent. Tegen gedaagde sub 2 zal dan ook verstek worden verleend. Dit
vonnis geldt ingevolge het bepaalde in artikel 140 Rv1 als op tegenspraak gewezen, ook
jegens de niet verschenen gedaagde sub 2.
1.2. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 29 juni 2012;
- de door Merkhouders overlegde producties 1-55;
- de door Altushost overlegde producties 1-2;
- het door Merkhouders overgelegde proceskostenoverzicht;
- het door AltusHost overgelegde proceskostenoverzicht;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 24 juli 2012, ter gelegenheid waarvan de
raadslieden van beide zijden een pleitnota hebben overgelegd.
1.3. Ten slotte is vonnis na een aanhouding van twee weken in verband met
schikkingonderhandelingen nader bepaald op heden.
2. De feiten
2.1. De Merkhouders zijn wereldwijd opererende producenten van luxe
consumentengoederen, waaronder horloges en sieraden.
2.2. Ter onderscheiding van hun waren, maken de Merkhouders respectievelijk gebruik
van de volgende merken.
22
BREITLING, BULGARI, CHANEL, CHOPARD, DIOR, GUCCI, LONGINES, OMEGA, PANDORA,
PATEK PHILIPPE en TAG HEUER.
De Merkhouders zijn houdsters van de onderstaande merkinschrijvingen.
? Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'BREITLING', met
registratienummer 160212 en registratiedatum 10 maart 1952, voor klasse 14;
? Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'BREITLING', met
registratienummer 613794 en registratiedatum 7 januari 1994, voor klasse 14;
? Gemeenschaps woordmerk 'BREITLING', met registratienummer 0890749 en
registratiedatum 1 juni 2006, voor klasse 14;
? Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'BULGARI', met
registratienummer 452694 en registratiedatum 15 mei 1980, voor onder meer klasse 14;
? Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'BULGARI', met
registratienummer 543321 en registratiedatum 11 oktober 1989, voor onder meer klasse
14;
? Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'BULGARI', met registratienummer 001510866 en
registratiedatum 16 februari 2000, voor onder meer klasse 14;
? Internationale woordmerk met werking in de Benelux 'CHANEL', met registratienummer
201151 en registratiedatum 15 juni 1957, voor onder meer klasse 14;
? Internationale woordmerk met werking in de Benelux 'CHOPARD', met
registratienummer 624432 en registratiedatum 15 augustus 1994, voor klasse 14;
? Internationale woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'CHOPARD GENÈVE', met
registratienummer 353878 en registratiedatum 18 februari 1969, voor klasse 14;
? Benelux woord-/beeldmerk 'CHRISTIAN DIOR', met registratienummer 0353934 en
registratiedatum 22 mei 1978, voor onder meer klasse 14;
? Internationaal woordmerk met werking In de Benelux 'CHRISTIAN DIOR', met
registratienummer 317876 en registratiedatum 28 juli 1966, voor klasse 14;
? Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'CHRISTIAN DIOR', met
registratienummer 455953 en registratiedatum 6 oktober 1980, voor onder meer klasse
14;
? Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'DIOR', met registratienummer
317877 en registratiedatum 28 juli 1966, voor klasse 14;
? Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'DIOR', met registratienummer 006463046 en
registratiedatum 15 april 2009, voor onder meer klasse 14;
? Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'GUCCI', met registratienummer
457952 en registratiedatum 16 december 1980, voor onder meer klasse 14;
? Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'GUCCI', met registratienummer
429833 en registratiedatum 30 maart 1977, voor onder meer klasse 14;
? Gemeenschaps woordmerk 'GUCCI', met registratienummer 000121988 en
registratiedatum 24 november 1998, voor onder meer klasse 14;
? Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'GUCCI', met registratienummer 004107546 en
registratiedatum 21 december 2005, voor onder meer klasse 14;
? Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'LONGINES', met
registratienummer 252798 en registratiedatum 22 februari 1962, voor onder meer klasse
14;
? Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'LONGINES', met
registratienummer 465131 en registratiedatum 27 november 1981, voor onder meer
klasse 14;
23
? Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'LONGINES', met
registratienummer 678838 en registratiedatum 19 juni 1997[ voor onder meer klasse 14;
? Gemeenschaps woordmerk 'LONGINES', met registratienummer 000226233 en
registratiedatum 2 oktober 1998, voor onder meer klasse 14;
? Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met
registratienummer 287840 en registratiedatum 26 augustus 1964, voor onder meer
klasse 14;
? Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met registratienummer
366650 en registratiedatum 17 februari 1970, voor onder meer klasse 14;
? Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met
registratienummer 132141 en registratiedatum 11 augustus 1947, voor onder meer
klasse 14;
? Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met
registratienummer 465986 en registratiedatum 25 november 1981, voor onder meer
klasse 14;
? Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met
registratienummer 614933 en registratiedatum 31 januari 1994, voor onder meer klasse
14;
? Gemeenschaps woordmerk 'OMEGA', met registratienummer 007320229 en
registratiedatum 16 december 2008, voor onder meer klasse 14;
? Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'OMEGA', met registratienummer 0771475 en
registratiedatum 23 juli 2001, voor klasse 14;
? Gemeenschaps woordmerk 'PANDORA', met registratienummer 006646491 en
registratiedatum 21 januari 2009, voor onder meer klasse 14;
? Gemeenschaps woordmerk 'PANDORA', met registratienummer 003397858 en
registratiedatum 18 april 2007, voor klasse 14;
? Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'PANDORA', met registratienummer 0979859 en
registratiedatum 17 september 2008, voor onder meer klasse 14;
? Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'PANDORA JEWELRY', met registratienummer
004252771 en registratiedatum 15 oktober 2007, voor onder meer klasse 14;
? Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'PANDORA', met
registratienummer 715274 en registratiedatum 14 juni 1999 voor klasse 3;
? Benelux woordmerk 'PATEK PHILIPPE & CO. GENÈVE', met registratienummer 0094683
en registratiedatum 17 december 1971, voor klasse 14;
? Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'PATEK PHILIPPE', met
registratienummer 394802 en registratiedatum 21 december 1972, voor onder meer
klasse 14;
? Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'TAG HEUER', met
registratienummer 689200 en registratiedatum 24 maart 1998, voor klasse 14;
? Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'TAG HEUER', met
registratienummer 499995 en registratiedatum 13 januari 1986, voor onder meer klasse
14;
2.3. Altushost is een internet service provider (ISP). Zij heeft de volgende websites
gehost:
?
?
?
?
www.bestwatchonsale.com
www.breitlingwatches-replica.com
www.buynicewatch.com
www.cheap-watch.org
24
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
www.elite-watch.com
www.fakewatchesuk.com
www.hq-replica.co
www.kaufenpandora.de.com
www.linkreplica.net
www.luxus-uhren-shop.net
www.ok-replica.com
www.pandoracharmsinuk.com
www.pandorasenlinea.com
www.poshreplicawatches.com
www.repica-watcheshop.com
www.replica-orologi-it.com
www.replica-watches.gr
www.replica-watchez.co
www.swissmenwatch.com
www.top-replicawatches.net
www.watchcar99.com
www.watchesreplica.uk.com
www.watcheswe.com
www.watchgator.com
www.watchreplicas-online.com
2.4. Op deze websites worden namaakproducten aangeboden waarbij de merken van
Merkhouders worden gebruikt. De producten worden op de websites "replica's" of "fakes"
genoemd. Merkhouders hebben geen toestemming gegeven voor dit gebruik.
2.5. De domeinnaam van het merendeel van de websites staat op naam van ofwel een
natuurlijke persoon (in de meeste gevallen uit China), ofwel is de naam verborgen achter
een aanbieder van anonieme domeinnaamdiensten, zoals Privacyprotect.org, Protected
Domain Services, WhoisGuard en Private Whois. In bepaalde gevallen is sprake van
fictieve contactgegevens.
2.6. Merkhouders hebben naar de houders van de onder 2.3 genoemde domeinnamen via
verschillende wegen sommaties gestuurd, strekkende tot staking van de inbreukmakende
activiteiten. De houders van de domeinnamen hebben hier niet op gereageerd.
2.7. Op 25 en 30 mei hebben Merkhouders aan de hen bekend zijnde adressen van
AltusHost sommatiebrieven gestuurd, strekkende tot staking van het hosten van de
gewraakte websites. Op 5 juni is AltusHost nogmaals gesommeerd om aan de verzoeken
te voldoen, en is zij tevens gesommeerd een tweede reeks van inbreukmakende websites
te blokkeren en het hosten daarvan te staken. In dit schrijven is AltusHost tevens
gesommeerd de (persoons)gegevens van de domeinnaamhouders aan de advocaten van
Merkhouders te verstrekken.
2.8. Op 30 mei ontving mw. C. Aubert, Head internet unit van de Federation of the Swiss
watch industry FH een mail van AltusHost ten aanzien van een website waarvoor zij
AltusHost eerder had aangeschreven. Deze mail leest als volgt (sic).
"Hi,
25
He is selling replica products. Not fake products.
Fake products if he charge someone for something that he didn't ordered.
On their website it's clearly stated that they sell replica. Who want to buy it, he can buy.
They didn't stole your watch from store, they've produced copy of it.
However, this is something that is out from our range.
We are just web hosting provider. We are not involved in any other way in their business.
Best regards,
Anton V."
2.9. Op 19 juli heeft AltusHost haar dienstverlening ten aanzien van de websites
gestaakt. Vier dagen later waren zeven websites weer online via een andere hosting
provider.
3.
Het geschil
3.1. Merkhouders vorderen, na vermindering van eis - samengevat - AltusHost te
bevelen haar dienstverlening aan de onder 2.3 genoemde websites te staken, door deze
af te sluiten en afgesloten te houden voor toegang door derden vanuit de Benelux en het
hosten van die websites te staken en gestaakt te houden, onder bepaling van een
dwangsom, met veroordeling van AltusHost in de volledige proceskosten ex artikel 1019h
Rv.
3.2. Merkhouders hebben aan hun vordering artikel 9, lid 1 GMVo2, artikel 2.20, lid 1,
sub a, b en c BVIE3 en artikel 2.22, lid 3 en lid 6 BVIE ten grondslag gelegd. Zij voeren
aan dat AltusHost onrechtmatig als tussenpersoon handelt door websites te hosten
waarvan haar kenbaar is gemaakt dat deze inbreukmakend handelen. Volgens
Merkhouders kan AltusHost de (doorgifte van de) websites met één druk op de knop
beëindigen en is AltusHost hiertoe ook rechtens gehouden.
3.3. AltusHost voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna,
voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
Bevoegdheid
4.1. Ambtshalve wordt overwogen dat voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op
Beneluxmerken de voorzieningenrechter in elk geval bevoegd is op basis van artikel 4.6
lid 2 BVIE.
Verstek jegens gedaagde sub 2
4.2. Tegen gedaagde sub 2 wordt verstek verleend. Nu de vorderingen de
voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen, zal hij de vorderingen
jegens gedaagde sub 2 toewijzen. Ten aanzien van gedaagde sub 1 wordt voorts als
volgt overwogen.
Spoedeisend belang
De voorzieningenrechter is voorhands van oordeel dat er bij de vorderingen van
Merkhouders voldoende spoedeisend belang bestaat, gelet op het voortschrijdende
(beweerdelijk) inbreukmakende handelen door middel van de genoemde websites en de
26
hosting activiteiten van AltusHost. Het enkele feit dat de websites inmiddels door
AltusHost offline zouden zijn gehaald, doet daar niet aan af. Er is immers van de zijde
van AltusHost geen onvoorwaardelijke toezegging met onthoudingverklaring verzekerd
door een boetebeding.
Inbreuk
4.3. Merkhouders hebben onweersproken en onderbouwd gesteld dat met de litigieuze
websites inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Merkhouders, zodat de
voorzieningenrechter daarvan uit zal gaan. Voor zover in de email genoemd onder 2.8
nog het verweer is te lezen dat duidelijk wordt gemaakt dat het om replica-producten
gaat, gaat dit niet op. Dit levert immers volgens vaste rechtspraak geen geldige reden op
om een merk te gebruiken.
Tussenpersoon
4.4. AltusHost heeft (buiten haar pleitnota om) betwist dat de websites op Nederland (de
voorzieningenrechter begrijpt: de Benelux) gericht zouden zijn zodat AltusHost niet zou
zijn te beschouwen als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE. Dat
verweer faalt. Merkhouders hebben immers onweersproken gesteld dat Nederland op de
websites is aangemerkt als een land van waaruit de producten besteld kunnen worden en
waar de producten naar toe kunnen worden gestuurd (via een zogenaamde "drop down
lijst"). Voorts kan betaald worden met euro's en zijn de websites in het Engels gesteld,
welke taal in Nederland door nagenoeg iedereen met een internetaansluiting begrepen
wordt. De voorzieningenrechter beschouwt AltusHost zodoende voorshands als een
tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 3 en lid 6 BVIE, wiens diensten worden
gebruikt voor inbreuk op de aan Merkhouders toebehorende merken.
Subsidiariteit
4.5. AltusHost voert aan dat er minder verstrekkende maatregelen voorhanden zijn dan
het gevorderde stakingsbevel jegens de hostingprovider. Volgens AltusHost hadden
Merkhouders eenvoudigweg de gewraakte domeinnamen kunnen laten schorsen door
middel van een procedure bij de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN). De voorzieningrechter is echter met Merkhouders van oordeel dat deze
procedure voorshands onvoldoende soelaas biedt, enerzijds omdat ICANN zich volgens
Merkhouders niet met de inhoud van websites bezig houdt maar met wie de
rechthebbende is op de betreffende domeinnaam en anderzijds omdat deze procedure
onweersproken tamelijk langdurig van aard is.
4.6. AltusHost voert verder aan dat de Merkhouders onvoldoende hebben ondernomen
om de websitehouders en/of replicamakers rechtstreeks aan te spreken. Ondank het
aanschrijven van de websitehouders, is tot de dag van de zitting volgens Merkhouders
iedere reactie uitgebleven. Websitehouders waarvan de naam- en adresgegevens bekend
zijn, zijn veelal afkomstig uit landen waarvan bekend is dat deze niet met grote
voortvarendheid tegen merkinbreukmakers optreden. De voorzieningenrechter is
zodoende van voorlopig oordeel dat aan het vereiste van subsidiariteit is voldaan.
Proportionaliteit
4.7. AltusHost heeft bovendien betoogd dat de gevorderde bevelen disproportioneel zijn
omdat deze niet kunnen leiden tot het beoogde doel. Hiertoe stelt AltusHost dat de
27
websitehouders hun website eenvoudig bij een andere hostingprovider kunnen
onderbrengen en dit ook daadwerkelijk binnen enkele uren na de blokkade is gebeurd.
Het betoog is gebaseerd op de veronderstelling dat er geen aanvullende maatregelen
zullen worden genomen door Merkhouders. Die veronderstelling moet voorshands worden
verworpen. Ter zitting is namelijk niet bestreden dat Merkhouders al optreden tegen
andere hostingproviders en bijna alle hostingproviders na aanschrijven de betreffende
websites "offline halen". Hierbij komt dat evenzeer onweersproken is gesteld door de ter
zitting aanwezige persoon van Stichting React dat de helft van de 6.000 klanten van
AltusHost namaakproducten zou verhandelen.
4.8. Het voorgaande afgezet tegen het niet al te ingrijpende karakter en de onbestreden
lage kosten die gemoeid zijn met het blokkeren van de websites, is de
voorzieningenrechter van oordeel dat aan het vereiste van proportionaliteit is voldaan.
Slotsom en proceskosten
4.9. Het gevorderde bevel tot staking van de hosting van de websites kan worden
toegewezen. AltusHost zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de
proceskosten worden veroordeeld. Partijen hebben daags voordat vonnis zou worden
gewezen aanhouding in verband met schikkingsonderhandelingen gevraagd. Bij email
van 17 augustus 2012 hebben Merkhouders laten weten dat partijen vonnis wensen met
uitdrukkelijke aantekening dat als de vorderingen van Breitling c.s. worden toegewezen
de proceskosten € 35.000,- zullen bedragen en de dwangsommen € 2.500 per dag (in
plaats van € 10.000), met een maximum van € 100.000. Aldus zal beslist worden.
4.10. Ambtshalve zal de termijn in verband met 1019i Rv voorzover nodig worden
bepaald op zes maanden.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. beveelt gedaagden binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis haar
diensten ten aanzien van de navolgende websites te staken, door deze af te sluiten en
afgesloten te houden voor toegang door derden (vanuit de Benelux) en het hosten van
die websites te staken en gestaakt te houden
www.bestwatchonsale.com
www.breitlingwatches-replica.com
www.buynicewatch.com
www.cheap-watch.org
www.elite-watch.com
www.fakewatchesuk.com
www.hq-replica.co
www.kaufenpandora.de.com
www.linkreplica.net
www.luxus-uhren-shop.net
www.ok-replica.com
www.pandoracharmsinuk.com
www.pandorasenlinea.com
www.poshreplicawatches.com
www.repica-watcheshop.com
www.replica-orologi-it.com
www.replica-watches.gr
28
www.replica-watchez.co
www.swissmenwatch.com
www.top-replicawatches.net
www.watchcar99.com
www.watchesreplica.uk.com
www.watcheswe.com
www.watchgator.com
www.watchreplicas-online.com;
5.2. veroordeelt gedaagden ieder voor zich tot betaling van een dwangsom van €
2.500,= voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat zij in
strijd handelen met het onder 5.1. uitgesproken bevel, tot een maximum van €
100.000,= is bereikt;
5.3. veroordeelt gedaagden (hoofdelijk) in de proceskosten, aan de zijde van
Merkhouders tot op heden begroot op € 35.000,-;
5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.5. bepaalt voorzover nodig de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak
zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van dit vonnis;
5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 21
augustus 2012 in aanwezigheid van de griffier.
1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
2 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het
Gemeenschapsmerk.
3 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).
29
URTEIL DES GERICHTSHOFS (Achte Kammer)
6. September 2012(*)
„Rechtsmittel – Gemeinschaftsmarke – Absolutes Eintragungshindernis – Fehlende
Unterscheidungskraft – Dreidimensionales Zeichen in der Form einer Schokoladenmaus―
In der Rechtssache C-96/11 P
betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen
Union, eingelegt am 25. Februar 2011,
August Storck KG mit Sitz in Berlin (Deutschland), Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte T. Reher und R. W. Staub,
Rechtsmittelführerin,
anderer Verfahrensbeteiligter:
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch R. Manea und G. Schneider als Bevollmächtigte,
Beklagter im ersten Rechtszug,
erlässt
DER GERICHTSHOF (Achte Kammer)
unter Mitwirkung des Richters K. Schiemann (Berichterstatter) in Wahrnehmung der
Aufgaben der Präsidentin der Achten Kammer, der Richterin C. Toader und des Richters
E. Jarašiūnas,
Generalanwältin: V. Trstenjak,
Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat,
aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 24. Mai
2012,
aufgrund des nach Anhörung der Generalanwältin ergangenen Beschlusses, ohne
Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,
folgendes
Urteil
1
Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die August Storck KG (im Folgenden: Storck oder
Rechtsmittelführerin) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom
17. Dezember 2010, Storck/HABM (Form einer Schokoladenmaus) (T-13/09, im
Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem dieses ihre Klage auf Aufhebung der
Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den
Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 12. November 2008 (Sache
R 185/2006-04), mit der ihre Anmeldung eines aus der Form einer Schokoladenmaus
bestehenden dreidimensionalen Zeichens als Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen
worden war (im Folgenden: streitige Entscheidung), abgewiesen hat.
Rechtlicher Rahmen
2
Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die
Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) wurde durch die Verordnung (EG) Nr.
207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78,
S. 1), die am 13. April 2009 in Kraft getreten ist, aufgehoben und ersetzt. Gleichwohl
findet auf den vorliegenden Rechtsstreit in Anbetracht des Tages der
Gemeinschaftsmarkenanmeldung weiter die Verordnung Nr. 40/94 Anwendung.
3
Gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sind Marken, die keine
Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.
4
Art. 73 („Begründung der Entscheidungen―) dieser Verordnung lautet:
30
„Die Entscheidungen des Amtes sind mit Gründen zu versehen. Sie dürfen nur auf
Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.―
Vorgeschichte des Rechtsstreits
5
Am 10. Juni 2005 meldete Storck nach der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM eine
Gemeinschaftsmarke an. Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes
dreidimensionales Zeichen in Form einer Schokoladenmaus, das nach der in der
Anmeldung enthaltenen Beschreibung die Farbe Braun aufweist:
6
Die Marke wurde für die Waren „Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladewaren,
feine Backwaren― in Klasse 30 des Abkommens von Nizza über die internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15.
Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.
7
Mit Entscheidung vom 16. Januar 2006 wies der Prüfer des HABM die Anmeldung
der Gemeinschaftsmarke auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung
Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, dass dem fraglichen Zeichen die
Unterscheidungskraft fehle, weil die fragliche Form keine spezielle, eigentümliche oder
ungewöhnliche Gestaltung habe, die von den vorhandenen Figuren erheblich abweiche,
sondern nur eine Variante geläufiger und typischer Erscheinungsformen sei.
8
Am 30. Januar 2006 legte die Rechtsmittelführerin beim HABM gegen die
Entscheidung des Prüfers des HABM Beschwerde ein.
9
Mit Entscheidung vom 12. November 2008 wies die Vierte Beschwerdekammer des
HABM (im Folgenden: Beschwerdekammer) diese Beschwerde zurück. Sie war im
Wesentlichen der Ansicht, dass die fragliche Form weder in der Grundform des Formteils,
die für Bonbons oder Pralinen üblicherweise verwendet werde, noch in der Ausgestaltung
der Oberseite als Relief mit Tierdarstellung hinreichend weit von den üblichen
Ausgestaltungen entfernt sei, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise darin keinen
Hinweis auf die betriebliche Herkunft sähen. Somit fehle der angemeldeten Marke in der
gesamten Europäischen Union die Unterscheidungskraft für die beanspruchten Waren im
Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94.
Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil
10
Mit Klageschrift, die am 15. Januar 2009 bei der Kanzlei des Gerichts einging,
erhob Storck gegen die streitige Entscheidung Klage und machte im Wesentlichen zwei
Klagegründe geltend, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b
der Verordnung Nr. 40/94 und zweitens eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches
Gehör oder einen Verstoß gegen die Begründungspflicht rügte.
11
Das Gericht wies die Klage mit dem angefochtenen Urteil ab.
31
12
Im Rahmen des ersten Klagegrundes beanstandete Storck, das HABM habe den
Begriff der Unterscheidungskraft dadurch verkannt, dass es zum einen nicht die
Möglichkeit berücksichtigt habe, dass der Verbraucher auf dem Süßwarenmarkt bereits
an aus der Form der Ware bestehende Marken, die Tieren nachgebildet seien, gewöhnt
sein könnte, und zum anderen bestimmten Bildgestaltungen abstrakt und nur wegen des
Bildtypus jede Unterscheidungskraft abgesprochen habe.
13
Hierzu entschied das Gericht in Randnr. 40 des angefochtenen Urteils, dass die
Methode, die die Beschwerdekammer zur Prüfung der Unterscheidungskraft der
angemeldeten Marke angewandt habe, nicht zu beanstanden sei. Sie habe im Einklang
mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs zunächst die einzelnen Elemente
dieser Marke und danach den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck geprüft.
14
Das Gericht stellte in Randnr. 41 des angefochtenen Urteils fest, dass die
Beschwerdekammer für die Beurteilung, ob der Anmeldemarke Unterscheidungskraft
zukomme, zu Recht die Formen und Farben von Erzeugnissen des Süßwaren- sowie des
Schokoladenwarensektors berücksichtigt habe, die im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich
verwendet würden.
15
Außerdem wies das Gericht in Randnr. 43 des angefochtenen Urteils darauf hin,
dass entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin im Übrigen aus der streitigen
Entscheidung nicht hervorgehe, dass die Beschwerdekammer kategorisch angenommen
hätte, dass menschenähnliche Bilddarstellungen von Tieren allgemein keine
Unterscheidungskraft besitzen könnten. Die Beschwerdekammer habe vielmehr eine
Prüfung der angemeldeten Marke vorgenommen und sei nicht davon ausgegangen, dass
es Bilddarstellungen gebe, denen allein deshalb von Haus aus die Unterscheidungskraft
fehle, weil sie zu einem bestimmten Sujet gehörten.
16
In Randnr. 44 des angefochtenen Urteils stellte das Gericht fest, dass die
angemeldete Marke aus einer Kombination von Gestaltungsmerkmalen bestehe, die
naheliegend und für die betreffenden Waren typisch seien. Sie sei eine Variante
bestimmter Grundformen, die im Süßwarensektor gewöhnlich verwendet würden, und
weiche, da die Unterschiede nicht leicht wahrnehmbar seien, nicht erheblich von der
Norm oder der Branchenüblichkeit im Süßwarensektor ab. Sie ermögliche es daher den
maßgeblichen Verkehrskreisen nicht, die Süßwaren der Rechtsmittelführerin sofort und
mit Gewissheit von denen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden.
17
Das Gericht folgerte daraus, dass die Beschwerdekammer zu Recht angenommen
habe, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1
der Verordnung Nr. 40/94 habe. Demgemäß wies das Gericht den ersten Klagegrund
zurück.
18
Mit ihrem zweiten Klagegrund warf die Rechtsmittelführerin der
Beschwerdekammer vor, dass sie ihr Vorbringen übergangen oder missachtet habe,
weshalb ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei. Auch wenn sie im
vorliegenden Fall die Möglichkeit gehabt habe, ihre Argumente vorzutragen, und die
Beschwerdekammer die streitige Entscheidung nicht auf einen Gesichtspunkt gestützt
habe, zu dem sie nicht habe Stellung nehmen können, stelle die Tatsache allein, dass die
Beschwerdekammer dieses Vorbringen nicht „inhaltlich wahrgenommen― habe, eine
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar. Hilfsweise trug die
Rechtsmittelführerin vor, die Beschwerdekammer hätte jedenfalls die streitige
Entscheidung im Hinblick auf dieses Vorbringen begründen müssen. Schließlich wies sie
darauf hin, dass sie keine Gelegenheit gehabt habe, zum Produkt „Leibniz Zoo―, das in
der streitigen Entscheidung erwähnt worden sei, Stellung zu nehmen.
19
Dazu stellte das Gericht in Randnr. 54 des angefochtenen Urteils fest, dass der
Anspruch der Rechtsmittelführerin auf rechtliches Gehör nicht dadurch verletzt worden
sein könne, dass die Beschwerdekammer ihr Vorbringen und die von ihr während des
Verwaltungsverfahrens vor dem HABM eingereichten Unterlagen missachtet habe. Da
dieses Vorbringen und diese Unterlagen nämlich von der Rechtsmittelführerin selbst
stammten, habe sie ihren Standpunkt hierzu gebührend darlegen können.
32
20
Das Gericht fügte in Randnr. 58 des angefochtenen Urteils hinzu, dass der bloße
Umstand, dass die Rechtsmittelführerin zum Produkt „Leibniz Zoo― nicht gehört worden
sei, es im vorliegenden Fall nicht rechtfertige, die streitige Entscheidung aufzuheben.
21
Was den gerügten Verstoß gegen die Begründungspflicht betrifft, wies das Gericht
in Randnr. 59 des angefochtenen Urteils darauf hin, dass die Organe in der Begründung
der von ihnen erlassenen Entscheidungen nicht auf alle Argumente einzugehen
brauchten, die die Betroffenen vorbrächten. Es reiche aus, dass sie die Tatsachen und die
rechtlichen Erwägungen anführten, denen nach dem Aufbau der Entscheidung eine
wesentliche Bedeutung zukomme. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdekammer in
der streitigen Entscheidung die Tatsachen und rechtlichen Erwägungen dargelegt, die sie
zum Erlass dieser Entscheidung veranlasst hätten.
22
Nach alledem wies das Gericht den zweiten Klagegrund der Rechtsmittelführerin
zurück und wies die Klage folglich in vollem Umfang ab.
Anträge der Verfahrensbeteiligten
23
Mit ihrem Rechtsmittel beantragt Storck, das angefochtene Urteil aufzuheben,
über den Rechtsstreit endgültig zu entscheiden oder die Rechtssache an das Gericht
zurückzuverweisen und dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
24
Das HABM beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und der
Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen.
Zum Rechtsmittel
Vorbemerkungen
25
Storck macht drei Rechtsmittelgründe geltend: einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1
Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches
Gehör und einen Verstoß gegen die Begründungspflicht nach Art. 73 Satz 1 der
Verordnung Nr. 40/94.
26
Das HABM hält demgegenüber ganz allgemein die Zulässigkeit des Rechtsmittels
für fraglich, weil die Rechtsmittelführerin versuche, ihren Standpunkt zur
Verbraucherwahrnehmung, dem das HABM und das Gericht nicht gefolgt seien, wieder
zur Diskussion zu stellen. Da eine solche Frage zur Tatsachenwürdigung gehöre, dürfe sie
im Rechtsmittelverfahren nicht erneut erörtert werden.
Zum ersten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung
Nr. 40/94
27
Nach Ansicht von Storck wurde der angemeldeten Marke zu Unrecht die
Eintragung versagt, da sie habe dartun können, dass diese Marke sehr wohl geeignet sei,
die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von
den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden.
28
Der erste Rechtsmittelgrund besteht im Wesentlichen aus fünf Teilen.
Zum ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes
–
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
29
Storck wirft dem Gericht vor, die angemeldete Marke nach den Regeln für
dreidimensionale Marken ohne grafische oder Wortelemente geprüft zu haben. Die
Oberseite der fraglichen Marke weise jedoch ein grafisches Element, ein Relief mit
Tierdarstellung, auf.
30
Das Gericht habe die Auswirkung dieses grafischen Elements auf die
Unterscheidungskraft einer aus der Form der Ware bestehenden Marke verkannt. Wenn
grafische Elemente vorlägen, sei die in den Randnrn. 17 bis 23 des angefochtenen Urteils
angeführte einschränkende Rechtsprechung des Gerichtshofs, wonach, wenn grafische
Elemente oder Wortelemente fehlten, die Durchschnittsverbraucher aus der Form der
Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren
schlössen, nicht anwendbar. In einem Fall wie dem vorliegenden bestehe kein Anlass,
von den Anforderungen an zweidimensionale Marken abzuweichen.
33
31
Das HABM trägt dazu vor, dass die fragliche Marke ausschließlich aus der Form der
Ware selbst bestehe. Dass diese Form sich nicht auf eine geometrische Grundform
beschränke, sondern in ihrem Flachrelief eine etwas aufwendigere Ausgestaltung
aufweise, führe jedoch nicht dazu, dass dieses Flachrelief als individuelles grafisches
Element zu werten wäre. Es sei folglich ein immanenter Bestandteil der Ware selbst, also
ihrer Form. Wenn die Rechtsmittelführerin im Übrigen eine dreidimensionale Marke mit
zusätzlichem grafischen Element als Bildmarke behandeln wolle, sei dies weder in der
Verordnung Nr. 40/94 noch nach der ständigen Rechtsprechung vorgesehen. Es wäre
widersprüchlich, die Form einer Marke als Bildmarke zu behandeln.
–
Würdigung durch den Gerichtshof
32
Der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist zulässig, da er sich darauf
bezieht, dass das Gericht die Anforderungen bei der Ermittlung der Unterscheidungskraft
einer dreidimensionalen Marke, wenn diese ein Bildelement umfasst, fehlerhaft beurteilt
haben soll.
33
Zur Begründetheit ist zunächst festzustellen, dass die Kriterien für die Beurteilung
der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware selbst
bestehen, keine anderen als für die übrigen Markenkategorien sind. Der Kernbestandteil
dieser Beurteilung ist nicht die Einstufung der Marke als ein Bildzeichen,
dreidimensionales Zeichen oder sonstiges Zeichen, sondern ihre Eignung, die Waren oder
Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, als von einem bestimmten
Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden.
34
Im Rahmen der Anwendung dieser Kriterien ist jedoch zu berücksichtigen, dass
eine dreidimensionale Marke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst besteht, vom
Durchschnittsverbraucher nicht zwingend in gleicher Weise wahrgenommen wird wie eine
Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit
der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist (Urteil vom 4. Oktober 2007,
Henkel/HABM, C-144/06 P, Slg. 2007, I-8109, Randnr. 36 und die dort angeführte
Rechtsprechung).
35
Das Gericht hat in den Randnrn. 17 und 18 des angefochtenen Urteils zu Recht
festgestellt, dass die Durchschnittsverbraucher, wenn grafische oder Wortelemente
fehlen, aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die
Herkunft dieser Waren schließen und dass es daher schwieriger sein kann, die
Unterscheidungskraft einer solchen dreidimensionalen Marke nachzuweisen als diejenige
einer Wort- oder Bildmarke. Unter diesen Umständen besitzt nur eine Marke, die
erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre
wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen kann, auch Unterscheidungskraft
im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (Urteil Henkel/HABM,
Randnrn. 36 und 37).
36
Das Gericht hat entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin nicht
rechtsfehlerhaft gehandelt, als es diese Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall
angewandt hat.
37
Die angemeldete Marke besteht, wie sich aus ihrer Beschreibung in Randnr. 5 des
vorliegenden Urteils ergibt, aus einem dreidimensionalen Zeichen in Form einer
Schokoladenmaus. Außerdem hat das Gericht in den Randnrn. 32 und 34 des
angefochtenen Urteils die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung bestätigt,
dass die anmeldungsgegenständliche Ausgestaltung des auf dem Formteil angebrachten
Reliefs in Tierform nicht vom vorhandenen Formenschatz abweiche und dass der
Verbraucher darin nur eine dekorative Ausgestaltung der Oberseite sehe.
38
In einem solchen Fall, wenn eine dreidimensionale Marke ein Bildelement umfasst,
das nicht aus einem vom Erscheinungsbild der Waren unabhängigen Zeichen besteht,
sondern vom Verbraucher lediglich als eine dekorative Ausgestaltung wahrgenommen
wird, kann diese Marke entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin nicht nach
den Kriterien beurteilt werden, die für Wort- oder Bildmarken gelten, die aus einem
34
Zeichen bestehen, das vom Erscheinungsbild der Ware, die sie kennzeichnen,
unabhängig ist.
39
Im Übrigen ist festzustellen, dass das Vorhandensein eines Bildelements allein für
den Nachweis, dass die Marke Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b
der Verordnung Nr. 40/94 besitzt, nicht ausreicht. Es ist immer zu prüfen, ob es eine
solche Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbraucher der fraglichen Ware erlaubt, diese – ohne eine Prüfung
vorzunehmen und ohne besonders aufmerksam zu sein – von Waren anderer
Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. Oktober 2004, Mag
Instrument/HABM, C-136/02 P, Slg. 2004, I-9165, Randnr. 32).
40
Vor diesem Hintergrund hat das Gericht in Randnr. 44 des angefochtenen Urteils
festgestellt, dass die angemeldete Marke eine Variante bestimmter Grundformen sei, die
im Süßwarensektor gewöhnlich verwendet würden, und es den maßgeblichen
Verkehrskreisen nicht ermögliche, die Süßwaren der Rechtsmittelführerin sofort und mit
Gewissheit von denen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden.
41
Da die Rechtsmittelführerin nicht nachgewiesen hat, dass das Gericht seine
Feststellung, dass die in Rede stehende dreidimensionale Marke keine
Unterscheidungskraft besitze, auf nicht vorgesehene oder zu strenge Kriterien gestützt
hat, ist der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen.
Zum zweiten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes
–
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
42
Storck trägt vor, dass das Gericht in Randnr. 17 des angefochtenen Urteils zu
Recht darauf hingewiesen habe, dass es bei aus der Form der Ware bestehenden Marken
ohne grafische oder Wortelemente schwieriger sein könne, die Unterscheidungskraft
nachzuweisen. Dies müsse jedoch nicht notwendigerweise so sein. Diese sehr restriktive
Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sei offenkundig darauf
zurückzuführen, dass das Gericht den Umstand falsch bewertet habe, dass eine
Produktform neben dem Kennzeichnungszweck auch noch andere Zwecke wie z. B.
ästhetische Zwecke verfolge. Es könne der Unterscheidungskraft einer Formmarke nicht
schaden, wenn die die Marke bildende Warenform in erster Linie ästhetisch motiviert sei.
43
Das HABM trägt dazu vor, dass das angefochtene Urteil keine derartige Angabe
enthalte. Vielmehr habe das Gericht in den Randnrn. 26 bis 28 des angefochtenen Urteils
gerade darauf abgestellt, dass es nicht ausgeschlossen werden könne, dass es im Bereich
Süßwaren bereits zahlreiche Marken gebe, die aus der Form der Ware bestünden und
entsprechend sowohl als Herkunftskennzeichen wirkten und gleichzeitig eine ästhetische
Funktion erfüllten. Einen Grundsatz, wonach Marken, die menschenähnliche Tiere
darstellten und gleichzeitig auch eine ästhetische Funktion erfüllten, jeglicher
Unterscheidungskraft entbehrten, habe das Gericht zurückgewiesen.
–
Würdigung durch den Gerichtshof
44
Der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes beruht offensichtlich auf einem
unrichtigen Verständnis des angefochtenen Urteils.
45
Aus dessen Randnr. 26 ergibt sich, dass das Gericht im Einklang mit der ständigen
Rechtsprechung als wichtigstes Kriterium darauf abgestellt hat, ob die angemeldete
Marke geeignet ist, die Waren, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denen anderer
Unternehmen zu unterscheiden.
46
Außerdem hat das Gericht das Argument der Rechtsmittelführerin, wonach die
Beschwerdekammer es schlechthin und kategorisch ausgeschlossen habe, dass Marken,
die menschenähnliche Tiere darstellten, auf dem Süßwarenmarkt die erforderliche
Unterscheidungskraft haben könnten, geprüft und zurückgewiesen. Ein solcher
allgemeiner Schluss war der streitigen Entscheidung nämlich nach Ansicht des Gerichts
nicht zu entnehmen.
35
47
Das angefochtene Urteil enthält somit keinen Anhaltspunkt dafür, dass das Gericht
die Möglichkeit ausgeschlossen hätte, dass ein dreidimensionales Zeichen, das aus der
Form einer Ware besteht, mehrere Funktionen haben kann. Es hat, ohne bei der
Auslegung und Anwendung des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 einen
Rechtsfehler zu begehen, lediglich festgestellt, dass die fragliche Marke keine
Unterscheidungskraft habe.
48
Daher ist der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet
zurückzuweisen.
Zum dritten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes
–
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
49
Storck wirft dem Gericht vor, sich in den Randnrn. 24 und 25 des angefochtenen
Urteils auf ein vom HABM herangezogenes falsches Zitat aus der für dreidimensionale
Marken geltenden Rechtsprechung gestützt zu haben. Es habe die Randnr. 38 des Urteils
vom 29. April 2004, Henkel/HABM (C-456/01 P und C-457/01 P, Slg. 2004, I-5089),
sowie die Randnr. 30 des Urteils Mag Instrument/HABM in dem Sinne zitiert, dass der
Verbraucher es „nicht gewöhnt― sei, die Form der Ware als Hinweis auf die Herkunft der
Ware wahrzunehmen, statt sich auf die Aussage, wonach der Verbraucher dies
„gewöhnlich nicht― tue, zu stützen, die der deutschen Fassung entspreche. Ein solcher
Ansatz macht den Nachweis der Unterscheidungskraft nach Ansicht von Storck praktisch
unmöglich. Der Fehler des HABM habe zu einer entscheidungsrelevanten
Sinnverschiebung geführt, und das Gericht habe sich auf eine unsaubere Übersetzung in
der französischen Fassung der genannten Rechtsprechung gestützt.
50
Das HABM trägt hierzu vor, dass das Gericht in Randnr. 24 des angefochtenen
Urteils darauf hingewiesen habe, dass auch die einschlägige Rechtsprechung beide
Aussagen – sofern es sich überhaupt um unterschiedliche Aussagen handele – verwende.
Zudem könne vor dem Hintergrund des angefochtenen Urteils nicht nachvollzogen
werden, dass diese linguistischen Feinheiten tatsächlich zu einer vollständig anderen
rechtlichen Bewertung geführt haben sollten.
–
Würdigung durch den Gerichtshof
51
Die Rechtsmittelführerin hat vor dem Gericht geltend gemacht, die unzutreffende
Zitierung der Rechtsprechung durch die Beschwerdekammer habe zur Folge gehabt, dass
vollkommen ausgeschlossen worden sei, dass die Verbraucher im Süßwarensektor aus
der Form einer Ware allein, ohne grafische oder Wortelemente, auf ihre Herkunft
schließen könnten.
52
Da die Prüfung der beiden Sprachfassungen durch das Gericht nicht darauf
schließen ließ, dass die Verwendung des Zitats, auf das sich die Beschwerdekammer
stützte, einen derartigen Ausschluss zur Folge hatte, kann dem Gericht kein Rechtsfehler
vorgeworfen werden.
53
Folglich ist der dritte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet
zurückzuweisen.
Zum vierten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes
–
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
54
Storck bestreitet, dass das vom Gericht in Randnr. 23 des angefochtenen Urteils
angeführte Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 2006, Storck/HABM (C-24/05 P, Slg.
2006, I-5677), einschlägig sei, in dem dieser festgestellt habe, dass die
Durchschnittsverbraucher im Süßwarensektor, wenn grafische oder Wortelemente
fehlten, aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die
Herkunft dieser Waren schlössen. Dieses Urteil habe ein ovales Bonbon mit einer ovalen
Vertiefung betroffen und gebe für den Bereich der Pralinen, der im vorliegenden Fall
betroffen sei, nichts her. Das Gericht habe sich auf Rechtsprechung aus nicht
vergleichbaren Warenmärkten gestützt.
36
55
Storck fügt hinzu, dass es bei Pralinen keine übliche, vom Verbraucher erwartete
Form gebe. Stattdessen gebe es eine große Vielfalt von Warenformen, die von den
Herstellern als Marken eingesetzt würden. Ein erheblicher Teil dieser Formen trage den
Herkunftshinweis in sich. Es greife zu kurz, wenn aus dem bloßen Umstand der
Formenvielfalt auf das grundsätzliche Fehlen eines Herkunftshinweises der Warenform
geschlossen werde.
56
Das HABM ist der Ansicht, dass das Gericht keinen Rechtsfehler begangen habe,
indem es u. a. einschlägige Rechtsprechung für den Süßwarenmarkt herangezogen habe.
Die Rechtsmittelführerin scheine zu übersehen, dass sich ihr Warenverzeichnis nicht auf
Pralinen beschränke, sondern das streitgegenständliche Zeichen insbesondere auch für
Zuckerwaren angemeldet sei, was die Bonbons, auf die sich das Urteil Storck/HABM
beziehe, einschließe.
–
Würdigung durch den Gerichtshof
57
Der vierte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist als unzulässig zurückzuweisen,
soweit er den Vergleich der Verbrauchergewohnheiten im Bereich Zuckerwaren,
Schokolade und Schokoladewaren, der für die angemeldete Marke einschlägig ist, mit
denen im Bereich Süßwaren betrifft, der im Urteil Storck/HABM in Frage stand. Da eine
derartige Prüfung nämlich zu der Beurteilung des Sachverhalts durch das Gericht gehört,
kann sie nicht vom Gerichtshof im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens überprüft
werden.
58
Zu der Rüge der Rechtsmittelführerin, das Gericht habe aus dem Umstand, dass es
auf dem Markt für Pralinen eine große Formenvielfalt gebe, auf das grundsätzliche Fehlen
eines Herkunftshinweises geschlossen, ist festzustellen, dass sich aus dem
angefochtenen Urteil keineswegs eine derartige Schlussfolgerung ergibt.
59
Der Begründung des Gerichts in Randnr. 26 des angefochtenen Urteils ist vielmehr
zu entnehmen, dass es das Gericht zwar für möglich erachtet hat, dass es im Bereich der
Süßwaren zahlreiche Marken, die aus der Form der Ware bestehen, und darunter auch
eine größere Zahl von Tierformen gibt und dass daher die Verbraucher angesichts der
Formenvielfalt auch gewöhnt sind, bestimmte Formen als Hinweis auf die Herkunft der
Ware wahrzunehmen, gleichwohl aber festgestellt hat, dass es im vorliegenden Fall
darauf ankommt, ob die fragliche Marke geeignet ist, die Waren, für die die Eintragung
beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und
sie somit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
60
Nach alledem ist der vierte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als teils unzulässig
und teils unbegründet zurückzuweisen.
Zum fünften Teil des ersten Rechtsmittelgrundes
–
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
61
Insoweit wirft Storck dem Gericht im Wesentlichen vor, ebenso wie das HABM
dadurch rechtsfehlerhaft gehandelt zu haben, dass es die angemeldete Marke in ihre
Einzelteile zerlegt und den Grundsatz missachtet habe, dass Marken in ihrem
Gesamteindruck zu beurteilen seien.
62
Insbesondere kritisiert Storck die Randnrn. 27 bis 48 des angefochtenen Urteils, in
denen sich das Gericht mit der konkreten Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke
auseinandergesetzt und der unzutreffenden Einschätzung des HABM angeschlossen habe,
wonach der Verbraucher im Flachrelief der genannten Marke lediglich eine dekorative
Ausgestaltung der Oberseite eines Schokoladenstücks sehe, die er keiner analysierenden
Betrachtung unterziehe. Dass sich der Verbraucher die Einzelelemente nicht einpräge,
bedeute nicht, dass es sich um eine rein dekorative Ausgestaltung handele.
63
Ferner gehe der Befund des HABM und des Gerichts, wonach der angemeldeten
Marke konkret die Unterscheidungskraft abgehe, auf eine tatsachenwidrige und in
ungebotener Weise verallgemeinernde und oberflächliche Analyse der wesentlichen
Merkmale der angemeldeten Marke zurück. Die Rechtsmittelführerin hebt hervor, dass
sie mehrfach und wiederholt dargetan habe, dass es sich beim Gegenstand des
37
Flachreliefs nicht einfach um irgendeine Tierdarstellung handele, sondern um eine Figur
mit einer ausgeprägten eigenen Persönlichkeit. Es sei nicht nachzuvollziehen, weshalb
sich das Gericht in Randnr. 42 des angefochtenen Urteils dieser Schlussfolgerung nicht
angeschlossen habe.
64
Das HABM schlägt demgegenüber vor, den fünften Teil des ersten
Rechtsmittelgrundes als eine offensichtliche Verzerrung des angefochtenen Urteils
zurückzuweisen, das sich in seinen Randnrn. 40 bis 46 unmissverständlich und
ausführlich mit dem von der angemeldeten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck
auseinandersetze. Dass das Gericht trotz der aufwändigen und fantasievollen
Beschreibung der Marke durch die Rechtsmittelführerin zu dem Ergebnis gekommen sei,
dass die Marke sich nicht ausreichend von dem vorhandenen Formschatz im
Süßwarenmarkt abhebe und daher vom Verbraucher nicht ohne Weiteres als
Herkunftskennzeichen identifiziert werde, sei keine fehlerhafte Anwendung der
Verordnung Nr. 40/94, sondern eine der Rechtsmittelführerin missfallende
Tatsachenbewertung. Die Rechtsmittelführerin strebe mit ihrer Argumentation in
Wirklichkeit nur eine Neubewertung des Sachverhalts durch den Gerichtshof an, was
unzulässig sei.
–
Würdigung durch den Gerichtshof
65
Zunächst ist der fünfte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet
zurückzuweisen, soweit er auf einem offenkundig unzutreffenden Verständnis des
angefochtenen Urteils beruht. Das Gericht hat in Randnr. 40 des genannten Urteils
festgestellt, dass die Methode, die die Beschwerdekammer zur Prüfung der
Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke angewandt habe, nicht zu beanstanden
sei. Die Beschwerdekammer habe zunächst die einzelnen Elemente dieser Marke und
danach den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck geprüft.
66
Somit lässt sich dem angefochtenen Urteil kein Anhaltspunkt für die Annahme
entnehmen, dass das Gericht seine Beurteilung der Unterscheidungskraft der
angemeldeten Marke nicht auf den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck gestützt
hätte.
67
Weiter ist das übrige Vorbringen der Rechtsmittelführerin, mit dem sie sich gegen
die Feststellungen des Gerichts wendet, dass es der fraglichen Marke an
Unterscheidungskraft fehle, dass diese keine ausgeprägte eigene Persönlichkeit habe und
dass sie eine Variante bestimmter Grundformen bilde, die im Süßwarensektor gewöhnlich
verwendet würden, als unzulässig zurückzuweisen. Diese Feststellungen fallen in den
Bereich der Tatsachenwürdigung und sind im Rahmen eines Rechtsmittels der
Überprüfung durch den Gerichtshof entzogen.
68
Daraus folgt, dass der fünfte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als teils
unbegründet und teils unzulässig zurückzuweisen ist.
69
Infolgedessen ist der erste Rechtsmittelgrund insgesamt zurückzuweisen.
Zum zweiten Rechtsmittelgrund: Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
70
Die Rechtsmittelführerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe ihren
Anspruch auf rechtliches Gehör dadurch verletzt, dass sie ihr Vorbringen in Bezug auf die
Vielzahl der Beispiele von aus der Warenform bestehenden Formmarken im Allgemeinen
und Tierformmarken im Besonderen missachtet habe. Das HABM habe das Vorbringen
„körperlich― entgegengenommen, ohne es jedoch inhaltlich wahrzunehmen. Folglich habe
das Gericht dadurch, dass es den auf eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches
Gehör gestützten Klagegrund zurückgewiesen habe, ebenfalls den genannten Anspruch
verletzt.
71
Insbesondere rügt die Rechtsmittelführerin, dass das Gericht in Randnr. 54 des
angefochtenen Urteils festgestellt habe, dass dieser Klagegrund von der
Rechtsmittelführerin selbst eingereichte Unterlagen betreffe, so dass sie ihren
Standpunkt hierzu genügend habe darlegen können.
38
72
Weiter trägt die Rechtsmittelführerin vor, dass ihr Anspruch auf Gewährung
rechtlichen Gehörs dadurch verletzt worden sei, dass sie nicht zur Unterscheidungskraft
des Produkts „Leibniz Zoo― gehört worden sei, dem die Beschwerdekammer offensichtlich
Entscheidungsrelevanz beigemessen habe. Sie selbst habe mehrfach dargetan, dass die
Unterscheidungskraft anderer auf dem Süßwarenmarkt angebotener Warenformen für die
Frage der Erwartung der Verkehrskreise relevant sei. Das Gericht habe daher zu Unrecht
in den Randnrn. 55 bis 57 des angefochtenen Urteils die Relevanz etwaiger Ausführungen
hierzu bestritten.
73
Das HABM macht demgegenüber geltend, dass die Tatsache, dass sich die
Beschwerdekammer und das Gericht den Standpunkt und die Erklärungen der
Rechtsmittelführerin nicht zu eigen gemacht hätten, keine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör darstelle. Würde ein Abweichen von der Meinung oder der
Rechtsansicht des Antragstellers stets als Verletzung des rechtlichen Gehörs gewertet,
könnte ein Antrag niemals abgelehnt werden, ohne dass dies automatisch
rechtsfehlerhaft wäre.
Würdigung durch den Gerichtshof
74
Zunächst ist festzustellen, dass das Gericht in Randnr. 52 des angefochtenen
Urteils zu Recht darauf hingewiesen hat, dass Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94,
wonach die Entscheidungen des HABM nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen
sich die Beteiligten äußern konnten, im Rahmen des Gemeinschaftsmarkenrechts den
allgemeinen Grundsatz des Schutzes der Verteidigungsrechte gewährleistet, der vorsieht,
dass die Adressaten behördlicher Entscheidungen, die ihre Interessen spürbar berühren,
Gelegenheit erhalten müssen, ihren Standpunkt gebührend darzulegen (vgl. in diesem
Sinne Beschluss vom 4. März 2010, Kaul/HABM, C-193/09 P, Randnr. 58).
75
Zu dem Argument der Rechtsmittelführerin, dass ihr Anspruch auf rechtliches
Gehör dadurch verletzt worden sei, dass die Beschwerdekammer ihr Vorbringen
missachtet habe, hat das Gericht in Randnr. 54 des angefochtenen Urteils festgestellt,
dass der Anspruch der Rechtsmittelführerin auf rechtliches Gehör, was ihr Vorbringen
und die von ihr selbst während des Verwaltungsverfahrens vor dem HABM eingereichten
Unterlagen anbelange, nicht dadurch verletzt worden sein könne, dass die
Beschwerdekammer ihr Vorbringen und ihre Unterlagen missachtet habe, denn die
Rechtsmittelführerin habe ihren Standpunkt hierzu, da dieses Vorbringen und diese
Unterlagen von ihr selbst stammten, gebührend darlegen können.
76
Insoweit kann dem Gericht kein Rechtsfehler vorgeworfen werden, denn es ist
offenkundig, dass die Rechtsmittelführerin nicht bestreitet, dass sie sich zur Verwendung
von Tierformen auf den Süßwarenmarkt äußern konnte, und dass sie in Wirklichkeit der
Beschwerdekammer vorwirft, ihrem Vorbringen in Bezug auf die Vielzahl der Beispiele für
eine Verwendung von Tierformen auf dem genannten Markt nicht gefolgt zu sein.
77
Da der nach Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 gewährleistete Anspruch auf
rechtliches Gehör keineswegs gebietet, dass sich das HABM die Schlussfolgerungen der
Rechtsmittelführerin automatisch zu eigen macht, ist diese Rüge als unbegründet
zurückzuweisen.
78
Hinsichtlich des Arguments, dass der Anspruch der Rechtsmittelführerin auf
rechtliches Gehör dadurch verletzt worden sei, dass sie zu dem von der
Beschwerdekammer in der streitigen Entscheidung erwähnten Produkt „Leibniz Zoo― nicht
habe Stellung nehmen können, ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht, selbst wenn die
Beschwerdekammer es zu Unrecht versäumt hätte, die Rechtsmittelführerin zu diesem
Produkt anzuhören, nicht rechtsfehlerhaft gehandelt hat, soweit es in Randnr. 58 des
angefochtenen Urteils entschieden hat, dass eine solche Unterlassung es nicht
rechtfertige, die angefochtene Entscheidung aufzuheben.
79
Da es im vorliegenden Fall nicht darum gegangen sei, zu prüfen, ob die einzelnen
Figuren aus dem Sortiment „Leibniz Zoo― möglicherweise Unterscheidungskraft hätten,
sondern festzustellen, ob die angemeldete Marke als Gemeinschaftsmarke
eintragungsfähig sei, hätte nach Auffassung des Gerichts das Vorbringen der
39
Rechtsmittelführerin in diesem Zusammenhang den Standpunkt der Beschwerdekammer
nicht ändern können, die auf das Produkt „Leibniz Zoo― zur Veranschaulichung verwiesen
habe, um darzutun, dass reliefartige Tierdarstellungen auf dem Süßwarenmarkt gängig
seien.
80
In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass das Gericht damit im Einklang
mit der Rechtsprechung gehandelt hat, wonach die Verletzung der Verteidigungsrechte
nur dann zur Nichtigerklärung des fraglichen Rechtsakts führt, wenn das Verfahren ohne
diese Verletzung zu einem anderen Ergebnis hätte führen können (vgl. in diesem Sinne
Beschluss vom 18. Oktober 2001, Kish Glass/Kommission, C-241/00 P, Slg. 2001,
I-7759, Randnr. 36).
81
Nach seinem Hinweis auf diesen Grundsatz in Randnr. 53 des angefochtenen
Urteils und seiner Feststellung, dass sich die Beschwerdekammer in der streitigen
Entscheidung auf das Produkt „Leibniz Zoo― im Sinne eines veranschaulichenden
Hinweises bezogen habe, konnte das Gericht zu Recht davon ausgehen, dass etwaige
Ausführungen der Rechtsmittelführerin hierzu den Standpunkt der Beschwerdekammer
nicht hätten ändern können.
82
Daraus folgt, dass das genannte Argument und der zweite Rechtsmittelgrund
insgesamt als unbegründet zurückzuweisen sind.
Zum dritten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen die Begründungspflicht
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
83
Die Rechtsmittelführerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer den größten
Teil ihres Vorbringens, der im Übrigen in der streitigen Entscheidung nicht erwähnt und
nicht gewürdigt worden sei, für unerheblich gehalten habe. Darin liege ein Verstoß gegen
die Begründungspflicht. Das Gericht habe seinerseits gegen diese Pflicht verstoßen,
indem es in Randnr. 59 des angefochtenen Urteils entschieden habe, es genüge, dass die
Beschwerdekammer diejenigen Tatsachen und rechtlichen Erwägungen angeführt habe,
denen nach dem Aufbau der Entscheidung eine wesentliche Bedeutung zukomme.
84
Das HABM ist der Ansicht, dass die Rechtsmittelführerin anhand des
angefochtenen Urteils und der streitigen Entscheidung die Gründe für die Zurückweisung
ihrer Markenanmeldung nachvollziehen könne. Mit ihrem dritten Rechtsmittelgrund
versuche die Rechtsmittelführerin, daraus einen Rechtsfehler zu konstruieren, dass ihrer
Meinung nicht gefolgt worden sei.
Würdigung durch den Gerichtshof
85
Nach Art. 73 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 sind die Entscheidungen des HABM
mit Gründen zu versehen.
86
Nach ständiger Rechtsprechung dient diese Pflicht dem doppelten Ziel, zum einen
die Beteiligten über die Gründe für die erlassene Maßnahme zu unterrichten, damit sie
ihre Rechte verteidigen können, und zum anderen es dem Unionsrichter zu ermöglichen,
die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu überprüfen (vgl. Urteil vom 10. Mai 2012,
Rubinstein und L‘Oréal/HABM, C-100/11 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung
veröffentlicht, Randnr. 111).
87
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer die von Storck vorgenommene
Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dass die fragliche Marke keine
Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94
habe, wobei die streitige Entscheidung, wie das Gericht in Randnr. 59 des angefochtenen
Urteils festgestellt hat, die Tatsachen und die rechtlichen Erwägungen anführt, die die
Beschwerdekammer zum Erlass dieser Entscheidung geführt haben.
88
Das Gericht hat keinen Rechtsfehler dadurch begangen, dass es den Klagegrund
von Storck, wonach die streitige Entscheidung unzureichend begründet sei,
zurückgewiesen hat, denn die dem HABM nach Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94
obliegende Begründungspflicht kann erfüllt werden, ohne dass es erforderlich wäre,
40
ausdrücklich und erschöpfend auf jedes einzelne Argument eines Klägers einzugehen
(vgl. Urteil Rubinstein und L‘Oréal/HABM, Randnr. 112).
89
Der Umstand, dass die Rechtsmittelführerin die Begründung der
Beschwerdekammer und die Bestätigung dieser Begründung durch das Gericht
missbilligt, genügt nicht, um darzutun, dass das Gericht im angefochtenen Urteil einen
Rechtsfehler oder einen Begründungsfehler begangen hätte.
90
Unter diesen Umständen ist der dritte Rechtsmittelgrund als unbegründet
zurückzuweisen.
91
Nach alledem ist das Rechtsmittel insgesamt zurückzuweisen.
Kosten
92
Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung, der gemäß Art. 118 der
Verfahrensordnung auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist
die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM
die Verurteilung der Rechtsmittelführerin beantragt hat und diese mit ihrem Vorbringen
unterlegen ist, sind ihr die Kosten aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Achte Kammer) für Recht erkannt und
entschieden:
1.
Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.
2.
Die August Storck KG trägt die Kosten.
Unterschriften
41
ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)
24 mei 2012 (*)
„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgrond – Ontbreken van
onderscheidend vermogen – Driedimensionaal teken in vorm van chocolade haas met
rood lint‖
In zaak C-98/11 P,
betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van
Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 28 februari 2011,
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, gevestigd te Kilchberg (Zwitserland),
vertegenwoordigd door R. Lange, Rechtsanwalt,
rekwirante,
andere partij in de procedure:
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde,
verweerder in eerste aanleg,
wijst
HET HOF (Vierde kamer),
samengesteld als volgt: J.-C. Bonichot, kamerpresident, A. Prechal, K. Schiemann
(rapporteur), C. Toader en E. Jarašiūnas, rechters,
advocaat-generaal: V. Trstenjak,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2012,
gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te
berechten,
het navolgende
Arrest
1
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (hierna: „Lindt‖) verzoekt om vernietiging
van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 december 2010,
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (Vorm van een chocolade haas met rood lint)
(T-336/08; hierna: „bestreden arrest‖), waarbij is verworpen haar beroep tot vernietiging
van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie
binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 11 juni 2008
(zaak R 1332/2005-4) betreffende haar aanvraag voor inschrijving van een
driedimensionaal teken in de vorm van een chocolade haas met een rood lint als
gemeenschapsmerk.
Rechtskader
2
Op het onderhavige geding is verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van
20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) van
toepassing.
3
Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving wordt
geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.
4
Volgens artikel 7, lid 3, van die verordening is artikel 7, lid 1, sub b, niet van
toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt
onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor
inschrijving is aangevraagd.
42
Voorgeschiedenis van het geding
5
Op 18 mei 2004 heeft Lindt bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag
ingediend krachtens verordening nr. 40/94. Het merk waarvoor inschrijving is
aangevraagd is het hieronder weergegeven driedimensionale teken, dat de vorm van een
chocolade haas met een rood lint heeft en volgens de beschrijving in de aanvraag rood,
goudkleurig en bruin is:
6
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 30 in de zin
van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale
classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals
herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Chocolade, chocoladeproducten‖.
7
Bij beslissing van 14 oktober 2005 heeft de onderzoeker van het BHIM de
gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van
verordening nr. 40/94 omdat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen
miste. Bovendien had het aangevraagde merk volgens hem geen onderscheidend
vermogen door gebruik verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van die verordening,
aangezien de bewijzen alleen Duitsland betroffen.
8
Op 10 november 2005 heeft rekwirante bij het BHIM beroep ingesteld tegen de
beslissing van de onderzoeker van het BHIM.
9
Bij beslissing van 11 juni 2008 heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM
dat beroep verworpen. Zij was in wezen van oordeel dat geen van de elementen van het
aangevraagde merk, te weten de vorm, de goudkleurige folie en het rode lint met
belletje, afzonderlijk of samen beschouwd dat merk onderscheidend vermogen kon
verlenen ten aanzien van de betrokken waren. Hazen behoren immers tot de typische
vormen die chocoladeproducten kunnen aannemen, vooral rond Pasen. Het
aangevraagde merk miste volgens de kamer van beroep dan ook onderscheidend
vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op het volledige
grondgebied van de Europese Unie, aangezien er geen reden bestond om aan te nemen
dat de consumenten in Duitsland en Oostenrijk de aan de orde zijnde vorm anders
opvatten dan de consumenten in de overige lidstaten.
10
De vierde kamer van beroep van het BHIM oordeelde bovendien dat uit de door
rekwirante overgelegde documenten, die uitsluitend Duitsland betroffen, niet kon worden
afgeleid dat het aangevraagde merk voor de betrokken waren onderscheidend vermogen
43
door gebruik had verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 op
het volledige grondgebied van de Unie.
Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest
11
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 18 augustus 2008,
heeft Lindt beroep ingesteld tegen de beslissing van het BHIM van 11 juni 2008. Daarbij
heeft zij twee middelen aangevoerd, respectievelijk schending van artikel 7, lid 1, sub b,
van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 3, van deze verordening.
12
Wat het eerste middel betreft, heeft het Gerecht, nadat het had vastgesteld dat
het aangevraagde merk uit drie elementen bestaat, te weten de vorm van een zittende
haas, de goudkleurige folie waarin de chocolade haas is verpakt en het rode geplisseerde
lint waaraan een belletje is bevestigd, voor elk van deze elementen onderzocht of het
eventueel onderscheidend vermogen bezit, alvorens dit merk globaal te beoordelen.
13
Met betrekking tot de vorm van een zittende of hurkende haas heeft het Gerecht
de vaststellingen van de vierde kamer van beroep van het BHIM in dit verband bevestigd
en in punt 34 van het bestreden arrest vastgesteld dat die vorm typisch is voor
chocolade hazen en dus onderscheidend vermogen mist.
14
Met betrekking tot de goudkleurige verpakkingsfolie heeft het Gerecht in punt 38
van het bestreden arrest vastgesteld dat de door rekwirante verkochte chocolade haas
niet de enige is die in een goudkleurige folie wordt verpakt, en in punt 39 van dat arrest
eraan herinnerd dat een eventuele oorspronkelijkheid niet volstaat ten bewijze van het
onderscheidend vermogen.
15
Met betrekking tot het in een strik geknoopte rode geplisseerde lint waaraan een
belletje is bevestigd, heeft het Gerecht in punt 44 van het bestreden arrest opgemerkt
dat het dossier geen gegevens bevat die kunnen afdoen aan de beoordelingen van de
vierde kamer van beroep van het BHIM en aan die van de onderzoeker van het BHIM, die
heeft vastgesteld dat het gebruikelijk is om chocolade dieren of hun verpakking met
strikken, linten en bellen te versieren en dat belletjes en strikken dus gangbare
elementen zijn bij chocolade dieren.
16
Ten aanzien van de globale beoordeling van het aangevraagde merk heeft het
Gerecht in punt 48 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kenmerken van de
combinatie van de vorm, de kleuren en het geplisseerde lint met belletje onvoldoende
verschillen van die van de basisvormen die vaak worden gebruikt om chocolade en
chocoladeproducten en meer bepaald chocolade hazen te verpakken. Het relevante
publiek herinnert zich deze bijgevolg niet als aanduidingen van een commerciële
herkomst. De verpakking in de vorm van een zittende, goudkleurige haas die een rood
geplisseerd lint met een belletje draagt, wijkt immers niet op significante wijze af van de
gewoonlijk in de handel gebruikte verpakkingen voor de betrokken waren, die aldus
uiteraard doorgaan voor een typische verpakkingsvorm voor deze waren.
17
In punt 49 van het bestreden arrest was het Gerecht het eens met de vaststelling
van de vierde kamer van beroep van het BHIM dat het aan de orde zijnde teken evenmin
op grond van de grafische elementen ervan, in het bijzonder de ogen, de snorharen en
de poten, in aanmerking komt voor bescherming. Het gaat immers om gangbare
elementen die elke vorm van chocolade haas normaal gezien heeft en het artistieke
niveau ervan is niet van dien aard dat de consument ze als een aanduiding van de
herkomst van de betrokken waren kan opvatten.
18
Het Gerecht heeft in punt 51 van het bestreden arrest geoordeeld dat rekwirante
er niet in is geslaagd de juistheid van de algemeen bekende of door het BHIM
vastgestelde feiten ter discussie te stellen of om aan te tonen dat het aangevraagde
merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit.
19
In punt 59 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus geconcludeerd dat de
vierde kamer van beroep van het BHIM terecht heeft geoordeeld dat het aangevraagde
merk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening
nr. 40/94. Het heeft het eerste middel dan ook afgewezen.
44
20
Wat het tweede middel betreft, heeft het Gerecht in punt 67 van het bestreden
arrest het argument van rekwirante afgewezen dat de chocolade paashaas buiten
Duitsland weinig bekend is en daardoor intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in de
overige lidstaten. Het is algemeen bekend dat chocolade hazen, die vooral rond Pasen
worden verkocht, niet onbekend zijn buiten Duitsland.
21
In punt 68 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus geoordeeld dat,
aangezien er geen concrete aanwijzingen voor het tegendeel zijn, aangenomen moet
worden dat de indruk die het uit een driedimensionaal teken bestaande aangevraagde
merk bij de consument wekt, dezelfde is in de hele Unie, zodat dit merk op het volledige
grondgebied van de Unie onderscheidend vermogen mist.
22
In punt 69 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat dit merk
bijgevolg in de hele Unie onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen
om krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 te kunnen worden ingeschreven.
23
In punt 70 van het bestreden arrest heeft het Gerecht opgemerkt dat, gesteld al
dat rekwirante aantoont dat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen door
gebruik heeft verkregen in de drie door haar vermelde lidstaten, te weten Duitsland,
Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, de door haar verstrekte bewijsstukken niet het
bewijs kunnen leveren dat dit teken in alle lidstaten onderscheidend vermogen heeft
verkregen op de datum waarop de aanvraag voor inschrijving van het aan de orde zijnde
merk is ingediend.
24
Tegen die achtergrond heeft het Gerecht in punt 71 van het bestreden arrest
geoordeeld dat niet hoefde te worden onderzocht of daadwerkelijk uit de stukken bleek
dat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen
in de drie door rekwirante vermelde lidstaten, omdat dit niet zou volstaan om aan te
tonen dat dit teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de hele
Unie.
25
Het Gerecht heeft bijgevolg ook het tweede middel afgewezen.
Conclusies van partijen
26
Met haar hogere voorziening verzoekt Lindt het Hof om vernietiging van het
bestreden arrest en om verwijzing van het BHIM in de kosten.
27
Het BHIM verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en Lindt te
verwijzen in de kosten.
Hogere voorziening
28
Lindt voert twee middelen aan ter onderbouwing van haar hogere voorziening, te
weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van
artikel 7, lid 3, van deze verordening.
Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94
Argumenten van partijen
29
Rekwirante verwijt het Gerecht dat het heeft geoordeeld dat het aan de orde
zijnde driedimensionale teken onderscheidend vermogen mist en dat het zijn analyse
heeft gebaseerd op de beoordelingen van het BHIM, die in werkelijkheid slechts vage
veronderstellingen zijn.
30
Rekwirante uit kritiek op het Gerecht omdat het in punt 29 van het bestreden
arrest het volgende heeft geoordeeld:
„Wat in de eerste plaats de vorm van een zittende of hurkende haas betreft, heeft de
kamer van beroep geoordeeld dat uit het administratieve dossier voor het BHIM bleek
dat hazen behoren tot de typische vormen die chocolade en chocoladeproducten kunnen
aannemen, vooral rond Pasen, wat tussen partijen vaststaat. De vaststelling van de
kamer van beroep betreft niet alleen Duitsland en Oostenrijk, maar ook andere lidstaten
van de Unie.‖
45
31
Die bewering van het BHIM is een zuivere veronderstelling die rekwirante
uitdrukkelijk heeft betwist in haar bij het BHIM ingediende memorie van 6 juni 2007. Het
BHIM en het Gerecht hadden die analyse moeten onderzoeken om hun toezicht correct
uit te oefenen in overeenstemming met verordening nr. 40/94.
32
Rekwirante betwist ook de vaststelling van het Gerecht in punt 38 van het
bestreden arrest dat het op de markt gangbaar is dat een goudkleurige folie wordt
gebruikt voor chocolade paashazen. Slechts van drie andere in goudkleurige folie
gewikkelde producten is het bestaan vastgesteld. Twee van die producten zijn enkel op
de markt omdat rekwirante daarvoor toestemming heeft gegeven. Een zo beperkt aantal
producten kan niet tot het oordeel leiden dat het aan de orde zijnde kenmerk gangbaar is
op de markt. In dit opzicht is de juridische beoordeling dan ook onjuist.
33
Rekwirante herinnert eraan dat een merk dat op significante wijze afwijkt van wat
in de betrokken sector gangbaar is, volgens de rechtspraak van het Hof het noodzakelijke
onderscheidend vermogen bezit (arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en
C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089). Het Gerecht heeft ten onrechte aangenomen dat het
aangevraagde merk overeenstemt met de norm of met wat in de betrokken sector
gangbaar is. Die conclusie van het Gerecht berust op de onjuiste veronderstelling dat het
niet van belang is dat die hazen slechts op de markt zijn omdat daartoe overeenkomsten
met rekwirante zijn gesloten. De juridische beoordeling door het Gerecht dat het om een
gangbare vorm gaat, is gebaseerd op het bestaan van drie andere producten met
soortgelijke kenmerken. Die beoordeling is juridisch onjuist.
34
Voorts betoogt rekwirante dat het feit dat het aangevraagde merk onderscheidend
vermogen bezit, ook blijkt uit de omstandigheid dat het in vijftien lidstaten is
ingeschreven.
35
Het BHIM betwist het betoog van rekwirante en herinnert er om te beginnen aan
dat de hogere voorziening alleen rechtsvragen betreft. De onderhavige hogere
voorziening berust hoofdzakelijk op een feitelijke bewering van rekwirante die reeds
zorgvuldig is onderzocht en uitvoerig besproken in de voorafgaande instanties. Het gaat
om de vraag of haasvormen en goudkleurige folie gebruikelijk zijn bij
chocoladeproducten.
36
Volgens het BHIM beoogt rekwirante met het verwijt aan het Gerecht dat het de
beslissingen van de voorafgaande instanties heeft aanvaard zonder daarop kritiek te
uiten, in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van de feiten en is het desbetreffende
argument niet-ontvankelijk. Het antwoord op de vraag of de op de markt aanwezige
haasvormen soortgelijk zijn dan wel of de aan de orde zijnde haasvorm en de overige
haasvormen uit het oogpunt van de relevante consument dermate verschillen dat de aan
de orde zijnde haasvorm onderscheidend vermogen bezit, vergt een beoordeling van de
perceptie van de consument en dus een beoordeling van de feiten.
37
Het antwoord op de vraag hoe de consument de verpakking van de aan de orde
zijnde chocoladeproducten in een goudkleurige folie opvat, vergt ook een beoordeling
van de feiten, die, behoudens wanneer de feiten mogelijkerwijs onjuist zijn voorgesteld,
niet opnieuw kan plaatsvinden in het kader van de hogere voorziening. Ook het
desbetreffende argument is dus niet-ontvankelijk.
38
Het BHIM is van mening dat het Gerecht de feiten hoe dan ook niet onjuist heeft
voorgesteld.
39
Wat meer bepaald het eerste middel betreft, herinnert het BHIM eraan dat alleen
een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector
gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen,
onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94
bezit (arresten van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr.
blz. I-551, punt 31, en 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-24/05 P, Jurispr. blz. I-5677,
punt 26).
46
40
Volgens het BHIM heeft het Gerecht op basis van die rechtspraak terecht
vastgesteld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Het Gerecht is
niet afgegaan op de beslissingen van de voorafgaande instanties, maar heeft de
argumenten van rekwirante en de verschillende documenten uit het dossier voor de
vierde kamer van beroep van het BHIM zorgvuldig onderzocht.
Beoordeling door het Hof
41
Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving van
merken die elk onderscheidend vermogen missen wordt geweigerd. Volgens vaste
rechtspraak moet het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van die bepaling
worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is
aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek
(zie onder meer reeds aangehaalde arresten Henkel/BHIM, punt 35, en Storck/BHIM,
punt 25, en arrest van 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375,
punt 79).
42
Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de
betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding
vervult, bezit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van
verordening nr. 40/94 (arrest Deutsche SiSi-Werke/BHIM, reeds aangehaald, punt 31).
43
In casu volgt uit de punten 12 tot en met 14 van het bestreden arrest dat het
Gerecht bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde
merk de door de relevante rechtspraak vastgestelde criteria correct heeft geïdentificeerd
en gevolgd.
44
Nadat het had herinnerd aan de essentiële kenmerken van de bepaling van het
onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk dat uit de vorm van de waar
bestaat, heeft het Gerecht namelijk elk van de drie elementen van het aangevraagde
merk gedetailleerd onderzocht, te weten de vorm van een zittende haas, de goudkleurige
folie waarin de chocolade haas is verpakt en het rode geplisseerde lint waaraan een
belletje is bevestigd, en vervolgens in de punten 34, 38 en 44 van het bestreden arrest
vastgesteld dat elk van deze elementen onderscheidend vermogen mist.
45
Het Gerecht is tot dezelfde slotsom gekomen met betrekking tot de totaalindruk
die het aangevraagde merk wekt, aangezien het in punt 47 van het bestreden arrest de
beslissing in die zin van de vierde kamer van beroep van het BHIM heeft bevestigd.
46
Na zijn analyse heeft het Gerecht dus in punt 51 van het bestreden arrest
vastgesteld dat rekwirante er niet in is geslaagd de juistheid van de algemeen bekende
of door het BHIM vastgestelde feiten ter discussie te stellen of aan te tonen dat het
aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit.
47
Daartoe heeft het de argumenten van rekwirante en van het BHIM onderzocht,
zodat het Gerecht, anders dan rekwirante betoogt, niet kan worden verweten dat het zich
slechts heeft gebaseerd op veronderstellingen en beweringen van het BHIM. Integendeel,
alvorens vast te stellen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist,
heeft het Gerecht zowel de in de betrokken sector gebruikelijke praktijken als de
perceptie van de gemiddelde consument beoordeeld en zich daarbij gebaseerd op de uit
vaste rechtspraak voortvloeiende criteria.
48
Voorts verwijt rekwirante het Gerecht dat het heeft geoordeeld dat de vorm van
de chocolade paashaas en de goudkleurige verpakking gewone marktverschijnselen zijn
die overeenstemmen met wat in de betrokken sector gangbaar is.
49
Met dat argument wordt in werkelijkheid beoogd te verkrijgen dat het Hof zijn
beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht. Door te streven naar
een nieuwe beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk,
stelt rekwirante, zonder aan te voeren dat de feiten op dit punt onjuist zijn voorgesteld,
de juistheid aan de orde van de vaststellingen van het Gerecht, die feitelijke
beoordelingen betreffen en niet door het Hof kunnen worden onderzocht in het kader van
een hogere voorziening.
47
50
Wat de stelling van rekwirante betreft dat de omstandigheid dat het aangevraagde
merk in vijftien lidstaten als merk is ingeschreven, argumenten levert voor het
onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk in de zin van verordening
nr. 40/94, moet worden opgemerkt dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting door in punt 55 van het bestreden arrest, overeenkomstig vaste
rechtspraak van het Hof, te oordelen dat in de lidstaten bestaande inschrijvingen slechts
een feit vormen dat in aanmerking kan worden genomen bij de inschrijving van een
gemeenschapsmerk, aangezien het aangevraagde merk moet worden beoordeeld op
basis van de relevante regeling van de Unie, waardoor het BHIM niet verplicht is om de
vereisten en de beoordeling van de bevoegde nationale instanties te volgen, noch om het
betrokken merk op basis van dergelijke overwegingen als gemeenschapsmerk in te
schrijven (zie in die zin arrest Develey/BHIM, reeds aangehaald, punten 72 en 73).
51
Uit al het voorgaande volgt dat het eerste middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en
gedeeltelijk ongegrond is.
Tweede middel: schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94
Argumenten van partijen
52
Rekwirante verwijt het Gerecht dat het in punt 70 van het bestreden arrest heeft
geoordeeld dat het aan de orde zijnde merk slechts kan worden ingeschreven op grond
van het gebruik dat ervan is gemaakt, indien het in alle lidstaten onderscheidend
vermogen door gebruik heeft verkregen. Volgens haar is die stelling om twee redenen
onjuist.
53
Ten eerste is het Gerecht voorbijgegaan aan het feit dat het onderscheidend
vermogen van een merk waarvoor inschrijving is gevraagd, slechts door gebruik moet
zijn verkregen in de lidstaten waar dit merk geen intrinsiek onderscheidend vermogen
bezit. Het aangevraagde merk bezit intrinsiek onderscheidend vermogen in vijftien
lidstaten. In die staten hoeft het aan de orde zijnde merk dus geen onderscheidend
vermogen door gebruik te hebben verkregen. Het Gerecht had dan ook moeten
vaststellen dat dit merk in het grootste deel van de Unie intrinsiek dan wel door gebruik
verkregen onderscheidend vermogen bezit. Op de datum waarop de aanvraag voor
inschrijving van het aan de orde zijnde merk is ingediend, bestond de Unie uit 25
lidstaten met in totaal 465,7 miljoen inwoners. Het aan de orde zijnde merk bezit
intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen in de ogen van in
totaal 351,3 miljoen inwoners, dus 75,4 % van de bevolking van de Unie zoals die op
bedoelde datum was samengesteld.
54
Ten tweede betoogt rekwirante dat artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94
bepaalt dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt en dezelfde rechtsgevolgen in de
hele Unie heeft. Bij de beoordeling of een merk kan worden ingeschreven, met name bij
de beoordeling of het onderscheidend vermogen bezit, moet de Unie dus worden
beschouwd als een gemeenschappelijke eenheidsmarkt. Het is onjuist de afzonderlijke
nationale markten in overweging te nemen. Bij de beantwoording van de vraag of een
merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet de gehele bevolking in
aanmerking worden genomen, zonder onderscheid naargelang de nationale markten.
Indien een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in de ogen van het grootste
deel van de bevolking van de Unie in haar geheel beschouwd, moet dit dus ook volstaan
om het op de volledige Europese markt bescherming te verlenen.
55
Het BHIM is het niet eens met de argumenten van rekwirante en betoogt dat uit
de vermelde cijfers, waarvan de bron vaag blijft, niet kan worden afgeleid dat het
Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
56
Volgens het BHIM heeft het Gerecht in de punten 64 en volgende van het
bestreden arrest correct toepassing gemaakt van de rechtspraak volgens welke voor de
verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik in de zin van
artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 vereist is dat minstens een aanzienlijk deel van
het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het aan de orde zijnde
merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert, en volgens welke, wat
48
de territoriale draagwijdte van de verkrijging van het onderscheidend vermogen betreft,
een merk krachtens die bepaling slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen
dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie
waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste.
57
In die context heeft het Gerecht nog vastgesteld dat niet hoefde te worden
onderzocht of uit de door rekwirante overgelegde documenten daadwerkelijk bleek dat
het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de
drie door rekwirante vermelde lidstaten, aangezien dit hoe dan ook niet kan volstaan om
het bewijs te leveren dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft
verkregen in de hele Unie.
58
Het BHIM stelt dan ook voor om het tweede middel kennelijk ongegrond te
verklaren.
Beoordeling door het Hof
59
Volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 staat de absolute
weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening niet in de weg aan de
inschrijving van een merk indien dit merk als gevolg van het gebruik dat ervan is
gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten
waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
60
Het Hof heeft reeds geoordeeld dat een merk op grond van artikel 7, lid 3, van
verordening nr. 40/94 slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het
onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin
het ab initio onderscheidend vermogen miste (zie arrest Storck/BHIM, reeds aangehaald,
punt 83).
61
Op basis van die rechtspraak heeft het Gerecht in punt 69 van het bestreden
arrest vastgesteld dat het aangevraagde merk in de hele Unie onderscheidend vermogen
door gebruik moet hebben verkregen. Die vaststelling geeft geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting, aangezien, zoals uit de – samen gelezen – punten 51 en 68 van het
bestreden arrest blijkt, rekwirante er niet in is geslaagd aan te tonen dat dit merk
intrinsiek onderscheidend vermogen bezit en dat dit voor het volledige grondgebied van
de Unie het geval is. Om die reden kunnen het argument van rekwirante dat het
aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in vijftien lidstaten en dat
in die staten dus geen onderscheidend vermogen door gebruik hoeft te zijn verkregen, en
de statistische gegevens die zij ter onderbouwing van dit argument heeft verstrekt, niet
worden aanvaard.
62
Wat het argument van rekwirante betreft dat aangezien het gemeenschapsmerk
een eenheid vormt, bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door
gebruik heeft verkregen, geen rekening mag worden gehouden met de afzonderlijke
nationale markten, moet worden opgemerkt dat de verkrijging door een merk van
onderscheidend vermogen door gebruik weliswaar moet worden bewezen voor het deel
van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste, overeenkomstig de in
punt 60 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak, maar dat het
te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat
afzonderlijk wordt geleverd.
63
In casu heeft het Gerecht echter geen blijk gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting, aangezien rekwirante hoe dan ook niet kwantitatief afdoende heeft
bewezen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft
verkregen op het volledige grondgebied van de Unie.
64
Bijgevolg is het tweede middel ongegrond.
65
In die omstandigheden moet de onderhavige hogere voorziening worden
afgewezen.
Kosten
49
66
Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens
artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening,
wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is
gevorderd. Aangezien Lindt in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de
vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.
Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1)
De hogere voorziening wordt afgewezen.
2)
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG wordt verwezen in de kosten.
ondertekeningen
50
Judgment in Case T-508/08 Bang & Olufsen A/S v OHIM
By
İlke Göçmen
– October 13, 2011Posted in: Court of Justice of the European Union, General Court,
Institutions
General Court of the European Union
PRESS RELEASE No 105/11
Luxembourg, 6 October 2011
Bang & Olufsen cannot register the shape of one of its loudspeakers as a community
trade mark
Registration is not possible since the trade mark consists exclusively of the shape of the
loudspeaker, which gives substantial value to the product
The Community Trade Mark Regulation(1) provides that registration of a trade mark is to
be refused on certain grounds which are expressly provided for. In particular, marks
which are devoid of any distinctive character(2) and signs which consist exclusively of the
shape which gives substantial value to the goods(3) are not to be registered.
In September 2003, the Danish firm Bang & Olufsen A/S applied to the Community trade
mark Office (OHIM) for registration as a Community trade mark of the following threedimensional sign:
OHIM rejected the application on the ground that the mark applied for was devoid of any
distinctive character.
In December 2005, Bang & Olufsen brought an action against that decision before the
General Court. By its judgment of 10 October 2007(4), the Court upheld the action,
concluding that OHIM had made an error of law in holding that the mark applied for was
devoid of any distinctive character.
Acting upon the Court‘s judgment, OHIM adopted a further decision, at the end of which
it examined the application to register the sign on the basis of other absolute grounds for
refusal and decided that the sign consisted exclusively of the shape which gives
substantial value to the goods. Consequently, it rejected the application for registration.
Bang & Olufsen therefore brought a further action before the General Court seeking
annulment of the second decision.
In its judgment today, the Court states, first, that OHIM is required to examine of its own
motion the relevant facts which may lead it to apply an absolute ground for refusal. The
regulation lists the various absolute grounds for refusal which may be raised against
registration of a trade mark application but does not specify the order in which those
grounds should be considered. Furthermore, each of the grounds for refusal to register is
independent of the others and calls for separate examination. In those circumstances,
there was nothing to prevent the Board of Appeal from carrying out an examination of
one ground for refusal after the examination of another ground.
Second, the Court recalls that a product‘s shape is a sign which may constitute a trade
mark. Indeed, a Community trade mark may consist of any signs capable of being
51
represented graphically, such as words, designs, the shape of goods and their packaging,
provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one
undertaking from those of other undertakings. However, signs which consist exclusively
of the shape which gives substantial value to the goods are not to be registered.
The Court finds that in the present case the shape for which registration was sought has
a very specific design. In the Court‘s view, that design is an essential element of Bang &
Olufsen‘s branding and increases the value of the product concerned. Furthermore, it is
apparent from extracts from distributors‘ websites and on-line auction or second-hand
websites that the aesthetic characteristics of that shape are emphasised first and that the
shape is perceived as a kind of pure, slender, timeless sculpture for music reproduction,
which makes it an important selling point.
Accordingly, the Court holds that OHIM did not make any error in finding that,
independently of the other characteristics of the product at issue, the shape for which
registration was sought gives substantial value to that product.
Bang & Olufsen‘s action is therefore dismissed.
1 Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark
(OJ 1994 L 11, p. 1), as amended (replaced by Council Regulation (EC) No 207/2009 of
26 February 2009 on the Community trade mark (OJ 2009 L 78, p. 1).
2 Under Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94.
3 Under Article 7(1)(e) of Regulation No 40/94.
Link: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110105en.pdf
52
LJN: BT8460, Hoge Raad , 10/02367
Uitspraak
23 december 2011
Eerste Kamer
10/02367
DV/RA
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
TRIANON PRODUCTIE B.V., voorheen genaamd: TRIANON CHOCOLATIERS B.V.
gevestigd te Oss,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. W.E. Pors,
tegen
de rechtspersoon naar Frans recht REVILLON CHOCOLATIER SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE,
gevestigd te Le Coteau, Frankrijk,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mr. K.G.W. van Oven.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Trianon en Revillon.
1. Het geding in feitelijke instanties
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de
navolgende stukken:
a. de vonnissen in de zaak 148833/HA ZA 06-2073 van de rechtbank 's-Hertogenbosch
van 17 januari 2007 en 16 april 2008;
b. het arrest in de zaak HD 200.010.652 van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 12
januari 2010.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof heeft Trianon beroep in cassatie ingesteld. De
cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Revillon heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor Trianon toegelicht door haar advocaat en mr. M.E. Bruning, advocaat bij
de Hoge Raad, voor Revillon door mr. F.E. Vermeulen, advocaat te Amsterdam.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad,
alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken
53
over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG)
als bedoeld in nr. 3.71 van de conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen
totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
Mr. Pors en mr. Vermeulen hebben bij brieven van 28 oktober 2011 op die conclusie
gereageerd.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Trianon en Revillon zijn producenten van chocoladeproducten.
(ii) Revillon heeft op 7 maart 2003 onder inschrijvingsnummer BX 0744485 een
driedimensionaal vormmerk - als afgebeeld in het arrest van het hof - gedeponeerd voor
de Benelux voor klasse 30 (cacao, chocolade, chocoladeproducten), hierna aan te duiden
als: het staafmerk. Het betreft een slank, geslingerd staafje van chocolade, voorzien van
kleine uitstulpingen van chocolade, waarvan de vorm doet denken aan een takje van een
wijnstok. Bij de inschrijving is vermeld: La marque est constituée par la forme du produit
évoquant un sarment de vigne.
(iii) Revillon verhandelde chocoladestaafjes met deze vorm in de periode van 1998 tot
2003 onder de naam Les Sarments. Het product werd geleverd in verschillende smaken.
Op de verpakking was een bundel chocoladestaafjes afgebeeld met een gekleurd lint los
daaromheen, alsmede de namen Les Sarments en Revillon.
(iv) Identieke chocoladestaafjes zijn na 2003 verhandeld door de aan Revillon gelieerde
onderneming Mademoiselle de Margaux onder de naam Finesses de chocolat en onder de
naam Sarments du Médoc.
(v) Trianon brengt sinds 2004 een chocoladestaafje in geslingerde vorm en voorzien van
kleine uitstulpingen van chocolade op de markt. Trianon verhandelt dit product onder de
naam Les Rameaux. Het staafje heeft sinaasappel-, koffie-, mint- of caramelsmaak. Op
de verpakking is een bundel chocoladestaafjes afgebeeld met een gekleurd lint los
daaromheen, alsmede de namen Les Rameaux en Trianon.
3.2 Trianon vordert in dit geding, kort gezegd, nietigverklaring van het staafmerk, met
nevenvorderingen. Zij voert daartoe primair aan dat de vorm van het staafje van Revillon
ieder onderscheidend vermogen mist, omdat deze niet significant afwijkt van de in de
handel voor de betrokken waren gebruikelijke vormen en dat het staafmerk ook niet is
ingeburgerd. Subsidiair legt Trianon aan haar vordering ten grondslag dat de vorm van
het chocoladestaafje een wezenlijke waarde geeft aan de waar. In reconventie stelt
Revillon primair dat Trianon door te handelen als hiervoor in 3.1 onder (v) vermeld,
inbreuk op haar vormmerk pleegt en vordert zij, kort gezegd, een bevel aan Trianon
ieder gebruik van het staafmerk of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende
tekens in de Benelux te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom,
alsmede schadevergoeding en afdracht aan Revillon van de met de inbreuk genoten
(bruto)winst. Subsidiair vordert Revillon schadevergoeding en winstafdracht op de
grondslag dat Trianon onrechtmatig jegens haar handelt wegens slaafse nabootsing.
De rechtbank heeft het staafmerk ieder onderscheidend vermogen ontzegd en de
nietigheid van het merk uitgesproken. Het hof heeft dat vonnis vernietigd, de vordering
van Trianon alsnog afgewezen en de vorderingen van Revillon, voor zover gebaseerd op
merkinbreuk, toegewezen. Het overwoog daartoe als geciteerd in de conclusie van de
Advocaat-Generaal onder 2.7. Kort gezegd en voor zover in cassatie nog van belang,
houden die overwegingen het volgende in. Uitgangspunt is dat voor een vormmerk geldt
dat alleen een vorm die op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de
54
betrokken sector gangbaar is en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding
vervult, onderscheidend vermogen heeft, waarbij moet worden uitgegaan van de
perceptie door het relevante publiek (rov. 4.6). Chocolade, waar het hier om gaat, wordt
in vele vormen op de markt gebracht en de algemeen gebruikelijke vormen worden door
het publiek niet als onderscheidend beschouwd (rov. 4.7). Het door Revillon op de markt
gebrachte staafje wijkt significant af van de staafjes waarnaar Trianon verwijst en voegt
door zijn originele verschijning een waarde toe, waardoor het de functie van
herkomstaanduiding kan vervullen (rov. 4.10.2). Ook het verweer dat bij het staafmerk
de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt, wordt verworpen, aangezien Trianon
die stelling onvoldoende heeft onderbouwd. In het algemeen geldt dat een mogelijk
aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke
waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen in de smaak en de
substantie. Trianon heeft niet aangetoond dat dat in dit geval anders is (rov. 4.12). Het
beroep van Trianon op het algemeen belang van vrijhouding van een vorm als die van
het staafmerk wordt eveneens verworpen omdat Trianon geen overtuigende argumenten
heeft aangevoerd waarom deze specifieke vorm van chocolade door een ieder vrij zou
moeten kunnen worden gebruikt, nu vaststaat dat chocolade in zeer veel fantasievormen
kan worden en ook wordt geproduceerd (rov. 4.13).
3.3.1 Onderdeel I keert zich tegen rov. 4.6-4.11. Onderdeel I.1 behelst de klacht dat het
hof niet de juiste maatstaf heeft aangelegd, omdat, naar het betoogt, het bij
vormmerken erom gaat niet of de vorm op significante wijze afwijkt van in de betrokken
sector gangbare vormen, maar dat onderzocht moet worden of het merk significant
afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Deze klacht kan bij
gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, aangezien uit het arrest niet valt
af te leiden dat het hof een andere maatstaf heeft aangelegd dan het onderdeel - in het
voetspoor van de rechtspraak van het HvJEU, neergelegd onder meer in de arresten van
29 april 2004, nr. C-456/01 en 457/01 (Henkel) en 22 juni 2006, nr. C-25/05 (Werther's
Echte) - als de juiste aanwijst. In het bijzonder valt, anders dan het onderdeel klaagt, uit
het arrest niet af te leiden dat het hof zou hebben miskend dat het publiek niet gewend is
de herkomst van waren af te leiden uit de vorm daarvan. Daarbij dient te worden
bedacht dat het bij dit laatste niet om een afzonderlijke, voor beoordeling van het
onderscheidend vermogen van vormmerken te stellen eis betreft, nu voor die beoordeling
niet meer of andere eisen gelden dan in het geval van tweedimensionale merken (HvJEU
8 april 2003, nr. C-53, 54, 55/01 (Linde e.a.)). Ook voor hetgeen het hof volgens het
onderdeel overigens nog heeft miskend - dat de normaal geïnformeerde en redelijk
omzichtig en oplettende gemiddelde consument een vormmerk zonder analytisch of
vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid als herkomstaanduiding moet
kunnen zien en dat het daarbij gaat om de perceptie van "de gemiddeld geïnformeerde,
omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten",
alsmede dat de gemiddelde consument de vorm van de waren niet als
herkomstaanduiding zal opvatten - geldt dat het hier niet om afzonderlijke, bij het
onderzoek naar het onderscheidend vermogen van een vormmerk te verrichten
toetsingen gaat. Het betoog van het onderdeel dat voor het onderscheidend vermogen
van belang is dat de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven,
berust op een onjuiste rechtsopvatting: voldoende is dat het merk het publiek in staat
stelt de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om
deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (HvJEU in het Lindearrest, hierboven aangehaald).
55
3.3.2 Onderdeel I.2 klaagt dat het oordeel van het hof in het licht van de stellingen van
Trianon in elk geval onvoldoende begrijpelijk is. Volgens het onderdeel is de overweging
in rov. 4.11 dat het er slechts om gaat dat de vorm van het staafje van Revillon kan
dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst,
onvoldoende redengevend om tot het oordeel te komen dat het staafmerk van Revillon
onderscheidend vermogen bezit. De klacht faalt, nu het hof blijkens rov. 4.10.2 aan zijn
oordeel mede ten grondslag heeft gelegd dat het staafmerk significant afwijkt van de
staafjes waar Trianon naar verwijst, waarvan, aldus het hof, het grootste deel aanzienlijk
dikker is dan het staafje van Revillon, terwijl geen van de door Trianon getoonde staafjes
de eigenschappen bezit dat het van chocolade is, gelijktijdig rank en gekronkeld is en
uitstulpingen van chocolade heeft. De overige klachten van onderdeel I.2 falen eveneens.
Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot
beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de
rechtsontwikkeling.
3.3.3 De klacht van onderdeel I.3 dat het hof een onjuiste maatstaf heeft aangelegd
waar het ervan is uitgegaan dat de betrokken sector uitsluitend bestaat uit producten
van uitsluitend chocolade, terwijl Trianon heeft aangevoerd dat het merk door Revillon
zowel is ingeschreven voor chocolade als voor chocoladeproducten, kan niet tot cassatie
leiden, nu het hof in rov. 4.10.2 het staafmerk heeft vergeleken met alle door Trianon
aan het hof voorgehouden staafjes. Ook faalt de klacht dat 's hofs oordeel dat het
staafmerk niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, in het licht van de
stellingen van Trianon onbegrijpelijk is omdat het teken waarvoor bescherming wordt
ingeroepen niet slechts een gewone variant van een bekende vorm mag zijn, maar zich
daar wezenlijk van moet onderscheiden. Het hof heeft immers geoordeeld dat het
staafmerk significant afwijkt van de door Trianon getoonde staafjes en daarmee, anders
dan het onderdeel wil, geoordeeld dat het staafmerk zich wezenlijk onderscheidt van wat
in de betrokken branche, volgens Trianon zelf, gebruikelijk is.
3.3.4 Onderdeel I.4 betoogt vooreerst dat het hof het onderscheidend vermogen van het
staafmerk ten onrechte heeft beoordeeld naar het moment van het depot, in plaats van
te onderzoeken of het "ab initio", dus van huis uit, onderscheidend vermogen kende,
zoals de rechtbank, in hoger beroep onbestreden, heeft gedaan. Bij deze klacht heeft
Trianon geen belang, nu het hof eventuele inburgering van de staafvorm van Revillon als
merk niet in aanmerking heeft genomen, zodat het geen verschil maakt op welk van de
beide tijdstippen het onderscheidend vermogen is beoordeeld. De klacht over het
passeren door het hof van de stelling van Trianon dat zij haar product heeft getoond op
een zoetwarenbeurs in Keulen twee maanden voor Revillons Benelux-depot, faalt
eveneens, aangezien het hof die stelling, waarvan de betekenis voor de vraag naar het
onderscheidend vermogen van het staafmerk niet in het oog springt, als niet van
essentiële betekenis, onbehandeld kon laten. Trianon heeft immers niet gesteld dat zij
het product destijds ook al daadwerkelijk verhandelde en dat op die grond van een
significante afwijking in meerbedoelde zin geen sprake was.
3.3.5 Onderdeel I.5 klaagt dat de overweging (in rov. 4.10.2) dat het door Revillon op de
markt gebrachte staafje significant afwijkt van de vorm van de staafjes waarnaar Trianon
verwees omdat het grootste deel daarvan aanzienlijk dikker is dan het staafje van
Trianon, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel onbegrijpelijk is. Het voert
daartoe aan dat het hof heeft miskend dat het bij vormmerken niet gaat om de
afmetingen en het hof aan de hand van de gedingstukken de dikte bovendien niet kon
56
vaststellen. Daarbij heeft het hof, aldus het onderdeel, bovendien de feitelijke grondslag
van het verweer van Revillon aangevuld.
Deze klacht mist doel, aangezien het hof in de bestreden overweging met "dikker"
klaarblijkelijk het oog heeft gehad op de verhoudingen tussen lengte en breedte van de
door Trianon getoonde (afbeeldingen van) staafvormen, hetgeen alleszins relevant is
voor de beoordeling van het al dan niet afwijkend karakter van de staafvorm van
Trianon. De klacht omtrent de aanvulling van de feitelijke grondslag van het verweer van
Revillon faalt, reeds omdat Revillon zich op het "korte dikke" karakter van de getoonde
vormen heeft beroepen.
Onderdeel I.6 behelst geen zelfstandige klacht.
3.4.1 Onderdeel II behelst klachten tegen rov. 4.12 en 4.13.
Ongegrond zijn de klachten (II.1, tweede alinea; II.2, derde alinea; II.4, tweede alinea)
die erop gebaseerd zijn dat Revillon in het geding zou hebben erkend dat de vorm van
het staafmerk een wezenlijke waarde aan de waar geeft, nu zij heeft gesteld dat de
desbetreffende vorm weliswaar aantrekkelijk is (maar dat het publiek de chocolade
uiteindelijk koopt om deze op te eten). De bedoelde uitlatingen hebben onmiskenbaar de
strekking te beklemtonen dat het publiek de wezenlijke waarde van de waar chocola
zoekt in de smaak (en eventueel in daarmee verwante kenmerken daarvan, zoals de
substantie), terwijl Revillon bij herhaling heeft bestreden dat de staafvorm een
wezenlijke waarde aan de chocola geeft. Ook de klacht aan het slot van onderdeel II.2,
derde alinea, mist doel, reeds omdat in de door Trianon ingeroepen uitspraak van het hof
te 's-Hertogenbosch van 19 oktober 1999 niet is beslist dat de vorm van een
chocoladeproduct in het algemeen de wezenlijke waarde van die waar bepaalt.
3.4.2 Onderdeel II.1 klaagt onder meer dat het hof, door te oordelen als het in rov. 4.13
heeft gedaan, blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omdat het heeft
miskend dat het bij de hier aan de orde zijnde uitsluitingsgrond "wezenlijke waarde aan
de waar geven" gaat om de vraag naar de reden van de aankoopbeslissing door het
publiek, dat het daarbij niet erom gaat of de vorm de wezenlijke waarde, maar of deze
een wezenlijke waarde aan de zaak geeft, en dat het hof aldus ten onrechte geen
aandacht heeft geschonken aan het betoog van Trianon dat de waarde van
chocoladeproducten als het onderhavige niet (langer) uitsluitend door de smaak, maar
steeds meer (mede) door hun bijzondere of specifieke vorm wordt bepaald, die daarom
de aankoopbeslissing van het publiek mede of zelfs vooral bepaalt.
Deze klachten stellen vragen aan de orde van uitleg van art. 2.1 lid 2 BVIE en daarmee
van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd
in Richtlijn 2008/95, hierna: de Merkenrichtlijn, die in de rechtspraak van het HvJEU tot
dusverre geen beantwoording hebben gevonden. De Hoge Raad zal daarom aan dat Hof
de hierna te vermelden prejudiciële vragen voorleggen.
3.4.3 In afwachting van de beantwoording van die vragen behoeven de klachten van de
onderdelen II.4, eerste alinea (dat betrekking heeft op de stelling van Trianon dat
voldoende is dat de vorm mede de wezenlijke waarde bepaalt), en II.5 (dat slechts
voortbouwende klachten behelst) geen behandeling. Datzelfde geldt voor onderdeel II.6,
dat zich richt zich tegen rov. 4.13 en betoogt dat de verwerping van het beroep van
Trianon op het algemeen belang van vrijhouding van een vorm als het staafmerk onjuist
dan wel onbegrijpelijk is; het betoogt dat, indien, zoals Trianon in feitelijke instantie
heeft gesteld, een belang aanwezig is om een bepaalde vorm vrij te houden, daaraan de
omstandigheid niet kan afdoen dat een producent ook een andere vorm kan kiezen. Nu
57
eerst na de beantwoording van de te stellen prejudiciële vragen zal kunnen worden
beoordeeld of het staafmerk nietig is op de aangevoerde grond van art. 3 lid 1, aanhef en
onder e (iii), Merkenrichtlijn, kan ook eerst nadien worden vastgesteld of hier van een
"Freihaltebedürfnis" sprake is. Wel kan thans reeds worden overwogen dat de klacht van
de laatste alinea van onderdeel II.6 faalt:
de omstandigheid dat een fabrikant vrij moet zijn om zijn producten een vorm te geven
die meer voorkomt in de desbetreffende branche of die gelijkt op wat daar gebruikelijk is,
miskent dat het hof van het staafmerk, naar hiervoor in 3.2 is overwogen, nu juist heeft
geoordeeld dat dit in vorm significant afwijkt van de staafjes waarnaar Trianon als het
"Umfeld" heeft verwezen.
3.4.4 Onderdeel II.3 klaagt dat 's hofs arrest innerlijk tegenstrijdig is waar het in rov.
4.10.2 overweegt dat "het staafmerk niet slechts een variant is van gebruikelijke
staafvormen, maar daaraan door zijn originele verschijning een waarde toevoegt,
waardoor het onderscheidend vermogen bezit", en in rov. 4.12 dat Trianon niet heeft
weerlegd dat de "mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed
heeft op de intrinsieke waarde ervan." Of de omstandigheid dat een vorm voldoende
origineel is om onderscheidend vermogen te bezitten, meebrengt dat die vorm ook
(eventueel: mede) de wezenlijke waarde van de waar bepaalt - noodzakelijk voor de
gestelde tegenstrijdigheid - valt eerst definitief te beoordelen na beantwoording van de
te stellen prejudiciële vragen.
3.5.1 Onderdeel III richt zich tegen de toewijzing van de reconventionele vordering.
De onderdelen III.2 en III.3 - onderdeel III.1 bevat slechts een op die van de onderdelen
I en II voortbouwende klacht - richten zich tegen de toewijzing van de vordering tot
winstafdracht als bedoeld in art. 2.21 lid 4 BVIE. Geklaagd wordt dat het hof daarbij een
onjuiste maatstaf voor het begrip inbreuk te kwader trouw heeft gehanteerd, althans zijn
oordeel dienaangaande ontoereikend heeft gemotiveerd, respectievelijk de aan de
stelplicht van Revillon te stellen eisen heeft miskend en buiten de rechtsstrijd is
getreden.
3.5.2 Art. 2.21 lid 4 BVIE verschaft de merkhouder in geval van inbreuk de mogelijkheid
om, naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, een vordering in te
stellen tot het afdragen van ten gevolge van de inbreuk genoten winst. Het artikel
bepaalt vervolgens:
"Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de
omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij
de vordering af."
Deze bepaling is als een uitzondering geformuleerd, die toepassing vindt indien van
kwade trouw niet is gebleken (of zich omstandigheden voordoen als aan het slot
bedoeld). Het lijdt daarom geen twijfel dat het in een geval waarin winstafdracht is
gevorderd op de weg van de verweerder ligt het bevrijdende verweer te voeren dat een
van deze uitzonderingen van toepassing is. Het staat de rechter niet vrij deze
uitzonderingsbepaling ambtshalve toe te passen.
Opmerking verdient dat, indien de toepasselijkheid van de door de verweerder
ingeroepen uitzonderingsbepaling vervolgens door de merkhouder voldoende
gemotiveerd is betwist, de bewijslast ter zake van de kwade trouw (anders dan die ter
zake van de omstandigheden als aan het slot van de bepaling bedoeld) op de
58
merkhouder rust, nu de uitzonderingsbepaling in zoverre ertoe strekt dat in gevallen van
"niet-opzettelijke inbreuk" geen plaats is voor een vordering tot winstafdracht (vgl.
BenGH 11 februari 2008, nr. A 2006/4, LJN BC6935, NJ 2008/535 (Ondeo Nalco)).
3.5.3 Nu uit de gedingstukken niet anders kan worden afgeleid dan dat Trianon
dienaangaande niets heeft aangevoerd, behoefde het hof zich niet te buigen over de
vraag of de bedoelde uitzondering zich voordeed.
Daarop stuiten alle klachten van het onderdeel af.
4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden
toegepast
De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet
worden uitgegaan. Voorts dient tot uitgangspunt dat het door Revillon op de markt
gebrachte staafje significant afwijkt van de staafjes waarnaar Trianon heeft verwezen.
5. Vragen van uitleg
1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii),
van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95,
te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een
wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de
aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?
2. Is van "een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft" in de zin van
evenbedoeld voorschrift
(a)slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of
overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij voedingswaren het
geval is met smaak en substantie), of
(b)kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste of overheersende waarde
ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?
3. Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de opvatting van de meerderheid
van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de
opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk"
in de zin van voormelde bepaling aan te merken?
4. Indien het antwoord op vraag 3 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de
omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?
6. Beslissing
De Hoge Raad:
verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de onder 5
geformuleerde vragen uitspraak te doen;
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar
aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren
W.A.M. van Schendel, C.A. Streefkerk, W.D.H. Asser en C.E. Drion, en in het openbaar
uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 23 december 2011.
59
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)
15 december 2011 (*)
„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5, lid 1, sub b – Afvullen van blikjes die reeds
zijn voorzien van teken dat met merk overeenstemt – Dienstverlening in opdracht en
volgens aanwijzingen van derde – Vordering van merkhouder tegen dienstverlener‖
In zaak C-119/10,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU,
ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 19 februari 2010,
ingekomen bij het Hof op 4 maart 2010, in de procedure
Frisdranken Industrie Winters BV
tegen
Red Bull GmbH,
wijst
HET HOF (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, M. Safjan, M. Ilešič (rapporteur),
E. Levits en M. Berger, rechters,
advocaat-generaal: J. Kokott,
griffier: C. Strömholm, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 10 maart 2011,
gelet op de opmerkingen van:
–
Frisdranken Industrie Winters BV, vertegenwoordigd door P. N. A. M. Claassen,
advocaat,
–
Red Bull GmbH, vertegenwoordigd door S. Klos en A. Alkema, advocaten,
–
de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Laszuk als gemachtigde,
–
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door A. Nijenhuis en F. W. Bulst als
gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 14 april 2011,
het navolgende
Arrest
1
Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5,
leden 1 en 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).
2
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Red Bull GmbH
(hierna: „Red Bull‖) en Frisdranken Industrie Winters BV (hierna: „Winters‖). Winters
houdt zich bezig met het afvullen met frisdrank van blikjes die zijn voorzien van tekens
die met merken van Red Bull overeenstemmen.
Toepasselijke bepalingen
3
Artikel 5, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 89/104 bepaalt:
„1.
Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik
van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a)
wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of
diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
60
b)
dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of
soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan,
inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2.
Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden
van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die
niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in
de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd
voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen
of de reputatie van het merk.
3.
Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
a)
het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
b)
het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of
het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
c)
het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
d)
het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.‖
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
4
Red Bull produceert en verhandelt onder het wereldwijd bekende merk RED BULL
een energiedrank. Voor dit merk heeft Red Bull internationale registraties verricht, met
gelding voor onder meer de Benelux-landen.
5
Winters is een onderneming waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het
afvullen van blikjes met door haar of door derden geproduceerde dranken.
6
Smart Drinks Ltd (hierna: „Smart Drinks‖), een rechtspersoon naar het recht van
de Britse Maagdeneilanden, is een concurrent van Red Bull.
7
Winters heeft in opdracht van Smart Drinks blikjes afgevuld met frisdrank.
Daartoe heeft Smart Drinks aan Winters lege blikjes aangeleverd met de daarbij
behorende afsluitdoppen, een en ander voorzien van verschillende tekens, versieringen
en teksten. Die blikjes waren voorzien van onder meer de tekens „BULLFIGHTER‖,
„PITTBULL‖, „RED HORN‖ (later gewijzigd in „LONG HORN‖) en „LIVE WIRE‖. Ook heeft
Smart Drinks het extract van de frisdrank aan Winters aangeleverd. Winters heeft de
blikjes overeenkomstig de aanwijzingen en recepten van Smart Drinks gevuld met een
bepaalde hoeveelheid van het extract, heeft dit aangevuld met water en zo nodig
koolzuur, en heeft de blikjes gesloten. Daarna heeft Winters de gevulde blikjes weer aan
Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze heeft geëxporteerd naar landen buiten de
Benelux.
8
Winters heeft louter dergelijke afvuldiensten voor Smart Drinks verricht, zonder de
afgevulde blikjes naar Smart Drinks te vervoeren. Voorts was levering en/of verkoop van
die blikjes door Winters aan derden niet aan de orde.
9
Op 2 augustus 2006 heeft Red Bull Winters in kort geding gedagvaard voor de
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch en gevorderd, Winters te bevelen te staken en gestaakt te
houden elk verder gebruik van tekens die overeenstemmen of associëren met bepaalde
van haar merken. Red Bull betoogde in dit verband dat Winters door het vullen van
blikjes waarop de tekens „BULLFIGHTER‖, „PITTBULL‖, „RED HORN‖, „LONG HORN‖ en
„LIVE WIRE‖ zijn aangebracht, inbreuk op haar merkrechten maakt. De
voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het afvullen van de blikjes als gebruik van
deze tekens moet worden aangemerkt, maar dat alleen het teken „BULLFIGHTER‖ in
combinatie met de daarvoor gebruikte blikjes overeenstemt met de merken van Red Bull.
Hij heeft Winters bij vonnis van 26 september 2006 dan ook bevolen, het vullen van de
blikjes BULLFIGHTER te staken.
10
Red Bull en Winters hebben tegen dit vonnis respectievelijk hoger beroep en
incidenteel hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.
61
11
Het Gerechtshof heeft de conclusie van de Rechtbank, namelijk dat het afvullen
van de blikjes door Winters moet worden aangemerkt als gebruik van de daarop door
Smart Drinks aangebrachte tekens, bevestigd. Het heeft in dit verband verwezen naar de
herkomstfunctie van het merk en naar het feit dat bij de soort van waren waar het hier
om gaat, te weten dranken, een teken niet anders kan worden aangebracht dan door de
drank te combineren met een verpakking die reeds van dat teken is voorzien. Door het
aangelengde extract en de van de betrokken tekens voorziene blikjes te combineren tot
het eindproduct, brengt Winters deze tekens op dat product aan, ook al heeft Winters de
tekens niet op de blikjes aangebracht.
12
Ten aanzien van de vraag of overeenstemming tussen deze tekens en de merken
van Red Bull bestaat, heeft het Gerechtshof geoordeeld dat dit het geval is voor de
tekens „BULLFIGHTER‖, „PITTBULL‖ en „LIVE WIRE‖. Het heeft daarbij met betrekking tot
de aard van het in aanmerking komende publiek overwogen dat gezien de aard van de
waren dient te worden uitgegaan van een algemeen publiek en, aangezien de producten
die door Winters voor Smart Drinks worden behandeld niet voor de Benelux, maar voor
landen daarbuiten bestemd zijn, in abstracte zin van de gemiddelde consument in de
Benelux.
13
Bij arrest van 29 januari 2008 heeft het Gerechtshof Winters dan ook op grond
van de bepalingen van het op 25 februari 2005 te ‘s-Gravenhage ondertekende BeneluxVerdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) die
corresponderen met artikel 5, lid 1, sub b, en lid 2, van richtlijn 89/104, bevolen, het
vullen van de blikjes BULLFIGHTER, PITTBULL en LIVE WIRE te staken. Winters heeft
beroep in cassatie ingesteld.
14
Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak
geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„1)
a)
Moet het loutere ‚afvullen‘ van verpakkingen die zijn voorzien van een
teken [...] worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de
zin van artikel 5 van [richtlijn 89/104 betreffende merken], óók indien dit afvullen
geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander ter onderscheiding van
de waren van die opdrachtgever?
b)
Maakt het voor het antwoord op vraag 1, sub a, verschil of sprake is van inbreuk
als bedoeld in artikel 5, lid 1, aanhef en sub a, of sub b?
2)
Indien het antwoord op vraag 1, sub a, bevestigend luidt, kan het gebruik van het
teken ook dan op grond van artikel 5 van [richtlijn 89/104 betreffende merken] in de
Benelux worden verboden indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd
zijn voor export naar landen buiten [...] het Benelux-gebied, of [...] de Europese Unie en
zij daarbinnen – behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden –
niet door het publiek kunnen worden waargenomen?
3)
Indien het antwoord op vraag 2 (sub a of b) bevestigend luidt, welke maatstaf
moet dan worden aangelegd bij de beantwoording van de vraag of sprake is van
merkinbreuk: geldt dan als maatstaf de perceptie van de (gemiddeld geïnformeerde,
omzichtige en oplettende gewone) consument in de Benelux, onderscheidenlijk de
Europese Unie – die dan in de gegeven omstandigheden niet anders dan fictief of
abstract bepaald kan worden – of moet ter zake een andere maatstaf worden aangelegd,
bijvoorbeeld de perceptie van de consument in het land waarheen de waren worden
geëxporteerd?‖
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Eerste vraag
15
Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of
artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een
dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen
afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens
toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt
62
met een als merk beschermd teken, zelf een gebruik van dat teken maakt dat op grond
van deze bepaling kan worden verboden.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
16
Winters is van mening dat het loutere afvullen van verpakking die van een teken is
voorzien, als dienstverlening voor een derde, geen gebruik van dit teken vormt in de zin
van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104. Winters baseert zich daarvoor onder meer op
het arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, Jurispr.
blz. I-2417, punten 50, 56 en 57), en merkt op dat het Hof in dit arrest heeft geoordeeld
dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst zijn klanten de mogelijkheid
biedt, gebruik te maken van tekens die trefwoorden vormen, zonder evenwel zelf van
deze tekens gebruik te maken, ook al werd de dienstverlener daarvoor niet alleen
vergoed en zorgde hij voor de technische voorzieningen die nodig waren voor het gebruik
van deze tekens door de klanten maar kwam hij daarbij ook rechtstreeks in aanraking
met het publiek. Winters leidt hieruit af dat haar eigen diensten, die beperkt zijn tot het
loutere afvullen als onderdeel van het productieproces en waarbij geen rol bij de verkoop
van de dranken of enige vorm van communicatie met het publiek aan de orde is, a
fortiori niet als „gebruik‖ kunnen worden aangemerkt.
17
Dit standpunt wordt in wezen gedeeld door de Poolse regering, die er onder meer
op wijst dat het uiterlijk van de blikjes geen enkele invloed heeft op de activiteiten van
Winters of op het economische voordeel dat deze onderneming uit die activiteiten haalt,
nu dit voordeel hetzelfde is ongeacht of deze blikjes al dan niet zijn voorzien van die
tekens. Winters oefent weliswaar een economische activiteit uit, maar het gaat om een
louter technische handeling waarbij Winters slechts een uitvoerende rol heeft.
18
Verder maken de in artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 genoemde handelingen
alleen inbreuk als is voldaan aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1, daarvan. Voor
zover niet aan die voorwaarden is voldaan, is het slechts van gering belang dat het
afvullen van een van een teken voorzien blikje kan worden aangemerkt als het
„aanbrengen‖ van dit teken op het betrokken product. De door Red Bull en de Europese
Commissie verdedigde zienswijze is daarenboven aanvechtbaar omdat het teken in
werkelijkheid niet op de waren wordt aangebracht, maar wel op de verpakking. Indien
deze zienswijze wordt aanvaard, dan rijst de vraag welke onderneming inbreuk maakt op
het merkenrecht, namelijk de onderneming die de blikjes van het teken heeft voorzien
dan wel de onderneming die ze heeft afgevuld.
19
Volgens Red Bull en de Commissie daarentegen valt onder gebruik van een teken
in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 eveneens het afvullen van verpakkingen
die van een teken zijn voorzien, ook indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening, op
aanwijzing van de klant en ter onderscheiding van diens waren.
20
Om te beginnen moet het afvullen van blikjes die van tekens zijn voorzien, worden
gekwalificeerd als het „aanbrengen‖ van die tekens op de waren in de zin van artikel 5,
lid 3, sub a, van richtlijn 89/104, nu in deze fase van het productieproces het teken en
het product met elkaar worden verbonden. Het begrip „aanbrengen‖ dient immers te
worden opgevat als het tot stand brengen van de fysieke verbinding tussen het teken en
het product, ongeacht de techniek waarmee deze connectie tot stand wordt gebracht.
Bovendien blijkt uit punt 61 van het reeds aangehaalde arrest Google France en Google
dat de in artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 genoemde handelingen voorbeelden zijn
van „gebruik‖ in de zin van artikel 5, lid 1, daarvan.
21
Voorts moet, wanneer een persoon tegen betaling aan een klant een dienst
verleent die uit het gebruik van een teken bestaat, dit gebruik als „gebruik in het
economisch verkeer‖ worden aangemerkt. Dat de dienstverlener slechts onder instructie
van de klant handelt, doet niet ter zake, aangezien de dienst een commerciële activiteit
blijft.
22
Ten slotte is het irrelevant of de onderneming die het teken op de waren of op hun
verpakking aanbrengt, dit voor eigen waren doet dan wel als dienstverlening voor een
ander. Richtlijn 89/104 is immers gebaseerd op het beginsel dat bepaalde handelingen,
63
onder meer die welke in artikel 5, lid 3, worden genoemd, aan de houder van het
ingeschreven merk zijn voorbehouden. Met dit principe en de opzet van artikel 5 is niet
verenigbaar dat de door een persoon zonder toestemming van de merkhouder verrichte
handelingen inzake de productie en de verhandeling van waren buiten het bereik van dit
artikel worden gebracht om de enkele reden dat de waren niet aan deze persoon
toebehoren. Het doel van deze bepaling zou immers worden gefrustreerd indien de
bescherming van de merkhouder zou kunnen worden ontweken door het simpelweg
opdelen van het productieproces en het uitbesteden van de verschillende onderdelen
daarvan aan verschillende contractanten.
23
Deze uitleg vindt steun in het arrest Google France en Google, reeds aangehaald
(punten 60 en 61), en in de beschikking van 19 februari 2009, UDV North America
(C-62/08, Jurispr. blz. I-1279, punten 39-43). Bovendien volgt uit de systematiek van
artikel 5, lid 3, dat de merkhouder de aldaar genoemde handelingen elk afzonderlijk kan
verbieden en zich dus tegen het aanbrengen van zijn merk kan verzetten, los van de
omstandigheid of degene die het aanbrengt de betrokken waren vervolgens ook
verhandelt.
Antwoord van het Hof
24
Vooraf moet erop worden gewezen dat de tekens op de door Winters gevulde
blikjes blijkens de verwijzingsbeslissing niet gelijk zijn aan de beschermde tekens van
Red Bull, maar daar hooguit mee overeenstemmen. A priori is dan ook uitgesloten dat
Red Bull zich op artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, dat vereist dat de betrokken
tekens gelijk zijn, kan beroepen om Winters het afvullen van deze blikjes te verbieden.
Het Hof dient zich in de onderhavige zaak dus alleen uit te spreken over de uitlegging
van artikel 5, lid 1, sub b, dat reeds kan worden toegepast als de betrokken tekens met
elkaar overeenstemmen.
25
Op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 kan de merkhouder het
gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, van een teken dat gelijk is aan of
overeenstemt met het merk, verbieden wanneer dit gebruik plaatsvindt in het
economisch verkeer, betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als
die waarvoor het merk ingeschreven is, en wegens het bestaan van verwarringsgevaar
bij het publiek afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk,
namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument
[zie met name arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr.
blz. I-4231, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
26
In het hoofdgeding staat vast dat Winters een handelsactiviteit uitoefent en een
economisch voordeel nastreeft wanneer deze onderneming als dienstverlener, in
opdracht en volgens aanwijzingen van Smart Drinks, blikjes afvult die haar door Smart
Drinks ter beschikking zijn gesteld en waarop door toedoen van Smart Drinks daaraan
voorafgaand tekens zijn aangebracht die overeenstemmen met de merken van Red Bull.
27
Tevens staat vast dat het vooraf aanbrengen van die tekens op de blikjes, het
afvullen ervan met frisdrank en de latere uitvoer van het eindproduct, te weten de van
die tekens voorziene gevulde blikjes, zonder toestemming van Red Bull geschiedt.
28
Daaruit blijkt weliswaar dat een dienstverlener zoals Winters in het economisch
verkeer optreedt wanneer hij in opdracht van een derde dergelijke blikjes afvult, maar dit
brengt nog niet mee dat deze dienstverlener zelf „gebruik‖ maakt van deze tekens in de
zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 (zie naar analogie arrest Google France en Google,
reeds aangehaald, punt 55).
29
Het Hof heeft immers reeds vastgesteld dat het feit dat iemand zorgt voor de
technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor
wordt vergoed, niet betekent dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt
(arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 57).
30
In omstandigheden als die van het hoofdgeding maakt een dienstverlener die, in
opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, alleen maar blikjes afvult die reeds zijn
64
voorzien van met merken overeenstemmende tekens, en die dus slechts een technisch
gedeelte van het productieproces van het eindproduct uitvoert, zonder enig belang te
hebben bij het uiterlijk van die blikjes en met name bij de daarop voorkomende tekens,
zelf geen „gebruik‖ van deze tekens in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104, maar
zorgt hij uitsluitend voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik
daarvan door die derde.
31
Daarbij komt nog dat een dienstverlener die in de situatie van Winters verkeert,
hoe dan ook geen gebruik van die tekens maakt „voor waren of diensten‖ die dezelfde
zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, als bedoeld in dat
artikel. Het Hof heeft immers reeds vastgesteld dat dit begrip in beginsel betrekking
heeft op de waren of diensten van de derde die van het teken gebruikmaakt [zie arrest
van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 28 en 29, en
reeds aangehaalde arresten O2 Holdings en O2 (UK), punt 34, en Google France en
Google, punt 60]. In het hoofdgeding staat vast dat de door Winters verleende diensten
bestaan in het afvullen van blikjes en dat deze diensten niet soortgelijk zijn aan de waren
waarvoor de merken van Red Bull zijn ingeschreven.
32
Weliswaar heeft het Hof tevens vastgesteld dat voornoemd begrip onder bepaalde
voorwaarden ook betrekking kan hebben op waren of diensten van een andere persoon
voor rekening van wie de derde handelt. Het heeft namelijk geoordeeld dat de situatie
van een dienstverlener die een met het merk van een ander overeenstemmend teken
gebruikt om waren aan te prijzen die een van zijn klanten met behulp van de verleende
diensten in de handel brengt, onder dat begrip valt wanneer dit gebruik zodanig
geschiedt dat een verband tussen dat teken en die verleende diensten ontstaat (zie in die
zin arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 60; arrest van 12 juli 2011,
L‘Oréal e.a., C-324/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 91 en 92, en
beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punten 43-51).
33
Zoals de advocaat-generaal in punt 28 van haar conclusie in wezen heeft
opgemerkt, kan het afvullen van blikjes die zijn voorzien van met merken
overeenstemmende tekens, naar zijn aard evenwel niet worden vergeleken met diensten
ter bevordering van de verkoop van producten die van dergelijke tekens zijn voorzien,
inzonderheid ontstaat daarbij geen verband tussen die tekens en de afvuldiensten. Het
afvulbedrijf is immers niet zichtbaar voor de consument, zodat zijn diensten niet met die
tekens kunnen worden geassocieerd.
34
Aangezien uit een en ander blijkt dat in een situatie als die in het hoofdgeding dus
niet aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 is voldaan, zodat
de merkhouder de dienstverlener niet op die grond kan verbieden om blikjes af te vullen
die zijn voorzien van tekens die met zijn merken overeenstemmen, is de vraag of dit
afvullen al dan niet kan worden aangemerkt als het aanbrengen van de tekens op de
waren of op hun verpakking in de zin van artikel 5, lid 3, sub a, daarvan, irrelevant.
35
Wanneer een dergelijke dienstverlener het zijn klanten mogelijk maakt om met
merken overeenstemmende tekens te gebruiken, kan zijn rol niet worden beoordeeld aan
de hand van de bepalingen van richtlijn 89/104, maar moet deze in voorkomend geval
worden beoordeeld vanuit de invalshoek van andere rechtsregels (zie naar analogie reeds
aangehaalde arresten Google France en Google, punt 57, en L‘Oréal e.a., punt 104).
36
Anders dan Red Bull en de Commissie vrezen, heeft de vaststelling dat de
merkhouder niet louter op basis van richtlijn 89/104 tegen de dienstverlener kan
optreden, bovendien geenszins tot gevolg dat de klant van deze dienstverlener de in
deze richtlijn aan die merkhouder geboden bescherming kan ontwijken door het
productieproces op te delen en de verschillende onderdelen daarvan aan dienstverleners
uit te besteden. Dienaangaande volstaat de vaststelling dat de verleende diensten
eventueel kunnen worden toegerekend aan die klant, die volgens deze richtlijn dus
aansprakelijk blijft.
37
Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat
artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een
65
dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen
afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens
toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt
met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond
van deze bepaling kan worden verboden.
Tweede en derde vraag
38
Gelet op het antwoord op de eerste vraag hoeven de tweede en de derde
prejudiciële vraag niet te worden beantwoord.
Kosten
39
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te
beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:
Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van
21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
moet aldus worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens
aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter
beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand
een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk
beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van deze
bepaling kan worden verboden.
ondertekeningen
66
ONEL/OMEL (conclusie AG)
Concl. AG HvJ EU 5 juli 2012, zaak C-149/11 (Leno Merken; ofwel ONEL tegen OMEL)
Prejudiciële vragen gesteld door het Hof 's-Gravenhage, IEF 9378
Merkenrecht. Is er sprake van normaal gebruik, bij gebruik van een
gemeenschapsmerk in één lidstaat? Ja, daar kan sprake van zijn.
Conclusie: „Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de
Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus
worden uitgelegd dat (i) gebruik van een gemeenschapsmerk binnen de grenzen van één
enkele lidstaat niet noodzakelijkerwijs als zodanig volstaat om normaal gebruik van dat
merk te vormen, maar (ii) het mogelijk is dat, rekening houdend met alle relevante
feiten, het gebruik van een gemeenschapsmerk in een gebied dat overeenstemt met het
grondgebied van één enkele lidstaat, normaal gebruik binnen de Gemeenschap vormt.
Normaal gebruik binnen de Gemeenschap in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening
nr. 207/2009 is gebruik dat, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de
relevante markt, kwantitatief voldoende is om op die markt marktaandelen voor de door
het gemeenschapsmerk aangeduide waren en diensten te behouden of te verkrijgen.‖
Vragen:
1. Moet artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/20091 inzake het
Gemeenschapmerk aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een
Gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat,
mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt
aangemerkt (vgl. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr. 40/942
van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM)?
2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van
een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal
gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr.
207/2009?
3. Indien het gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als
normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij
de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale
omvang van het gebruik van een Gemeenschapsmerk - naast de andere factoren worden gesteld?
4. Of moet - anders dan het bovenstaande - artikel 15 van de verordening inzake het
Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik
binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het
grondgebied van de afzonderlijke lidstaten [en bij voorbeeld wordt aangeknoopt bij
marktaandelen (productmarkt/geografische markt)]?
67
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)
1 december 2011 (*)
„Gemeenschappelijke handelspolitiek – Bestrijding van binnenbrengen in de Unie van
namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen – Verordeningen (EG)
nrs. 3295/94 en 1383/2003 – Douane-entrepot en extern douanevervoer van uit derde
landen afkomstige goederen die imitaties of kopieën zijn van in de Unie intellectueleeigendomsrechtelijk beschermde waren – Optreden van autoriteiten van lidstaten –
Voorwaarden‖
In de gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09,
betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG en
artikel 267 VWEU, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (België)
(C-446/09) en de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd
Koninkrijk) (C-495/09) bij beslissingen van 4 respectievelijk 26 november 2009,
ingekomen bij het Hof op 17 november respectievelijk 2 december 2009, in de
procedures
Koninklijke Philips Electronics NV (C-446/09)
tegen
Lucheng Meijing Industrial Company Ltd,
Far East Sourcing Ltd,
Röhlig Hong Kong Ltd,
Röhlig Belgium NV,
en
Nokia Corporation (C-495/09)
tegen
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs,
in tegenwoordigheid van:
International Trademark Association,
wijst
HET HOF (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, A. Borg Barthet, M. Ilešič
(rapporteur), E. Levits en M. Berger, rechters,
advocaat-generaal: P. Cruz Villalón,
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzittingen van 18 november 2010,
gelet op de opmerkingen van:
–
Koninklijke Philips Electronics NV, vertegenwoordigd door C. De Meyer en
C. Gommers, advocaten,
–
Far East Sourcing Ltd, vertegenwoordigd door A. Kegels, advocaat,
–
Nokia Corporation, vertegenwoordigd door J. Turner, QC, geïnstrueerd door
A. Rajendra, solicitor,
–
International Trademark Association, vertegenwoordigd door N. Saunders,
barrister, geïnstrueerd door M. Harris en A. Carboni, solicitors,
–
de Belgische regering (C-446/09), vertegenwoordigd door M. Jacobs en
J.-C. Halleux als gemachtigden,
68
–
de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Seeboruth als
gemachtigde, bijgestaan door T. de la Mare, barrister,
–
de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek en K. Havlìčková als
gemachtigden,
–
de Franse regering (C-495/09), vertegenwoordigd door B. Beaupère-Manokha als
gemachtigde,
–
de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde,
bijgestaan door G. Albenzio (C-446/09) en W. Ferrante (C-495/09), avvocati dello Stato,
–
de Poolse regering (C-495/09), vertegenwoordigd door M. Szpunar, M. Laszuk en
E. Gromnicka als gemachtigden,
–
de Portugese regering (C-495/09), vertegenwoordigd door L. Fernandes en
I. Vieira Lopes als gemachtigden,
–
de Finse regering (C-495/09), vertegenwoordigd door J. Heliskoski als
gemachtigde,
–
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door W. Roels en B.-R. Killmann
(C-446/09) en door laatstgenoemde en R. Lyal (C-495/09) als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 februari 2011,
het navolgende
Arrest
1
De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van
verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling
van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede
de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op
bepaalde intellectuele-eigendomsrechten (PB L 341, blz. 8), zoals gewijzigd bij
verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999 (PB L 27, blz. 1),
alsmede van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het
optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed
dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de
maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op
dergelijke rechten (PB L 196, blz. 7).
2
Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van een geding tussen Koninklijke
Philips Electronics NV (hierna: „Philips‖) enerzijds en Lucheng Meijing Industrial Company
Ltd, gevestigd te Wenzhou (China) (hierna: „Lucheng‖), Far East Sourcing Ltd, gevestigd
te Hong Kong (China) (hierna: „Far East Sourcing‖), Röhlig Hong Kong Ltd en Röhlig
Belgium NV (hierna gezamenlijk: „Röhlig‖) anderzijds over het binnenbrengen in het
douanegebied van de Europese Unie van goederen waarvan wordt gesteld dat zij inbreuk
maken op modellen en auteursrechten waarvan Philips houder is (C-446/09), en in het
kader van een geding tussen Nokia Corporation (hierna: „Nokia‖) en Her Majesty‘s
Commissioners of Revenue and Customs (douaneautoriteiten van het Verenigd
Koninkrijk; hierna: „Commissioners‖) over het binnenbrengen in dit douanegebied van
goederen waarvan wordt gesteld dat zij inbreuk maken op een merk waarvan Nokia
houder is (C-495/09).
Toepasselijke bepalingen
Douanewetboek
3
De basisregels van de Unie inzake douane die waren vervat in verordening (EEG)
nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair
douanewetboek (PB L 302, blz. 1), zijn ingetrokken en vervangen door verordening (EG)
nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling
van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) (PB L 145,
blz. 1).
69
4
Verordening nr. 450/2008 is op 24 juni 2008 in werking getreden voor de
bepalingen waarbij bevoegdheid tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen wordt
toegekend, en de inwerkingtreding van de overige bepalingen van deze verordening is
vastgesteld op ten vroegste 24 juni 2009 en ten laatste 24 juni 2013. Gelet op de datum
van de feiten in de hoofdgedingen zijn bijgevolg de regels van verordening nr. 2913/92,
zoals gewijzigd, wat zaak C-446/09 betreft bij verordening (EG) nr. 2700/2000 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 (PB L 311, blz. 17), en wat zaak
C-495/09 betreft bij verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de
Raad van 13 april 2005 (PB L 117, blz. 13) (hierna: „douanewetboek‖), van toepassing
op de hoofdgedingen.
5
Artikel 4 van het douanewetboek bepaalt:
„In de zin van dit wetboek wordt verstaan onder:
[...]
15.
douanebestemming van goederen:
a)
plaatsing van goederen onder een douaneregeling;
b)
binnenbrengen van goederen in een vrije zone of in een vrij entrepot;
c)
wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap;
d)
vernietiging van goederen;
e)
afstaan van goederen aan de Schatkist;
16.
douaneregeling:
a)
in het vrije verkeer brengen;
b)
douanevervoer;
c)
douane-entrepot;
d)
actieve veredeling;
e)
behandeling onder douanetoezicht;
f)
tijdelijke invoer;
g)
passieve veredeling;
h)
uitvoer;
[...]
20.
vrijgave van goederen: terbeschikkingstelling, door de douaneautoriteiten, van
goederen voor de doeleinden die zijn voorzien in de douaneregeling waaronder de
goederen zijn geplaatst;
[...]‖
6
Artikel 37 van hetzelfde wetboek bepaalt:
„1.
De in het douanegebied van de Gemeenschap binnengebrachte goederen zijn
vanaf het ogenblik waarop zij worden binnengebracht aan douanetoezicht onderworpen.
[...]
2.
Deze goederen blijven onder douanetoezicht zolang dit nodig is om de
douanestatus ervan te bepalen en wanneer het niet-communautaire goederen betreft
[...], tot het ogenblik waarop zij hetzij een andere douanestatus krijgen, hetzij in een
vrije zone of een vrij entrepot worden binnengebracht, hetzij worden wederuitgevoerd of
vernietigd [...].‖
7
De artikelen 48 tot en met 50 van het douanewetboek luiden:
„Artikel 48
De bij de douane aangebrachte niet-communautaire goederen moeten een voor die
goederen toegestane douanebestemming krijgen.
70
Artikel 49
1.
Indien voor de goederen een summiere aangifte is gedaan, dienen de formaliteiten
te worden vervuld om deze goederen een douanebestemming te geven binnen de
volgende termijnen:
a)
vijfenveertig dagen te rekenen vanaf de datum van indiening van de summiere
aangifte voor goederen die over zee zijn aangevoerd;
b)
twintig dagen te rekenen vanaf de datum van indiening van de summiere aangifte
voor goederen die anders dan over zee zijn aangevoerd;
[...]
Artikel 50
De bij de douane aangebrachte goederen hebben, zodra zij zijn aangebracht, tot het
tijdstip waarop zij een douanebestemming krijgen, de status van goederen in tijdelijke
opslag. [...]‖
8
Artikel 56, eerste volzin, van het douanewetboek bepaalt:
„Indien de omstandigheden zulks vereisen, kunnen de douaneautoriteiten de bij de
douane aangebrachte goederen doen vernietigen.‖
9
In artikel 58 van dit wetboek heet het:
„1.
Behoudens andersluidende bepalingen kunnen goederen [...] te allen tijde onder
de vastgestelde voorwaarden een douanebestemming krijgen.
Lid 1 vormt geen beletsel voor de toepassing van verboden of beperkingen welke
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van de openbare zedelijkheid, de
openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren
of planten, het nationaal artistiek, historisch en archeologisch bezit of uit hoofde van
bescherming van de industriële en commerciële eigendom.‖
10
In artikel 59, lid 1, van dit wetboek wordt gepreciseerd dat „[v]oor goederen die
bestemd zijn om onder een douaneregeling te worden geplaatst, [...] een aangifte tot
plaatsing onder deze douaneregeling [moet] worden gedaan‖.
11
Artikel 75 van het douanewetboek bepaalt:
„Alle nodige maatregelen, waaronder verbeurdverklaring en verkoop, worden genomen
om de situatie te regelen van goederen die:
a)
niet konden worden vrijgegeven:
[...]
–
hetzij omdat de bescheiden die vereist zijn voor de plaatsing van de goederen
onder de douaneregeling waarvoor deze werden aangegeven, niet werden overgelegd;
[...]
–
hetzij omdat zij onderworpen zijn aan verbods- of beperkende maatregelen;
[...]‖
12
Artikel 84, lid 1, sub a, van dit wetboek bepaalt:
„Indien in de artikelen 85 tot en met 90
a)
de term ,schorsingsregeling‘ wordt gebruikt, heeft deze in het geval van nietcommunautaire goederen betrekking op de volgende regelingen:
–
extern douanevervoer,
–
douane-entrepot,
–
actieve veredeling [...],
–
behandeling onder douanetoezicht,
en
71
–
13
tijdelijke invoer‖.
Artikel 91, lid 1, van dit wetboek luidt als volgt:
„De regeling extern douanevervoer maakt het vervoer mogelijk van een plaats in het
douanegebied van de Gemeenschap naar een andere plaats in het douanegebied van de
Gemeenschap:
a)
van niet-communautaire goederen zonder dat deze goederen aan rechten bij
invoer en andere belastingen of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen;
[...]‖
14
Artikel 92 van dit wetboek luidt:
„1.
De regeling extern douanevervoer eindigt en de verplichtingen van het subject
zijn nagekomen wanneer de onder de regeling geplaatste goederen samen met de
vereiste documenten bij de douane worden aangebracht op het douanekantoor van
bestemming overeenkomstig de bepalingen van de betrokken regeling.
2.
De douaneautoriteiten zuiveren de regeling extern douanevervoer wanneer zij op
grond van een vergelijking van de gegevens van het douanekantoor van vertrek met die
van het douanekantoor van bestemming kunnen vaststellen dat de regeling naar behoren
beëindigd is.‖
15
Artikel 98, lid 1, van het douanewetboek bepaalt:
„Onder het stelsel van douane-entrepots kunnen in een douane-entrepot worden
opgeslagen:
a)
niet-communautaire goederen, zonder dat deze aan rechten bij invoer of aan
handelspolitieke maatregelen worden onderworpen;
[...]‖
Verordeningen nrs. 3295/94 en 1383/2003
16
Verordening nr. 3295/94 werd met ingang van 1 juli 2004 ingetrokken bij
verordening nr. 1383/2003. Gelet op de datum van de feiten valt het hoofdgeding in
zaak C-446/09 nog steeds onder de regeling van verordening nr. 3295/94, zoals
gewijzigd bij verordening nr. 241/1999. Het hoofdgeding in zaak C-495/09 valt
daarentegen onder de regeling van verordening nr. 1383/2003.
17
In de tweede overweging van de considerans van verordening nr. 3295/94 wordt
verklaard:
„Overwegende dat het in de handel brengen van nagemaakte en van door piraterij
verkregen goederen de fabrikanten en handelaars die de wet eerbiedigen, alsook de
houders van de auteursrechten en de naburige rechten, sterk benadeelt en de
consumenten misleidt; dat het op de markt brengen van dergelijke goederen zoveel
mogelijk dient te worden verhinderd en dat daartoe maatregelen dienen te worden
genomen waarmee deze onwettige activiteit doeltreffend kan worden bestreden zonder
dat evenwel de vrijheid van de rechtmatige handel wordt beknot; [...]‖
18
In de punten 2 en 3 van de considerans van verordening nr. 1383/2003 wordt
overwogen:
„(2)
De handel in [...] goederen die inbreuk maken op intellectueleeigendomsrechten, berokkent [...] houders van rechten aanzienlijke schade, misleidt de
consument en brengt in sommige gevallen zijn gezondheid en veiligheid in gevaar.
Dergelijke goederen moeten zoveel mogelijk uit de handel worden gehouden en er
moeten maatregelen worden getroffen [...] zonder de vrijheid van het legitieme
handelsverkeer in het gedrang te brengen. [...]
(3)
Wanneer namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen en, in het
algemeen, goederen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten van oorsprong
of van herkomst zijn uit derde landen, moet het binnenbrengen van dergelijke goederen
in het douanegebied van de Gemeenschap, inclusief overlading, vrijgave voor het vrije
72
verkeer in de Gemeenschap, plaatsing onder een schorsingsregeling en binnenkomst in
een vrije zone of vrij entrepot, worden verboden en moet in een procedure worden
voorzien die de douaneautoriteiten de mogelijkheid geeft dit verbod zo doeltreffend
mogelijk te handhaven.‖
19
Artikel 1 van verordening nr. 1383/2003 bepaalt:
„1.
Deze verordening stelt de voorwaarden vast waaronder de douaneautoriteiten
kunnen optreden wanneer er een vermoeden is dat bepaalde goederen inbreuk maken op
intellectuele-eigendomsrechten, met name wanneer zij:
a)
voor het vrije verkeer, voor uitvoer of voor wederuitvoer worden aangegeven [...];
b)
worden aangetroffen bij een controle van goederen die het grondgebied van de
Gemeenschap binnenkomen of verlaten overeenkomstig de artikelen 37 en 183 van [het
douanewetboek], onder een schorsingsregeling zijn geplaatst in de zin van artikel 84,
lid 1, sub a, van [dit wetboek], na voorafgaande kennisgeving wederuitgevoerd worden
[...] of in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen [....].
2.
Deze verordening stelt tevens de maatregelen vast die de bevoegde autoriteiten
moeten nemen wanneer wordt vastgesteld dat de in lid 1 bedoelde goederen inbreuk
maken op intellectuele-eigendomsrechten.‖
20
Artikel 1, lid 1, van verordening nr. 3295/94, zoals gewijzigd bij verordening
nr. 241/1999 (hierna: „verordening nr. 3295/94‖), zoals van toepassing ten tijde van de
feiten in het hoofdgeding in zaak C-446/09, bepaalde in wezen hetzelfde als artikel 1,
lid 1, van verordening nr. 1383/2003.
21
Ingevolge artikel 2, lid 1, van verordening nr. 1383/2003 dient onder „goederen
die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht‖ te worden verstaan:
„a)
,namaakgoederen‘ namelijk:
i)
goederen [...] waarop zonder toestemming een [merk] is aangebracht dat identiek
is aan of daarvan niet wezenlijk kan worden onderscheiden van het geldig geregistreerde
[merk] voor dergelijke goederen, en die zodoende, volgens de communautaire wetgeving
in verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 betreffende het
gemeenschapsmerk [(PB 1994, L 11, blz. 1)] of de wetgeving van de lidstaat waar het
verzoek om optreden van de douaneautoriteiten wordt ingediend, inbreuk maken op de
rechten van de houder van het betrokken merk;
[...]
b)
,door piraterij verkregen goederen‘ namelijk: goederen die kopieën zijn of bevatten
die zijn vervaardigd zonder toestemming van hetzij de houder van een al dan niet
overeenkomstig het nationale recht geregistreerd auteursrecht of naburig recht dan wel
recht inzake tekeningen of modellen [...], wanneer de vervaardiging van deze kopieën
volgens verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende
gemeenschapsmodellen [(PB 2002, L 3, blz. 1)] of de wetgeving van de lidstaat waar het
verzoek om optreden van de douane wordt ingediend, inbreuk maakt op het betrokken
recht;
c)
goederen die in de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douane wordt
ingediend, inbreuk maken op:
i)
een octrooi waarop de wetgeving van die lidstaat van toepassing is;
ii)
een aanvullend beschermingscertificaat [...];
iii)
een nationaal kwekersrecht [...];
iv)
benamingen van oorsprong of geografische aanduidingen [...];
v)
geografische benamingen [...].‖
22
Artikel 1, lid 2, van verordening nr. 3295/94 bepaalde in wezen hetzelfde als
artikel 2, lid 1, van verordening nr. 1383/2003.
73
23
Artikel 5, lid 1, van verordening nr. 1383/2003 luidt:
„In elke lidstaat kan de houder van het recht de bevoegde douanedienst schriftelijk om
optreden van de douaneautoriteiten verzoeken wanneer goederen zich in een van de in
artikel 1, lid 1, bedoelde omstandigheden bevinden (verzoek om optreden).‖
24
Artikel 4, lid 1, van die verordening bepaalt:
„Wanneer een optreden van de douaneautoriteiten in een van de in artikel 1, lid 1,
bedoelde situaties, dat plaatsvindt voordat de houder van het recht een verzoek heeft
ingediend of een dergelijk verzoek is ingewilligd, voldoende aanwijzingen oplevert dat
bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, kunnen de
douaneautoriteiten de vrijgave opschorten of de goederen vasthouden [...] teneinde de
houder van het recht in staat te stellen een verzoek om optreden in te dienen
overeenkomstig artikel 5.‖
25
De artikelen 3, lid 1, en 4 van verordening nr. 3295/94 bepaalden in wezen
hetzelfde als artikel 5, lid 1, respectievelijk artikel 4, lid 1, van verordening
nr. 1383/2003.
26
De artikelen 9 en 10 van verordening nr. 1383/2003, die vallen onder
hoofdstuk III „Voorwaarden waaronder de douaneautoriteiten kunnen optreden en de
bevoegde autoriteit een besluit ten gronde kan nemen‖, bepalen:
„Artikel 9
1.
Wanneer een douanekantoor waaraan [...] een besluit tot inwilliging van het
verzoek van de houder van het recht is toegezonden, in voorkomend geval na overleg
met de indiener van het verzoek vaststelt dat van goederen die zich in een van de in
artikel 1, lid 1, bedoelde situaties bevinden, wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een
intellectuele-eigendomsrecht, schorst het de vrijgave of houdt het de goederen vast.
[...]
3.
Teneinde vast te stellen of inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht
[...], stelt het douanekantoor of de dienst die het verzoek heeft behandeld de houder van
het recht op zijn verzoek en voor zover deze informatie beschikbaar is, in kennis van de
namen en adressen van zowel de geadresseerde en de afzender, als de aangever of
houder van de goederen [...].
[...]
Artikel 10
Aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen
zich in een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde situaties bevinden, wordt vastgesteld of
krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectueleeigendomsrecht.
[...]‖
27
Naar analogie bepaalde artikel 6 van verordening nr. 3295/94:
„1. Wanneer een douanekantoor waaraan de beschikking tot inwilliging van het verzoek
van de houder van het recht [...] is doorgegeven, in voorkomend geval na raadpleging
van de indiener van het verzoek, vaststelt dat goederen die zich bevinden in een van de
situaties als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub a, overeenstemmen met de in de beschikking
beschreven goederen als bedoeld in artikel 1, lid 2, sub a, schort deze dienst de vrijgave
van de betrokken goederen op of houdt hij de goederen tegen.
[...] stelt het douanekantoor of de dienst die het verzoek heeft behandeld, de houder van
het recht op diens verzoek in kennis van naam en adres van de aangever en, voor zover
bekend, van de geadresseerde, zodat hij de zaak kan voorleggen aan de bevoegde
autoriteiten voor een beslissing ten principale. [...]
[...]
74
2.
De wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen in een
situatie als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub a, verkeren, is van toepassing:
a)
op de indiening van het verzoek bij de autoriteit die bevoegd is ten principale te
beslissen en op de onverwijlde kennisgeving daarvan aan het in lid 1 bedoelde
douanekantoor of de aldaar bedoelde dienst [...];
b)
op de vaststelling van de door deze autoriteit te geven beschikking. In afwezigheid
van communautaire voorschriften ter zake, worden voor het geven van deze beschikking
dezelfde maatstaven gehanteerd als die welke worden gebruikt om vast te stellen of
goederen die in de betrokken lidstaat worden vervaardigd, op de rechten van de houder
inbreuk maken. [...]‖
28
Artikel 16 van verordening nr. 1383/2003 luidt:
„Goederen waarvan na afloop van de in artikel 9 bedoelde procedure is vastgesteld dat
zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, mogen niet:
–
in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht,
–
in het vrije verkeer worden gebracht,
–
buiten het douanegebied van de Gemeenschap worden gebracht,
–
uitgevoerd worden,
–
wederuitgevoerd worden,
–
onder een schorsingsregeling worden geplaatst, of
–
in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen.‖
29
Naar analogie bepaalde artikel 2 van verordening nr. 3295/94:
„Goederen waarvan na beëindiging van de in artikel 6 omschreven procedure is
vastgesteld dat zij goederen zijn als bedoeld in artikel 1, lid 2, sub a, mogen niet in de
Gemeenschap worden binnengebracht, in het vrije verkeer worden gebracht, worden
uitgevoerd, worden wederuitgevoerd, onder een schorsingsregeling worden geplaatst dan
wel in een vrije zone of in vrij entrepot worden geplaatst.‖
30
Artikel 18 van verordening nr. 1383/2003 bepaalt dat „[e]lke lidstaat [...] de bij
overtreding van deze verordening te nemen sancties [vaststelt]. Deze sancties moeten
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.‖ Artikel 11 van verordening nr. 3295/94
bepaalde in wezen hetzelfde.
Internationale regeling
31
De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom
(hierna: „TRIPs-Overeenkomst‖), die is opgenomen in bijlage 1 C bij de op 15 april 1994
te Marrakesh ondertekende Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), en
goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de
sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid
vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader
van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1),
bepaalt in artikel 69:
„De leden komen overeen met elkaar samen te werken teneinde de internationale handel
in goederen die inbreuk maken op rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom uit te
bannen. Hiertoe stellen zij contactpunten bij hun administratie in en geven de andere
partijen daarvan kennis, en zijn zij bereid informatie uit te wisselen over de handel in
inbreukmakende goederen. Met name bevorderen zij de uitwisseling van informatie en de
samenwerking tussen douaneautoriteiten met betrekking tot de handel in nagemaakte
merkartikelen en onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht
rust.‖
Hoofdgedingen en prejudiciële vragen
Zaak C-446/09
75
32
Op 7 november 2002 hebben de Belgische douaneautoriteiten in de haven van
Antwerpen (België) een uit China afkomstige lading gecontroleerd van elektrische
scheerapparaten die leken op door Philips ontworpen modellen van scheerapparaten.
Aangezien deze modellen beschermd zijn op grond van inschrijvingen die Philips een
uitsluitend recht verlenen in verschillende staten, waaronder het Koninkrijk België, rees
bij deze autoriteiten het vermoeden dat de gecontroleerde goederen door piraterij waren
verkregen. Daarom hebben zij de vrijgave opgeschort overeenkomstig artikel 4 van
verordening nr. 3295/94.
33
Op 12 november 2002 heeft Philips op grond van artikel 3 van deze verordening
een verzoek tot optreden ingediend.
34
Naar aanleiding van dat verzoek, dat op 13 november 2002 is ingewilligd, hebben
de Belgische douaneautoriteiten bepaalde informatie aan Philips verstrekt, zoals een foto
van de scheerapparaten en de identiteit van de ondernemingen die bij de productie en de
verkoop ervan waren betrokken, namelijk Lucheng (de producent), Far East Sourcing (de
verscheper) en Röhlig (de expediteur).
35
Op 9 december 2002 hebben deze autoriteiten beslist de goederen tegen te
houden overeenkomstig artikel 6, lid 1, van verordening nr. 3295/94.
36
Op 11 december 2002 heeft Philips Lucheng, Far East Sourcing en Röhlig
gedagvaard om te verschijnen voor de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
teneinde voor recht te horen verklaren dat deze ondernemingen inbreuk hebben gemaakt
op het uitsluitende recht waarvan Philips voor de modellen van scheerapparaten houder
is, alsmede op een aantal auteursrechten van Philips. Philips vordert onder meer doch
niet uitsluitend veroordeling van deze ondernemingen tot schadevergoeding alsmede
vernietiging van de vastgehouden goederen.
37
Voor de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen is aangetoond dat bij het
binnenkomen van deze goederen aanvankelijk een summiere aangifte was gedaan
waardoor zij de status van goederen in tijdelijke opslag hebben gekregen, en op
29 januari 2003 is door Röhlig een douaneaangifte ingediend, waarbij Röhlig heeft
gevraagd de goederen onder de regeling van het douane-entrepot te plaatsen omdat
geen zekerheid over de bestemming van deze goederen bestond.
38
Philips voert voor deze rechtbank aan dat om een inbreuk op de betrokken
intellectuele-eigendomsrechten aan te tonen toepassing moet worden gemaakt van de
fictie dat goederen zoals die in dat hoofdgeding die zich in een douane-entrepot op het
grondgebied van het Koninkrijk België bevinden en daar door de Belgische autoriteiten
worden vastgehouden, worden geacht in deze lidstaat te zijn vervaardigd. Ter
onderbouwing van dit argument verwijst Philips naar artikel 6, lid 2, sub b, van
verordening nr. 3295/94.
39
Far East Sourcing, de enige verweerster die voor de Rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen is verschenen, heeft daarentegen aangevoerd dat goederen niet kunnen
worden vastgehouden en vervolgens gekwalificeerd als goederen die inbreuk maken op
een intellectuele-eigendomsrecht wanneer niet is bewezen dat zij in de Unie zullen
worden verhandeld.
40
Daarop heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen de behandeling van de
zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:
„Vormt artikel 6, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994
(de oude douaneverordening) een regel van geüniformiseerd gemeenschapsrecht, die
zich opdringt aan de rechtbank van de lidstaat die overeenkomstig artikel 7 van de
verordening gevat werd door de houder van het recht, en houdt deze regel in dat de
rechtbank bij haar beoordeling geen rekening mag houden met het statuut van tijdelijke
opslag / het transit-statuut en de fictie moet toepassen dat de goederen vervaardigd
werden in diezelfde lidstaat, en vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde
lidstaat moet oordelen of zodanige goederen inbreuk plegen op het intellectuele recht in
kwestie?‖
76
Zaak C-495/09
41
In juli 2008 hebben de Commissioners op de luchthaven van Londen Heathrow
(Verenigd Koninkrijk) een uit Hong Kong (China) afkomstige en voor Colombia bestemde
lading mobiele telefoons en toebehoren gecontroleerd. Op deze goederen was een teken
aangebracht dat identiek is aan een gemeenschapsmerk waarvan Nokia houder is.
42
Omdat de Commissioners vermoedden dat het ging om nepgoederen, hebben zij
op 30 juli 2008 enkele stalen naar Nokia opgestuurd. Na onderzoek van deze stalen heeft
Nokia de Commissioners gemeld dat het inderdaad ging om imitaties en hun gevraagd of
zij bereid waren deze lading in beslag te nemen op grond van verordening
nr. 1383/2003.
43
Op 6 augustus 2008 hebben de Commissioners aan Nokia geantwoord dat, omdat
de lading voor Colombia bestemd was en niet was bewezen dat zij frauduleus naar de
Unie zou worden omgeleid, niet kon worden aangenomen dat er sprake was van
„namaakgoederen‖ in de zin van artikel 2, lid 1, sub a-i, van verordening nr. 1383/2003.
Volgens de Commissioners kon de lading dus niet worden vastgehouden.
44
Op 20 augustus 2008 heeft Nokia een verzoek als bedoeld in artikel 9, lid 3, van
verordening nr. 1383/2003 ingediend teneinde de naam en het adres van de expediteur
en de geadresseerde te kennen en alle documenten betreffende de betrokken goederen
te krijgen. De Commissioners hebben de informatie die zij in hun bezit hadden,
doorgestuurd, maar na onderzoek was Nokia niet in staat de identiteit van de expediteur
en van de geadresseerde van deze goederen te achterhalen en is zij tot de slotsom
gekomen dat de expediteur en de geadresseerde maatregelen hadden getroffen om hun
identiteit te verbergen.
45
Op 24 september 2008 heeft Nokia de Commissioners een aanmaningsbrief
gestuurd om hen op de hoogte te brengen van haar voornemen om beroep in te stellen
tegen de beslissing om deze lading niet in beslag te nemen. Op 10 oktober 2008 hebben
de Commissioners geantwoord dat ingevolge hun beleidsregel die is ingevoerd na het
arrest van het Hof van 9 november 2006, Montex Holdings (C-281/05, Jurispr.
blz. I-10881), goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een
intellectuele-eigendomsrecht, niet mogen worden vastgehouden in gevallen als in casu
wanneer niet is bewezen dat de betrokken goederen waarschijnlijk frauduleus naar de
Unie zullen worden omgeleid.
46
Op 31 oktober 2008 heeft Nokia beroep tegen de beslissing van de Commissioners
ingesteld bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division. Deze
rechterlijke instantie heeft het beroep verworpen bij beslissing van 29 juli 2009. Tegen
deze uitspraak heeft Nokia alsdan hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter.
47
De verwijzende rechter stelt vast dat deze telefoons nepgoederen zijn met het
merk waarvan Nokia houder is en dat er bovendien geen aanwijzingen zijn dat deze
goederen in de Unie zullen worden verhandeld. Gelet op het feit dat door Philips in
vergelijkbare omstandigheden beroep is ingesteld bij de Rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen en de rechterlijke instanties van de lidstaten er uiteenlopende opvattingen op
na houden, heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling
van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:
„Kunnen van een gemeenschapsmerk voorziene niet-communautaire goederen die in een
lidstaat onder douanetoezicht staan en in doorvoer zijn van een derde staat naar een
andere derde staat, ‚namaakgoederen‘ in de zin van artikel 2, lid 1, sub a, van
verordening nr. 1383/2003 zijn, wanneer er geen aanwijzingen zijn dat deze goederen in
de Gemeenschap op de markt zullen worden gebracht, hetzij overeenkomstig een
douaneprocedure hetzij doordat zij daar illegaal worden binnengebracht?‖
48
Bij beschikking van de president van de Eerste kamer van het Hof van 11 januari
2011 zijn de zaken C-446/09 en C-495/09 gevoegd voor de conclusie en het arrest.
Beantwoording van de prejudiciële vragen
77
49
Met hun vragen, die samen dienen te worden onderzocht, wensen de verwijzende
rechters in wezen te vernemen of uit een derde land afkomstige goederen die een
imitatie zijn van een in de Unie door een merkrecht beschermde waar of een kopie van
een in de Unie door een auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde
waar, kunnen worden aangemerkt als „namaakgoederen‖ of „door piraterij verkregen
goederen‖ in de zin van verordening nr. 1383/2003 en, vóór de inwerkingtreding van
deze verordening, in de zin van verordening nr. 3295/94, louter op grond van het feit dat
zij in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht zonder aldaar in de vrije handel
te worden gebracht.
50
Volgens de definitie van de begrippen „namaakgoederen‖ en „door piraterij
verkregen goederen‖ van artikel 1, lid 2, van verordening nr. 3295/94 en artikel 2, lid 1,
van verordening nr. 1383/2003 zien deze begrippen op een inbreuk op een merk, een
auteursrecht, een naburig recht of een tekening of model krachtens de Unieregeling of
krachtens het nationale recht van de lidstaat waarin wordt verzocht om een optreden van
de douaneautoriteiten. Bijgevolg gaat het enkel om een inbreuk op intellectueleeigendomsrechten die bij het recht van de Unie en het nationale recht van de lidstaten
zijn verleend.
51
In de hoofdgedingen wordt niet betwist dat de in de haven van Antwerpen
vastgehouden scheerapparaten in voorkomend geval kunnen worden gekwalificeerd als
„door piraterij verkregen goederen‖ in de zin van verordening nr. 3295/94 wanneer ze
zouden worden verhandeld in België of in een van de overige lidstaten waar Philips
houder van auteursrechten is en voor de betrokken modellen bescherming geniet, en
evenmin wordt betwist dat de op de luchthaven van Londen Heathrow gecontroleerde
mobiele telefoons inbreuk zouden maken op Nokia‘s gemeenschapsmerk en dus
„namaakgoederen‖ in de zin van verordening nr. 1383/2003 zouden zijn wanneer ze in
de Unie zouden worden verhandeld. De partijen in de hoofdgedingen, de lidstaten die
opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, en de Europese Commissie zijn het
daarentegen oneens over de vraag of deze goederen inbreuk op deze intellectueleeigendomsrechten kunnen maken louter op grond van het feit dat voor deze goederen in
het douanegebied van de Unie aangifte is gedaan met verzoek om deze goederen te
plaatsen onder een van de schorsingsregelingen bedoeld in artikel 84 van het
douanewetboek, namelijk in zaak C-446/09 de regeling van douane-entrepot en in zaak
C-495/09 de regeling van extern douanevervoer.
52
Door te wijzen op met name het gevaar dat onder een schorsingsregeling
aangegeven goederen frauduleus naar de consumenten in de Unie worden omgeleid, en
het gevaar dat imitaties of kopieën vaak inhouden voor de gezondheid en de veiligheid,
stellen Philips, Nokia, de Belgische, Franse, Italiaanse, Poolse, Portugese en Finse
regering alsmede International Trademark Association dat imitaties of kopieën die de
autoriteiten in een lidstaat in het stadium van het douane-entrepot of het douanevervoer
op het spoor komen, moeten worden vastgehouden en in voorkomend geval uit de
handel worden gehaald zonder dat het noodzakelijk is te beschikken over elementen die
suggereren of aantonen dat deze goederen in de Unie worden of zullen worden
verhandeld. Daar het in de regel moeilijk is dergelijke bewijselementen te vergaren,
zouden de verordeningen nrs. 3295/94 en 1383/2003 elk nut verliezen wanneer een
dergelijk bewijs zou worden verlangd.
53
Met het oog op een slagvaardige toepassing van de verordeningen nrs. 3295/94
en 1383/2003 stellen Philips en de Belgische regering voor toepassing te maken van de
fictie dat in douane-entrepot of in douanevervoer aangegeven goederen waarvoor een
verzoek tot optreden in de zin van deze verordeningen is ingediend, worden
verondersteld te zijn vervaardigd in de lidstaat waar dat verzoek is ingediend, ook al
staat vast dat zij in een derde land zijn vervaardigd (vervaardigingsfictie).
54
Far East Sourcing, de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Tsjechische
regering en de Commissie erkennen weliswaar de problemen waarmee de internationale
handel in imitaties en kopieën gepaard gaat, maar volgens hen kunnen goederen niet als
„namaakgoederen‖ of „door piraterij verkregen goederen‖ in de zin van deze
78
verordeningen worden gekwalificeerd wanneer geen enkele aanwijzing doet vermoeden
dat de betrokken goederen in de Unie zullen worden verhandeld. Een andere uitlegging
zou de territoriale omvang van de intellectuele-eigendomsrechten krachtens het recht
van de Unie en het nationale recht van de lidstaten ten onrechte uitbreiden en bijgevolg
het legitieme internationale handelsverkeer van via de Unie transiterende goederen in
het gedrang brengen.
Voorlopig vasthouden van onder een schorsingsregeling geplaatste goederen
55
De regeling van doorvoer en die van douane-entrepot worden gekenmerkt, zoals
blijkt uit de artikelen 91, 92 en 98 van het douanewetboek, door de verplaatsing van
goederen tussen douanekantoren respectievelijk de opslag van goederen in een entrepot
dat onder douanetoezicht staat. Deze handelingen kunnen als zodanig uiteraard geen
verhandeling van goederen in de Unie uitmaken (zie inzake intracommunautaire doorvoer
arrest van 23 oktober 2003, Rioglass en Transremar, C-115/02, Jurispr. blz. I-12705,
punt 27, en arrest Montex Holdings, reeds aangehaald, punt 19).
56
Uit dit gegeven heeft het Hof herhaaldelijk afgeleid dat onder een
schorsingsregeling geplaatste goederen niet louter wegens deze plaatsing inbreuk
kunnen maken op in de Unie geldende intellectuele-eigensdomsrechten (zie met name
inzake rechten op tekeningen en modellen arrest van 26 september 2000,
Commissie/Frankrijk, C-23/99, Jurispr. blz. I-7653, punten 42 en 43, en inzake
merkrechten arrest Rioglass en Transremar, reeds aangehaald, punt 27; arrest van
18 oktober 2005, Class International, C-405/03, Jurispr. blz. I-8735, punt 47, en arrest
Montex Holdings, reeds aangehaald, punt 21).
57
Daarentegen kan inbreuk op deze rechten worden gemaakt wanneer met
betrekking tot uit derde landen afkomstige goederen gedurende hun plaatsing onder een
schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie of zelfs vóór ze in dat gebied
binnenkomen, tot de consumenten in de Unie gerichte commerciële handelingen worden
gesteld zoals verkoop, verkoopaanbieding of reclame (zie arrest Class International,
reeds aangehaald, punt 61, en arrest van 12 juli 2011, L‘Oréal e.a., C-324/09, nog niet
gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 67).
58
Gelet op het gevaar, dat het Hof reeds heeft vastgesteld (arrest van 6 april 2000,
Polo/Lauren, C-383/98, Jurispr. blz. I-2519, punt 34), dat in het douanegebied van de
Unie in een douane-entrepot opgeslagen of via dat gebied transiterende goederen
frauduleus naar de consumenten in de Unie worden omgeleid, moet worden opgemerkt
dat behalve een commerciële handeling die reeds tot deze consumenten is gericht,
andere omstandigheden eveneens ertoe kunnen leiden dat de douaneautoriteiten van de
lidstaten onder een schorsingsregeling aangegeven goederen die imitaties of kopieën
zijn, voorlopig vasthouden.
59
Zoals de Franse, de Italiaanse en de Poolse regering hebben benadrukt, wordt
vaak om plaatsing van uit derde landen afkomstige goederen onder een
schorsingsregeling gevraagd in omstandigheden waarin de bestemming van de goederen
hetzij onbekend is, hetzij op weinig betrouwbare wijze is aangegeven. Aangezien
handelaars in imitaties en kopieën in het verborgen opereren, kan voor het vasthouden
door de douaneautoriteiten van goederen die volgens hen imitaties of kopieën zijn,
bovendien niet als voorwaarde gelden dat is bewezen dat deze goederen reeds aan
consumenten in de Unie zijn verkocht of te koop aangeboden of dat voor deze goederen
reeds reclame is gemaakt bij deze consumenten, aangezien anders de nuttige werking
van de verordeningen nrs. 3295/94 en 1383/2003 wordt uitgehold.
60
Integendeel, wanneer douaneautoriteiten vaststellen dat imitaties of kopieën van
een in de Unie intellectuele-eigendomsrechtelijk beschermde waar in een entrepot zijn
opgeslagen of in doorvoer zijn, hebben zij het recht op te treden wanneer zij over
aanwijzingen beschikken waaruit blijkt dat een of meerdere van de bij de productie,
expeditie of distributie van de goederen betrokken ondernemingen op het punt staan
deze goederen naar de consumenten van de Unie om te leiden ook al is daar nog geen
begin mee gemaakt, of hun commerciële bedoelingen verbergen.
79
61
Met betrekking tot de aanwijzingen waarover deze autoriteiten moeten beschikken
om vrijgave van de goederen op te schorten of goederen vast te houden in de zin van
artikel 6, lid 1, van verordening nr. 3295/94 en artikel 9, lid 1, van verordening
nr. 1383/2003, volstaat het, zoals de advocaat-generaal in de punten 96 en 97 alsmede
110 en 111 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dat er gegevens zijn die een vermoeden
kunnen funderen. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn de omstandigheid dat de
bestemming van de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde
schorsingsregeling aangifte van de bestemming vereist is, het ontbreken van
nauwkeurige of betrouwbare informatie over de identiteit of het adres van de producent
of de expediteur van de goederen, het ontbreken van samenwerking met de
douaneautoriteiten of nog aan het licht gekomen documenten of briefwisseling over de
betrokken goederen waaruit blijkt dat het gevaar bestaat dat deze goederen naar de
consumenten in de Unie worden omgeleid.
62
Zoals de advocaat-generaal in punt 106 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is het
in elk geval vereist dat een dergelijk vermoeden ontstaat uit de omstandigheden van het
concrete geval. Indien dit vermoeden en het optreden als gevolg daarvan zonder meer
zouden kunnen zijn gebaseerd op de abstracte overweging dat per definitie niet uit te
uitsluiten valt dat de goederen frauduleus naar de consumenten in de Unie worden
omgeleid, zou het mogelijk zijn om het even welke goederen die zich in extern
douanevervoer of in een douane-entrepot bevinden, zonder de minste concrete
aanwijzing van enige onregelmatigheid vast te houden. Alsdan bestaat het gevaar dat de
douaneautoriteiten van de lidstaten willekeurig en buitensporig gaan optreden.
63
In dit verband moet voor ogen worden gehouden dat het mogelijk is dat imitaties
of kopieën die uit een derde land afkomstig zijn en naar een ander derde land worden
vervoerd, in elk van deze twee landen in overeenstemming zijn met de normen inzake
intellectuele eigendom. Gelet op de voornaamste doelstelling van de gemeenschappelijke
handelspolitiek, zoals verwoord in artikel 131 EG en artikel 206 VWEU, die erin bestaat
de wereldhandel te ontwikkelen door de geleidelijke afschaffing van de beperkingen voor
het internationale handelsverkeer, is het van wezenlijk belang dat deze goederen vanuit
een derde land via de Unie naar een ander derde land kunnen transiteren zonder dat de
transit door de douaneautoriteiten van de lidstaten wordt belemmerd, zij het doordat zij
de goederen voorlopig vasthouden. Deze belemmering zou juist ontstaan wanneer de
verordeningen nrs. 3295/94 en 1383/2003 aldus zouden worden uitgelegd dat het
mogelijk is goederen in transit vast te houden zonder de minste aanwijzing die kan doen
vermoeden dat zij frauduleus naar de consumenten in de Unie kunnen worden omgeleid.
64
Deze overweging vindt overigens steun in de tweede overweging van de
considerans van verordening nr. 3295/94 en in punt 2 van de considerans van
verordening nr. 1383/2003, waarin wordt verklaard dat de doelstelling van de
Uniewetgever alleen erin bestaat „het op de markt brengen‖ van goederen die inbreuk
maken op intellectuele-eigendomsrechten, te verhinderen en daartoe doeltreffende
maatregelen te nemen „zonder dat evenwel de vrijheid van de rechtmatige handel wordt
beknot‖.
65
Met betrekking tot, ten slotte, goederen waarvoor geen aanwijzingen in de zin van
punt 61 van het onderhavige arrest bestaan maar waarvan wordt vermoed dat zij
inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht in het vermoedelijke derde land van
bestemming, dient te worden opgemerkt dat het de douaneautoriteiten van de lidstaten
waar deze goederen in extern douanevervoer zijn, vrijstaat krachtens artikel 69 van de
TRIPs-Overeenkomst samen te werken met de douaneautoriteiten van dat derde land
teneinde in voorkomend geval de goederen uit het internationale handelsverkeer te
nemen.
66
Tegen de achtergrond van voorgaande preciseringen moet de Court of Appeal
(England and Wales) (Civil Division) voor de beoordeling of de weigering van de
Commissioners ten aanzien van Nokia in overeenstemming is met artikel 9, lid 1, van
verordening nr. 1383/2003, nagaan of de Commissioners over aanwijzingen beschikten
die een vermoeden in de zin van deze bepaling kunnen doen ontstaan, waardoor zij
80
bijgevolg ertoe verplicht waren, krachtens deze verordening de vrijgave van de goederen
op te schorten of deze goederen vast te houden teneinde ze te blokkeren in afwachting
van de beslissing ten gronde van de bevoegde autoriteit. De feitelijke gegevens waarop
Nokia zich beroept en die in de verwijzingsbeslissing zijn vermeld, betreffende met name
de onmogelijkheid om de expediteur van de betrokken goederen te identificeren, zijn –
indien correct – in dit verband relevant.
Beslissing ten gronde volgend op het voorlopig vasthouden van onder een
schorsingsregeling geplaatste goederen
67
Anders dan de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), die uitspraak
moet doen in het geding tussen Nokia en de Commissioners over hun weigering om
goederen vast te houden, moet de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen in de door
Philips ingeleide zaak overeenkomstig artikel 6, lid 2, sub b, van verordening
nr. 3295/94, thans artikel 10, eerste alinea, van verordening nr. 1383/2003, uitmaken of
goederen die door de douaneautoriteiten op grond van dat artikel 6, lid 1, reeds worden
vastgehouden, daadwerkelijk inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten
waarvan Philips houder is.
68
Anders dan de beslissing die de douaneautoriteiten hebben genomen om de
goederen voorlopig vast te houden op grond artikel 6, lid 1, van verordening nr. 3295/94
en artikel 9, lid 1, van verordening nr. 1383/2003, kan de beslissing ten gronde in de zin
van artikel 6, lid 2, sub b, van verordening nr. 3295/94 en artikel 10, eerste alinea, van
verordening nr. 1383/2003 niet worden genomen op basis van een vermoeden, maar
moet zij gebaseerd zijn op een onderzoek van de vraag of is bewezen dat inbreuk is
gemaakt op het betrokken recht.
69
Ingeval de rechterlijke of andere instantie die bevoegd is een beslissing ten gronde
te nemen, vaststelt dat inbreuk is gemaakt op het betrokken intellectueleeigendomsrecht, zijn vernietiging of afstand de enige mogelijke douanebestemmingen
voor de betrokken goederen. Dit vloeit voort uit artikel 2 van verordening nr. 3295/94 en
artikel 16 van verordening nr. 1383/2003, in samenhang gelezen met artikel 4 van het
douanewetboek, daar de artikelen 11 respectievelijk 18 van deze verordeningen
bovendien preciseren dat moet worden voorzien in doeltreffende en afschrikkende
sancties voor overtredingen van deze verordeningen. Het ligt voor de hand dat de
betrokken ondernemingen een dergelijke buitenbezitstelling en dergelijke sancties niet
mogen ondergaan louter op grond van een gevaar voor fraude of op basis van een fictie
zoals die welke Philips en de Belgische regering voorstaan.
70
Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Tsjechische regering en de
Commissie terecht stellen, kan de autoriteit die bevoegd is ten gronde te beslissen,
goederen waarvan een douaneautoriteit vermoedt dat zij inbreuk maken op een in de
Unie geldend intellectuele-eigendomsrecht maar waarvan na een onderzoek ten gronde
niet is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Unie te worden verhandeld, bijgevolg niet
aanmerken als „namaakgoederen‖ en „door piraterij verkregen goederen‖ of, meer in het
algemeen, als „goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht‖.
71
Met betrekking tot de bewijselementen waarover de voor de beslissing ten gronde
bevoegde autoriteit moet beschikken teneinde vast te stellen dat imitaties of kopieën die
in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht zonder aldaar in de vrije handel te
worden gebracht, inbreuk kunnen maken op een in de Unie geldend intellectueleeigendomsrecht, zij opgemerkt dat met name de verkoop van de goederen aan een klant
in de Unie, een verkoopaanbieding aan of reclame bij consumenten in de Unie of nog
documenten of briefwisseling betreffende de betrokken goederen waaruit blijkt dat het
voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden,
dergelijke elementen kunnen vormen.
72
De in het vorige punt uiteengezette uitlegging betreffende de bewijslast jegens de
voor de beslissing ten gronde bevoegde autoriteit wordt niet weerlegd door de
opmerkingen die bepaalde partijen in de hoofdgedingen en een aantal regeringen bij het
Hof hebben ingediend, waarin met name wordt gesteld dat elk verzuim, als gevolg van
81
dit vereiste betreffende de bewijslast, van vernietiging van de in het douanegebied van
de Unie ontdekte imitaties of kopieën de nuttige werking van de verordeningen
nrs. 3295/94 en 1383/2003 uitholt en bovendien voorbijgaat aan het feit dat in talrijke
handelssectoren, waaronder die van elektrische apparaten, dergelijke goederen een
gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de consumenten inhouden.
73
Wat – ten eerste – de nuttige werking van deze verordeningen betreft moet
worden aangenomen dat de strijd tegen de illegale handel niet aan doeltreffendheid
inboet omdat de douaneautoriteit die goederen heeft vastgehouden, ertoe verplicht is
deze interventie stop te zetten telkens wanneer de voor de beslissing ten gronde
bevoegde autoriteit vaststelt dat niet naar behoren is bewezen dat de goederen bestemd
zijn om in de Unie te worden verhandeld.
74
Dat een einde wordt gemaakt aan de vasthouding van goederen krachtens de
verordeningen nrs. 3295/94 en 1383/2003, impliceert geenszins dat deze goederen
voortaan aan douanetoezicht ontsnappen. Uit artikel 37 van het douanewetboek en uit de
toepassingsbepalingen ervan blijkt immers dat elk stadium van een schorsingsregeling,
zoals bij extern douanevervoer, door de douaneautoriteiten van de lidstaten strikt moet
worden opgevolgd en bijgehouden en elke aanzienlijke afwijking van de op de
douaneaangifte vermelde gegevens ertoe kan leiden dat deze autoriteiten met betrekking
tot deze goederen optreden.
75
De strijd tegen illegale handel wordt evenmin gedwarsboomd door de – reeds door
het Hof vastgestelde – omstandigheid dat de houder van het intellectueleeigendomsrecht zich onmogelijk kan wenden tot de voor de beslissing ten gronde
bevoegde autoriteit wanneer de ondernemingen die ervoor verantwoordelijk zijn dat de
betrokken goederen in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht, hun identiteit
verborgen hebben gehouden (arrest van 14 oktober 1999, Adidas, C-223/98, Jurispr.
blz. I-7081, punt 27). In het douanerecht van de Unie is het beginsel neergelegd dat een
aangifte moet worden gedaan voor alle goederen die bestemd zijn om onder een
douaneregeling te worden geplaatst (arrest van 15 september 2011, DP grup, C-138/10,
nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33). Zoals blijkt uit artikel 59 van het
douanewetboek en uit de toepassingsbepalingen ervan, heeft een aangifte waarvoor een
identificatie onmogelijk is doordat de naam of het adres van de aangever of van andere
betrokken ondernemingen verborgen zijn gehouden, tot gevolg dat geen geldige vrijgave
van de goederen voor de doeleinden van de gevraagde douaneregeling kan gebeuren.
Wanneer betrouwbare informatie over de identiteit of het adres van de betrokken
ondernemingen blijft ontbreken, kunnen de goederen ingevolge artikel 75 van het
douanewetboek worden verbeurdverklaard.
76
Met betrekking tot – ten tweede – het gevaar voor de gezondheid en de veiligheid
van de consumenten dat imitaties en kopieën soms kunnen inhouden, blijkt uit het
dossier en uit punt 2 van de considerans van verordening nr. 1383/2003 dat heel wat
documentatie over dit gevaar bestaat en de Uniewetgever het bestaan van dit gevaar
heeft erkend. Zoals met name Nokia en de Portugese regering hebben opgemerkt, kan
overigens uit voorzorg worden gepleit voor onmiddellijke inbeslagneming van goederen
die een dergelijk gevaar inhouden, ongeacht de douaneregeling waaronder zij zijn
geplaatst. De vraag of de voor productie en distributie van deze goederen
verantwoordelijke ondernemingen deze goederen voor consumenten in de Unie dan wel
voor consumenten in derde landen bestemmen, is in deze context irrelevant.
77
Evenwel dient te worden vastgesteld dat de verordeningen nrs. 3295/94 en
1383/2003, waarvan de verwijzende rechters om uitlegging verzoeken, enkel zien op de
bestrijding van het binnenbrengen in de Unie van goederen die inbreuk maken op
intellectuele-eigendomsrechten. Met het oog op een gedegen beheersing van het gevaar
voor de gezondheid en de veiligheid van de consumenten moet op grond van andere
bepalingen van het Unierecht, zoals de artikelen 56, 58 en 75 van het douanewetboek,
worden beoordeeld welke bevoegdheden en welke verplichtingen de douaneautoriteiten
van de lidstaten hebben met betrekking tot goederen die een dergelijk gevaar inhouden.
82
78
Gelet op al het voorgaande dient op de prejudiciële vragen te worden geantwoord
dat de verordeningen nrs. 3295/94 en 1383/2003 aldus moeten worden uitgelegd dat:
–
uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de Unie
door een merkrecht beschermde waar of een kopie van een in de Unie door een
auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde waar, niet als
„namaakgoederen‖ of „door piraterij verkregen goederen‖ in de zin van deze
verordeningen kunnen worden aangemerkt louter op grond van het feit dat zij onder een
schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht;
–
deze goederen daarentegen inbreuk op dat recht kunnen maken en dus als
„namaakgoederen‖ of „door piraterij verkregen goederen‖ kunnen worden aangemerkt
wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Unie te worden verhandeld, waarbij dit
bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie
zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is
gemaakt bij consumenten van de Unie, of wanneer uit documenten of briefwisseling
betreffende deze goederen blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de
consumenten in de Unie om te leiden;
–
opdat de voor de beslissing ten gronde bevoegde autoriteit op nuttige wijze kan
onderzoeken of een dergelijk bewijs bestaat en of er sprake is van de andere
bestanddelen van een inbreuk op het aangevoerde intellectuele-eigendomsrecht, de
douaneautoriteit waarbij een verzoek om optreden is gedaan, de vrijgave van deze
goederen moet opschorten of deze goederen moet vasthouden zodra zij beschikt over
aanwijzingen van een vermoeden dat inbreuk is gemaakt, en
–
dergelijke aanwijzingen onder meer kunnen zijn het feit dat de bestemming van
de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde schorsingsregeling daarvan
aangifte moet worden gedaan, het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie
betreffende de identiteit of het adres van de producent of de expediteur van de
goederen, het ontbreken van samenwerking met de douaneautoriteiten of nog aan het
licht gekomen documenten of briefwisseling betreffende de betrokken goederen die het
vermoeden kunnen doen ontstaan dat deze goederen mogelijk naar de consumenten in
de Unie zullen worden omgeleid.
Kosten
79
Ten aanzien van de partijen in de hoofdgedingen is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instanties over de kosten
hebben te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:
Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende
vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de
Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van
goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten, zoals
gewijzigd bij verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999,
en verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het
optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt
vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en
inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij
inbreuk maken op dergelijke rechten, moeten aldus worden uitgelegd dat:
–
uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de
Europese Unie door een merkrecht beschermde waar of een kopie van een in de
Unie door een auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde waar,
niet als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” in de zin van
deze verordeningen kunnen worden aangemerkt louter op grond van het feit
dat zij onder een schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie zijn
binnengebracht;
83
–
deze goederen daarentegen inbreuk op dat recht kunnen maken en dus
als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” kunnen worden
aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Europese Unie te
worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat
deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een
verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van
de Unie, of wanneer uit documenten of briefwisseling betreffende deze
goederen blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de
consumenten in de Unie om te leiden;
–
opdat de voor de beslissing ten gronde bevoegde autoriteit op nuttige
wijze kan onderzoeken of een dergelijk bewijs bestaat en of er sprake is van de
andere bestanddelen van een inbreuk op het aangevoerde intellectueleeigendomsrecht, de douaneautoriteit waarbij een verzoek om optreden is
gedaan, de vrijgave van deze goederen moet opschorten of deze goederen moet
vasthouden zodra zij beschikt over aanwijzingen van een vermoeden dat
inbreuk is gemaakt, en
–
dergelijke aanwijzingen onder meer kunnen zijn het feit dat de
bestemming van de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde
schorsingsregeling daarvan aangifte moet worden gedaan, het ontbreken van
nauwkeurige of betrouwbare informatie betreffende de identiteit of het adres
van de producent of de expediteur van de goederen, het ontbreken van
samenwerking met de douaneautoriteiten of nog aan het licht gekomen
documenten of briefwisseling betreffende de betrokken goederen die het
vermoeden kunnen doen ontstaan dat deze goederen mogelijk naar de
consumenten in de Europese Unie zullen worden omgeleid.
84
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
www.iept.nl
Hof van Justitie EU, 12 juli 2012, Solvay v
Honeywell
V
OCTROOIRECHT – IPR – PROCESRECHT
Mogelijkheid van onverenigbare beslissingen
(artikel 6 EEX-Vo) indien vennootschappen ieder
worden beticht van inbreuk op hetzelfde nationale
deel van een Europees octrooi met hetzelfde product
• dat artikel 6, punt 1, van verordening nr.
44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat in een
situatie waarin twee of meer vennootschappen uit
verschillende lidstaten in een procedure aanhangig
voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder
afzonderlijk worden beticht van het plegen van
inbreuk op hetzelfde nationale deel van een
Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een
andere lidstaat, wegens het verrichten van
voorbehouden handelingen met betrekking tot
hetzelfde product, de mogelijkheid bestaat van
onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke
berechting in de zin van die bepaling. De nationale
rechter dient bij de beoordeling of dat risico bestaat
alle relevante gegevens van het dossier in de
beschouwing te betrekken.
Exclusieve jurisdictie inzake nietigheid blokkeert
niet speciale jurisdictie inzake voorlopige
maatregelen
• dat artikel 22, punt 4, van verordening nr.
44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het in
omstandigheden zoals aan de orde in het
hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing van
artikel 31 van die verordening.
Vindplaatsen: curia.europa.eu
Hof van Justitie, 12 juli 2012
(K. Lenaerts, J. Malenovský (rapporteur), R. Silva de
Lapuerta, E. Juhász en D. Šváby)
ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)
12 juli 2012 (*)
„Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Rechterlijke
bevoegdheid,
erkenning
en
tenuitvoerlegging van beslissingen – Verordening (EG)
www.ie-portal.nl
nr. 44/2001 – Rechtsvordering wegens inbreuk op
Europees octrooi – Bijzondere en exclusieve
bevoegdheden – Artikel 6, punt 1 – Pluraliteit van
verweerders – Artikel 22, punt 4 – Betwisting van
geldigheid van octrooi – Artikel 31 – Voorlopige of
bewarende maatregelen”
In zaak C-616/10,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing
krachtens artikel 267 VWEU,
ingediend door de Rechtbank ’s-Gravenhage
(Nederland) bij beslissing van 22 december 2010,
ingekomen bij het Hof op 29 december 2010, in de
procedure
Solvay SA
tegen
Honeywell Fluorine Products Europe BV,
Honeywell Belgium NV,
Honeywell Europe NV,
wijst
HET HOF (Derde kamer),
samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J.
Malenovský (rapporteur), R. Silva de Lapuerta, E.
Juhász en D. Šváby, rechters, advocaat-generaal: P.
Cruz Villalón, griffier: K. Sztranc-Sławiczek,
administrateur, gezien de stukken en na de
terechtzitting op 30 november 2011, gelet op de
opmerkingen van:
– Solvay SA, vertegenwoordigd door W. A. Hoyng en
F. W. E. Eijsvogels, advocaten,
– Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell
Belgium
NV
en
Honeywell
Europe
NV,
vertegenwoordigd door R. Ebbink en R. Hermans,
advocaten,
– de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze
en J. Kemper als gemachtigden,
– de Griekse regering, vertegenwoordigd door S. Chala
als gemachtigde,
– de Spaanse regering, vertegenwoordigd door S.
Centeno Huerta als gemachtigde,
– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door A.M. Rouchaud-Joët en R. Troosters als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter
terechtzitting van 29 maart 2012,
het navolgende
Arrest
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de
uitlegging van de artikelen 6, punt 1, 22, punt 4, en 31
van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22
december
2000
betreffende
de
rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001,
L 12, blz. 1).
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geschil
tussen Solvay SA, gevestigd in België (hierna:
„Solvay”), enerzijds, en Honeywell Fluorine Products
Europe BV, gevestigd in Nederland, Honeywell
Belgium NV en Honeywell Europe NV, beide
gevestigd in België (hierna, samen: „ondernemingen
Honeywell”), anderzijds, betreffende een beweerde
inbreuk op verschillende delen van een Europees
octrooi.
Pagina 1 van 15
www.iept.nl
Toepasselijke bepalingen
Het Europees Octrooiverdrag
3 Het op 5 oktober 1973 te München ondertekende
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien
(hierna: „Europees Octrooiverdrag”) roept, zoals in
artikel 1 daarvan vermeld, „een voor de
verdragsluitende staten gemeenschappelijk recht inzake
de verlening van octrooien voor uitvindingen” in het
leven.
4 Naast de gemeenschappelijke regels voor verlening
blijft voor een Europees octrooi de nationale regeling
gelden van elk van de verdragsluitende staten waarvoor
het is verleend. Artikel 2, lid 2, van het Europees
Octrooiverdrag bepaalt dienaangaande het volgende:
„Het Europese octrooi heeft in elk der
verdragsluitende staten, waarvoor het is verleend,
dezelfde rechtsgevolgen en is onderworpen aan
dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi, dat in
die staat is verleend [...].”
5 Artikel 64, leden 1 en 3, van genoemd verdrag
bepaalt het volgende met betrekking tot de aan de
houder van een Europees octrooi verleende rechten:
„1. [...] de houder van het Europees octrooi, [heeft]
vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening
daarvan is gepubliceerd, in elk van de verdragsluitende
staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechten als
die hij zou ontlenen aan een in die staat verleend
nationaal octrooi.
[...]
3. Elke inbreuk op het Europees octrooi wordt
beoordeeld overeenkomstig het nationale recht.”
Het recht van de Unie
6 De punten 11, 12, 15 en 19 van de considerans van
verordening nr. 44/2001 luiden als volgt:
„(11) De bevoegdheidsregels moeten in hoge mate
voorspelbaar zijn, waarbij als beginsel geldt dat de
bevoegdheid in het algemeen gegrond wordt op de
woonplaats van de verweerder; de bevoegdheid moet
altijd op die grond kunnen worden gevestigd, behalve
in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen
waarin het voorwerp van het geschil of de autonomie
van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt.
Voor rechtspersonen moet de woonplaats autonoom
worden bepaald om de gemeenschappelijke regels
doorzichtiger te maken en jurisdictiegeschillen te
voorkomen.
(12) Naast de woonplaats van de verweerder moeten er
alternatieve bevoegdheidsgronden mogelijk zijn,
gebaseerd op de nauwe band tussen het gerecht en de
vordering of de noodzaak een goede rechtsbedeling te
vergemakkelijken.
[...]
(15) Met het oog op een harmonische rechtsbedeling in
de Gemeenschap moeten parallel lopende processen
zoveel mogelijk worden beperkt en moet worden
voorkomen dat in twee lidstaten onverenigbare
beslissingen worden gegeven. [...]
[...]
(19) De continuïteit tussen het Verdrag van 27
september
1968
betreffende
de
rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
in burgerlijke en handelszaken [PB 1972, L 299, blz.
32; hierna: ‚Executieverdrag’] en deze verordening
moet
gewaarborgd
worden.
Daartoe
zijn
overgangsbepalingen nodig. Deze continuïteit moet ook
voor de uitlegging van het [Executieverdrag] door het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
gelden en het Protocol van 1971 [betreffende die
uitlegging door het Hof, in de herziene en gewijzigde
versie (PB 1998, C 27, blz. 28)] moet ook van
toepassing blijven op de zaken die op de datum van
inwerkingtreding van de verordening reeds aanhangig
zijn.”
7 Artikel 2 van deze verordening bepaalt:
„1. Onverminderd deze verordening worden zij die
woonplaats hebben op het grondgebied van een
lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor
de gerechten van die lidstaat.
2. Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van de
lidstaat waar zij woonplaats hebben, gelden de regels
voor de rechterlijke bevoegdheid die op de eigen
onderdanen van die lidstaat van toepassing zijn.”
8 Artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001, dat
staat in deel 2, getiteld „Bijzondere bevoegdheid”, van
hoofdstuk II, bepaalt het volgende:
„[Een persoon die woonplaats heeft op het
grondgebied van een lidstaat] kan ook worden
opgeroepen:
1) indien er meer dan één verweerder is: voor het
gerecht van de woonplaats van een hunner, op
voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe
band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om
hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te
vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken
onverenigbare beslissingen worden gegeven”.
9 Artikel 22, punt 4, van deze verordening luidt:
„Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:
[...]
4. voor de registratie of de geldigheid van octrooien,
merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en
andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot
deponering of registratie: de gerechten van de lidstaat
op het grondgebied waarvan de deponering of
registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht
wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit
van de Gemeenschap of een internationale
overeenkomst. Onverminderd de bevoegdheid van het
Europees octrooibureau krachtens het Verdrag inzake
de verlening van Europese octrooien, ondertekend te
München op 5 oktober 1973, zijn ongeacht de
woonplaats, de gerechten van elke lidstaat bij
uitsluiting bevoegd voor de registratie of de geldigheid
van een voor die lidstaat verleend Europees octrooi”.
10 Artikel 25 van dezelfde verordening luidt als volgt:
„Het gerecht van een lidstaat waarbij een geschil
aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering
waarvoor krachtens artikel 22 een gerecht van een
andere lidstaat bij uitsluiting bevoegd is, verklaart zich
ambtshalve onbevoegd.”
11 Artikel 31 van die verordening bepaalt:
„In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde
voorlopige of bewarende maatregelen kunnen bij de
Pagina 2 van 15
www.iept.nl
gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs
indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens
deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil
kennis te nemen.”
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
12 Solvay, houdster van Europees octrooi EP 0 858
440, heeft op 6 maart 2009 wegens inbreuk op de
nationale delen van dit octrooi, zoals geldig in
Denemarken, Ierland, Griekenland, Luxemburg,
Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, Liechtenstein
en Zwitserland, bij de Rechtbank ’s-Gravenhage een
vordering tegen de ondernemingen Honeywell
aanhangig gemaakt ter zake dat deze een door
Honeywell International Inc. vervaardigd product,
HFC-245 fa, in de handel hadden gebracht dat gelijk
was aan het door dat octrooi gedekte product.
13 Concreet gezegd verwijt Solvay Honeywell Fluorine
Product Europe BV en Honeywell Europe NV,
voorbehouden handelingen te verrichten in heel
Europa, terwijl zij Honeywell Belgium NV het
verrichten van voorbehouden handelingen in Noord en
Centraal Europa verwijt.
14 In het kader van deze procedure wegens inbreuk
heeft Solvay op 9 december 2009 tevens een
incidentele vordering tegen de ondernemingen
Honeywell ingesteld tot verkrijging van een voorlopige
voorziening in de vorm van een grensoverschrijdend
inbreukverbod voor de hele duur van het hoofdgeding.
15 De ondernemingen Honeywell hebben in het kader
van de incidentele procedure de nietigheid van de
nationale delen van het betrokken octrooi ingeroepen,
zonder dat zij echter een procedure tot nietigverklaring
van de nationale delen van dat octrooi hebben ingeleid
of een voornemen daartoe hebben aangekondigd, en
zonder dat zij de bevoegdheid van de aangezochte
Nederlandse rechter om van de hoofdvordering en van
de incidentele vordering kennis te nemen hebben
aangevochten.
16 In deze omstandigheden heeft de Rechtbank ’sGravenhage de behandeling van de zaak geschorst en
het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„Ten aanzien van artikel 6, [punt 1, van verordening
nr. 44/2001]:
1) Is in een situatie waarin twee of meer
vennootschappen uit verschillende lidstaten in een
procedure aanhangig voor een gerecht van een van die
lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het
plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een
Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een
andere lidstaat, wegens het verrichten van
voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde
product, sprake van de mogelijkheid van
‚onverenigbare
beslissingen’
bij
afzonderlijke
berechting, zoals bedoeld in artikel 6, [punt 1, van de
verordening]?
Ten aanzien van artikel 22 [punt 4, van verordening nr.
44/2001]:
2) Is artikel 22, [punt 4, van verordening nr. 44/2001]
van toepassing in een procedure tot het verkrijgen van
een voorlopige voorziening gebaseerd op een
buitenlands
octrooi
(zoals
een
voorlopig
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
grensoverschrijdend inbreukverbod), indien gedaagde
bij wege van verweer aanvoert dat het ingeroepen
octrooi nietig is, in aanmerking genomen dat de rechter
in dat geval geen definitieve beslissing neemt over de
geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een
inschatting maakt hoe de ingevolge artikel 22, [punt 4,
van de verordening] bevoegde rechter daarover zou
oordelen en de gevorderde voorlopige voorziening in
de vorm van een inbreukverbod zal worden afgewezen
indien naar het oordeel van de rechter een redelijke,
niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen
octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou
worden?
3) Worden voor de toepasselijkheid van artikel 22,
[punt 4, van verordening nr. 44/2001] in een procedure
als in voorgaande vraag bedoeld, vormvereisten
gesteld aan het nietigheidsverweer in die zin dat artikel
22, [punt 4, van de verordening] alleen van toepassing
is indien reeds een nietigheidsvordering bij de
ingevolge artikel 22, [punt 4, van die verordening]
bevoegde rechter aanhangig is of binnen een – door de
rechter te stellen termijn – wordt gemaakt, althans dat
ter zake een dagvaarding aan de octrooihouder is of
wordt uitgebracht, of volstaat het enkele opwerpen van
een nietigheidsverweer en, zo ja, worden dan eisen
gesteld aan de inhoud van het gevoerde verweer, in die
zin dat het voldoende moet zijn onderbouwd en/of dat
het voeren van het verweer niet moet worden
aangemerkt als misbruik van procesrecht?
4) Indien [de tweede vraag] bevestigend wordt
beantwoord, behoudt de rechter, nadat in een
procedure als in de eerste vraag bedoeld een
nietigheidsverweer is aangevoerd, bevoegdheid ten
aanzien van de inbreukvordering met als gevolg dat
(indien de eisende partij dat wenst) de
inbreukprocedure moet worden aangehouden totdat de
ingevolge artikel 22, [punt 4, van verordening nr.
44/2001] bevoegde rechter over de geldigheid van het
ingeroepen nationale deel van het octrooi heeft beslist,
dan wel dat de vordering moet worden afgewezen
omdat over een voor de beslissing essentieel verweer
niet mag worden geoordeeld of verliest de rechter
nadat een nietigheidsverweer is aangevoerd ook zijn
bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering?
5) Indien [de tweede vraag] bevestigend wordt
beantwoord, kan de nationale rechter zijn bevoegdheid
om te oordelen over een vordering tot verkrijging van
een voorlopige voorziening gebaseerd op een
buitenlands octrooi (zoals een grensoverschrijdend
inbreukverbod) en waartegen bij wege van verweer
wordt aangevoerd dat het ingeroepen octrooi nietig is,
dan wel (in het geval geoordeeld zou worden dat
toepasselijkheid van artikel 22, [punt 4, van de
verordening] de bevoegdheid van de rechtbank [’sGravenhage] om over de inbreukvraag te oordelen
onverlet laat) zijn bevoegdheid om te oordelen over een
verweer inhoudende dat het ingeroepen buitenlandse
octrooi nietig is, ontlenen aan artikel 31 [van die
verordening]?
6) Indien [de vijfde vraag] bevestigend wordt
beantwoord, welke feiten of omstandigheden zijn dan
Pagina 3 van 15
www.iept.nl
nodig om de in [punt 40 van het arrest Van Uden van
17 november 1998, C-391/95, Jurispr. blz. I-7091]
bedoelde reële band tussen het voorwerp van de
gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria
gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat
van de aangezochte rechter te kunnen aannemen?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
De eerste vraag
17 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter
in hoofdzaak te vernemen of artikel 6, punt 1, van
verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd
dat in een situatie waarin twee of meer
vennootschappen uit verschillende lidstaten in een
procedure aanhangig voor een gerecht van een van die
lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het
plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een
Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een
andere lidstaat, wegens het verrichten van
voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde
product, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare
beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van
die bepaling.
18 Allereerst zij in herinnering gebracht dat artikel 6,
punt 1, van verordening nr. 44/2001 ter vermijding van
onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting
bepaalt dat de verweerder, indien er meer dan één
verweerder is, voor het gerecht van de woonplaats van
een hunner kan worden opgeroepen op voorwaarde dat
er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat
een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige
behandeling en berechting.
19 Wat het doel ervan betreft strekt de
bevoegdheidsregel van artikel 6, punt 1, van
verordening nr. 44/2001 er overeenkomstig de punten
12 en 15 van de considerans van die verordening in de
eerste plaats toe, een goede rechtsbedeling te
vergemakkelijken, parallel lopende procedures zo veel
mogelijk te beperken en aldus te voorkomen dat
beslissingen worden gegeven die onverenigbaar zouden
kunnen zijn indien de zaken gescheiden zouden worden
beslist (zie arrest van 1 december 2011, Painer, C145/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt
77).
20 Voorts moet bedoelde bijzondere bevoegdheidsregel
worden uitgelegd gelet op in de eerste plaats punt 11
van de considerans van verordening nr. 44/2001, op
grond waarvan de bevoegdheidsregels in hoge mate
voorspelbaar moeten zijn en als beginsel geldt dat de
bevoegdheid gegrond wordt op de woonplaats van de
verweerder. De bevoegdheid moet altijd op die grond
kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal
duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp
van het geschil of de autonomie van de partijen een
ander aanknopingspunt wettigt (zie arrest van 11
oktober 2007, Freeport, C-98/06, Jurispr. blz. I8319, punt 36).
21 In de tweede plaats moet deze bijzondere
bevoegdheidsregel, waarmee wordt afgeweken van de
in artikel 2 van verordening nr. 44/2001 neergelegde
beginsel bevoegdheid van de rechter van de woonplaats
van de verweerder, eng worden uitgelegd. Die
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
uitlegging mag zich enkel uitstrekken tot de in die
verordening uitdrukkelijk bedoelde gevallen (zie arrest
Painer, reeds aangehaald, punt 74 en aldaar
aangehaalde rechtspraak).
22 Bovendien kan diezelfde regel niet zodanig worden
uitgelegd dat zij een zodanige toepassing vindt dat de
verzoeker een vordering tegen meerdere verweerders
kan instellen met het enkele doel om één van hen te
onttrekken aan de bevoegdheid van de rechter van de
staat waar hij zijn woonplaats heeft (zie in die zin
arresten van 27 september 1988, Kalfelis, 189/87,
Jurispr. blz. 5565, punten 8 en 9, en 27 oktober
1998, Réunion européenne e.a., C-51/97, Jurispr.
blz. I-6511, punt 47; arrest Painer, reeds aangehaald,
punt 78).
23 Volgens de rechtspraak van het Hof is het aan de
nationale rechter om te beoordelen of de verschillende
bij hem ingestelde vorderingen samenhangend zijn en
dus of er in geval van afzonderlijke berechting gevaar
voor onverenigbare beslissingen bestaat, en om daarbij
rekening te houden met alle noodzakelijke elementen
van het dossier (zie reeds aangehaalde arresten
Freeport, punt 41, en Painer, punt 83).
24 Dienaangaande heeft het Hof echter verklaard dat
beslissingen niet reeds tegenstrijdig in de zin van
artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 kunnen
worden geacht op grond van een divergentie in de
beslechting van het geschil, maar dat daartoe bovendien
vereist is dat deze divergentie zich voordoet in het
kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens (zie
arrest van 13 juli 2006, Roche Nederland e.a., C539/03, Jurispr. blz. I-6535, punt 26; reeds
aangehaalde arresten Freeport, punt 40, en Painer,
punt 79).
25 Aangaande de beoordeling of sprake is van
eenzelfde situatie heeft het Hof geoordeeld dat niet kan
worden geconcludeerd tot eenzelfde feitelijke situatie
wanneer de verweerders verschillen en de hun ten laste
gelegde, in verschillende verdragsluitende staten
gepleegde octrooi-inbreuken niet dezelfde zijn. Voorts
heeft het geoordeeld dat niet kan worden
geconcludeerd tot eenzelfde situatie rechtens wanneer
bij verschillende gerechten van onderscheiden
verdragsluitende staten rechtsvorderingen wegens
inbreuk op een in elk van deze staten verleend octrooi
tegen in deze staten woonachtige verweerders
aanhangig zijn gemaakt voor feiten die beweerdelijk op
hun grondgebied zijn begaan (zie arrest Roche
Nederland e.a., reeds aangehaald, punten 27 en 31).
26 Zoals immers duidelijk blijkt uit de artikelen 2, lid
2, en 64, lid 1, van het Europees Octrooiverdrag, blijft
een Europees octrooi onderworpen aan de nationale
regeling van elk van de verdragsluitende staten
waarvoor het is verleend. Zoals volgt uit artikel 64, lid
3, van voormeld verdrag moet dan ook elke
rechtsvordering ter zake van een inbreuk op een
Europees octrooi worden beoordeeld in het licht van de
nationale regeling die ter zake geldt in elk van de staten
waarvoor het is verleend (arrest Roche Nederland e.a.,
reeds aangehaald, punten 29 en 30).
Pagina 4 van 15
www.iept.nl
27 Blijkens de bijzonderheden van een zaak zoals die
in het hoofdgeding kunnen zich in het kader van
eenzelfde situatie feitelijk en rechtens divergenties
voordoen in de oplossing van het geschil, zodat het niet
is uitgesloten dat bij afzonderlijke berechting van de
zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.
28 Zoals de advocaat-generaal immers in punt 25 van
zijn conclusie heeft verklaard, zouden, indien artikel 6,
lid 1, van verordening nr. 44/2001 niet van toepassing
was, twee gerechten ieder voor zich de gestelde
inbreuken moeten onderzoeken in het licht van de
verschillende nationale regelingen die gelden voor de
nationale delen van het Europees octrooi dat
beweerdelijk is geschonden. Zij zouden bijvoorbeeld
beide de door de ondernemingen Honeywell gepleegde
schending van het Finse deel van het Europees octrooi
moeten beoordelen naar Fins recht, aangezien een
identiek inbreukmakend product op Fins grondgebied
wordt verhandeld.
29 Om in een situatie zoals die aan de orde in het
hoofdgeding te beoordelen of er tussen de verschillende
bij hem ingediende vorderingen een verband bestaat en
er dus gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen
bij afzonderlijke berechting van de vorderingen, zal het
nationale gerecht onder meer rekening moeten houden
met de dubbele omstandigheid dat verweersters in het
hoofdgeding ieder afzonderlijk worden beschuldigd
van dezelfde inbreuk voor dezelfde producten en dat
die inbreuken zijn begaan in dezelfde lidstaten, zodat
zij dezelfde nationale delen van het betrokken Europees
octrooi schenden.
30 Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag
worden geantwoord dat artikel 6, punt 1, van
verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd
dat in een situatie waarin twee of meer
vennootschappen uit verschillende lidstaten in een
procedure aanhangig voor een gerecht van een van die
lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het
plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een
Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een
andere lidstaat, wegens het verrichten van
voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde
product, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare
beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van
die bepaling. De nationale rechter dient bij de
beoordeling of dat risico bestaat alle relevante
gegevens van het dossier in de beschouwing te
betrekken.
De tweede vraag
31 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter
in hoofdzaak te vernemen of artikel 22, punt 4, van
verordening nr. 44/2001 van toepassing is in een
procedure tot het verkrijgen van een voorlopige
voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi,
zoals
een
voorlopig
grensoverschrijdend
inbreukverbod, wanneer de verwerende partijen in het
hoofdgeding bij wege van verweer aanvoeren dat het
ingeroepen octrooi nietig is, in aanmerking genomen
dat de rechter in dat geval geen definitieve beslissing
geeft over de geldigheid van het ingeroepen octrooi,
maar een inschatting maakt hoe de ingevolge artikel 22,
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
punt 4, van die verordening bevoegde rechter daarover
zou oordelen, en de gevorderde voorlopige voorziening
in de vorm van een inbreukverbod zal worden
afgewezen indien naar het oordeel van de rechter een
redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het
ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter vernietigd
zou worden.
32 Reeds uit de bewoordingen van de prejudiciële
vraag en de verwijzingsbeslissing blijkt dat de vraag
die de kern van het hoofdgeding vormt betrekking heeft
op een procedure strekkende tot vaststelling van een
voorlopige maatregel waarvoor de bevoegdheidsregel
van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 geldt.
33 Derhalve moet de gestelde vraag aldus worden
begrepen dat zij in hoofdzaak ertoe strekt te vernemen
of artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 aldus
moet worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals
aan de orde in het hoofdgeding aan de weg staat aan
toepassing van artikel 31 van die verordening.
34 Dienaangaande moet worden vastgesteld dat
blijkens artikel 31 van verordening nr. 44/2001 een
gerecht van een lidstaat zich kan uitspreken over een
verzoek om voorlopige of bewarende maatregelen,
zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat
krachtens deze verordening bevoegd is van het
bodemgeschil kennis te nemen.
35 Voorts volgt uit artikel 22, punt 4, van verordening
nr. 44/2001 dat deze een exclusievebevoegdheidsregel
bevat op grond waarvan voor de registratie of de
geldigheid van octrooien bij uitsluiting bevoegd zijn de
gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan
de deponering of registratie is verzocht, heeft
plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in
de zin van een besluit van de Gemeenschap of een
internationale overeenkomst.
36 Aangaande om te beginnen de bewoordingen van de
artikelen 22, punt 4, en 31 van verordening nr. 44/2001
zij opgemerkt dat die bepalingen verschillende situaties
beogen te regelen en elk een afzonderlijk
toepassingsgebied hebben. Zo strekt artikel 22, punt 4,
ertoe, bevoegdheid toe te kennen voor een uitspraak ten
gronde in geschillen op een nauwkeurig afgebakend
gebied, terwijl artikel 31 daarentegen toepassing moet
vinden onafhankelijk van enige bevoegdheid ten
gronde.
37 Overigens verwijzen deze twee bepalingen niet naar
elkaar.
38 Wat vervolgens de opzet van verordening nr.
44/2001 betreft moet worden beklemtoond dat
genoemde bepalingen staan in hoofdstuk II van
verordening nr. 44/2001, getiteld „Bevoegdheid”, en
„bijzondere” bepalingen vormen ten opzichte van de
„algemene” bepalingen van afdeling 1 van datzelfde
hoofdstuk.
39 Niets wijst er daarentegen op dat een van de
betrokken bepalingen als algemeen of bijzonder ten
opzichte van de andere kan worden beschouwd. Zij
vallen immers onder twee verschillende afdelingen van
hetzelfde hoofdstuk II, te weten respectievelijk de
afdelingen 6 en 10.
Pagina 5 van 15
www.iept.nl
40 Hieruit volgt dat artikel 31 van verordening nr.
44/2001 een autonome draagwijdte heeft ten opzichte
van die van artikel 22, punt 4, van die verordening.
Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest is
vastgesteld, vindt dat artikel 31 toepassing zodra bij
een gerecht – dat niet het gerecht is dat ten gronde
bevoegd is – een verzoek om voorlopige of bewarende
maatregelen wordt ingediend, zodat genoemd artikel
22, punt 4, dat de bevoegdheid ten gronde betreft, in
beginsel niet aldus kan worden uitgelegd dat het kan
afwijken van artikel 31 en dit bijgevolg opzij kan
zetten.
41 Onderzocht moet echter worden of de uitlegging die
het Hof aan artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag
heeft gegeven niet tot een andere conclusie leidt.
42 Daartoe zij in herinnering gebracht dat voor zover
verordening nr. 44/2001 in de betrekkingen tussen de
lidstaten in de plaats is getreden van het
Executieverdrag, de door het Hof verstrekte uitlegging
met betrekking tot de in dit verdrag neergelegde
bepalingen ook geldt voor de bepalingen van die
verordening, wanneer de bepalingen van deze
communautaire instrumenten als gelijkwaardig kunnen
worden aangemerkt (zie onder meer arresten van 16 juli
2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Jurispr. blz. I-6917,
punt 18; 10 september 2009, German Graphics
Graphische Maschinen, C-292/08, Jurispr. blz. I-8421,
punt 27, en 18 oktober 2011, Realchemie Nederland,
C-406/09,
nog
niet
gepubliceerd
in
de
Jurisprudentie, punt 38).
43 Het in het onderzoek van de onderhavige vraag
pertinente artikel 22, punt 4, van verordening nr.
44/2001 berust op dezelfde systematiek als artikel 16,
punt 4, van het Executieverdrag en is bovendien
geformuleerd in nagenoeg gelijke bewoordingen. Bij
een zo grote gelijkenis moet in overeenstemming met
punt 19 van de considerans van die verordening de
continuïteit in de uitlegging van deze twee
instrumenten worden gewaarborgd (zie naar analogie
arresten van 23 april 2009, Draka NK Cables e.a., C167/08, Jurispr. blz. I-3477, punt 20, en 14 mei 2009,
Ilsinger, C-180/06, Jurispr. blz. I-3961, punt 58, en
reeds aangehaald arrest Zuid-Chemie, punt 19).
44 In dit verband zij erop gewezen dat het Hof in punt
24 van zijn arrest van 13 juli 2006, GAT (C-4/03,
Jurispr. blz. I-6509), aan artikel 16, punt 4, van het
Executieverdrag een ruime uitlegging heeft gegeven
om de nuttige werking ervan zeker te stellen. Het heeft
geoordeeld dat gelet op de plaats van deze bepaling in
het stelsel van dat verdrag en het nagestreefde doel, de
in genoemde bepaling neergelegde bevoegdheidsregels
exclusief en dwingend zijn en specifiek gelden zowel
voor de justitiabele als voor de rechter.
45 Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de in artikel 16,
punt 4, van het Executieverdrag neergelegde exclusieve
bevoegdheid moet gelden ongeacht het procedurele
kader waarin de kwestie van de geldigheid van een
octrooi wordt opgeworpen, of dit nu gebeurt bij wege
van rechtsvordering of bij wege van exceptie, bij het
aanhangig maken van het geschil of in een later
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
stadium van de procedure (zie arrest GAT, reeds
aangehaald, punt 25).
46 Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat zo in het
stelsel van het Executieverdrag beslissingen werden
toegelaten waarin andere gerechten dan die van de staat
die het octrooi heeft verleend, incidenteel uitspraak
zouden doen over de geldigheid van dit octrooi, het
gevaar van onverenigbare beslissingen, dat het verdrag
juist tracht te vermijden, zou toenemen (zie arrest
GAT, reeds aangehaald, punt 29).
47 Gelet op de ruime uitlegging die het Hof aan artikel
16, punt 4, van het Executieverdrag heeft gegeven en
de gevaren voor tegenstrijdige beslissingen die deze
bepaling boogt te vermijden, en aangezien, zoals in
punt 43 van het onderhavige arrest is vastgesteld, de
inhoud van artikel 22, punt 4, van verordening nr.
44/2001 gelijkwaardig is aan die van artikel 16, punt 4,
van het Executieverdrag, moet worden geconstateerd
dat de in punt 44 van het onderhavige arrest genoemde
specifieke gelding van artikel 22, punt 4, van
verordening nr. 44/2001 kan inwerken op de toepassing
van de in artikel 25 van verordening nr. 44/2001
neergelegde bevoegdheidsregel, die uitdrukkelijk
verwijst naar artikel 22 van die verordening, en die van
andere bevoegdheidsregels, zoals onder meer die van
artikel 31 van die verordening.
48 Bijgevolg moet worden stilgestaan bij de vraag of
de specifieke gelding van artikel 22, punt 4, van
verordening nr. 44/2001, zoals uitgelegd door het Hof,
gevolgen heeft voor de toepassing van artikel 31 van
die verordening in een situatie zoals aan de orde in het
hoofdgeding, die betrekking heeft op een vordering
wegens inbreuk in het kader waarvan incidenteel een
beroep is gedaan op ongeldigheid van een Europees
octrooi als verweermiddel tegen de vaststelling van een
voorlopige maatregel waarmee grensoverschrijdende
inbreuk moet worden verboden.
49 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat volgens
de verwijzende rechter de incidenteel aangezochte
rechter geen definitieve beslissing geeft over de
geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar evalueert
hoe de op grond van artikel 22, punt 4, van verordening
nr. 44/2001 bevoegde rechter zich daarover zou
uitspreken en de gevraagde voorlopige maatregel niet
zal toekennen indien er naar zijn oordeel een redelijke
en niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen
octrooi door de bevoegde rechter nietig wordt
verklaard.
50 In die omstandigheden ontbreekt het in punt 47 van
het onderhavige arrest bedoelde gevaar voor
tegenstrijdige beslissingen, nu de voorlopige beslissing
van de incidenteel aangezochte rechter geenszins zal
vooruitlopen op de beslissing ten gronde van de op
grond van artikel 22, punt 4, van verordening nr.
44/2001 bevoegde rechter. De redenen op grond
waarvan het Hof een ruime uitlegging heeft gegeven
aan de bevoegdheid op grond van artikel 22, punt 4,
van verordening nr. 44/2001 vereisen niet dat in een
geval zoals aan de orde in het hoofdgeding artikel 31
van die verordening buiten toepassing wordt gelaten.
Pagina 6 van 15
www.iept.nl
51 Gelet op het bovenstaande moet op de tweede vraag
worden geantwoord dat artikel 22, punt 4, van
verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd
dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het
hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing van
artikel 31 van die verordening.
De derde tot en met de zesde vraag
52 Gelet op het antwoord op de tweede vraag hoeft op
de derde tot en met de zesde vraag niet te worden
geantwoord.
Kosten
53 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de
procedure als een aldaar gerezen incident te
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie
over de kosten heeft te beslissen. De door anderen
wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in
aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor
recht:
1) Artikel 6, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001
van de Raad van 22 december 2000 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat in een
situatie waarin twee of meer vennootschappen uit
verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor
een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk
worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde
nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van
kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het
verrichten van voorbehouden handelingen met
betrekking tot hetzelfde product, de mogelijkheid
bestaat
van
onverenigbare
beslissingen
bij
afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling. De
nationale rechter dient bij de beoordeling of dat risico
bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de
beschouwing te betrekken.
2) Artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 moet
aldus worden uitgelegd dat het in omstandigheden
zoals aan de orde in het hoofdgeding niet in de weg
staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.
CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL P.
CRUZ VILLALÓN
van 29 maart 2012 (1)
Zaak C-616/10
Solvay SA
tegen
Honeywell Fluorine Products Europe BV
Honeywell Belgium NV
Honeywell Europe NV
[verzoek van de Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederland)
om een prejudiciële beslissing]
„Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Rechterlijke
bevoegdheid,
erkenning
en
tenuitvoerlegging van beslissingen – Verordening (EG)
nr. 44/2001 – Rechtsvordering wegens inbreuk op
Europees octrooi – Bijzondere en exclusieve
bevoegdheid – Artikel 6, punt 1 – Pluraliteit van
verweerders – Artikel 22, punt 4 – Bestrijding van
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
geldigheid van octrooi – Artikel 31 – Voorlopige of
bewarende maatregelen”
1. De Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederland), waarbij
vorderingen tot vaststelling van een inbreuk op een
Europees octrooi zijn ingesteld tegen in verschillende
lidstaten gevestigde vennootschappen, in welke
procedure vervolgens een voorlopige voorziening
inhoudende een grensoverschrijdend inbreukverbod is
gevraagd, stelt het Hof diverse prejudiciële vragen over
de toepassing van verordening (EG) nr. 44/2001 van de
Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken(2), op
geschillen over intellectuele eigendomsrechten.
2. De zeer specifieke vragen van de verwijzende
rechter(3) resumeren een aantal van de voornaamste
problemen(4) die de toepassing van deze verordening
op grensoverschrijdende geschillen betreffende
Europese octrooien aan de orde stelt(5), en bieden het
Hof dan ook de gelegenheid tot verduidelijking van zijn
belangrijkste arresten betreffende de artikelen 6, punt 1
(6), 22, punt 4(7), en 31(8) van verordening nr.
44/2001.
I – Toepasselijk recht
3. Volgens artikel 3 van verordening nr. 44/2001, en in
afwijking van het in artikel 2 van deze verordening
neergelegde beginsel, kunnen degenen die op het
grondgebied van een lidstaat woonplaats hebben,
slechts voor het gerecht van een andere lidstaat worden
opgeroepen krachtens de in de artikelen 5 tot en met 24
van diezelfde verordening gegeven regels.
4. Volgens artikel 6 van verordening nr. 44/2001 kan
een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied
van een lidstaat, in een andere lidstaat worden
opgeroepen:
„[...]
1. indien er meer dan één verweerder is: voor het
gerecht van de woonplaats van een hunner, op
voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe
band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om
hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te
vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken
onverenigbare beslissingen worden gegeven;
[...]”
5. In artikel 22 van verordening nr. 44/2001 is het
volgende bepaald:
„Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:
[...]
4. voor de registratie of de geldigheid van octrooien,
merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en
andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot
deponering of registratie: de gerechten van de lidstaat
op het grondgebied waarvan de deponering of
registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht
wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit
van de Gemeenschap of een internationale
overeenkomst. Onverminderd de bevoegdheid van het
Europees octrooibureau krachtens het Verdrag inzake
de verlening van Europese octrooien, ondertekend te
München op 5 oktober 1973 [hierna: „Europees
Octrooiverdrag”], zijn ongeacht de woonplaats, de
Pagina 7 van 15
www.iept.nl
gerechten van elke lidstaat bij uitsluiting bevoegd voor
de registratie of de geldigheid van een voor die lidstaat
verleend Europees octrooi;
[...]”
6. Ten slotte is in artikel 31 van verordening nr.
44/2001 het volgende bepaald:
„In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde
voorlopige of bewarende maatregelen kunnen bij de
gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs
indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens
deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil
kennis te nemen.”
II – Feiten van het hoofdgeding
7. Solvay SA, een in België gevestigde vennootschap
en houdster van Europees octrooi EP 0 858 440 dat in
verschillende lidstaten van kracht is(9), heeft op 6
maart 2009 bij de Rechtbank ’s -Gravenhage een
vordering wegens het plegen van inbreuk(10) op
verschillende nationale delen van dit octrooi ingesteld
tegen met name drie vennootschappen uit twee
verschillende lidstaten, Honeywell Fluorine Products
Europe BV, gevestigd in Nederland, en Honeywell
Belgium NV en Honeywell Europe NV, gevestigd in
België(11), door het verhandelen van een door
Honeywell International Inc. vervaardigd product
(HFC-245) dat hetzelfde is als het product van dit
octrooi.
8. In het kader van deze procedure heeft Solvay SA op
9 december 2009 een incidentele vordering tegen
verweersters in het hoofdgeding ingesteld tot
verkrijging van een voorlopige voorziening in de vorm
van een grensoverschrijdend inbreukverbod voor de
hele duur van het hoofdgeding.(12)
9. Aangezien verweersters in het hoofdgeding in het
kader van de incidentele procedure de nietigheid van de
nationale delen van het betrokken octrooi hebben
ingeroepen,
zonder
dat
zij
echter
een
nietigheidsvordering hebben ingesteld of ook maar een
voornemen daartoe hebben aangekondigd, en de
bevoegdheid van de aangezochte Nederlandse rechter
om van de hoofdvordering alsook van de incidentele
vordering kennis te nemen hebben aangevochten, heeft
de Rechtbank ’s-Gravenhage de behandeling geschorst
en het Hof een prejudiciële vraag betreffende de
uitlegging van artikel 6, punt 1, van verordening nr.
44/2001 gesteld, alsmede verschillende prejudiciële
vragen betreffende de artikelen 22, punt 4, en 31 van
verordening nr. 44/2001.
III – Prejudiciële vragen
10. De prejudiciële vragen van de Rechtbank ’sGravenhage luiden als volgt:
„1) Ten aanzien van artikel 6, [punt 1, van de
verordening]:
Is in een situatie, waarin twee of meer
vennootschappen uit verschillende lidstaten in een
procedure aanhangig voor een gerecht van een van die
lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het
plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een
Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een
andere lidstaat, wegens het verrichten van
voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
product, sprake van de mogelijkheid van
‚onverenigbare
beslissingen’
bij
afzonderlijke
berechting, zoals bedoeld in artikel 6, [punt 1, van de
verordening]?
2) Ten aanzien van artikel 22, [punt 4, van de
verordening]
1) Is artikel 22, [punt 4, van de verordening] van
toepassing in een procedure tot het verkrijgen van een
voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands
octrooi (zoals een voorlopig grensoverschrijdend
inbreukverbod), indien gedaagde bij wege van verweer
aanvoert dat het ingeroepen octrooi nietig is, in
aanmerking genomen dat de rechter in dat geval geen
definitieve beslissing neemt over de geldigheid van het
ingeroepen octrooi, maar een inschatting maakt hoe de
ingevolge artikel 22, [punt 4, van de verordening]
bevoegde rechter daarover zou oordelen en de
gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van een
inbreukverbod zal worden afgewezen indien naar het
oordeel van de rechter een redelijke, niet te
verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi
door de bevoegde rechter vernietigd zou worden?
2) Worden voor de toepasselijkheid van artikel 22,
[punt 4, van de verordening] in een procedure als in
voorgaande vraag bedoeld, vormvereisten gesteld aan
het nietigheidsverweer in die zin dat artikel 22, [punt 4,
van de verordening] alleen van toepassing is indien
reeds een nietigheidsvordering bij de ingevolge artikel
22, [punt 4, van de verordening] bevoegde rechter
aanhangig is of binnen een – door de rechter te stellen
termijn – wordt gemaakt, althans dat ter zake een
dagvaarding aan de octrooihouder is of wordt
uitgebracht, of volstaat het enkele opwerpen van een
nietigheidsverweer en, zo ja, worden dan eisen gesteld
aan de inhoud van het gevoerde verweer, in die zin dat
het voldoende moet zijn onderbouwd en/of dat het
voeren van het verweer niet moet worden aangemerkt
als misbruik van procesrecht?
3) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord,
behoudt de rechter, nadat in een procedure als in de
eerste vraag bedoeld een nietigheidsverweer is
aangevoerd, bevoegdheid ten aanzien van de
inbreukvordering met als gevolg dat (indien de eisende
partij dat wenst) de inbreukprocedure moet worden
aangehouden totdat de ingevolge artikel 22, [punt 4,
van verordening 44/2001] bevoegde rechter over de
geldigheid van het ingeroepen nationale deel van het
octrooi heeft beslist, dan wel dat de vordering moet
worden afgewezen, omdat over een voor de beslissing
essentieel verweer niet mag worden geoordeeld of
verliest de rechter nadat een nietigheidsverweer is
aangevoerd ook zijn bevoegdheid ten aanzien van de
inbreukvordering?
4) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, kan
de nationale rechter zijn bevoegdheid om te oordelen
over een vordering tot verkrijging van een voorlopige
voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi
(zoals een grensoverschrijdend inbreukverbod) en
waartegen bij wege van verweer wordt aangevoerd dat
het ingeroepen octrooi nietig is, dan wel (in het geval
geoordeeld zou worden dat toepasselijkheid van artikel
Pagina 8 van 15
www.iept.nl
22, [punt 4, van verordening 44/2001] de bevoegdheid
van de rechtbank om over de inbreukvraag te oordelen
onverlet laat) zijn bevoegdheid om te oordelen over een
verweer inhoudende dat het ingeroepen buitenlandse
octrooi nietig is, ontlenen aan artikel 31 [van deze
verordening]?
5) Indien vraag 4 bevestigend wordt beantwoord, welke
feiten of omstandigheden zijn dan nodig om de in
rechtsoverweging 40 van het arrest Van Uden/DecoLine bedoelde reële band tussen het voorwerp van de
gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria
gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat
van de aangezochte rechter te kunnen aannemen?”
11. Verzoekster en verweersters in het hoofdgeding, de
Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het
Koninkrijk Spanje en de Commissie hebben
schriftelijke
opmerkingen
ingediend.
De
vertegenwoordigers van Solvay SA, Honeywell
Fluorine Products Europe BV, en het Koninkrijk
Spanje alsmede de Commissie zijn gehoord ter
terechtzitting van 30 november 2011.
IV – Analyse
12. Vooraf wil ik in herinnering brengen dat, voor
zover verordening nr. 44/2001 thans in de betrekkingen
tussen de lidstaten(13) in de plaats is getreden van het
Verdrag van 27 september 1968 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken(14), de
uitlegging die het Hof aan dit verdrag heeft gegeven
ook geldt voor deze verordening, wanneer de
bepalingen van de verordening en die van het
Executieverdrag als gelijkwaardig kunnen worden
aangemerkt.(15) Bovendien volgt uit punt 19 van de
considerans van verordening nr. 44/2001 dat de
continuïteit in de uitlegging tussen het Executieverdrag
en deze verordening moet worden gewaarborgd.
A – Bodemprocedure en uitlegging van artikel 6,
punt 1, van verordening nr. 44/2001
13. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter
in wezen van het Hof te vernemen of hij zich op grond
van artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001
bevoegd kan verklaren. Meer in het bijzonder wil hij
opheldering over de vraag of, gelet op het feit dat bij
hem vorderingen aanhangig zijn tegen een in
Nederland gevestigde onderneming en twee in België
gevestigde ondernemingen, er een gevaar voor
onverenigbare beslissingen bestaat, hetgeen zijn
bevoegdheid op grond van die bepaling zou
rechtvaardigen.
14. Artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 biedt
een verzoekende partij immers de mogelijkheid
verschillende verweerders voor het gerecht van de
woonplaats van een hunner op te roepen, op
voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe
band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om
hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te
vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken
onverenigbare beslissingen worden gegeven.(16)
15. Het vereiste van deze samenhang tussen de
vorderingen is door het Hof gesteld bij de uitlegging
van artikel 6, punt 1, Executieverdrag(17), waarna het
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
is opgenomen in de formulering van artikel 6, punt 1,
van verordening nr. 44/2001(18), om te voorkomen dat
de uitzondering op het beginsel dat de rechter van de
lidstaat van de woonplaats van de verweerder bevoegd
is, niet het beginsel als zodanig op losse schroeven zet.
16. Het Hof heeft eveneens aangegeven dat
beslissingen niet reeds tegenstrijdig kunnen worden
geacht op grond van een divergentie in de beslechting
van het geschil. Voor tegenstrijdigheid is bovendien
vereist dat deze divergentie zich voordoet in het kader
van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens.(19)
17. Overigens staat het aan de nationale rechter om
gelet op alle stukken van het dossier te beoordelen of er
tussen de verschillende bij hem ingestelde vorderingen
een verband bestaat, dat wil zeggen of er bij
afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar
bestaat voor onverenigbare beslissingen.(20)
18. In het arrest Roche Nederland e.a. heeft het Hof
echter geoordeeld dat parallelle inbreukvorderingen in
verschillende lidstaten, die overeenkomstig artikel 64,
lid 3, van het Europees Octrooiverdrag in het licht van
de nationale ter zake geldende regeling moeten worden
beoordeeld(21), zich niet in het kader van eenzelfde
situatie rechtens voordoen(22), zodat eventuele
divergerende beslissingen niet als tegenstrijdig kunnen
worden aangemerkt(23).
19. Met andere woorden, het lijkt erop dat in beginsel
niet kan worden voldaan aan de voorwaarden voor
toepassing van artikel 6, punt 1, van verordening nr.
44/2001 ingeval een inbreukvordering een Europees
octrooi betreft.
20. Het arrest Roche Nederland e.a. van het Hof is op
dit punt fel bekritiseerd(24), omdat het de
werkingssfeer van artikel 6, punt 1, van verordening nr.
44/2001(25) op het gebied van de intellectuele
eigendom aanzienlijk inperkt.(26) In brede kring heerst
de opvatting(27) dat het arrest de bescherming van de
houders van Europese octrooien vermindert(28) en ook
onverenigbaar is met artikel 69 van het Europees
Octrooiverdrag(29).
21. Betekent dit nu dat het in deze zaak uiteindelijk
gaat om handhaving dan wel herziening van het arrest
Roche Nederland e.a.?
22. Ik denk het niet. Mij lijkt, zoals zowel de
Bondsrepubliek Duitsland als het Koninkrijk Spanje en
de Commissie hebben aangevoerd, een meer
genuanceerde aanpak mogelijk, waarin de reikwijdte
van het arrest Roche Nederland e.a. zorgvuldig wordt
afgebakend.
23. De situatie rechtens in het hoofdgeding
onderscheidt zich namelijk van die van het arrest Roche
Nederland e.a., aangezien verweersters in het
hoofdgeding, die in Nederland en België zijn gevestigd,
ieder
afzonderlijk
wordt
verweten
dezelfde
inbreukmakende producten in dezelfde lidstaten te
verhandelen en derhalve dezelfde „nationale delen van
het Europees octrooi” zoals dat van kracht is in die
lidstaten, te schenden.
24. Om te zien of deze argumentatie relevant is, kan het
nuttig zijn na te gaan hoe de situatie zou zijn indien
artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 niet van
Pagina 9 van 15
www.iept.nl
toepassing werd verklaard. De verwijzende rechter in
Nederland zou dan bevoegd zijn voor de vordering
tegen de in Nederland gevestigde verweerster in het
hoofdgeding, en verzoekster in het hoofdgeding zou
overeenkomstig artikel 2 van deze verordening bij een
rechter in België een inbreukvordering aanhangig
moeten maken tegen de beide in België gevestigde
verweersters.(30)
25. Beide rechters zouden, ieder voor zich, de gestelde
inbreuken moeten onderzoeken in het licht van de
verschillende nationale regelingen geldend voor de
„nationale delen van het Europees octrooi” dat
beweerdelijk is geschonden, met toepassing van het
beginsel van de lex loci protectionis.(31) Zij zouden
bijvoorbeeld beiden de door de drie verweersters in het
hoofdgeding gepleegde schending van het Finse deel
van het Europees octrooi moeten beoordelen naar Fins
recht, aangezien een identiek inbreukmakend product
op Fins grondgebied wordt verhandeld.
26. Het is waar dat zij in die omstandigheden uitspraak
zouden moeten doen in het kader van eenzelfde situatie
rechtens – de schending van hetzelfde nationale deel
van een octrooi dat in dezelfde bewoordingen de
omvang van de bescherming van dit octrooi
definieert(32) –, maar beslissingen zouden kunnen
geven die lijnrecht tegenover elkaar staan.
27. Met andere woorden, artikel 6, punt 1, van
verordening nr. 44/2001 zou niet van toepassing zijn op
een bundel inbreukvorderingen gericht tegen meerdere
in verschillende lidstaten gevestigde vennootschappen,
wanneer deze vorderingen betrekking hebben op
handelingen die in verschillende lidstaten zijn verricht
en inbreuk maken op verschillende nationale delen van
een Europees octrooi waarop verschillende rechtstelsels
van toepassing zijn.(33) Daarentegen zou het, voor
zover de voorwaarde betreffende dezelfde feitelijke
situatie vervuld is, wel van toepassing kunnen zijn op
een bundel inbreukvorderingen tegen meerdere in
verschillende lidstaten gevestigde vennootschappen,
wanneer de vorderingen elk afzonderlijk handelingen
betreffen die in dezelfde lidstaat zijn verricht en
inbreuk maken op hetzelfde nationale deel van een
Europees octrooi waarop hetzelfde rechtstelsel van
toepassing is.(34)
28. Van belang is evenwel dat de bijzondere
bevoegdheidsregels van verordening nr. 44/2001 door
de nationale rechter(35) moeten worden uitgelegd met
eerbiediging van het rechtszekerheidsbeginsel, dat een
van de doelstellingen van de verordening is, hetgeen
betekent dat artikel 6, punt 1, van verordening nr.
44/2001 aldus moet worden uitgelegd „dat een
gemiddeld oordeelkundig verweerder op grond daarvan
redelijkerwijs kan voorzien, voor welke andere rechter
dan die van de staat van zijn woonplaats hij zou kunnen
worden opgeroepen”.(36)
29. Gelet hierop stel ik het Hof voor op de eerste
prejudiciële vraag van de verwijzende rechter te
antwoorden dat artikel 6, punt 1, van verordening nr.
44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het van
toepassing is op een procedure ter zake van inbreuk op
een Europees octrooi waarin meerdere, in verschillende
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen
zijn betrokken, wanneer de vorderingen elk
afzonderlijk handelingen betreffen die in dezelfde
lidstaat zijn verricht en inbreuk maken op hetzelfde
nationale deel van een Europees octrooi waarop
hetzelfde rechtstelsel van toepassing is.
B – Incidentele procedure
30. Met zijn tweede reeks vragen vraagt de verwijzende
rechter in wezen of de omstandigheid dat de geldigheid
van een octrooi wordt aangevochten in het kader van
een incidentele procedure tot verkrijging van een
grensoverschrijdend inbreukverbod, die parallel loopt
aan de bodemprocedure inzake vaststelling van de
inbreuk, voldoende is – en zo ja, onder welke vorm- of
procedurele voorwaarden – voor de toepasselijkheid
van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001,
zodat de aangezochte rechter ten eerste zich op grond
van artikel 25 van verordening nr. 44/2001 onbevoegd
moet verklaren om van de hoofdvordering kennis te
nemen, en ten tweede ook zijn bevoegdheid om op
grond van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 van
de incidentele procedure kennis te nemen moet toetsen.
1. Uitlegging van artikel 22, punt 4, van verordening
nr. 44/2001
31. De eerste reeks vragen betreffende de reikwijdte
van het bepaalde in artikel 22, punt 4, van verordening
nr. 44/2001 moet worden onderzocht in het licht van de
overwegingen en het dictum van het arrest GAT.(37)
32. In dit arrest heeft het Hof verklaard dat artikel 16,
punt 4, Executieverdrag, gelet op de doelstelling en de
plaats ervan in het stelsel van dit verdrag(38), aldus
moet worden uitgelegd dat de hierin neergelegde
exclusievebevoegdheidsregel alle geschillen over de
registratie of de geldigheid van een octrooi betreft,
ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering
dan wel exceptie wordt opgeworpen en ongeacht in
welk stadium van de procedure dit gebeurt.
33. Zonder op de bestaansreden van deze bepalingen in
te gaan, wil ik benadrukken dat drie soorten
overwegingen verband houdend met de grondslag en de
doelstelling van het door het Executieverdrag
ingevoerde stelsel, deze oplossing rechtvaardigden(39):
om te beginnen de dwingende aard van de
exclusievebevoegdheidsregel van artikel 16, punt 4,
Executieverdrag(40); verder de noodzaak om de
voorzienbaarheid van de bevoegdheidsregels, en dus de
rechtszekerheid, te waarborgen door te voorkomen dat
meerdere instanties bevoegd zijn(41), en ten slotte de
noodzaak om te voorkomen dat het gevaar van
tegenstrijdige beslissingen toeneemt, hetgeen het
Executieverdrag juist wenst te vermijden(42).
34. De Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense
Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Commissie, die
op dit punt een aantal van de door de verwijzende
rechter aangevoerde factoren overnemen, delen in
wezen de zienswijze dat rechters aan wie, zoals in casu
in het hoofdgeding, een incidentele vordering is
voorgelegd, geen uitspraak doen over het
bodemgeschil, noch over het bestaan van de inbreuk
(voorwerp van de hoofdvordering) of over de
geldigheid van het octrooi (verweer opgeworpen in het
Pagina 10 van 15
www.iept.nl
kader van de incidentele procedure), maar normaliter
alleen onderzoeken of aan de voorwaarden voor het
verlenen van de gevraagde voorlopige voorziening is
voldaan. Aangezien het eventuele onderzoek naar de
geldigheid van een octrooi prima facie wordt verricht
en niet tot een definitieve beslissing leidt, zou er
derhalve geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen
bestaan.
35. Dit standpunt moet evenwel worden afgezet tegen
in het bijzonder punt 30 van het arrest GAT, waarin het
Hof heel specifiek stelling heeft genomen over de
kwestie van de invloed van de gevolgen van
beslissingen die de toepassing van artikel 16, punt 4,
Executieverdrag betreffen. Aangevoerd werd dat er
geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen kon zijn,
aangezien de gevolgen van een incidentele uitspraak
over de geldigheid van een octrooi zich naar Duits
recht tot de partijen in het geding (inter partes)
beperkten. Dit argument is door het Hof in zeer
algemene
en
tegelijkertijd
zeer
klemmende
bewoordingen afgewezen.
36. Erop wijzend dat de gevolgen van een dergelijke
beslissing door het nationaal recht worden vastgesteld
en dat in meerdere verdragsluitende staten de beslissing
tot nietigverklaring van een octrooi erga-omneswerking
heeft, overwoog het Hof dat: „om het gevaar van
onverenigbare beslissingen te vermijden, [...] het dus
noodzakelijk [zou] zijn om de bevoegdheid van de
gerechten van een andere staat dan die van de verlening
van het octrooi om incidenteel uitspraak te doen over
de geldigheid van een buitenlands octrooi, te beperken
tot de gevallen waarin het toepasselijk nationaal recht
aan de te geven beslissing enkel een tot de partijen bij
het geding beperkt gevolg verbindt”. Volgens het Hof
was dit niet mogelijk, omdat „[e]en dergelijke
beperking zou [...] leiden tot verstoringen, waardoor de
gelijkheid en de eenvormigheid van de rechten en
verplichtingen die voor de verdragsluitende staten en
de belanghebbende personen uit het Executieverdrag
voortvloeien, zouden worden aangetast”.(43)
37. Moet daarom worden geconcludeerd dat het arrest
GAT de verwijzende rechter verplicht om zich in de
omstandigheden van het hoofdgeding onbevoegd te
verklaren? Mij lijkt een meer genuanceerd antwoord
dat met de procesrechtelijke werkelijkheid rekening
houdt, aangewezen.
38. Er kunnen zich immers maar drie situaties
voordoen: of de geldigheid van het octrooi wordt zowel
in de bodemprocedure als in de incidentele procedure
bestreden (geval a), of alleen in de bodemprocedure
(geval b) dan wel alleen in de incidentele procedure
(geval c).
39. In de gevallen a en b is het arrest GAT van
toepassing en moet de aangezochte rechter zich
derhalve overeenkomstig artikel 25 van verordening nr.
44/2001 onbevoegd verklaren in de bodemprocedure en
onderzoeken of de gevraagde voorlopige voorziening
op grond van artikel 31 van verordening nr. 44/2001
kan worden verleend.
40. In geval c kunnen zich twee situaties voordoen. De
verweerder heeft wellicht niet de mogelijkheid gehad
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
om de kwestie van de geldigheid van het octrooi in de
bodemprocedure op te werpen, bijvoorbeeld omdat de
voorlopige voorziening is verleend voordat de
hoofdvordering is ingesteld (situatie c 1).(44) Ook kan
het zijn dat de verweerder wel die mogelijkheid heeft
gehad, maar het niet juist heeft geacht om hiervan
gebruik te maken (situatie c 2). Dit lijkt op de situatie
in het hoofdgeding, hetgeen de verwijzende rechter zal
moeten vaststellen.
41. In situatie c 1 moet de aangezochte rechter de
gevraagde voorlopige of bewarende voorziening
kunnen onderzoeken en eventueel verlenen, echter met
strikte naleving van het arrest GAT. Dit impliceert dat
die voorlopige voorziening alleen zal kunnen worden
verleend, indien bij de aangezochte rechter binnen een
redelijke termijn ook een met de gevraagde voorziening
samenhangende hoofdvordering, een vordering tot
vaststelling van de inbreuk in het kader van een
gevraagd inbreukverbod, wordt ingesteld in het kader
waarvan de naleving van het arrest GAT dan kan
worden gewaarborgd, dus op de strikte voorwaarde dat
de voorziening geen definitieve gevolgen sorteert.
42. In situatie c 2 daarentegen kan de in het kader van
de incidentele procedure ingeroepen ongeldigheid van
het betrokken octrooi in beginsel niet ertoe leiden dat
de aangezochte rechter zich overeenkomstig artikel 25
van verordening nr. 44/2001 onbevoegd verklaart om
van de hoofdvordering kennis te nemen. In dat geval
kan er namelijk van worden uitgegaan dat het argument
van de ongeldigheid van het betrokken octrooi dilatoir
is, tenzij de verweerder aantoont dat hij bij de bevoegde
rechter een vordering tot vernietiging van dit octrooi
heeft ingesteld. De aangezochte rechter kan derhalve,
mits hij bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te
nemen, overeenkomstig zijn nationale recht de
gevraagde voorlopige voorziening verlenen.
43. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging te
verklaren dat artikel 22, punt 4, van verordening nr.
44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat de hierin
vervatte
exclusievebevoegdheidsregel
niet
van
toepassing is wanneer de vraag naar de geldigheid van
een octrooi enkel in een incidentele procedure wordt
opgeworpen, voor zover de eventuele in die procedure
te nemen beslissing geen definitieve gevolgen sorteert.
2. Uitlegging van artikel 31 van verordening nr.
44/2001
44. Hierop zal ik slechts subsidiair ingaan, voor het
geval het Hof van oordeel zou zijn dat de verwijzende
rechter niet bevoegd is om van het bodemgeschil
kennis te nemen op grond van artikel 22, punt 4, van
verordening nr. 44/2001, dan wel niet bevoegd is om
van het gehele bodemgeschil kennis te nemen op grond
van artikel 6, punt 1, van die verordening.
45. Zoals uit vaste rechtspraak(45) blijkt, is de rechter
die uit hoofde van een van de bevoegdheidsgronden
van het Executieverdrag, en thans van verordening nr.
44/2001, bevoegd is om van het bodemgeschil kennis
te nemen, namelijk tevens bevoegd voorlopige of
bewarende maatregelen te gelasten, zonder dat aan deze
laatste bevoegdheid nadere voorwaarden zijn
verbonden.(46)
Pagina 11 van 15
www.iept.nl
46. Blijkens de rechtspraak van het Hof is artikel 31
van verordening nr. 44/2001, net als daarvoor artikel 24
Executieverdrag, een autonome bevoegdheidsgrond(47)
die de in artikel 2 tot en met 24 van verordening nr.
44/2001 vervatte bevoegdheidsgronden aanvult.(48)
Toch moet deze bepaling, die voorziet in een
uitzondering op het bevoegdheidsstelsel van
verordening nr. 44/2001, strikt worden uitgelegd(49),
aangezien voor de uitoefening van de bevoegdheid tot
het gelasten van voorlopige maatregelen bepaalde door
de rechtspraak van het Hof gestelde voorwaarden
gelden verband houdend met de aard van de te
beschermen rechten en het doel en het voorwerp van de
gevraagde maatregelen.(50)
47. Om te beginnen moeten de voorlopige maatregelen
vallen onder de werkingsfeer van verordening nr.
44/2001, die is beperkt tot burgerlijke en handelszaken,
waarbij, gelet op de grote verscheidenheid van deze
maatregelen in de verschillende lidstaten, de vraag of
deze verordening hierop van toepassing is, niet wordt
bepaald door de aard van die maatregelen, maar door
de aard van de rechten die erdoor worden
gewaarborgd.(51) Dat is stellig het geval bij
inbreukvorderingen, waarop de algemene regels van
verordening nr. 44/2001 van toepassing zijn (52),
alsmede bij een gevraagde voorlopige voorziening
inhoudende een grensoverschrijdend inbreukverbod,
zoals het betrokken verbod in het hoofdgeding.(53)
48. De eventueel op grond van artikel 31 van
verordening nr. 44/2001 te nemen maatregelen moeten
bovendien voorlopig zijn, dat wil zeggen bedoeld zijn
om een feitelijke of juridische situatie te handhaven ter
bewaring van rechten waarvan de erkenning langs
andere weg wordt gevraagd voor de rechter die van het
bodemgeschil kennis neemt.(54) Deze voorwaarde
impliceert hoofdzakelijk dat een voorlopige maatregel
die op grond van artikel 31 van verordening nr.
44/2001 wordt verleend, een beperkte geldingsduur
moet hebben.
49. Het Hof heeft in zeer algemene bewoordingen
onderstreept dat de rechter aan wie een dergelijke
maatregel
wordt
gevraagd,
met
„bijzondere
behoedzaamheid en een gedegen kennis van de
concrete omstandigheden waarin de maatregel effect
moet sorteren” moet optreden, hetgeen impliceert dat
hij „zijn toestemming [moet] kunnen beperken in de
tijd” en, meer in het algemeen „aan zijn toestemming
alle voorwaarden kunnen verbinden die het voorlopige
of bewarende karakter [ervan] garanderen”(55),
normaliter totdat op het bodemgeschil is beslist.
50. Bovendien heeft het Hof, juist met het doel om het
voorlopig of bewarend karakter van de op grond van
artikel 31 van verordening nr. 44/2001 toegestane
maatregelen te garanderen, in het arrest Van Uden(56)
een extra voorwaarde gesteld, namelijk het bestaan van
een reële band tussen het voorwerp van de gevraagde
voorlopige maatregelen en de op territoriale criteria
gebaseerde bevoegdheid van de lidstaat van de
aangezochte rechter(57), hetgeen juist het onderwerp is
van de laatste prejudiciële vraag van de verwijzende
rechter.
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
51. Het Hof heeft tot nu toe niet rechtstreeks de
gelegenheid gekregen om te specificeren wat deze twee
voorwaarden inhouden waar het gaat om intellectuele
eigendomsrechten.
52. Aangezien de incidentele vordering in het
hoofdgeding is ingesteld nadat de hoofdvordering
aanhangig was gemaakt, zodat de voorwaarde inzake
de beperkte geldingsduur van de toegestane maatregel
kan worden geacht in potentie te zijn vervuld, zal ik
vooral de voorwaarde inzake het bestaan van een reële
band bezien.
53. Deze – bekritiseerde(58) – voorwaarde wordt op
uiteenlopende wijze uitgelegd.(59) Sommigen zien in
deze
voorwaarde
een
begrenzing
van
de
extraterritoriale werking van de toegestane voorlopige
maatregelen. Volgens anderen betekent deze
voorwaarde dat de maatregel, althans voor een deel,
effect moet sorteren in de lidstaat van de aangezochte
rechter. De voorwaarde zou derhalve geenszins de
werkingsfeer ratione loci van de toegestane maatregel
beperken, die integendeel effect kan sorteren in andere
lidstaten dan die van de aangezochte rechter, en dus een
extraterritoriale werking kan hebben.(60) Het zou
eerder gaan om een minimaal territoriaal
aanknopingspunt van de gevraagde voorlopige
voorziening. Het bestaan van een reële band zou dan
ook moeten worden onderzocht met inachtneming van
vooral de tenuitvoerleggingsprocedures in de lidstaat
van de aangezochte rechter.(61)
54. Volgens mij kan inderdaad worden aanvaard dat de
rechter van een lidstaat die veronderstellenderwijs niet
bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen,
zich slechts bevoegd kan verklaren tot het toestaan van
een voorlopige maatregel op grond van artikel 31 van
verordening nr. 44/2001 voor zover deze maatregel
effect sorteert op het grondgebied van die lidstaat en
aldaar ten uitvoer kan worden gelegd. Het is aan
diezelfde rechter, die daartoe het beste in staat is, om
het bestaan van deze reële band na te gaan.
55. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging te
verklaren dat artikel 31 van verordening nr. 44/2001
aldus moet worden uitgelegd dat een nationale rechter
niet bevoegd is een voorlopige maatregel toe te staan
die geen effect op zijn grondgebied sorteert, hetgeen
aan hem is om te bepalen.
V – Conclusie
56. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging de
prejudiciële vragen van de Rechtbank ’s- Gravenhage
te beantwoorden door voor recht te verklaren:
„1) Primair:
a) Artikel 6, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001
van de Raad van 22 december 2000 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat het van
toepassing is op een procedure ter zake van inbreuk op
een Europees octrooi waarin meerdere, in verschillende
verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen
zijn betrokken, wanneer de vorderingen elk
afzonderlijk handelingen betreffen die in dezelfde
lidstaat zijn verricht en inbreuk maken op hetzelfde
Pagina 12 van 15
www.iept.nl
nationale deel van een Europees octrooi waarop
hetzelfde rechtstelsel van toepassing is.
b) Artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 moet
aldus worden uitgelegd dat de hierin vervatte
exclusievebevoegdheidsregel niet van toepassing is
wanneer de vraag naar de geldigheid van een octrooi
enkel in een incidentele procedure wordt opgeworpen,
voor zover de eventuele in die procedure te nemen
beslissing geen definitieve gevolgen sorteert.
2) Subsidiair:
Artikel 31 van verordening nr. 44/2001 moet aldus
worden uitgelegd dat een nationale rechter niet
bevoegd is een voorlopige maatregel toe te staan die
geen effect op zijn grondgebied sorteert, hetgeen aan
hem is om te bepalen.”
1 – Oorspronkelijke taal: Frans.
2 – PB 2001, L 12, blz. 1; hierna: „verordening nr.
44/2001”.
3 – Deze vragen zijn voorts gesteld kort na de
bekendmaking door de Europese Commissie van een
voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen
in
burgerlijke
en
handelszaken
(herschikking) van 14 december 2010 [COM(2010)
748 def.; hierna: „voorstel voor een herziening van
verordening nr. 44/2001”]. Zie voor een bespreking van
dit voorstel, Heinze, C., „Choice of Court Agreements,
Coordination of Proceedings and Provisional Measures
in the Reform of the Brussels I Regulation”, Rabels
Zeitschrift für ausländisches und internationales
Privatrecht, 2011, vol. 75, blz. 581.
4 – Problemen die door de Commissie zijn genoemd in
haar verslag aan het Europees Parlement, de Raad en
het Europees Economisch en Sociaal Comité over de
toepassing van verordening nr. 44/2001, van 21 april
2009 [COM(2009) 174 def., punt 3.4]. Zie ook het
Groenboek over de herziening van verordening nr.
44/2001, van 21 april 2009 [COM(2009) 175 def.,
punten 4 en 6], en de resolutie van het Europees
Parlement van 7 september 2010 over de uitvoering en
herziening van verordening nr. 44/2001 (PB 2011, C
308 E, blz. 36, punt 22).
5 – Zie met name Fernández Arroyo, D., Compétence
exclusive et compétence exorbitante dans les relations
privées internationales, RCADI, 2006, deel 323, in het
bijzonder blz. 95, punten 80 e.v.; Leible, S., en Ohly,
A. (uitg.), Intellectual Property and Private
International Law, Mohr Siebeck, 2009; Schauwecker,
M., Extraterritoriale Patentverletzungsjuridiktion – Die
internationale Zuständigkeit der Gerichte außerhalb des
Patenterteilungsstaates für Verletzungsverfahren, Carl
Heymanns Verlag, 2009; Nourissat, C., en Treppoz, E.,
Droit international privé et propriété intellectuelle. Un
nouveau cadre pour de nouvelles stratégies, Lamy, Axe
Droit, 2010, en Winkler, M., Die internationale
Zuständigkeit für Patentverletzungsstreitigkeiten, Peter
Lang, 2011.
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
6 – Arrest van 13 juli 2006, Roche Nederland e.a. (C539/03, Jurispr. blz. I-6535).
7 – Arrest van 13 juli 2006, GAT (C-4/03, Jurispr. blz.
I-6509).
8 – Arrest van 17 november 1998, Van Uden (C391/95, Jurispr. blz. I-7091).
9 – Het gaat in casu om Denemarken, Ierland,
Griekenland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Finland
en Zweden, en verder ook nog Liechtenstein en
Zwitserland.
10 – Hierna: „hoofdvordering”.
11 – Hierna gezamenlijk: „verweersters in het
hoofdgeding”.
12 – Hierna: „incidentele procedure”.
13 – Zie voor het Koninkrijk Denemarken, de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het
Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken,
ondertekend te Brussel op 19 oktober 2005 (PB L 299,
blz. 62).
14 – PB 1972, L 299, blz. 32; hierna:
„Executieverdrag”.
15 – Zie met name arresten van 10 september 2009,
German Graphics Graphische Maschinen (C-292/08,
Jurispr. blz. I-8421, punt 27), en 18 oktober 2011,
Realchemie
Nederland
(C-406/09,
nog
niet
gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38).
16 – Arresten van 27 september 1988, Kalfelis (189/87,
Jurispr. blz. 5565, punt 12), en 27 oktober 1998,
Réunion européenne e.a. (C-51/97, Jurispr. blz. I-6511,
punt 48), alsmede reeds aangehaald arrest Roche
Nederland e.a. (punt 20).
17 – Reeds aangehaald arrest Kalfelis (punt 12).
18 – Zoals het Hof in het reeds aangehaalde arrest
Roche Nederland e.a. (punt 21) in herinnering heeft
gebracht.
19 – Reeds aangehaald arrest Roche Nederland e.a.
(punt 26) en arresten van 11 oktober 2007, Freeport (C98/06, Jurispr. blz. I-8319, punt 40), en 1 december
2011, Painer (C-145/10, nog niet gepubliceerd in de
Jurisprudentie, punt 79).
20 – Reeds aangehaalde arresten Freeport (punt 41) en
Painer (punt 83).
21 – Punt 30.
22 – Punt 31.
23 – Punten 32 en 35.
24 – Zie met name European Max-Planck Group on
Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP),
Intellectual Property and the Reform of Private
International Law: Sparks from a Difficult
Relationship, IPRax, 2007, nr. 4, blz. 284; conclusie
van advocaat-generaal Trstenjak van 12 april 2011 bij
het reeds aangehaalde arrest Painer, punten 78-85,
alsmede de aldaar in punt 78 aangehaalde rechtspraak;
zie voorts Muir Watt, H., „Article 6”, in Magnus, U.,
en Mankowski, P., Brussels I Regulation, 2e druk,
Sellier, European Law Publishers, 2012, blz. 313, nr.
25a; Noorgård, M., „A, Spider without a Web?
Multiple Defendants in IP Litigation”, in Leible, S., en
Ohly, A. (uitg.), op. cit., blz. 211.; Gonzalez Beilfuss,
Pagina 13 van 15
www.iept.nl
C., „Is there any Web for the Spider? Jurisdiction over
Co-defendants after Roche Nederland”, in Nuyts, A.
(uitg.), International Litigation in Intellectual Property
and
Information
Technology,
Kluwer
Law
International, blz. 79.
25 – Een aantal van de kritische auteurs heeft echter
wel toegegeven dat dit arrest een einde heeft gemaakt
aan jaren van onzekerheid en heeft bijgedragen aan een
hoger niveau van harmonisatie in Europa. Zie in die zin
Kur, A., „Are there any Common European Principles
of Private International Law with regard to Intellectual
Property”, in Leible, S., en Ohly, A., op. cit., blz. 1 en
2.
26 – In het bijzonder Hess, B., e.a., Report on the
Application of Regulation Brussels I in the Member
States (Study JLS/C4/2005/03), Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg, september 2007, nr. 204, blz.
104 (hierna: „Heidelberg Report”).
27 – De Commissie zelf heeft de uit dit arrest
voortvloeiende problemen aangestipt in haar verslag
van 21 april 2009 betreffende de toepassing van
verordening nr. 44/2001 (punt 3.4). Het Groenboek
over de herziening van verordening nr. 44/2001
benadert het probleem echter zeer omzichtig, waarbij
overigens met de punten 36-38 van het arrest Roche
Nederland e.a. rekening wordt gehouden. In elk geval
moet worden vastgesteld dat de Commissie in haar
voorstel voor een herziening van verordening nr.
44/2001 geen wijziging van artikel 6 van de
verordening heeft voorgesteld, ook al was haar
uitgangspunt alleen om „bepaalde tekortkomingen van
het huidige systeem aan te wijzen” en deze in
afwachting
van
de
invoering
van
het
gemeenschappelijke
stelsel
voor
octrooigeschillenbeslechting aan te pakken. Zie op dit
punt advies 1/09 van 8 maart 2011, uitgebracht
krachtens artikel 218, lid 1, VWEU (nog niet
gepubliceerd in de Jurisprudentie), waarin het Hof van
oordeel was dat de voorgenomen overeenkomst tot
invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor
octrooigeschillenbeslechting („Gerecht voor het
Europees en het gemeenschapsoctrooi”) niet
verenigbaar is met de bepalingen van het VEU en het
VWEU.
28 – Heidelberg Report, blz. 338, nr. 825 e.v.
29 – Heidelberg Report, blz. 340, nr. 833.
30 – Of een vordering moet worden ingesteld op grond
van artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 is in
deze zaak niet aan de orde, zodat ik er hier ook niet op
zal ingaan.
31 – Zie op dit punt de conclusie van advocaat-generaal
Léger bij het reeds aangehaalde arrest Roche Nederland
e.a. (punten 97 en 118).
32 – Zie in die zin Blumer, F., Patent Law and
International Private Law on both Sides of the Atlantic,
het forum van de Wereldorganisatie voor de
intellectuele eigendom (WIPO) inzake internationaal
privaatrecht en intellectuele eigendom, Genève, 30 en
31 januari 2001 (WIPO/PIL/01/3).
33 – In punt 33 van het arrest Roche Nederland e.a.
was het Hof inderdaad van oordeel dat die samenhang
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
niet kon worden aangetoond „tussen vorderingen
wegens inbreuk op een Europees octrooi die elk zouden
zijn gericht tegen een in een verschillende
verdragsluitende staat gevestigde vennootschap voor
feiten die deze vennootschap zou hebben gepleegd op
het grondgebied van die staat”.
34 – Ik wil in herinnering brengen dat het Hof van
oordeel was dat, niettegenstaande het feit dat de in te
stellen rechtsvorderingen niet dezelfde rechtsgrondslag
hadden, artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001
van toepassing was. Zie reeds aangehaald arrest
Freeport (punten 31-47).
35 – Arrest van 13 juli 2006, Reisch Montage (C103/05, Jurispr. blz. I-6827, punt 24).
36 – Zie reeds aangehaald arrest Reisch Montage (punt
25); zie ook, wat betreft artikel 5, punt 1,
Executieverdrag, arresten van 17 juni 1992, Handte (C26/91, Jurispr. blz. I-3967, punt 18); 28 september
1999, GIE Groupe Concorde e.a. (C-440/97, Jurispr.
blz. I-6307, punt 24), en 19 februari 2002, Besix (C256/00, Jurispr. blz. I-1699, punten 24-26); wat de
uitzondering van het forum non conveniens betreft,
arrest van 1 maart 2005, Owusu (C-281/02, Jurispr. blz.
I-1383, punt 40), en wat artikel 24 Executieverdrag
betreft, arrest van 28 april 2005, St. Paul Dairy (C104/03, Jurispr. blz. I-3481, punt 19).
37 – Reeds aangehaald arrest, punten 13-31.
38 – Punten 20-24.
39 – Voor de bestaansreden van deze bepalingen wordt
verwezen naar de uitvoerige rechtsleer.
40 – Punten 26 en 27.
41 – Punt 28.
42 – Punt 29.
43 – Zie wat verordening nr. 44/2001 betreft, arrest van
28 april 2009, Apostolides (C-420/07, Jurispr. blz. I3571, punt 41).
44 – Hoewel dit merkwaardig kan lijken in het geval
van een incidentele procedure die, naar men zou
kunnen menen, als het ware van nature is gekoppeld
aan een parallelle bodemprocedure, toch kan dit zich
voordoen, zoals ik hieronder zal uiteenzetten.
45 – Reeds aangehaald arrest Van Uden (punten 22 en
48) en arrest van 27 april 1999, Mietz (C-99/96,
Jurispr. blz. I-2277, punt 41).
46 – Deze bepalingen zijn overgenomen in een nieuwe
bepaling van het voorstel voor herziening van
verordening nr. 44/2001, namelijk artikel 35.
47 – Reeds aangehaald arrest Van Uden (punt 42). Zie
in het bijzonder Pertegás Sender, M., „Article 24 of the
Brussels Convention: a particular Reading for Patent
Infringement Disputes?”, in Fentiman, R., e.a.,
L’espace judiciaire européen en matières civile et
commerciale, Bruylant, 1999, blz. 277; Pertegás
Sender, M., Cross-Border Enforcement of Patent
Rights, Oxford University Press, blz. 130, nr. 3.138.
48 – Zie over deze bepaling het rapport over het
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 september
1968, opgesteld door P. Jenard (PB 1979, C 59, blz. 1,
in het bijzonder blz. 42), alsmede het toelichtend
Pagina 14 van 15
www.iept.nl
rapport over het verdrag betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken,
ondertekend te Lugano op 30 oktober 2007, van F.
Pocar (PB 2009, C 319, blz. 1, punt 124).
49 – Zie wat betreft artikel 24 Executieverdrag, reeds
aangehaald arrest St. Paul Dairy (punt 11).
50 – Reeds aangehaalde arresten Van Uden (punt 46)
en Mietz (punt 47).
51 – Arresten van 27 maart 1979, de Cavel (143/78,
Jurispr. blz. 1055, punt 8), en 26 maart 1992, Reichert
en Kockler (C-261/90, Jurispr. blz. I-2149, punt 32);
reeds aangehaalde arresten Van Uden (punt 33) en
Realchemie Nederland (punt 40).
52 – Arrest van 15 november 1983, Duijnstee (288/82,
Jurispr. blz. 3663, punt 23).
53 – Hoewel het volgens het Hof aan de verwijzende
rechter was om na te gaan of dat in het hoofdgeding het
geval was. Zie reeds aangehaald arrest St. Paul Dairy
(punt 10).
54 – Reeds aangehaalde arresten Reichert en Kockler
(punt 34), Van Uden (punt 37) en St. Paul Dairy (punt
13).
55 – Arrest van 21 mei 1980, Denilauler (125/79,
Jurispr. blz. 1553, punten 15 en 16), en reeds
aangehaalde arresten Reichert et Kockler (punt 33) en
Van Uden (punt 38).
56 – Punt 40.
57 – Het Hof heeft in zijn latere arresten niet formeel
en uitdrukkelijk naar deze voorwaarde verwezen, maar
heeft deze wel genoemd in het reeds aangehaalde arrest
Mietz (punt 42).
58 – Met name door de Commissie, steunend op de
doctrine, in voornoemd verslag over de toepassing van
verordening nr. 44/2001, en in voornoemd Groenboek
over de herziening van verordening nr. 44/2001. In
voornoemde resolutie van 7 september 2010 dringt het
Europees Parlement „aan op invoeging van een
overweging om de problemen te ondervangen die
voortvloeien uit [dit] vereiste”. Zie voor een overzicht,
Dickinson, A., „Provisional Measures in the ‚Brussels
I’ Review: Disturbing the Status Quo?”, Journal of
Private International Law, 2010, vol. 6, nr. 3, blz. 519.
59 – Zie met name Pertegás Sender, M., Cross-Border
Enforcement of Patent Rights, op. cit., punt 3.158;
Janssens, M.-C., „International Disputes Involving
Intellectual Property Rights: How to Take the Hurdles
of Jurisdiction and Applicable Law”, in Dirix, E., en
Leleu, Y.-H., The Belgian report at the
XVIIIthCongress of Washington of the International
Academy of Comparative Law, Bruylant, 2011, nr. 46,
blz. 611 en 640.
60 – Het Hof heeft hieraan overigens herinnerd in het
arrest van 15 juli 2010, Purrucker (C-256/09, Jurispr.
blz. I-7349, punt 85), door in dat verband te verwijzen
naar het toelichtend verslag over het verdrag, opgesteld
op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie, betreffende de bevoegdheid en de
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in
huwelijkszaken, opgesteld door A. Borrás (PB 1998, C
www.ie-portal.nl
IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell
221, blz. 27, punt 59). Zie ook reeds aangehaald arrest
Denilauler (punt 17).
61 – In voornoemd voorstel voor een herziening van
verordening nr. 44/2001 (punt 3.1.5, punt 25 van de
considerans) wordt gezegd dat het vrije verkeer van
voorlopige maatregelen gelast door een gerecht dat
bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen,
behoort te worden gewaarborgd, terwijl de gevolgen
van voorlopige maatregelen gelast door een gerecht dat
niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te
nemen, behoort te worden beperkt tot het grondgebied
van de betrokken lidstaat. Zie ook artikel 99 van
verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20
december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB
1994, L 11, blz. 1) en artikel 103 van verordening (EG)
nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake
het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).
Pagina 15 van 15
LJN: BX1228,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , 418632 / KG ZA
12-465
Uitspraak
vonnis
RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 418632 / KG ZA 12-465
Vonnis in kort geding van 11 juli 2012
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TEN CATE THIOLON B.V.,
gevestigd te Nijverdal,
2. de naamloze vennootschap
KONINKLIJKE TEN CATE NV,
gevestigd te Almelo,
eiseressen,
advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,
tegen
1. de rechtspersoon naar vreemd recht
FIELDTURF TARKETT INC.,
gevestigd te Montreal, Canada,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
FIELDTURF INC.,
gevestigd te Montreal, Canada,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
FIELDTURF TARKETT SAS,
gevestigd te Nanterre, Frankrijk,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AASPORTSSYSTEMS B.V.,
tevens handelend onder de naam FIELDTURF AASPORTSSYSTEMS,
gevestigd te Alphen aan den Rijn,
5. de rechtspersoon naar vreemd recht
TARKETT HOLDING GMBH,
handelend onder de naam TARKETT NEDERLAND,
gevestigd te Frankenthal, Duitsland, tevens gevestigd te Oosterhout,
gedaagden,
advocaat: mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam.
100
Partijen zullen hierna ook Ten Cate (eiseressen gezamenlijk) en Fieldturf (gedaagden
gezamenlijk) genoemd worden. Voor Ten Cate is de zaak behandeld door haar advocaat
voornoemd en mr. L.E. Fresco, eveneens advocaat te Amsterdam. Voor Fieldturf is de
zaak behandeld door haar advocaat voornoemd en mr. C.A. Thomas, eveneens advocaat
te Amsterdam.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 10 mei 2012,
- de akte houdende overlegging producties van 14 mei 2012 van Ten Cate, met
producties 1 tot en met 26,
- de akte houdende overlegging producties van 24 mei 2012 van Fieldturf, met
producties 1 tot en met 8,
- de akte houdende overlegging producties tevens houdende correctie van 31 mei 2012
van Ten Cate, met aanvullende producties 27 tot en met 44,
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van 11 juni 2012 van Ten Cate,
met aanvullende producties 45 tot en met 50,
- de (2e) akte houdende overlegging producties van 14 juni 2012 van Fieldturf, met
aanvullende producties 9 en 10,
- de bij faxbericht van 18 juni 2012 van Ten Cate ingediende aanvullende productie 51,
- de kostenspecificaties van beide zijden, ontvangen op 19 juni 2012,
- de mondelinge behandeling, gehouden op 20 juni 2012, ter gelegenheid waarvan de
raadslieden van beide zijden een pleitnota hebben overgelegd.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Eiseressen behoren tot het Ten Cate-concern, een wereldwijd opererende producent
van kunststofgarens. Eiseres sub 1 is in het bijzonder actief op het gebied van
kunststofgarens bestemd voor kunstgras.
2.2. Gedaagden maken deel uit van de wereldwijd opererende Tarkett-groep, een groep
van ondernemingen die zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling en productie
van sportvelden en -vloeren. De Tarkett-groep produceert tevens kunstgrasvelden en
gebruikt daarbij de bedrijfs- en productnamen Fieldturf en Prestige.
2.3. Kunstgras voor sportvelden wordt opgebouwd uit een verende laag, waarop een mat
is geplaatst met kunstgrasvezels, aanvankelijk van nylon, vervolgens van polypropyleen
en thans veelal van polyethyleen. De mat wordt doorgaans bestrooid met zand en/of
rubberkorrels. Kunstgrasvelden van polyethyleen werden eind jaren negentig
geïntroduceerd en worden aangemerkt als derde-generatie-kunstgrasvelden. Op deze
velden kan gemakkelijker met voetbalnoppen worden gespeeld en slidings worden
gemaakt zonder dat brandwonden ontstaan. Daarom is derde generatie kunstgras ook
goed geschikt voor voetbal.
2.4. De onderneming Mattex Leisure Industries (hierna Mattex) ontwikkelde in het begin
van deze eeuw een nieuw soort garen, gekenmerkt door een stevige ruggengraat en
vleugels waardoor de vezels de gewenste flexibiliteit en veerkracht krijgen. Dit
101
zogenoemde monofilament garen is onder de naam ―Evolution third generation slide‖ of
―Evolution 3GS‖ in 2003 op de markt geïntroduceerd. Mattex heeft hierna nader aan te
duiden merkinschrijvingen gedaan voor haar Evolution-garen.
2.5. Mattex heeft in samenwerking met de onderneming Ceelen Sport Constructies B.V.
te Zeewolde (hierna Ceelen) in IJsselstein en in Almere kunstgrasvelden aangelegd met
het door haar ontwikkelde Evolution-garen. Nadat de nieuwe kunstgrasvariant in de
praktijk succesvol bleek, heeft gedaagde sub 1 in 2005 en 2006 overeenkomsten
gesloten met Mattex. Partijen kwamen overeen dat Fieldturf de exclusieve afnemer zou
worden van het Evolution-garen en dat Mattex toestemming verleende voor het gebruik
van haar Evolution 3GS-merken.
2.6. Op 30 mei 2006 deponeerde gedaagde sub 1 het Gemeenschapsmerk PRESTIGE
EVOLUTION voor onder meer kunstgrasvelden (registratienummer 005781034, klasse
27). Ook buiten Europa heeft Fieldturf sindsdien vergelijkbare merkdepots gedaan.
2.7. In 2007 is Mattex door Ten Cate overgenomen. Deze overname omvatte de
productiefaciliteit voor Evolution-garen en de merkrechten van Mattex. Ten Cate is
zodoende thans houdster van de volgende merkinschrijvingen:
- het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS, ingediend op 9 oktober 2003 en sinds 1
januari 2004 ingeschreven onder nummer 0738245 voor waren en diensten in klasse 27
(kunstgras);
- de internationale inschrijving EVOLUTION 3GS, gebaseerd op de hiervoor genoemde
Beneluxmerkinschrijving en sinds 26 maart 2004 geregistreerd onder nummer 823590,
voor waren en diensten in dezelfde klasse 27 met onder meer een groot aantal Europese
landen als aangewezen gebieden;
- het Beneluxwoordmerk EVOLUTION, naar aanleiding van een aanvrage van 10 januari
2011 sinds 12 januari 2011 ingeschreven onder nummer 0893577 voor waren en
diensten in klassen 17 (voor onder meer kunstgrasvezels, niet voor textielgebruik en
kunstgrasgarens) en 23 (voor onder meer garens en plastic of rubber draden voor
textielgebruik);
- de internationale inschrijving EVOLUTION, gebaseerd op de hiervoor genoemde
Beneluxmerkinschrijving en sinds 18 januari 2011 geregistreerd onder nummer 1069043
voor waren en diensten in dezelfde klassen 17 en 23, met de Europese Gemeenschap als
een van de aangewezen gebieden;
- het Gemeenschapswoordmerk EVOLUTION, voortkomend uit de hiervoor genoemde
internationale merkinschrijving en sinds 18 januari 2011 geregistreerd onder nummer
1069043 voor waren en diensten in dezelfde klassen 17 en 23;
- het Beneluxwoordmerk EVOLUTION, ingediend op 11 maart 2011 en sinds 15 maart
2011 ingeschreven onder nummer 0896949 voor waren en diensten in klassen 17 (voor
onder meer kunstgrasvezels, niet voor textielgebruik en kunstgrasgarens), klasse 23
(voor onder meer garens en plastic of rubber draden voor textielgebruik) en 27 (voor
onder meer kunstgras);
- het Gemeenschapswoordmerk EVOLUTION, sinds 7 september 2011 geregistreerd
onder nummer 009868191 voor waren en diensten in dezelfde klassen 17, 23 en 27;
2.8. Op 1 juli 2008 hebben Ten Cate en Fieldturf een overeenkomst gesloten (hierna:
Supply Agreement), waarbij Fieldturf exclusief afnemer van de Evolution-garens bleef en
de verplichting kreeg al haar kunststofgarens van Ten Cate af te nemen. Ook in deze
overeenkomst kreeg Fieldturf toestemming voor het gebruik van de merkrechten van Ten
102
Cate ter zake Evolution 3GS. De Supply Agreement werd aangegaan voor de duur van
drie en een half jaar, tot en met 31 december 2011, en voorzag in een automatische
verlenging van de samenwerking nadien, tenzij de overeenkomst tijdig schriftelijk zou
worden beëindigd.
2.9. Fieldturf heeft nadien wereldwijd, onder meer in Europa, kunstgrasvelden geleverd.
Zij maakte daarbij onder andere gebruik van de aanduidingen DuraSpine en (Prestige)
Evolution.
2.10. De samenwerking van Ten Cate en Fieldturf verliep aanvankelijk succesvol, maar in
de loop van 2009 ontstonden problemen. Bij Ten Cate rees het vermoeden dat Fieldturf
bezig was met de ontwikkeling van een alternatief voor het Evolution-garen. Anderzijds
liet Fieldturf weten niet tevreden te zijn over de kwaliteit van de door Ten Cate geleverde
producten.
2.11. Fieldturf heeft Ten Cate in verband met de gerezen problemen voor de
Amerikaanse rechter gedaagd. In die procedure heeft Ten Cate reconventionele
vorderingen ingesteld. Ook heeft Ten Cate op 4 november 2009 de Supply Agreement
opgezegd tegen 15 juni 2011.
2.12. Fieldturf kondigde eind 2010 aan met een eigen kunstgrasgaren op de
(Amerikaanse) markt te zullen komen, onder de (merk)naam REVOLUTION. Het
REVOLUTION-garen was een resultaat van de in datzelfde jaar gestarte joint-venture van
Fieldturf met een andere producent van kunststofgarens, Morton Extrusions. In de
publiciteitscampagne die Fieldturf ter ondersteuning van haar nieuwe product is gaan
voeren heeft zij onder meer de slogan: ―This is no EVOLUTION, this is REVOLUTION‖
gebruikt.
2.13. Stellende dat Fieldturf door haar activiteiten in verband met het REVOLUTIONproduct in strijd handelde met de Supply Agreement, heeft Ten Cate bij brief van 18
februari 2011 aan Fieldturf bericht dat de Supply Agreement per 2 maart 2011 zou
eindigen.
2.14. Na de zomer van 2011 werd het Revolution-garen ook op de Europese markt door
Fieldturf geïntroduceerd.
3. Het geschil
3.1. Ten Cate vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover
mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Fieldturf zal gebieden in de Europese Gemeenschap
het gebruik van het merk REVOLUTION ter onderscheiding van kunstgras(garen) en
daarmee gerelateerde producten te staken en gestaakt te houden, op straffe van een
dwangsom, met hoofdelijke veroordeling van Fieldturf in de volledige proceskosten
overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna:
Rv).
3.2. Ten Cate voert hiertoe aan dat door het gebruik van het teken REVOLUTION
Fieldturf inbreuk maakt op haar merkrechten dan wel onrechtmatig handelt jegens haar.
3.3. Fieldturf voert gemotiveerd verweer.
103
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
Bevoegdheid
4.1. Fieldturf heeft de grensoverschrijdende bevoegdheid van deze rechtbank betwist ter
zake de in Frankrijk gevestigde gedaagde sub 3. Die betwisting moet worden afgewezen.
4.2. Met Ten Cate kan worden aangenomen dat deze rechtbank bevoegdheid heeft op
basis van artikel 6 lid 1 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de
rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken (Hierna: EEX-Vo). Naar voorlopig oordeel is in de zaak tegen
de Franse gedaagde, anders dan in de zaak Roche/Primus (HvJ EU 13 juli 2006, BIE
2006, 72, C-539/03), genoegzaam sprake van dezelfde situatie, zowel feitelijk als
rechtens, als die tegen de Nederlandse verweerder, waardoor onverenigbare beslissingen
dienen te worden vermeden. Ten eerste betreft het – onder andere – een gestelde
inbreuk op een Gemeenschapsmerk, die moet worden beoordeeld aan de hand van recht
dat is te vinden in een EU-Verordening. Die situatie is derhalve wezenlijk anders dan bij
een Europees octrooi, zodat overwegingen 29-31 uit voornoemd arrest Roche/Primus
geen opgeld doen. Ten tweede wordt alle gedaagden verwijt gemaakt van dezelfde
inbreukmakende handelingen die deze gedaagden over het hele grondgebied van de EU
zouden hebben gepleegd of dreigen te plegen. Als geen bevoegdheid op basis van artikel
6 EEX-Vo zou worden aangenomen, zou dat betekenen dat eerst de Nederlandse rechter
(voor de Nederlandse gedaagde) en vervolgens de eventueel aangezochte Franse rechter
(voor gedaagde sub 3) voor de gehele EU zouden moeten beoordelen of hetzelfde teken
inbreuk maakt volgens de GMVo op hetzelfde gemeenschapsmerk. Zulks terwijl de
Nederlandse rechter in elk geval bevoegdheid heeft voor wat betreft het Nederlandse
territoir ingevolge artikelen 97 lid 5 en 98 lid 2 GMVo. Duidelijk moge zijn dat die situatie
onwenselijk is en tot onverenigbare beslissingen aanleiding kan geven (vgl. AG P. Cruz
Villalón, 29 maart 2012, C-616/10, Solvay/Honeywell, nummers 23-27). Niet gesteld is
overigens dat Ten Cate de vordering jegens de Nederlandse gedaagde enkel heeft
ingesteld om de overige gedaagden van de volgens artikel 97 lid 1 GMVo bevoegde
rechter af te trekken.
4.3. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat artikel 6 EEX-Vo aanvullend op de
bevoegdheidsregeling van de GMVo van toepassing is ingevolge het bepaalde in artikel
94 lid 1 GMVo, terwijl artikel 6 EEX-Vo niet is opgenomen in de opsomming van
uitgesloten bepalingen in lid 2. Dit betekent dat voorshands moet worden aangenomen
dat de Gemeenschapswetgever bij het vaststellen van de GMVo heeft onderkend dat
artikel 6 lid 1 EEX-Vo bevoegdheid kan scheppen, terwijl hij nochtans niet in artikel 98
heeft opgenomen dat die bevoegdheid territoriaal beperkt zou moeten zijn, zoals voor
bevoegdheid op basis van artikel 97 lid 5 (kort gezegd forum loci delicti) wel is gebeurd.
Bij die stand van zaken en indachtig dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo volgens vaste rechtspraak
(vgl. HvJ EU 1 december 2011, IER 2012, 16, C-145/10) in beginsel een
grensoverschrijdende bevoegdheid schept, moet voorshands worden aangenomen dat de
voorzieningenrechter in deze rechtbank ook jegens gedaagde sub 3 voor de gehele EU
bevoegd is.
104
4.4. Met betrekking tot de (onbestreden) relatieve bevoegdheid van deze rechtbank ten
aanzien van de Beneluxmerken wordt overwogen dat gedaagde sub 4 in dit
arrondissement gevestigd is en de inbreuk zich tevens in dit arrondissement zou
voordoen respectievelijk zou hebben voorgedaan.
Spoedeisend belang
4.5. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er bij de vorderingen van
Ten Cate voldoende spoedeisend belang bestaat, gelet op het voortschrijdende
(beweerdelijk) inbreukmakende handelen en de omstandigheid dat Fieldturf niet bereid is
een met boetebeding versterkte toezegging te doen het gebruik van het teken
REVOLUTION te staken. De enkele verklaring van Fieldturf ter zitting dat zij in de
toekomst het teken REVOLUTION slechts zal gebruiken in combinatie met het teken
FIELDTURF doet daaraan niet af.
Niet-ontvankelijkheid
4.6. Fieldturf stelt dat uitsluitend gedaagde sub 4, de Nederlandse vennootschap, op de
Nederlandse en Belgische markt activiteiten verrichten met betrekking tot (REVOLUTION)
kunstgrasproducten. Zij vraagt de voorzieningenrechter Ten Cate in haar vorderingen
jegens de overige gedaagden niet-ontvankelijk te verklaren.
4.7. Ten Cate heeft in dit verband gesteld dat de niet nader gespecificeerde entiteit
―Fieldturf‖ houdster is van de website www.fieldturf.com, de website van de Fieldturfgroep die (mede) gericht is op Europa. De voorzieningenrechter stelt voorop dat in de
akte van Fieldturf, waarin zij een toelichting geeft bij de door haar overgelegde
producties, staat vermeld dat www.fieldturf.com / www.tarkettsports.com de ―Europese
website van de gedaagden‖ is. Voorshands zal de voorzieningenrechter er dan ook van
uitgaan dat alle gedaagden verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud
van die website, inclusief het door Ten Cate aangevallen gebruik van het teken
REVOLUTION, al dan niet voorafgegaan door de aanduiding ―Fieldturf‖.
4.8. Daarbij komt dat de voorzieningenrechter met Ten Cate heeft kunnen constateren
dat niet altijd duidelijk is van welke vennootschap brochures gericht op de Europese Unie
afkomstig zijn. In die brochures is wel vaak de verwijzing naar de hiervoor reeds
genoemde website www.fieldturf.com te vinden. Bovendien is in een van Fieldturf
afkomstige presentatie over REVOLUTION-kunstgrasvelden in Europa, met name
Frankrijk (door Fieldturf overgelegd als productie 7A) een door de wereldvoetbalbond
uitgegeven FIFA certificaat op naam van gedaagde sub 2 opgenomen, terwijl veel van de
contactgegevens vermeld op www.tarkettsports.com op gedaagde sub 3 betrekking
hebben.
4.9. Bij deze stand van zaken moet voorshands worden aangenomen dat er minst
genomen sprake is van dreiging van inbreuk door alle gedaagden. Het verzoek van
Fieldturf om Ten Cate niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen jegens
gedaagden sub 1 tot en met 3 en sub 5 dient derhalve te worden afgewezen.
Geldigheid
105
4.10. Fieldturf heeft naar voren gebracht dat Ten Cate geen beroep op haar merkrechten
toekomt omdat die rechten vervallen zouden zijn, dan wel aan nietigverklaring blootstaan
omdat zij – waar het de EVOLUTION-woordmerken betreft – te kwader trouw zouden zijn
aangevraagd.
4.11. Fieldturf heeft daartoe aangevoerd dat Ten Cate het teken EVOLUTION 3GS niet als
merk gebruikt heeft, zodat de betreffende merken zijn vervallen. De
voorzieningenrechter stelt voorop dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt
wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen
van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is
ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of
te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het
merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal
gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden
aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel
is, in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd
worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen
te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de
markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJ EG 11 maart
2003, IER 2003/31, Ansul/Ajax).
4.12. Deze maatstaf toepassend miskent Fieldturf naar voorlopig oordeel dat de
aanduiding EVOLUTION (3GS) in ieder geval vanaf 2007 is gebruikt in het
handelsverkeer, zoals blijkt uit de in het geding gebrachte reclamedocumentatie van
Mattex (productie 5 van Ten Cate) en C.S.C. Ceelen (productie 28 van Ten Cate) en
facturen van Fieldturf aan S.S.C. Ceelen (productie 27B van Ten Cate). Het gebruik op
facturen aan C.S.C. Ceelen is voorshands niet aan te merken als zuiver intern, zoals
Fieldturf nog heeft gesteld. C.S.C. Ceelen behoort immers niet tot de groep van
ondernemingen van Ten Cate / Mattex / Fieldturf, terwijl C.S.C. Ceelen bovendien het
kunstgras aan derden onder gebruikmaking van het merk EVOLUTION heeft aangeboden
en aangelegd. Gebruik door een licentienemer (destijds Fieldturf) van een merk in het
kader van wederverkoop (aan onder meer C.S.C. Ceelen) is toe te rekenen aan de
merkhouder en draagt bij aan instandhoudend merkgebruik. Hetzelfde heeft te gelden
voor gebruik van het merk door de wederverkoper, C.S.C. Ceelen. In géén van die
gevallen is immers sprake van slechts een gedogen van merkgebruik maar betreft het
nadrukkelijk gegeven toestemming door de merkhouder.
4.13. Voor zover Fieldturf nog heeft bedoeld te stellen dat gebruik van EVOLUTION
zonder 3GS niet tot instandhoudend merkgebruik kan worden gerekend van het merk
EVOLUTION 3GS, overweegt de voorzieningenrechter dat instandhoudend merkgebruik
op onderdelen afwijkend mag zijn, zolang het onderscheidend vermogen niet wordt
gewijzigd. Fieldturf heeft niet gesteld dat het laatste het geval is bij weglating van de
toevoeging 3GS. Voorshands is dan ook sprake van voldoende normaal gebruik als merk.
4.14. In het licht van het voorgaande kan de (aanvullende) deponering van de
EVOLUTION-merken door Ten Cate nadat Fieldturf de aanduiding PRESTIGE EVOLUTION
als merk had gedeponeerd niet als te kwader trouw worden aangemerkt.
4.15. De voorzieningenrecht laat nog daar dat Fieldturf geen nietigheidsvordering heeft
ingesteld of vervallenverklaring heeft gevraagd. In dit kort geding zal zodoende
106
voorshands worden uitgegaan van de geldigheid van de door Ten Cate ingeroepen
merken.
Inbreuk
4.16. Ten Cate baseert haar inbreukvordering op de stelling dat het door Fieldturf
gebruikte teken REVOLUTION, al dan niet voorafgegaan door ―Fieldturf‖, overeenstemt
met haar merken. Daardoor zou gevaar voor directe of indirecte verwarring ontstaan
(inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 1 sub b GMVo). Niet in
geschil is dat Ten Cate en Fieldturf de merken, respectievelijk het teken gebruiken voor
dezelfde waren en diensten en dat het relevante publiek bestaat uit goed geïnformeerde
personen die op professionele voet betrokken zijn bij de aankoop en aanleg van
kunstgrasvelden. Of de EVOLUTION (3GS)-merken van Ten Cate moeten worden
aangemerkt als bekende merken kan in het kader van dit kort geding in het midden
blijven.
4.17. De vraag of sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen een merk
en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk
en teken bij het in aanmerking komend publiek wordt achtergelaten gelet op de
auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is
ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage
herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het
bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende
bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van
overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Bij de beoordeling van het
verwarringsgevaar dient rekening te worden gehouden met alle relevante
omstandigheden van het geval.
4.18. Dat er sprake zou zijn van overeenstemming tussen de merken van Ten Cate en
het door Fieldturf gebruikte teken is door Ten Cate betoogd door te wijzen op het feit dat
EVOLUTION en REVOLUTION slechts één letter, de beginletter R, verschillen. Daarmee is
volgens Ten Cate sprake van (verwarringwekkende) visuele en auditieve
overeenstemming. Ook begripsmatig stemmen merken en teken in aanzienlijke
voldoende mate overeen, zo stelt Ten Cate, want beide begrippen duiden op
ontwikkeling, vooruitgang (met dan wel zonder schokeffect). Ten Cate stelt voorts dat
Fieldturf, gezien de jarenlange zakelijke relatie tussen partijen, waarin Fieldturf exclusief
afnemer was van de EVOLUTION-garens, was gehouden voldoende afstand te nemen van
haar merken toen die relatie eindigde.
4.19. De voorzieningenrechter stelt met Ten Cate vast dat er een aanzienlijke auditieve
en visuele overeenstemming bestaat tussen het meest onderscheidende bestanddeel
EVOLUTION van de merken en het teken REVOLUTION. Ook begripsmatig is er een
behoorlijke overlap, omdat beide betrekking hebben op verandering.
4.20. Van belang is in dit verband in het bijzonder dat partijen een jarenlange zakelijke
relatie hebben onderhouden waarbij het Fieldturf was toegestaan de merken van Ten
Cate te gebruiken – en dit ook daadwerkelijk deed, zo blijkt uit de als productie 27B
overgelegde facturen. Fieldturf leverde derhalve gedurende lange tijd onder het merk
EVOLUTION kunstgrasvelden aan haar afnemers, die op hun beurt – ook weer onder het
merk EVOLUTION – gemeentes en sportverenigingen beleverden. Voorshands bestaat
107
derhalve enerzijds het gevaar dat (een deel van) het relevante publiek het verschil
tussen EVOLUTION en REVOLUTION niet zal opvallen, gelet op het onvolmaakte
herinneringsbeeld bij het relevante publiek en de volkomen identieke waren die onder
merk en teken worden verhandeld. Anderzijds bestaat het – wellicht grotere – gevaar dat
het relevante publiek zal denken dat REVOLUTION-kunstgras een vernieuwde of
opvolgende versie is van het hen reeds bekende EVOLUTION-kunstgras en dus zal
denken dat beide producten dezelfde herkomst hebben of in ieder geval van een
economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Dit geldt te sterker daar Fieldturf tot
de beëindiging van de Supply Agreement exclusief leverancier was van EVOLUTIONkunstgras.
4.21. Het verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door het teken REVOLUTION te
gebruiken in combinatie met de aanduiding ―Fieldturf‖, zoals Fieldturf heeft gesteld.
Verwarringsgevaar kan immers ook (blijven) bestaan wanneer het teken wordt gevormd
door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend
vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de
totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende
plaats behoudt (vgl. Hof van Justitie EG 6 oktober 2005, Medion v Thomson (Thomson
Life)). In de onderhavige situatie is het gebruik van de firmanaam Fieldturf in combinatie
met het teken REVOLUTION, dat weliswaar niet identiek is aan de merken van Ten Cate,
maar daar toch in belangrijke mate mee overeenstemt en een zelfstandige
onderscheidende plaats heeft in het samengestelde teken, voorshands sprake van
verwarringsgevaar. Ook in dit verband is van belang dat partijen een jarenlange zakelijke
relatie hebben onderhouden zodat er door het relevante publiek te eerder een
economische band zal worden aangenomen en de toevoeging van ―Fieldturf‖ voor het
publiek (juist) niet de doorslag zal geven om te denken dat die binding thans niet meer
bestaat.
Slotsom
4.22. Nu voorshands vaststaat dat het gebruik van het teken REVOLUTION door Fieldturf
als inbreukmakend, want in strijd met het verbod geformuleerd in artikel 9 lid 1 sub b
GMVo respectievelijk artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, moet worden aangemerkt, kan het
gevorderde verbod worden toegewezen als in het dictum verwoord. Het toe te wijzen
(inbreuk)verbod zal zich niet uitstrekken tot aan gedaagden (via joint-ventures)
verbonden rechtspersonen omdat niet inzichtelijk is of de betreffende gedaagde wel
voldoende zeggenschap heeft om de inbreuk tegen te gaan en Ten Cate ter zake niets
heeft gesteld.
4.23. Fieldturf heeft nog geklaagd over het feit dat een verbod wordt gevorderd voor niet
alleen kunstgras(garen) maar ook ―daarmee gerelateerde producten‖ omdat dit laatste te
onbepaald is. De voorzieningenrechter begrijpt dat de bedoeling van Ten Cate was om
het verboden gebruik uit te doen strekken tot ook de andere waren in de omschrijvingen
van haar merken, hetgeen kan worden toegewezen.
4.24. Aan de gevorderde dwangsom zal een maximum worden verbonden. De
voorzieningenrechter ziet geen aanleiding de dwangsom te verminderen omdat deze per
dag (en niet per overtreding) is gevorderd.
Proceskosten
108
4.25. Fieldturf zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten
worden veroordeeld. Fieldturf heeft de kostenspecificatie van Ten Cate betwist, althans
heeft gewezen op het ontbreken van facturen die volgens haar vereist zijn om te kunnen
verifiëren welk bedrag daadwerkelijk aan Ten Cate in rekening is gebracht. De hoogte
van het door de raadslieden van Ten Cate gehanteerde uurtarief noch het volgens de
specificatie aantal aan de zaak bestede uren zijn door Fieldturf betwist. Gelet hierop valt
zonder nadere toelichting – die door Fieldturf niet is gegeven – niet in te zien waarom
zou moeten worden aangenomen dat aan Ten Cate niet het gespecificeerde bedrag in
rekening zou zijn of nog zal worden gebracht. De kosten aan de zijde van Ten Cate
worden derhalve conform haar opgave begroot op € 99.814,20 aan salaris advocaat, te
vermeerderen met € 575,-= aan vast recht (dat kennelijk niet in de verschotten is
opgenomen), in totaal dus € 100.389,20. De hoofdelijke verschuldigdheid van de
proceskosten is niet bestreden zodat die zal worden toegewezen.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt Fieldturf binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis in de Europese
Gemeenschap het gebruik van het teken REVOLUTION ter onderscheiding van
kunstgras(garen) en daaraan gerelateerde producten (dat wil zeggen waren in klassen 17
(onder meer kunstgrasvezels, niet voor textielgebruik en kunstgrasgarens), 23 (onder
meer garens en plastic of rubber draden voor textielgebruik) en 27 (voor onder meer
kunstgras)) te staken en gestaakt te houden;
5.2. veroordeelt Fieldturf om aan Ten Cate een dwangsom te betalen van € 50.000,=
voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de betreffende gedaagde niet aan de in 5.1.
uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 2.000.000,= is bereikt,
5.3. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in
artikel 1019i Rv op 6 maanden,.
5.4. veroordeelt Fieldturf (hoofdelijk) in de proceskosten, aan de zijde van Ten Cate tot
op heden begroot op € 100.389,20,
5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 11 juli
2012 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.
109
IEPT20120507, Rb Den Haag, BP v Shell
www.iept.nl
Vzgr Rb Den Haag, 7 mei 2012, BP v Shell
Designer water
MERKENRECHT - PROCESRECHT
Grensoverschrijdende
bevoegdheid
van
Nederlandse rechter aangenomen op grond van
artikel 6 EEX
• Als geen bevoegdheid op basis van artikel 6
EEX-Vo zou worden aangenomen, zou dat
betekenen dat eerst de Nederlandse rechter (voor de
Nederlandse gedaagden) en vervolgens de eventueel
aangezochte Engelse rechter (voor Royal Dutch
Shell) voor de gehele EU zouden moeten beoordelen
of hetzelfde teken inbreuk maakt volgens de GMVo
op hetzelfde gemeenschapsmerk. Zulks terwijl de
Nederlandse rechter in elk geval bevoegdheid heeft
voor wat betreft het Nederlandse territoir ingevolge
artikelen 97 lid 5 en 98 lid 2 GMVo. Duidelijk moge
zijn dat die situatie onwenselijk is en tot
onverenigbare beslissingen aanleiding kan geven
(vgl. AG P. Cruz Villalón, 29 maart 2012, C-616/10,
Solvay/Honeywell, nummers 23-27).
Voorzieningenrechter ook bevoegd tot afgeven van
pan-europees verbod
• Hierbij komt dat een andere lezing van artikel
103 lid 2 GMVo tot de ongerijmde consequentie zou
leiden dat de voorzieningenrechter niet, maar de
rechtbank als bodemrechter wel, bevoegd zou zijn
tot het afgeven van een pan-europees verbod. Het
HvJ EU heeft in het kader van artikel 24
EEXVerdrag 1 (31 EEX-Vo, hier niet rechtstreeks
van toepassing ingevolge 94 lid 2 GMVo) reeds
overwogen dat de rechter die volgens de
bevoegdheidsregels van onder andere artikel 6
EEX-Vo bevoegd is, tevens bevoegd is voorlopige en
beschermende maatregelen te treffen.
Geen
spoedeisend
belang;
gezien
de
onthoudingsverklaring van Shell en gerede kans dat
het merk van BP ongeldig zal worden verklaard
vanwege beschrijvende karakter
1
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
(Trb. 1969, 101)
www.ie-portal.nl
• De voorzieningenrechter is voorshands van
oordeel dat er bij de vorderingen van BP, gelet op
de ter zitting afgelegde onthoudingsverklaring van
Shell inhoudende de toezegging DESIGNER
WATER (hierna ook: “het merk”) op straffe van
verbeurte van een dwangsom niet te zullen
gebruiken in de Europese Unie, onvoldoende
spoedeisend belang bestaat. De omstandigheid dat
Shell haar toezegging slechts doet tot aan het
moment dat het OHIM over de geldigheid van het
merk van BP heeft beslist maakt dit niet anders, nu
er naar voorlopig oordeel een gerede kans bestaat
dat het merk door OHIM ongeldig zal worden
verklaard.
• Ten aanzien van het element DESIGNER blijkt
naar voorlopig oordeel uit het Collins woordenboek
en de aangehaalde uitspraak ten aanzien van het
merk DESIGNER PROTEIN afdoende dat deze
term in het Engels wordt gebruikt om in een
wetenschappelijke context aan te geven dat een
product is ontworpen om een bepaalde functie te
kunnen
vervullen.
Met
Shell
is
de
voorzieningenrechter voorshands tevens van oordeel
dat de term WATER, anders dan BP heeft betoogd,
door het in aanmerking te nemen publiek breder zal
worden opgevat dan enkel als de chemische
aanduiding H2O. Naar voorlopig oordeel kan water
dat is gede-ioniseerd en/of waaraan andere stoffen
zijn toegevoegd zoals in het onderhavige geval, wel
worden omschreven als water dat voor een bepaald
doel is bewerkt.
Vindplaatsen:
Vzgr Rb Den Haag, 7 mei 2012
(E.F. Brinkman)
RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 412754 / KG ZA 12-139
Vonnis in kort geding van 7 mei 2012
in de zaak van
de vennootschap naar vreemd recht
BP P.L.C.,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
eiseres,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
tegen
1. de vennootschap naar vreemd recht
ROYAL DUTCH SHELL P.L.C.,
met statutaire zetel te Londen, Verenigd Koninkrijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
SHELL GLOBAL SOLUTIONS INTERNATIONAL
B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
3. de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
SHELL TRADEMARK MANAGEMENT B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
4. de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Pagina 1 van 5
IEPT20120507, Rb Den Haag, BP v Shell
www.iept.nl
SHELL INTERNATIONAL EXPLORATION AND
PRODUCTION B.V.,
gevestigd te Rijswijk,
gedaagden,
advocaat mr. W.E. Pors te ‘s-Gravenhage.
Partijen zullen hierna BP en (gezamenlijk in
enkelvoud) Shell genoemd worden. Gedaagden zullen
waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als Royal
Dutch Shell, Shell Global Solutions, Shell Trademark
Management en Shell International Exploration. De
zaak is voor BP inhoudelijk behandeld door mrs. R.M.
Kleemans en A.A.A.C.M. van Oorschot, advocaten te
Amsterdam en voor Shell door mrs. W.E. Pors
voornoemd en L. van Huizen, advocaten te ‘sGravenhage.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 14 februari 2012 met 24
producties;
- de akte overlegging producties van Shell met 18
producties;
- de nadere producties 25 tot en met 29 van BP;
- de proceskostenopgaven van beide partijen;
- de mondelinge behandeling met de daarbij door
partijen overgelegde pleitnotities.
1.2. In een e-mail aan de rechtbank van 19 april 2012
heeft mr. Pors namens Shell bezwaar gemaakt tegen de
indiening van de producties 25 tot en met 29 van BP.
Ter zitting heeft mr. Pors zijn bezwaar toegelicht (en
aangegeven dat het hem voornamelijk om productie 26
ging) en is BP in de gelegenheid gesteld daarop te
reageren. De voorzieningenrechter heeft na ook Shell
daarop te hebben gehoord, direct beslist dat alle
producties worden geaccepteerd, zij het dat ermee
rekening wordt gehouden dat Shell zich slechts in
beperkte mate op met name productie 26 heeft kunnen
voorbereiden.
1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. BP is een olie- en gasmaatschappij actief in meer
dan zestig landen, waaronder in Nederland. Zij is
houdster
van
het
Gemeenschapswoordmerk
DESIGNER WATER naar aanleiding van een aanvraag
van 15 oktober 2008 ingeschreven onder nummer
731715 op 31 januari 2010 voor waren en diensten in
de volgende klassen:
- 1 (fluids for use in the drilling of oil and gas wells,
fluids for use in the extraction of oil and gas; deionized fluids; de-salinized water),
- 35 (onder meer business services relating to the
extraction of oil and gas),
- 37 (oil and gas drilling services; extraction of oil and
gas from oil and gas fields; oil field exploitation for the
extraction of oil) en
- 42 (onder meer scientific services relating to the
extraction of oil and gas). Daarnaast is BP houdster van
nationale merkregistraties voor hetzelfde woordmerk.
2.2. BP gebruikt de term DESIGNER WATER voor
alle technologieën die zij gebruikt om – kort gezegd –
extra olie vrij te maken en vervolgens te winnen uit een
olieveld. Deze verzameling technologieën, die door BP
www.ie-portal.nl
wordt aangeduid als Enhanced Oil Recovery, bestaat
uit het injecteren van een olieveld met water met een
laag ionen (zout) gehalte, dan wel met water met een
laag ionengehalte gecombineerd met polymeren, met
surfactanten (oppervlakte actieve stoffen) of met
alkalines.
2.3. Shell houdt zich net als BP onder meer bezig met
de (wereldwijde) winning van olie en gas. Shell Oil
Company te Houston, Texas, Verenigde Staten van
Amerika, heeft onder meer op 6 november 2008 in de
Verenigde Staten het woordmerk DESIGNER WATER
aangevraagd voor warenklasse 1. Van die aanvraag is
afstand gedaan. Shell Trademark Management heeft
voorts op 5 mei 2009 het woordmerk DESIGNER
WATER in Oman geregistreerd.
2.4. In het kader van de oliewinning maakt ook Shell
gebruik van (variaties op) de methode die BP aanduidt
met Enhanced Oil Recovery. Op de website
www.shell.com staat een artikel onder de kop ‘Gaining
from a low-salt diet’. In dit artikel staat “designer
water” tussen aanhalingstekens ter aanduiding van
speciaal ontzout water dat geïnjecteerd wordt in het
olieveld (productie 15 van BP).
2.5. In een presentatie die de heer Schotman, werkzaam
voor Royal Dutch Shell, op 3 november 2011 heeft
gehouden in Amsterdam ter gelegenheid van de
International Water Week (productie 10 van BP), heeft
hij gesproken over “Designer Water™ flooding”,
“Designer Water” en “Designer Water technology”. In
de als productie 13 overgelegde presentatie uit naam
van Shell International Exploration (met vermelding
dat de auteursrechten toekomen aan Royal Dutch Shell)
gehouden tijdens een workshop op 18 tot 20 oktober
2010 in Aberdeen, Schotland, is eveneens gebruik
gemaakt van de term “Designer Water”, voorzien van
het symbool ™. In de als productie 16 overgelegde
presentatie van onder meer de heer A.D. Brooks,
gehouden in Wenen op 23-26 mei 2011 ter gelegenheid
van de jaarlijkse SPE Europe/EAGE Conferentie,
wordt gebruik gemaakt van de term “Designer Water™
flooding”. De presentatie staat onder meer op naam van
Shell Global Solutions.
2.6. Shell is op 16 april 2012 een nietigheidsprocedure
begonnen bij het OHIM 2, waarin zij het OHIM
verzoekt het merk DESIGNER WATER op grond van
artikel 52 lid 1 GMVo 3 nietig te verklaren op absolute
gronden zoals beschreven in artikel 7 lid 1 sub b en c
GMVo.
3. Het geschil
3.1. BP vordert – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar
bij voorraad, een Gemeenschapsmerkinbreukverbod in
alle lidstaten van de Europese Unie en ten aanzien van
gedaagde sub 1 een bevel tot het geven van schriftelijke
instructies aan al haar dochtermaatschappijen en andere
entiteiten behorende tot het concern, alsmede alle
gerelateerde ondernemingen die onder haar controle en
toezicht staan, die actief zijn of gevestigd zijn in de
Europese Unie, tot het staken en gestaakt houden van
2
Office for Harmonization in the Internal Market te Alicante, Spanje
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009
inzake het Gemeenschapsmerk
3
Pagina 2 van 5
IEPT20120507, Rb Den Haag, BP v Shell
www.iept.nl
merkinbreuk. Daarnaast vordert BP een door een
register-accountant gecontroleerde gespecificeerde
opgave van het gebruik van de gesteld inbreukmakende
tekens en kopieën van het relevante gebruik, alsmede
een rectificatie, één en ander op straffe van verbeurte
van een dwangsom en onder voldoening van de
redelijke proceskosten, met bepaling van een termijn
voor het instellen van de hoofdzaak.
3.2. BP legt daaraan ten grondslag dat Shell met het
hiervoor beschreven gebruik van het teken DESIGNER
WATER inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk van
BP in de zin van artikel 9 lid 1 sub a of sub b GMVo.
3.3. Shell voert verweer. Op de stellingen van partijen
wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
Bevoegdheid
4.1. Shell heeft de grensoverschrijdende bevoegdheid
van deze rechtbank betwist ter zake de in Londen
gevestigde Royal Dutch Shell. Dat betoog moet worden
gepasseerd.
4.2. Met BP kan worden aangenomen dat deze
rechtbank bevoegdheid heeft op basis van artikel 6 lid 1
EEX-Vo 4. Naar voorlopig oordeel is in de zaak tegen
de Engelse verweerder, anders dan in de zaak
Roche/Primus 5, genoegzaam sprake van dezelfde
situatie, zowel feitelijk als rechtens, als die tegen de
Nederlandse verweerders, waardoor onverenigbare
beslissingen dienen te worden vermeden. Ten eerste
betreft het een gestelde inbreuk op een
Gemeenschapsmerk, die moet worden beoordeeld aan
de hand van recht dat is te vinden in een EUVerordening. Die situatie is derhalve wezenlijk anders
dan bij een Europees octrooi, zodat overwegingen 2931 uit voornoemd arrest Roche/Primus geen opgeld
doen. Ten tweede wordt alle gedaagden verwijt
gemaakt van dezelfde inbreukmakende handelingen die
deze gedaagden over het hele grondgebied van de EU
zouden hebben gepleegd of dreigen te plegen. Als geen
bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo zou
worden aangenomen, zou dat betekenen dat eerst de
Nederlandse rechter (voor de Nederlandse gedaagden)
en vervolgens de eventueel aangezochte Engelse
rechter (voor Royal Dutch Shell) voor de gehele EU
zouden moeten beoordelen of hetzelfde teken inbreuk
maakt
volgens
de
GMVo
op
hetzelfde
gemeenschapsmerk. Zulks terwijl de Nederlandse
rechter in elk geval bevoegdheid heeft voor wat betreft
het Nederlandse territoir ingevolge artikelen 97 lid 5 en
98 lid 2 GMVo. Duidelijk moge zijn dat die situatie
onwenselijk is en tot onverenigbare beslissingen
aanleiding kan geven (vgl. AG P. Cruz Villalón, 29
maart 2012, C-616/10, Solvay/Honeywell, nummers
23-27). Niet gesteld is overigens dat BP de vordering
jegens de Nederlandse gedaagden enkel heeft ingesteld
om Royal Dutch Shell van de volgens artikel 97 lid 1
GMVo bevoegde rechter af te trekken.
4.3. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat
artikel
6
EEX-Vo
aanvullend
op
de
bevoegdheidsregeling van de GMVo van toepassing is
ingevolge het bepaalde in artikel 94 lid 1 GMVo,
terwijl artikel 6 EEX-Vo niet is opgenomen in de
opsomming van uitgesloten bepalingen in lid 2. Dit
betekent dat voorshands moet worden aangenomen dat
de Gemeenschapswetgever bij het vaststellen van de
GMVo heeft onderkend dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo
bevoegdheid kan scheppen, terwijl hij nochtans niet in
artikel 98 heeft opgenomen dat die bevoegdheid
territoriaal beperkt zou moeten zijn, zoals voor
bevoegdheid op basis van 97 lid 5 (kort gezegd forum
loci delicti) wel is gebeurd. Bij die stand van zaken en
indachtig dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo volgens vaste
rechtspraak 6 in beginsel een grensoverschrijdende
bevoegdheid schept, moet voorshands worden
aangenomen dat de voorzieningenrechter uit deze
rechtbank jegens Royal Dutch Shell voor de gehele EU
bevoegd is.
4.4. Aan het voorgaande doet niet af dat artikel 103 lid
2 GMVo bepaalt dat geen enkele andere rechterlijke
instantie (dan die ingevolge artikelen 97 leden 1-4
GMVo bevoegd is) de bevoegdheid heeft voorlopige
maatregelen van kracht in elke lidstaat te bevelen. Uit
hetgeen hiervoor is overwogen en gelet op de
verbinding die in artikel 97 lid 1 GMVo met het
krachtens artikel 94 GMVo tevens toepasselijke artikel
6 EEX-Vo wordt gelegd, is ervan uit te gaan dat
bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo op één lijn
te stellen is met bevoegdheid op basis van 97 lid 1
GMVo. Hierbij komt dat een andere lezing van artikel
103 lid 2 GMVo tot de ongerijmde consequentie zou
leiden dat de voorzieningenrechter niet, maar de
rechtbank als bodemrechter wel, bevoegd zou zijn tot
het afgeven van een pan-europees verbod. Het HvJ EU
heeft in het kader van artikel 24 EEXVerdrag 7 (31
EEX-Vo, hier niet rechtstreeks van toepassing
ingevolge 94 lid 2 GMVo) reeds overwogen dat de
rechter die volgens de bevoegdheidsregels van onder
andere artikel 6 EEX-Vo bevoegd is, tevens bevoegd is
voorlopige en beschermende maatregelen te treffen. 8
Spoedeisend belang
4.5. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel
dat er bij de vorderingen van BP, gelet op de ter zitting
afgelegde onthoudingsverklaring van Shell inhoudende
de toezegging DESIGNER WATER (hierna ook: “het
merk”) op straffe van verbeurte van een dwangsom niet
te zullen gebruiken in de Europese Unie, onvoldoende
spoedeisend belang bestaat. De omstandigheid dat
Shell haar toezegging slechts doet tot aan het moment
dat het OHIM over de geldigheid van het merk van BP
heeft beslist maakt dit niet anders, nu er naar voorlopig
oordeel een gerede kans bestaat dat het merk door
6
HvJ EU 1 december 2011, IER 2012, 16 (C-145/10)
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
(Trb. 1969, 101)
8
HvJ EG 17 november 1998, NJ 1999, 339, Van Uden/ Deco-Line
(C-391/95), r.o. 19
7
4
Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke
bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken
5
HvJ EU 13 juli 2006, BIE 2006, 72, (C-539/03)
www.ie-portal.nl
Pagina 3 van 5
www.iept.nl
OHIM ongeldig zal worden verklaard. Daartoe heeft
het volgende te gelden.
4.6. Artikel 7 lid 1 sub c GMVo vermeldt als
weigeringsgrond voor de inschrijving van een merk:
“merken die uitsluitend bestaan uit tekens of
aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot
aanduiding van (…) kenmerken van de waren of
diensten”. Desgevraagd heeft BP ter zitting nader
toegelicht dat alle technologieën en derhalve alle waren
en/of diensten in de klassen waarvoor zij het merk heeft
ingeschreven, betrekking hebben op het gebruik van
voor een bepaald doel (meer olie vrijmaken)
gemanipuleerd water.
4.7. Uit het arrest van het Hof van Justitie inzake
12
februari
2004,
Postkantoor
(HvJEG
IEPT20040212, C-363/99, Postkantoor) blijkt dat een
merk dat bestaat uit een woord waarvan elk bestanddeel
beschrijvend is voor kenmerken van de desbetreffende
waren of diensten, zelf ook beschrijvend is voor deze
kenmerken, tenzij het woord merkbaar verschilt van de
loutere som van zijn bestanddelen, terwijl het
voldoende is dat het teken of de benaming in minstens
één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de
betrokken waren of diensten kan aanduiden (HvJEG
23 oktober 2003, IEPT200031023, C-191/01,
Doublemint). Dit laat onverlet dat het samengestelde
merk in zijn geheel beschouwd dient te worden ter
beantwoording van de vraag of het beschrijvend is
(HvJEG 19 april 2007, IEPT20070419, C-273/05,
Celltech). De uiteindelijke concrete beoordeling van
het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of
diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in
relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek.
Dat publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en
redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde
(potentiële) afnemer van de waren of diensten. Door
Shell is onbestreden aangevoerd dat in dit geval het
publiek bestaat uit professionals (personen en
bedrijven) die werken in de olie-industrie.
4.8. Een van de vragen die in de nietigheidsprocedure
voorligt is of DESIGNER WATER een merk is dat
kenmerken van technologieën voor het gebruik van
gemanipuleerd water kan beschrijven.
4.9. Shell heeft zich op het standpunt gesteld dat deze
vraag bevestigend dient te worden beantwoord en heeft
daartoe ten eerste gewezen op de definitie die het
Collins English Dictionary geeft van de term
DESIGNER. Deze definitie bevat onder meer de
volgende omschrijving: “(modifier) (of cells,
chemicals, etc.) designed (or produced) to perform a
specific function or combat a specific problem:
designer insecticide”.
4.10. In de door Shell aangehaalde uitspraak van de
Cancellation Division van het OHIM betreffende het
merk DESIGNER PROTEIN (Cancellation Division
25-11-2005, 000000854 C 535831, 2005), is ten
aanzien van het element “designer” het volgende
overwogen: “Whilst this definition does not make
direct reference to the mark as filed, its illustrative
reference to cells and chemicals nevertheless indicates
the extent to which the word “designer” can be used
www.ie-portal.nl
IEPT20120507, Rb Den Haag, BP v Shell
within scientific contexts.” OHIM heeft het merk
DESIGNER PROTEIN nietig verklaard vanwege het
beschrijvende karakter van het merk, waaruit tevens
voortvloeit dat het merk ieder onderscheidend
vermogen mist.
4.11. Shell heeft zich tevens uitgelaten over de definitie
van het element WATER. Onder verwijzing naar de
uitspraak van het OHIM ten aanzien van het merk
NEAR WATER (Cancellation Division, 5 april 2005,
619C 002394203/1, ov. 19) heeft Shell zich op het
standpunt gesteld dat het element WATER
beschrijvend is voor een vloeistof bestaande uit water,
met daarin al dan niet andere (opgeloste) stoffen.
4.12. Ten aanzien van het element DESIGNER blijkt
naar voorlopig oordeel uit het Collins woordenboek en
de aangehaalde uitspraak ten aanzien van het merk
DESIGNER PROTEIN afdoende dat deze term in het
Engels wordt gebruikt om in een wetenschappelijke
context aan te geven dat een product is ontworpen om
een bepaalde functie te kunnen vervullen. Met Shell is
de voorzieningenrechter voorshands tevens van oordeel
dat de term WATER, anders dan BP heeft betoogd,
door het in aanmerking te nemen publiek breder zal
worden opgevat dan enkel als de chemische aanduiding
H2O. Naar voorlopig oordeel kan water dat is gedeioniseerd en/of waaraan andere stoffen zijn toegevoegd
zoals in het onderhavige geval, wel worden
omschreven als water dat voor een bepaald doel is
bewerkt. Het argument van BP dat H2O na manipulatie
chemisch gezien niet meer H2O is, zodat het
gemanipuleerde product niet kan worden omschreven
als WATER, treft derhalve geen doel. Ook de stelling
dat DESIGNER WATER daarom innerlijk tegenstrijdig
is en dusdoende geen betekenis heeft die refereert aan
de waren en/of diensten waarvoor het merk is
ingeschreven, dient derhalve voorshands oordelend te
worden verworpen.
4.13. Daar komt nog bij dat het als productie 15 door
Shell overgelegde artikel van Halliburton Energy
Services aantoont dat het merk in 2003, derhalve ruim
vóór de depotdatum, reeds in beschrijvende zin werd
gebruikt.
4.14. Het merk als geheel beschouwend is er naar
voorlopig oordeel, gelet op het bovenstaande en het
gespecialiseerde publiek waarvoor het is bestemd, een
gerede kans dat het OHIM, zoals Shell heeft betoogd,
DESIGNER WATER ongeldig zal verklaren op grond
van de absolute weigeringsgrond zoals omschreven in
artikel 7 lid 1 sub c GMVo.
4.15. De vorderingen van BP dienen op grond van het
voorgaande te worden afgewezen. BP zal in de
proceskosten worden veroordeeld conform de door
Shell ingediende en niet door BP weersproken
kostenopgave ter hoogte van € 24.111,50.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt BP in de kosten van dit geding, tot op
heden beraamd op € 24.111,50,
5.3. verklaart dit vonnis, voor zover het de
proceskostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij
Pagina 4 van 5
www.iept.nl
IEPT20120507, Rb Den Haag, BP v Shell
voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. E.F.
Brinkman in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Büller
en in het openbaar uitgesproken op 7 mei 2012.
www.ie-portal.nl
Pagina 5 van 5
ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)
15 maart 2012 (*)
„Auteursrecht en naburige rechten in informatiemaatschappij – Rechtstreekse
toepasselijkheid in rechtsorde van Unie van Verdrag van Rome, TRIPs-overeenkomst en
WPPT – Richtlijn 92/100/EG – Artikel 8, lid 2 – Richtlijn 2001/29/EG – Begrip
,mededeling aan publiek‘ – Mededeling aan publiek van in tandartspraktijk via radio
uitgezonden fonogrammen‖
In zaak C-135/10,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU,
ingediend door de Corte d‘appello di Torino (Italië) bij beslissing van 10 februari 2010,
ingekomen bij het Hof op 15 maart 2010, in de procedure
Società Consortile Fonografici (SCF)
tegen
Marco Del Corso,
in tegenwoordigheid van:
Procuratore generale della Repubblica,
wijst
HET HOF (Derde kamer),
samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur),
E. Juhász, G. Arestis en T. von Danwitz, rechters,
advocaat-generaal: V. Trstenjak,
griffier: A. Impellizzeri, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 7 april 2011,
gelet op de opmerkingen van:
–
Società Consortile Fonografici (SCF), vertegenwoordigd door L. Ubertazzi, F. Pocar
en B. Ubertazzi, avvocati,
–
M. Del Corso, vertegenwoordigd door R. Longhin, A. Tigani Sava, L. Bontempi en
V. Vaccaro, avvocati,
–
de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde,
bijgestaan door P. Gentili, avvocato dello Stato,
–
Ierland, vertegenwoordigd door D. O‘Hagan als gemachtigde, bijgestaan door
E. Fitzsimons en J. Jeffers, barristers,
–
de Griekse regering, vertegenwoordigd door G. Papadaki als gemachtigde,
–
de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde,
–
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en S. La Pergola als
gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 juni 2011,
het navolgende
Arrest
1
Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 8,
lid 2, van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het
verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van
intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61) en van artikel 3 van richtlijn 2001/29/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van
115
bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10).
2
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Società Consortile
Fonografici (hierna: „SCF‖) en M. Del Corso, tandarts, over de uitzending in zijn
particuliere tandartspraktijk van fonogrammen waarop een uitsluitend recht rust.
Toepasselijke bepalingen
Internationaal recht
3
De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom
(hierna: „TRIPs-overeenkomst‖), als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst tot
oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ondertekend te Marrakech op
15 april 1994, en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994
betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende
overeenkomsten (PB L 336, blz. 1), bevat een deel II „Normen betreffende het bestaan,
de reikwijdte en de gebruikmaking van rechten uit hoofde van de intellectuele
eigendom‖. Dit deel bevat artikel 14, leden 1, 2 en 6 van deze overeenkomst, dat
bepaalt:
„1.
Met betrekking tot een vastlegging van hun uitvoering op een fonogram hebben
uitvoerende kunstenaars de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer
deze worden verricht zonder hun toestemming: de vastlegging van hun niet vastgelegde
uitvoering en de reproductie van deze vastlegging. Uitvoerende kunstenaars hebben ook
de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht
zonder hun toestemming: de uitzending langs draadloze weg en de overbrenging aan het
publiek van de rechtstreekse uitzending van de uitvoering.
2.
Producenten van fonogrammen genieten het recht de directe of indirecte
reproductie van hun fonogrammen toe te staan of te verbieden.
[...]
6.
Een lid kan, met betrekking tot de krachtens het eerste tot en met het derde lid
verleende rechten, voorzien in voorwaarden, beperkingen, uitzonderingen en
voorbehouden, voor zover toegestaan door [het Internationaal Verdrag inzake de
bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en
omroeporganisaties, ondertekend te Rome op 26 oktober 1961 (hierna: ,Verdrag van
Rome‘)]. De bepalingen van artikel 18 van de Berner conventie (1971) zijn evenwel ook
van overeenkomstige toepassing op de rechten van uitvoerende kunstenaars en
producenten van fonogrammen met betrekking tot fonogrammen.‖
4
De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft op
20 december 1996 te Genève het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen
(hierna: „WPPT‖) en het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht (hierna: „WCT‖)
vastgesteld. Deze twee verdragen zijn namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd
bij besluit 2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000 (PB L 89, blz. 6).
5
Artikel 1 van het WPPT luidt als volgt:
„1.
Niets in dit verdrag houdt een afwijking in van bestaande verplichtingen die de
verdragsluitende partijen met elkaar zijn aangegaan krachtens het [Verdrag van Rome].
2.
De krachtens dit verdrag toegekende bescherming laat onverlet en is op generlei
wijze van invloed op de bescherming van het auteursrecht op werken van letterkunde en
kunst. Derhalve mag geen bepaling van dit verdrag zo worden uitgelegd dat daardoor
aan deze bescherming afbreuk zou worden gedaan.
3.
Dit verdrag staat niet in verband met andere verdragen en doet geen afbreuk aan
de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit andere verdragen.‖
116
6
Overeenkomstig artikel 2, sub b, van het WPPT wordt voor de toepassing ervan
onder „fonogram‖ verstaan „de vastlegging van de geluiden van een uitvoering of van
andere geluiden, of van een weergave van geluiden anders dan in de vorm van een
vastlegging, opgenomen in een cinematografisch werk of een ander audiovisueel werk‖.
7
Artikel 2, sub d, van het WPPT bepaalt dat onder „producent van een fonogram‖
moet worden verstaan „de natuurlijke of rechtspersoon die het initiatief neemt tot en
verantwoordelijk is voor de eerste vastlegging van de geluiden van een uitvoering of
andere geluiden, of van de weergave van geluiden‖.
8
Artikel 2, sub g, van het WPPT bepaalt dat onder „mededeling aan het publiek‖
van een uitvoering of een fonogram wordt verstaan „de overdracht aan het publiek door
elk medium anders dan door uitzending, van geluiden van een uitvoering of de op een
fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. Voor de toepassing van
artikel 15 wordt onder ,mededeling aan het publiek‘ mede verstaan het voor het publiek
hoorbaar maken van de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van
geluiden‖.
9
Onder de titel „Recht van beschikbaarstelling van vastgelegde uitvoeringen‖
bepaalt artikel 10 van het WPPT:
„Uitvoerende kunstenaars hebben het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor
het op zodanige wijze per draad of langs draadloze weg beschikbaar stellen van hun op
fonogrammen vastgelegde uitvoeringen, dat deze voor leden van het publiek toegankelijk
zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip.‖
10
Artikel 14 van het WPPT, „Recht van beschikbaarstelling van fonogrammen‖,
bepaalt:
„Producenten van fonogrammen hebben het uitsluitend recht om toestemming te
verlenen voor het op zodanige wijze per draad of langs draadloze weg beschikbaar
stellen voor het publiek van hun fonogrammen dat deze voor leden van het publiek
toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen
tijdstip.‖
11
Artikel 15 van het WPPT, „Recht op vergoeding voor uitzending en mededeling aan
het publiek‖, luidt als volgt:
„1.
Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen hebben recht op één
enkele billijke vergoeding voor het directe of indirecte gebruik van voor commerciële
doeleinden gepubliceerde fonogrammen ten behoeve van uitzending of enigerlei
mededeling aan het publiek.
2.
De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving bepalen dat de
enkele billijke vergoeding door de gebruiker is verschuldigd aan de uitvoerend
kunstenaar, aan de producent van een fonogram of aan beiden. De verdragsluitende
partijen kunnen in hun nationale wetgeving de voorwaarden bepalen volgens welke
uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen de enkele billijke vergoeding
verdelen wanneer hierover geen overeenstemming tussen de uitvoerend kunstenaar en
de producent van een fonogram is bereikt.
3.
Iedere verdragsluitende partij kan in een bij de directeur-generaal van de WIPO
nedergelegde kennisgeving verklaren dat zij de bepalingen van lid 1 slechts ten aanzien
van bepaalde vormen van gebruik zal toepassen, of dat zij toepassing hiervan op een
andere wijze zal beperken, of dat zij deze bepalingen in het geheel niet zal toepassen.
4.
Voor de toepassing van dit artikel worden fonogrammen die per draad of langs
draadloze weg aan het publiek beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze
voor leden van het publiek toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op
een door hen gekozen tijdstip, geacht voor commerciële doeleinden te zijn gepubliceerd.‖
12
Artikel 23, lid 1, van het WPPT bepaalt:
117
„De verdragsluitende partijen verbinden zich ertoe de noodzakelijke maatregelen te
nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing van dit verdrag te
verzekeren.‖
13
Artikel 8 van het WCT, „Recht op mededeling aan het publiek‖, bepaalt:
„Onverminderd de bepalingen van artikel 11, lid 1, onder ii), artikel 11 bis, lid 1, onder i)
en ii), artikel 11 ter, lid 1, onder ii), artikel 14, lid 1, onder ii), en artikel 14 bis, lid 1, van
de Berner Conventie, hebben auteurs van werken van letterkunde en kunst het
uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het per draad of langs draadloze weg
mededelen van hun werken aan het publiek, met inbegrip van het op zodanige wijze voor
het publiek beschikbaar stellen van hun werken dat deze voor leden van het publiek
beschikbaar zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip.
14
De Europese Unie is geen partij bij het Verdrag van Rome, in tegenstelling tot alle
lidstaten van de Unie met uitzondering van de Republiek Malta.
15
Artikel 12 van het Verdrag van Rome betreffende secundair gebruik van
fonogrammen bepaalt:
„Indien een voor handelsdoeleinden openbaar gemaakt fonogram of een reproductie van
zulk een geluidsdrager rechtstreeks wordt gebruikt voor uitzending of voor enigerlei
overbrenging aan het publiek, dient door de gebruiker één enkele redelijke vergoeding te
worden betaald aan de uitvoerende kunstenaars of aan de producenten van de
fonogrammen of aan beiden. [...]‖
Unierecht
16
De laatste overweging van de considerans van besluit 94/800 luidt als volgt:
„Overwegende dat de Overeenkomst tot oprichting van de [WTO], met inbegrip van de
bijlagen daarvan, niet van dien aard is dat men er zich rechtstreeks voor de rechterlijke
instanties van de Gemeenschap of de lidstaten op kan beroepen‖.
17
Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december
2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het
gebied van intellectuele eigendom (PB L 376, blz. 28), die op 16 januari 2007 in werking
is getreden, heeft richtlijn 92/100 gecodificeerd en ingetrokken.
18
Gelet op de datum van de feiten in het hoofdgeding blijft de onderhavige zaak
echter onderworpen aan richtlijn 92/100.
19
De zevende overweging van de considerans van richtlijn 92/100 luidt als volgt:
„Overwegende dat het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende
kunstenaars een passend inkomen noodzakelijk maakt als basis voor verder creatief en
artistiek werk en dat de investeringen die met name voor de productie van fonogrammen
en films vereist zijn, bijzonder hoog en riskant zijn en dat de mogelijkheid om dit
inkomen veilig te stellen en deze investering terug te verdienen, alleen daadwerkelijk kan
worden gegarandeerd door een passende juridische bescherming van de betrokken
rechthebbenden‖.
20
De tiende overweging van de considerans van deze richtlijn bepaalt:
„Overwegende dat de wetgeving van de lidstaten zodanig moet worden geharmoniseerd,
dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd‖.
21
Artikel 8, leden 2 en 3, van richtlijn 92/100 bepaalt:
„2.
De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke
vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden
uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de
ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt
verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van
fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en
118
producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden
deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld.
3.
De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om
heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van
hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op
plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.‖
22
Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 bepaalt:
„De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding
wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven
fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor
enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de
betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van
overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen
kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide
partijen wordt verdeeld.‖
23
De punten 15 en 25 van de considerans van richtlijn 2001/29 luiden als volgt:
„(15)
De diplomatieke conferentie die in december 1996 is gehouden onder de
auspiciën van de [WIPO], heeft geleid tot de aanneming van twee nieuwe verdragen, het
[WCT] en het [WPPT] [...]. Met deze richtlijn wordt onder meer ook beoogd een aantal
van de nieuwe internationale verplichtingen na te komen.
[...]
(25)
De rechtsonzekerheid ten aanzien van de aard en het niveau van de
bescherming van doorgifte-op-aanvraag van onder het auteursrecht vallende werken en
onder naburige rechten vallend materiaal door netwerken moet worden weggenomen
door voor een geharmoniseerde bescherming op het niveau van de Gemeenschap te
zorgen. Er moet duidelijk worden gemaakt dat alle door de richtlijn erkende
rechthebbenden een uitsluitend recht hebben om door het auteursrecht beschermde
werken en ander materiaal door middel van interactieve doorgifte op aanvraag voor het
publiek beschikbaar te stellen. Zulke interactieve doorgiften op aanvraag worden
gekenmerkt door het feit dat zij voor leden van het publiek op de door hen individueel
gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn.‖
24
Artikel 3 van richtlijn 2001/29 bepaalt:
„1.
De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de
mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de
beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor
leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk
zijn, toe te staan of te verbieden.
2.
De lidstaten voorzien ten behoeve van:
a)
uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun
uitvoeringen,
b)
producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen,
c)
producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het
origineel en de kopieën van hun films, en
d)
omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen,
ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per
kabel of satelliet daaronder begrepen,
in het uitsluitende recht, de beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of draadloos,
op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen
plaats en tijd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden.
119
3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling,
bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek
overeenkomstig dit artikel.‖
Nationaal recht
25
Artikel 72 van wet nr. 633 inzake de bescherming van het auteursrecht en andere,
naburige rechten (legge n° 633 recante protezione del diritto d‘autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio) van 22 april 1941 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
nr. 166 van 16 juli 1941), zoals vervangen door artikel 11 van wetsbesluit nr. 68 tot
omzetting van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten
van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (decreto
legislativo n° 68, attuazione della direttiva 2001/29/CE sull‘armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d‘autore e dei diritti connessi nella società dell‘informazione), van
9 april 2003 (gewoon supplement bij GURI nr. 87 van 14 april 2003) in de op het
hoofdgeding toepasselijke versie (hierna: „wet van 1941‖), bepaalt:
„Onverminderd de rechten die de maker krachtens titel I toekomen, heeft de producent
van fonogrammen, voor de duur en onder de voorwaarden bepaald in de hiernavolgende
artikelen, het uitsluitend recht:
a)
toestemming te verlenen voor de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame,
gehele of gedeeltelijke reproductie van zijn fonogrammen, op welke wijze, in welke vorm
en met welk reproductieprocédé dan ook;
b)
toestemming te verlenen voor de verspreiding van exemplaren van zijn
fonogrammen. Het uitsluitende recht van verspreiding is in de Europese Gemeenschap
alleen dan uitgeput, wanneer de eerste verkoop van de drager met het fonogram
geschiedt door de producent of met diens toestemming in een lidstaat;
c)
toestemming te verlenen voor de verhuur en uitlening van exemplaren van zijn
fonogrammen. Dit recht wordt niet uitgeput door de verkoop van de exemplaren of de
verspreiding ervan in welke vorm dan ook;
d)
toestemming te verlenen voor de beschikbaarstelling van zijn fonogrammen aan
het publiek op zodanige wijze dat zij voor leden van het publiek op een door hen
individueel gekozen plaats en tijdstip toegankelijk zijn. Dit recht wordt niet uitgeput door
enige handeling waardoor zij beschikbaar worden gesteld aan het publiek.‖
26
Artikel 73, lid 1, van de wet van 1941, zoals vervangen door artikel 12 van het
reeds aangehaalde wetsbesluit nr. 68, verduidelijkt:
„De producent van fonogrammen en de uitvoerende kunstenaars van de uitvoering die in
de fonogrammen is vastgelegd of gereproduceerd, hebben, ongeacht de hun toekomende
rechten van verspreiding, verhuur en uitlening, recht op een vergoeding voor het gebruik
met winstoogmerk van de fonogrammen door middel van cinematografische werken,
radio- en televisie-uitzending, daaronder begrepen de mededeling aan het publiek via
satelliet, op openbare dansfeesten, in openbare gelegenheden en in verband met welk
ander openbaar gebruik van de fonogrammen ook. De uitoefening van dit recht komt toe
aan de producent, die de vergoeding deelt met de betrokken uitvoerende kunstenaars.‖
27
Artikel 73 bis van de wet van 1941, zoals ingevoerd bij artikel 9 van wetsbesluit
nr. 685 (decreto legislativo n°685, attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il
diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia
di proprieta intellettuale) van 16 november 1994 (GURI nr. 293 van 16 december 1994),
bepaalt:
„1.
Ook wanneer het in artikel 73 bedoelde gebruik geen winstoogmerk heeft, hebben
de uitvoerende kunstenaars en de producent van het gebruikte fonogram recht op een
billijke vergoeding.
2.
Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen, wordt deze vergoeding
vastgesteld, betaald en verdeeld volgens de bepalingen van het reglement [inzake de
toepassing van de wet van 1941].‖
120
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
28
SCF zorgt, als mandataris voor het beheer, de inning en de verdeling van de
rechten van de aangesloten producenten van fonogrammen, zowel in als buiten Italië
voor de inning en het beheer van daarop verschuldigde vergoedingen.
29
Bij de uitoefening van deze activiteiten als mandataris heeft SCF met de
beroepsorganisatie van Italiaanse tandartsen (Associazione Nazionale Dentisti Italiani)
onderhandeld met het oog op sluiting van een collectieve overeenkomst over de hoogte
van de billijke vergoeding in de zin van de artikelen 73 of 73 bis van de wet van 1941
voor alle „mededelingen aan het publiek‖ van fonogrammen, met inbegrip van de
mededeling in praktijken waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend.
30
Deze onderhandelingen leverden geen resultaat op en op 16 juni 2006 heeft SCF
Del Corso voor het Tribunale di Torino gedagvaard tot vaststelling dat hij in zijn
particuliere tandartspraktijk in Turijn als achtergrondmuziek auteursrechtelijk
beschermde fonogrammen uitzond en dat daarvoor een billijke vergoeding verschuldigd
is, aangezien het gaat om een „mededeling aan het publiek‖ in de zin van de wet van
1941, van het internationale recht en van het Unierecht.
31
In zijn verweer heeft Del Corso met name aangevoerd dat de muziek in zijn
praktijk via de radio werd uitgezonden en dat SCF het auteursrecht enkel kon inroepen
indien een drager werd gebruikt waarop het fonogram was vastgelegd, terwijl de
vergoeding voor het luisteren naar de radio-uitzending niet verschuldigd was door de
luisteraar, maar door de radio- of televisiezender. In de wet van 1941 wordt immers
uitdrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen de vergoeding die verschuldigd is voor een
fonogram, en de vergoeding voor het gebruik van een radiotoestel.
32
Del Corso heeft betoogd dat de artikelen 73 en 73 bis van de wet van 1941 hoe
dan ook niet op het onderhavige geval van toepassing zijn. Volgens hem hebben deze
artikelen immers betrekking op mededelingen aan het publiek in openbare ruimten en bij
eender welk ander openbaar gebruik van fonogrammen. Anders dan de lokalen van de
nationale gezondheidsdienst kan een particuliere tandartspraktijk echter niet worden
aangemerkt als een openbare ruimte.
33
Bij vonnis van 20 maart 2008, gewijzigd bij beschikking van 16 mei
daaraanvolgend, heeft het Tribunale di Torino de eis van SCF afgewezen op grond dat in
de onderhavige zaak geen sprake was van een mededeling met winstoogmerk, dat de in
de tandartspraktijk uitgezonden soort muziek geen rol speelde bij de tandartskeuze door
een patiënt, en dat de situatie niet viel onder de in artikel 73 bis van de wet van 1941
bedoelde situaties omdat het ging om een particuliere tandartspraktijk die als zodanig
niet kon worden gelijkgesteld met een openbare of voor het publiek toegankelijke ruimte,
aangezien de patiënten geen ongedifferentieerd publiek vormden, maar
geïndividualiseerde personen waren en normaliter op afspraak of hoe dan ook met
instemming van de tandarts toegang tot de praktijk hadden.
34
SCF heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Corte d‘appello di Torino.
35
Aangezien twijfel bestond over de vraag of de uitzending van fonogrammen in
particuliere ruimten waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, zoals tandartspraktijken,
valt onder het begrip „mededeling aan het publiek‖ in de zin van de regelingen van
internationaal recht en Unierecht, heeft de Corte d‘appello di Torino de behandeling van
de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„1)
Zijn het Verdrag van Rome [...], de TRIPs-overeenkomst [...] en het [WPPT]
rechtstreeks toepasselijk in de communautaire rechtsorde?
2)
Werken de voornoemde regelingen van eenvormig internationaal recht eveneens
rechtstreeks tussen particulieren?
3)
Komt het begrip ‚mededeling aan het publiek‘ in de aangehaalde internationale
verdragen overeen met het communautaire begrip in de richtlijnen [92/100] en
[2001/29]? Zo neen, welke regeling heeft dan voorrang?
121
4)
Vormt de kosteloze uitzending van fonogrammen in besloten tandartspraktijken
waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze
uitzending onafhankelijk van hun wil genieten, een ‚mededeling aan het publiek‘ of
‚beschikbaarstelling aan het publiek‘ in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn
[2001/29]?
5)
Hebben producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een
vergoeding?‖
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Beantwoording van de eerste tot en met de derde vraag
36
Met zijn eerste tot en met derde vraag, die samen moeten worden onderzocht,
wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, allereerst, of het Verdrag van
Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT rechtstreeks toepasselijk zijn in de
rechtsorde van de Unie en of ook particulieren zich er rechtstreeks op kunnen beroepen.
Vervolgens wenst hij te vernemen of het in deze internationale verdragen opgenomen
begrip „mededeling aan het publiek‖ overeenstemt met dat van de richtlijnen 92/100 en
2001/29 en ten slotte, indien het antwoord op deze vraag ontkennend is, welke
rechtsbron moet prevaleren.
37
In de eerste plaats moet er met betrekking tot de vraag of het Verdrag van Rome,
de TRIPs-overeenkomst en het WPPT rechtstreeks toepasselijk zijn in de rechtsorde van
de Unie, allereerst aan worden herinnerd dat volgens artikel 216, lid 2, VWEU „ [d]e door
de Unie gesloten overeenkomsten [...] verbindend [zijn] voor de instellingen van de Unie
en voor de lidstaten‖.
38
De TRIPs-overeenkomst en het WPPT zijn door de Unie ondertekend en
goedgekeurd bij besluit 94/800 respectievelijk besluit 2000/278. Bijgevolg zijn deze
overeenkomst en dit verdrag verbindend voor de instellingen van de Unie en voor de
lidstaten.
39
Bovendien vormen de bepalingen van de door de Unie gesloten overeenkomsten
volgens vaste rechtspraak een integrerend bestanddeel van de rechtsorde van de Unie
(arresten van 30 april 1974, Haegeman, 181/73, Jurispr. blz. 449, punt 5; 30 september
1987, Demirel, 12/86, Jurispr. blz. 3719, punt 7, en 22 oktober 2009, Bogiatzi,
C-301/08, Jurispr. blz. I-10185, punt 23) en zijn ze er bijgevolg van toepassing.
40
Dit is het geval voor de TRIPs-overeenkomst en het WPPT.
41
Wat het Verdrag van Rome betreft, dient erop te worden gewezen dat de Unie
geen partij bij dit verdrag is en bovendien niet kan worden aangenomen dat de Unie voor
de toepassing van dit verdrag in de plaats is getreden van de lidstaten, al was het maar
omdat niet alle lidstaten partij zijn bij dit verdrag (zie naar analogie arrest van 24 juni
2008, Commune de Mesquer, C-188/07, Jurispr. blz. I-4501, punt 85).
42
De bepalingen van het Verdrag van Rome maken bijgevolg geen deel uit van de
rechtsorde van de Unie.
43
In de tweede plaats is het met betrekking tot de vraag of particulieren zich
rechtstreeks op de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst en het WPPT kunnen
beroepen, van belang eraan te herinneren dat het volgens de rechtspraak van het Hof
niet volstaat dat deze regelingen deel uitmaken van de rechtsorde van de Unie.
Daarnaast moeten deze bepalingen inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende
nauwkeurig lijken en mag noch de aard noch de opzet ervan zich tegen een dergelijke
inroepbaarheid verzetten (zie in die zin arrest Demirel, reeds aangehaald, punt 14;
arresten van 16 juni 1998, Racke, C-162/96, Jurispr. blz. I-3655, punt 31, en 10 januari
2006, IATA en ELFAA, C-344/04, Jurispr. blz. I-403, punt 39).
44
Aan de eerste voorwaarde is voldaan wanneer de aangevoerde bepalingen
duidelijke en nauwkeurig omschreven verplichtingen behelzen die voor de uitvoering of
werking ervan geen verdere handelingen vereisen (zie in die zin arresten van 15 juli
2004, Pêcheurs de l‘étang de Berre, C-213/03, Jurispr. blz. I-7357, punt 39 en aldaar
122
aangehaalde rechtspraak, en 8 maart 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, nog
niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
45
Wat de TRIPs-overeenkomst betreft, is, volgens de laatste overweging van de
considerans van besluit 94/800, de overeenkomst tot oprichting van de WTO, met
inbegrip van de bijlagen daarvan, niet van dien aard dat men er zich rechtstreeks voor
de rechterlijke instanties van de Unie of de lidstaten op kan beroepen.
46
Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat de bepalingen van de TRIPsovereenkomst, gelet op hun aard en opzet, geen rechtstreekse werking hebben en niet
van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop zij zich
krachtens het Unierecht rechtstreeks kunnen beroepen voor de rechter (zie in die zin
arresten van 23 november 1999, Portugal/Raad, C-149/96, Jurispr. blz. I-8395,
punten 42-48; 14 december 2000, Dior e.a., C-300/98 en C-392/98, Jurispr.
blz. I-11307, punt 44, en 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr.
blz. I-10989, punt 54).
47
Wat het WPPT betreft, dient erop te worden gewezen dat artikel 23, lid 1, ervan
bepaalt dat de verdragsluitende partijen zich ertoe verbinden de noodzakelijke
maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing ervan te
verzekeren.
48
Hieruit vloeit voort dat de toepassing van de bepalingen van het WPPT verdere
handelingen vereist voor de uitvoering of werking ervan. Bijgevolg hebben dergelijke
bepalingen geen rechtstreekse werking in het recht van de Unie en zijn zij niet van dien
aard dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop zij zich krachtens het
Unierecht rechtstreeks kunnen beroepen voor de rechter.
49
Wat het verdrag van Rome betreft, houdt volgens artikel 1, lid 1, van het WPPT
niets in dit verdrag een afwijking in van bestaande verplichtingen die de verdragsluitende
partijen met elkaar zijn aangegaan krachtens het Verdrag van Rome.
50
Hieruit volgt dat, hoewel de Unie geen partij is bij het Verdrag van Rome, zij
ingevolge artikel 1, lid 1, van het WPPT ertoe gehouden is de naleving van de
verplichtingen van de lidstaten krachtens dit verdrag niet te verhinderen. Bijgevolg heeft
dit verdrag indirecte gevolgen binnen de Unie.
51
In de derde plaats is het met betrekking tot de vraag hoe de begrippen
„mededeling aan het publiek‖ uit de TRIPs-overeenkomst, het WPPT en het verdrag van
Rome enerzijds en uit de richtlijnen 92/100 en 2001/29 anderzijds zich verhouden, vaste
rechtspraak van het Hof dat de Unierechtelijke bepalingen zo veel mogelijk moeten
worden uitgelegd tegen de achtergrond van het volkenrecht, met name wanneer
dergelijke bepalingen juist strekken tot tenuitvoerlegging van een door de Unie gesloten
internationale overeenkomst (zie met name arresten van 14 juli 1998, Bettati, C-341/95,
Jurispr. blz. I-4355, punt 20, en 7 december 2006, SGAE, C-306/05, Jurispr.
blz. I-11519, punt 35).
52
In dit verband staat vast, zoals blijkt uit punt 15 van de considerans van richtlijn
2001/29, dat één van de doelstellingen van deze richtlijn erin bestaat de nieuwe
verplichtingen na te komen die op de Unie rusten krachtens het WCT en het WPPT, die
volgens diezelfde overweging van de considerans worden beschouwd als een belangrijke
actualisering van de internationale bescherming van het auteursrecht en de naburige
rechten. Daarom moeten de in deze richtlijn opgenomen begrippen zo veel mogelijk
tegen de achtergrond van deze twee verdragen worden uitgelegd (zie in die zin arrest
van 17 april 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/06, Jurispr. blz. I-2731, punt 31).
53
Bovendien vloeit uit de tiende overweging van de considerans van richtlijn 92/100
voort dat de wetgeving van de lidstaten zodanig moet worden geharmoniseerd dat zij
niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd.
54
Aangezien deze richtlijn ertoe strekt bepaalde aspecten op het gebied van
intellectuele eigendom te harmoniseren overeenkomstig de relevante internationale
123
verdragen inzake het auteursrecht en de naburige rechten, zoals met name het Verdrag
van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT, wordt deze richtlijn geacht een geheel
van regels vast te stellen die verenigbaar zijn met de in deze verdragen opgenomen
regels.
55
Uit al deze overwegingen vloeit voort dat de begrippen die voorkomen in de
richtlijnen 92/100 en 2001/29, zoals het begrip „mededeling aan het publiek‖, moeten
worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in de genoemde internationale verdragen
opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat zij daarmee verenigbaar
blijven, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en
met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde
doel.
56
Gelet op de voorgaande overwegingen moet op de eerste tot en met de derde
vraag worden geantwoord dat:
–
de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst en van het WPPT toepasselijk zijn in de
rechtsorde van de Unie;
–
aangezien het Verdrag van Rome geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de
Unie, het in de Unie niet toepasselijk is, maar er indirecte gevolgen heeft;
–
particulieren zich noch op dit verdrag, noch op de TRIPs-overeenkomst en
evenmin op het WPPT rechtstreeks kunnen beroepen;
–
het begrip „mededeling aan het publiek‖ moet worden uitgelegd tegen de
achtergrond van de in het verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT
opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het met deze verdragen
verenigbaar blijft, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen
passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom
beoogde doel.
Beantwoording van de vierde en de vijfde vraag
Voorafgaande opmerkingen
57
Met zijn vierde en vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de
kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk waarin een vrij beroep
wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil
horen, een „mededeling aan het publiek‖ of een „beschikbaarstelling aan het publiek‖ in
de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 vormt en of producenten van
fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding hebben.
58
Dienaangaande zij vooraf opgemerkt dat de verwijzende rechter in de
bewoordingen van deze vragen verwijst naar artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29
met betrekking tot het uitsluitende recht voor producenten van fonogrammen de
beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of draadloos, van hun fonogrammen, op
zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats
en tijd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden.
59
Blijkens de toelichting bij het voorstel voor richtlijn 2001/29 [COM(97) 628], die
steun vindt in punt 25 van de considerans van deze richtlijn, beoogt de
beschikbaarstelling aan het publiek in de zin van deze bepaling „interactieve doorgiften
op aanvraag‖ die worden gekenmerkt door het feit dat zij voor leden van het publiek op
de door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn.
60
Uit de verwijzingsbeslissing blijkt echter dat het hoofdgeding enkel betrekking
heeft op de uitzending van muziek in een tandartspraktijk ten behoeve van de patiënten
die zich daar bevinden, en niet op de interactieve doorgifte op aanvraag.
61
Uit de rechtspraak blijkt evenwel dat, teneinde de nationale rechter een nuttig
antwoord te geven aan de hand waarvan hij het bij hem aanhangige geding kan
beslechten, het de taak is van het Hof om in voorkomend geval de hem voorgelegde
vragen te herformuleren (arresten van 4 mei 2006, Haug, C-286/05, Jurispr. blz. I-4121,
punt 17, en 11 maart 2008, Jager, C-420/06, Jurispr. blz. I-1315, punt 46).
124
62
Om de nationale rechter een dergelijk nuttig antwoord te geven, kan het Hof
bovendien bepalingen van het recht van de Unie in aanmerking nemen die door de
verwijzende rechter in zijn prejudiciële vragen niet zijn genoemd (arresten van 26 juni
2008, Wiedemann en Funk, C-329/06 en C-343/06, Jurispr. blz. I-4635, punt 45, en
23 november 2010, Tsakouridis, C-145/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie,
punt 36).
63
Dienaangaande moet worden opgemerkt dat artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100
beoogt ervoor te zorgen dat door de gebruiker een billijke vergoeding wordt uitgekeerd
aan de betrokken uitvoerende kunstenaars en aan de producenten van fonogrammen,
wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan
wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek.
64
De vierde en de vijfde vraag moeten dan ook aldus worden opgevat dat in wezen
wordt gevraagd of het begrip „mededeling aan het publiek‖ in de zin van artikel 8, lid 2,
van richtlijn 92/100 aldus moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op de
kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk waarin een vrij beroep
wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil
horen en of producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een
vergoeding hebben.
Ontvankelijkheid
65
Del Corso stelt dat de vierde en de vijfde vraag niet-ontvankelijk zijn, aangezien
hij nooit heeft erkend dat hij met zijn radiotoestel in zijn tandartspraktijk voor zijn
patiënten fonogrammen uitzond waarop een uitsluitend recht rust, te meer omdat een
dergelijke uitzending geenszins gebeurde tegen betaling van een toegangsticket door
deze patiënten.
66
In dit verband zij eraan herinnerd dat het niet aan het Hof, maar aan de nationale
rechter staat om de aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten vast te stellen en
daaruit de consequenties te trekken voor de door hem te geven beslissing (zie arresten
van 16 september 1999, WWF e.a., C-435/97, Jurispr. blz. I-5613, punt 32 en
11 november 2010, Danosa, C-232/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie,
punt 33).
67
In het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen de rechterlijke instanties van
de Unie en de nationale rechterlijke instanties staat het immers in beginsel aan de
nationale rechterlijke instantie om te onderzoeken of in de bij haar aanhangige zaak aan
de feitelijke voorwaarden voor toepasselijkheid van een Unierechtelijke norm is voldaan
en kan het Hof in zijn uitspraak op een verzoek om een prejudiciële beslissing in
voorkomend geval preciseringen geven teneinde de nationale rechterlijke instantie bij
haar uitlegging te leiden (zie in die zin arresten van 4 juli 2000, Haim, C-424/97, Jurispr.
blz. I-5123, punt 58 en 4 juni 2009, Vatsouras en Koupatantze, C-22/08 en C-23/08,
Jurispr. blz. I-4585, punt 23).
68
Blijkens de verwijzingsbeslissing zijn de vierde en de vijfde vraag in het
onderhavige geval gebaseerd op de feitelijke veronderstelling dat Del Corso voor zijn
patiënten fonogrammen uitzond waarop een uitsluitend recht rust.
69
Bijgevolg moeten deze vragen ontvankelijk worden verklaard en worden
onderzocht uitgaande van het door de verwijzende rechter uiteengezette feitelijke kader.
Ten gronde
70
Vooraf zij opgemerkt dat het begrip „mededeling aan het publiek‖ niet enkel
voorkomt in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100, de in het hoofdgeding relevante
bepaling, maar ook in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en tevens in, met name,
artikel 12 van het Verdrag van Rome, artikel 15 van het WPPT en artikel 14, lid 1, van de
TRIPs-overeenkomst.
71
Zoals blijkt uit punt 55 van het onderhavige arrest, moet het begrip „mededeling
aan het publiek‖ worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het Verdrag van
Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen
125
en op een wijze dat het verenigbaar blijft met deze verdragen, tevens rekening houdend
met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door deze
verdragsbepalingen beoogde doel.
72
Volgens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 voorzien de lidstaten ten behoeve
van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per
draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het
publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen
individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. Deze
bepaling is gebaseerd op artikel 8 van het WCT, dat zij nagenoeg letterlijk overneemt.
73
Artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verplicht de lidstaten een recht in te stellen om
ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker,
wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan
wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek,
en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en
producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende
kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens
welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld. Deze bepaling
is gebaseerd op artikel 12 van het verdrag van Rome, dat zij tevens nagenoeg letterlijk
overneemt (zie arrest van 6 februari 2003, SENA, C-245/00, Jurispr. blz. I-1251,
punt 35).
74
Uit de vergelijking van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en artikel 8, lid 2, van
richtlijn 92/100 vloeit voort dat het begrip „mededeling aan het publiek‖ in de zin van
deze bepalingen in een verschillende context wordt gebruikt en weliswaar gelijksoortige,
maar gedeeltelijk uiteenlopende doelstellingen beoogt.
75
Auteurs beschikken krachtens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 immers over
een recht van preventieve aard om te interveniëren tussen eventuele gebruikers van hun
werk en de mededeling aan het publiek die deze gebruikers overwegen te doen, teneinde
deze mededeling te verbieden. Uitvoerende kunstenaars en producenten van
fonogrammen beschikken krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 daarentegen
over een recht van vergoedende aard dat niet kan worden uitgeoefend alvorens een voor
handelsdoeleinden openbaar gemaakt fonogram of een reproductie ervan door een
gebruiker wordt of reeds is gebruikt voor een mededeling aan het publiek.
76
Wat in het bijzonder artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 betreft, volgt daaruit dat
deze bepaling een geïndividualiseerde beoordeling van het begrip mededeling aan het
publiek inhoudt. Dit geldt ook voor de identiteit van de gebruiker en voor het gebruik van
het betrokken fonogram.
77
Aangezien artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 wordt uitgeoefend in geval van
gebruik van het werk, blijkt bijgevolg bovendien dat het in deze bepaling bedoelde recht
een in wezen economisch recht is.
78
Om te beoordelen of een gebruiker een mededeling aan het publiek in de zin van
artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verricht, moeten aldus de situatie van een specifieke
gebruiker en die van alle personen aan wie hij de auteursrechtelijk beschermde
fonogrammen meedeelt, worden beoordeeld volgens de geïndividualiseerde benadering
waarvan sprake in punt 76 van het onderhavige arrest.
79
Bij een dergelijke beoordeling is het van belang rekening te houden met meerdere
niet-autonome en onderling afhankelijke bijkomende criteria. Bijgevolg moeten zij zowel
individueel als in hun onderling verband worden toegepast, waarbij deze criteria in
verschillende concrete situaties met een zeer wisselende intensiteit een rol kunnen
spelen.
80
Derhalve moet de nationale rechter de gegeven situatie in globo beoordelen.
81
In dit verband dient erop te worden gewezen dat het Hof reeds bepaalde criteria
heeft uitgewerkt in de iets andere context van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.
126
82
In de eerste plaats heeft het Hof reeds de niet te negeren rol van de gebruiker
benadrukt. Zo heeft het met betrekking tot een exploitant van een hotel en een caférestaurant geoordeeld dat hij een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn
2001/29 verricht wanneer hij, met volledige kennis van de gevolgen van zijn gedrag,
intervenieert om zijn klanten toegang te verlenen tot een uitzending die het beschermde
werk bevat. Zonder zijn interventie zouden deze klanten, hoewel zij zich fysiek in het
ontvangstgebied van die uitzending bevinden, immers in beginsel het uitgezonden werk
niet kunnen horen (zie in die zin arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 42 en arrest van
4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C-429/08, nog
niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 195).
83
In de tweede plaats heeft het Hof reeds een aantal aan het begrip publiek
inherente aspecten verduidelijkt.
84
Het „publiek‖ in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 ziet – aldus het
Hof – op een onbepaald aantal potentiële luisteraars of kijkers en impliceert overigens
een vrij groot aantal personen (zie in die zin arresten van 2 juni 2005, Mediakabel,
C-89/04, Jurispr. blz. I-4891, punt 30; 14 juli 2005, Lagardère Active Broadcast,
C-192/04, Jurispr. blz. I-7199, punt 31 en SGAE, reeds aangehaald, punten 37 en 38).
85
Wat allereerst de „onbepaaldheid‖ van het publiek betreft, is het van belang erop
te wijzen dat het erom gaat „een werk [...] op elke passende wijze waarneembaar [te]
maken voor personen in het algemeen, met andere woorden, niet beperkt tot specifieke
individuen die tot een bepaalde private groep behoren‖ overeenkomstig de omschrijving
van het begrip „mededeling aan het publiek‖ in de WIPO-woordenlijst, die, hoewel zij
geen bindende rechtskracht heeft, bijdraagt aan de uitlegging van het begrip publiek.
86
Wat vervolgens het criterium „een vrij groot aantal personen‖ betreft, heeft dit tot
doel erop te wijzen dat het begrip publiek een zekere de-minimisdrempel inhoudt,
waardoor een te klein of zelfs onbeduidend aantal personen niet onder dit begrip valt.
87
Om dit aantal te bepalen heeft het Hof rekening gehouden met de cumulatieve
gevolgen van de beschikbaarstelling van werken aan de potentiële luisteraars of kijkers
(zie arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 39). In dit opzicht is het niet enkel relevant te
weten hoeveel personen tegelijk toegang hebben tot hetzelfde werk, maar ook hoeveel
personen er opeenvolgend toegang toe hebben.
88
In de derde plaats heeft het Hof in punt 204 van het arrest Football Association
Premier League e.a., reeds aangehaald, geoordeeld dat het winstoogmerk van een
mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 relevant is.
89
Dit geldt a fortiori met betrekking tot het in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100
bedoelde recht op een billijke vergoeding aangezien dit een in wezen economisch recht
is.
90
Meer in het bijzonder heeft het Hof reeds geoordeeld dat de interventie van de
hotelexploitant die tot doel heeft aan zijn klanten toegang tot een uitgezonden werk te
verschaffen, moet worden beschouwd als een extra dienst die wordt verleend om er een
bepaald voordeel uit te trekken, aangezien deze dienstverlening een invloed heeft op de
standing van het hotel en dus op de prijs van de kamers. Naar analogie heeft het Hof
geoordeeld dat de vertoning van uitgezonden werken door de exploitant van een caférestaurant gebeurt met het doel en in staat kan zijn om gevolgen te hebben voor het
aantal bezoekers van die horecagelegenheid en uiteindelijk voor de financiële resultaten
ervan (zie in die zin reeds aangehaalde arresten, SGAE, punt 44 en Football Association
Premier League e.a., punt 205).
91
Aldus wordt verondersteld dat het publiek waaraan de mededeling wordt verricht,
door de gebruiker als doelgroep is gekozen en bovendien op één of andere manier
ontvankelijk is voor zijn mededeling en deze niet toevallig „opvangt‖.
92
Aan de hand van deze criteria moet worden beoordeeld of in een zaak als die in
het hoofdgeding, een tandarts die als achtergrondmuziek fonogrammen uitzendt in
127
aanwezigheid van zijn patiënten, een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8,
lid 2, van richtlijn 92/100 verricht.
93
Hoewel het in beginsel aan de nationale rechterlijke instanties staat om te bepalen
of dit in een concreet geval zo is en om alle definitieve feitelijke vaststellingen
dienaangaande te doen, zoals in punt 80 van het onderhavige arrest is uiteengezet, moet
worden vastgesteld dat het Hof aangaande het hoofdgeding beschikt over alle elementen
die nodig zijn om te beoordelen of er sprake is van een dergelijke mededeling aan het
publiek.
94
Allereerst dient te worden opgemerkt dat zoals in de zaken die hebben geleid tot
de reeds aangehaalde arresten SGAE en Football Association Premier League e.a., de
patiënten van een tandarts, hoewel zij zich binnen het ontvangstgebied van het
dragersignaal van de fonogrammen bevinden, deze fonogrammen slechts kunnen horen
omdat de tandarts dit doelbewust mogelijk heeft gemaakt. Bijgevolg moet worden
aangenomen dat deze tandarts welbewust intervenieert in de uitzending van deze
fonogrammen.
95
Wat vervolgens de patiënten van een tandarts als die in het hoofdgeding betreft, is
het van belang erop te wijzen dat zij normaliter een geheel van personen vormen
waarvan de samenstelling grotendeels stabiel is en dat zij dus een bepaald geheel van
potentiële luisteraars uitmaken, aangezien andere personen in beginsel geen toegang
hebben tot de zorgverlening van deze tandarts. Bijgevolg gaat het niet om „personen in
het algemeen‖, anders dan de in punt 85 van het onderhavige arrest gegeven
omschrijving.
96
Daarenboven moet aangaande het aantal personen voor wie hetzelfde fonogram
door de tandarts hoorbaar wordt gemaakt, in lijn met wat in punt 84 van het
onderhavige arrest is uiteengezet, worden vastgesteld dat het aantal personen vrij
beperkt en zelfs onbeduidend is in het geval van patiënten van een tandarts, aangezien
de kring van personen die tegelijk in zijn kabinet aanwezig zijn, doorgaans zeer beperkt
is. Zo de patiënten op elkaar volgen, neemt dit bovendien niet weg dat deze beurtelings
aanwezige patiënten in de regel niet dezelfde fonogrammen, met name de via de radio
uitgezonden fonogrammen, horen.
97
Ten slotte kan niet worden betwist dat, in een situatie als die in het hoofdgeding,
een tandarts die als achtergrondmuziek fonogrammen uitzendt in aanwezigheid van zijn
patiënten, louter wegens deze uitzending redelijkerwijs niet kan verwachten dat het
aantal patiënten van zijn praktijk zal toenemen, of dat hij de prijs van de zorgverlening
zal kunnen verhogen. Bijgevolg kan een dergelijke uitzending op zich geen invloed
hebben op de inkomsten van deze tandarts.
98
De patiënten van een tandarts gaan immers uitsluitend voor tandverzorging naar
een tandartspraktijk en daarbij is een uitzending van fonogrammen geen aan
tandverzorging inherent aspect. Zij horen toevallig en buiten hun wil bepaalde
fonogrammen, afhankelijk van hun aankomsttijdstip in de praktijk en hun wachttijd
alsook van de aard van de behandeling. In deze omstandigheden kan niet worden
verondersteld dat de normale kring van patiënten van een tandarts ontvankelijk is voor
de betrokken uitzending.
99
Bijgevolg vertoont een dergelijke uitzending geen winstoogmerk, zodat niet is
voldaan aan het in punt 90 van dit arrest vermelde criterium.
100 Uit de voorgaande overwegingen vloeit voort dat een tandarts als die in het
hoofdgeding, die in zijn praktijk kosteloos fonogrammen uitzendt ten behoeve van zijn
patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen, geen „mededeling aan het publiek‖ in
de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verricht.
101 Hieruit volgt dat in een situatie als die in het hoofdgeding niet is voldaan aan de in
artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 opgelegde voorwaarde voor betaling van een billijke
vergoeding door de gebruiker, namelijk dat deze gebruiker een „mededeling aan het
publiek‖ in de zin van deze bepaling verricht.
128
102 Daarom moet op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord dat het begrip
„mededeling aan het publiek‖ in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 aldus
moet worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van
fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep
wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil
horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond van een dergelijke
uitzending geen recht op een vergoeding.
Kosten
103 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten
heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:
1)
De bepalingen van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de
intellectuele eigendom, als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst tot
oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ondertekend te Marrakech
op 15 april 1994 en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van
22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap
voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de
uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde
(1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten, en van het Verdrag van de
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) inzake uitvoeringen
en fonogrammen van 20 december 1996 zijn toepasselijk in de rechtsorde van
de Unie.
Aangezien het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende
kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties,
ondertekend te Rome op 26 oktober 1961, geen deel uitmaakt van de
rechtsorde van de Unie, is het in de Unie niet toepasselijk, maar heeft het er
indirecte gevolgen.
Particulieren kunnen zich noch op het Verdrag van Rome, noch op de TRIPsovereenkomst en evenmin op het WPPT rechtstreeks beroepen.
Het begrip „mededeling aan het publiek”, dat is opgenomen in richtlijnen
92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht,
het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele
eigendom en 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei
2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht
en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moet worden uitgelegd
tegen de achtergrond van de in het Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst
en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het
daarmee verenigbaar blijft, tevens rekening houdend met de context waarin
dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen
inzake intellectuele eigendom beoogde doel.
2)
Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van
richtlijn 92/100 moet aldus worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op
de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het
hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de
patiënten, die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben
producenten van fonogrammen op grond van een dergelijke uitzending geen
recht op een vergoeding.
ondertekeningen
129
ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)
15 maart 2012 (*)
„Auteursrechten en naburige rechten – Richtlijn 2006/115/EG – Artikelen 8 en 10 –
Begrippen ‚gebruiker‘ en ‚mededeling aan het publiek‘ – Uitzending van fonogrammen
door middel van in hotelkamers geïnstalleerde televisie- en/of radiotoestellen‖
In zaak C-162/10,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU,
ingediend door de High Court (Commercial Division) (Ierland) bij beslissing van 23 maart
2010, bij het Hof ingekomen op 7 april 2010, in de procedure
Phonographic Performance (Ireland) Limited
tegen
Ierland,
Attorney General,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),
samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur),
E. Juhász, G. Arestis en T. von Danwitz, rechters,
advocaat-generaal: V. Trstenjak,
griffier: A. Impellizzeri, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 7 april 2011,
gelet op de opmerkingen van:
–
Phonographic Performance (Ireland) Limited, vertegenwoordigd door H. Sheehy,
solicitor, bijgestaan door J. Newman, BL,
–
Ierland, vertegenwoordigd door D. O‘Hagan als gemachtigde, bijgestaan door
E. Fitzsimons en J. Jeffers, BL,
–
de Griekse regering, vertegenwoordigd door G. Papadaki, M. Germani en
G. Alexaki als gemachtigden,
–
de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door P. Gentili als gemachtigde,
–
de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde,
–
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en S. La Pergola als
gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 juni 2011,
het navolgende
Arrest
1
Het verzoek om een prejudiciële beslissing heeft betrekking op de uitlegging van
de artikelen 8 en 10 van richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde
naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 376, blz. 28).
2
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Phonographic
Performance (Ireland) Limited (hierna: „PPL‖) en Ierland.
Toepasselijke bepalingen
Internationaal recht
130
3
De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft op
20 december 1996 te Genève het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen
(hierna: „WPPT‖) en het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht vastgesteld. Deze twee
verdragen zijn namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2000/278/EG
van de Raad van 16 maart 2000 (PB L 89, blz. 6).
4
Artikel 2, sub b, d en g, WPPT bepaalt het volgende:
„Voor de toepassing van dit verdrag:
b)
wordt onder ‚fonogram‘ verstaan de vastlegging van de geluiden van een
uitvoering of van andere geluiden, of van een weergave van geluiden anders dan in de
vorm van een vastlegging, opgenomen in een cinematografisch werk of een ander
audiovisueel werk;
[...]
d)
wordt onder ‚producent van een fonogram‘ verstaan de natuurlijke of
rechtspersoon die het initiatief neemt tot en verantwoordelijk is voor de eerste
vastlegging van de geluiden van een uitvoering of andere geluiden, of van de weergave
van geluiden;
[...]
g)
wordt onder ,mededeling aan het publiek‘ van een uitvoering of een fonogram
verstaan de overdracht aan het publiek door elk medium anders dan door uitzending, van
geluiden van een uitvoering of de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven
van geluiden. Voor de toepassing van artikel 15 wordt onder ,mededeling aan het
publiek‘ mede verstaan het voor het publiek hoorbaar maken van de op een fonogram
vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden‖.
5
Artikel 15 WPPT luidt als volgt:
„1. Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen hebben recht op één
enkele billijke vergoeding voor het directe of indirecte gebruik van voor commerciële
doeleinden gepubliceerde fonogrammen ten behoeve van uitzending of enigerlei
mededeling aan het publiek.
2. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving bepalen dat de enkele
billijke vergoeding door de gebruiker is verschuldigd aan de uitvoerend kunstenaar, aan
de producent van een fonogram of aan beiden. De verdragsluitende partijen kunnen in
hun nationale wetgeving de voorwaarden bepalen volgens welke uitvoerende kunstenaars
en producenten van fonogrammen de enkele billijke vergoeding verdelen wanneer
hierover geen overeenstemming tussen de uitvoerend kunstenaar en de producent van
een fonogram is bereikt.
3. Iedere verdragsluitende partij kan in een bij de directeur-generaal van de WIPO
neergelegde kennisgeving verklaren dat zij de bepalingen van lid 1 slechts ten aanzien
van bepaalde vormen van gebruik zal toepassen, of dat zij toepassing hiervan op een
andere wijze zal beperken, of dat zij deze bepalingen in het geheel niet zal toepassen.
4. Voor de toepassing van dit artikel worden fonogrammen die per draad of langs
draadloze weg aan het publiek beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze
voor leden van het publiek toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op
een door hen gekozen tijdstip, geacht voor commerciële doeleinden te zijn gepubliceerd.‖
Unierecht
6
Punten 5, 7 en 6 van de considerans van richtlijn 2006/115 bepalen het volgende:
„(5)
Het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars maakt
een passend inkomen noodzakelijk als basis voor verder creatief en artistiek werk en de
investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn,
zijn bijzonder hoog en riskant en de mogelijkheid om dit inkomen veilig te stellen en deze
investering terug te verdienen, kan alleen daadwerkelijk worden gegarandeerd door een
passende juridische bescherming van de betrokken rechthebbenden.
131
[...]
(7)
De wetgeving van de lidstaten moet zodanig worden geharmoniseerd, dat zij niet
in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd.
[...]
(16)
De lidstaten moeten kunnen voorzien in een verderreikende bescherming van
houders van naburige rechten dan op grond van de bepalingen van deze richtlijn
betreffende uitzending en mededeling aan het publiek vereist is.‖
7
Artikel 7 van richtlijn 2006/115 bepaalt:
„1. De lidstaten voorzien ten behoeve van uitvoerende kunstenaars in het uitsluitende
recht om vastlegging van hun uitvoeringen toe te staan of te verbieden.
2. De lidstaten voorzien ten behoeve van omroeporganisaties in het uitsluitende recht om
vastlegging van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, ongeacht of deze
uitzendingen al dan niet via de ether plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet
daaronder begrepen.
3. Het in lid 2 bedoelde recht is niet van toepassing op kabelmaatschappijen voor het
louter relayeren van uitzendingen van omroeporganisaties via de kabel.‖
8
Artikel 8, lid 2, van deze richtlijn luidt:
„De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding
wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven
fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor
enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de
betrokken uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen. Bij gebreke
van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van
fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding
tussen beide partijen wordt verdeeld.‖
9
Artikel 10 van deze richtlijn bepaalt het volgende:
„1. De lidstaten kunnen op de in dit hoofdstuk genoemde rechten beperkingen stellen ten
aanzien van:
a) privé gebruik;
[...]
2. Onverminderd lid 1 kan elke lidstaat op de bescherming van uitvoerende kunstenaars,
producenten van fonogrammen, omroeporganisaties en producenten van de eerste
vastleggingen van films, dezelfde beperkingen stellen als op de auteursrechtelijke
bescherming van werken van letterkunde en kunst.
Dwanglicenties mogen evenwel slechts worden toegekend in zoverre deze met het
Verdrag van Rome verenigbaar zijn.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde beperkingen mogen slechts in bepaalde bijzondere
gevallen worden toegepast, mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale
exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de
rechthebbenden niet onredelijk worden geschaad.‖
10
Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het
verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van
intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61), is bij richtlijn 2006/115 ingetrokken en
gecodificeerd.
11
Punt 9 van de considerans van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het
auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10)
bepaalt het volgende:
132
„Bij een harmonisatie van het auteursrecht en de naburige rechten moet steeds van een
hoog beschermingsniveau worden uitgegaan, omdat die rechten van wezenlijk belang
zijn voor scheppend werk. De bescherming van deze rechten draagt bij tot de
instandhouding en ontwikkeling van de creativiteit in het belang van auteurs, uitvoerende
kunstenaars, producenten, consumenten, cultuur, industrie en het publiek in het
algemeen. De intellectuele eigendom is dan ook als een geïntegreerd deel van de
eigendom erkend.‖
12
Artikel 3 van deze richtlijn luidt als volgt:
„1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de
mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de
beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor
leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk
zijn, toe te staan of te verbieden.
2. De lidstaten voorzien ten behoeve van:
a)
uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun
uitvoeringen,
b)
producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen,
c)
producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het
origineel en de kopieën van hun films, en
d)
omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen,
ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per
kabel of satelliet daaronder begrepen,
in het uitsluitende recht, de beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of draadloos,
op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen
plaats en tijd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden.
3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling,
bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek
overeenkomstig dit artikel.‖
Nationaal recht
13
Artikel 97 van de Copyright and Related Rights Act 2000 (de wet van 2000
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten; hierna: „wet van 2000‖) luidt als
volgt:
„1.
Behoudens het bepaalde in lid 2, wordt het auteursrecht op een geluidsopname,
omroepuitzending of kabelprogramma niet geschonden doordat een geluidsopname,
omroepuitzending of kabelprogramma ten gehore wordt gebracht of getoond, indien deze
wordt gehoord of gezien:
a) in het deel van een gebouw waar slaapgelegenheid wordt verstrekt aan de bewoners
of gasten, en
b) als onderdeel van de voorzieningen die uitsluitend of hoofdzakelijk aan de bewoners of
gasten worden verstrekt.
2.
Lid 1 is niet van toepassing op de in dit lid bedoelde delen van een gebouw indien
een gematigde toegangsprijs wordt gevraagd voor het deel van het gebouw waar een
geluidsopname, omroepuitzending of kabelprogramma ten gehore wordt gebracht of
getoond.‖
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen
14
PPL is een collectieve beheersvennootschap die zich bezig houdt met de
behartiging van de rechten van de producenten van fonogrammen in Ierland op
geluidsopnamen of fonogrammen.
15
Het hoofdgeding betreft een vordering van PPL tegen Ierland tot vaststelling dat
Ierland artikel 4 VEU heeft geschonden door artikel 97 van de wet van 2000 vast te
133
stellen en te handhaven, en tot vergoeding van de haar door deze schending
veroorzaakte schade.
16
PPL voert aan dat de exploitanten van hotels en pensions (hierna tezamen
genoemd: „hotels‖) wegens de in artikel 97, eerste alinea, van de wet van 2000
neergelegde exoneratiegrond haar geen billijke vergoeding hebben betaald voor het
afspelen van aan PPL in licentie gegeven fonogrammen via apparatuur die
hotelexploitanten als onderdeel van de dienstverlening in hotelkamers in Ierland
beschikbaar hebben gesteld.
17
Deze exoneratiegrond voor hotelhouders die beschermde fonogrammen uitzenden
is evenwel strijdig met bepaalde Europese richtlijnen inzake naburige rechten, die
producenten van fonogrammen een recht op een billijke vergoeding toekennen wanneer
hun fonogrammen in specifieke omstandigheden zijn geëxploiteerd.
18
De High Court (Commercial Division) preciseert dat het hoofdgeding uitsluitend
betrekking heeft op geluidsopnames of fonogrammen die in Ierland zijn afgespeeld in
hotelkamers maar niet in andere delen van deze hotels. Het hoofdgeding betreft evenmin
interactieve uitzendingen of uitzendingen op aanvraag.
19
Voorts oordeelt de verwijzende rechter dat een hotelexploitant die zijn
gastenkamers in Ierland uitrust met televisie- of radiotoestellen waaraan hij via de kabel
of enige andere technologie een centraal ontvangen signaal doorgeeft, krachtens
artikel 97, lid 1, van de wet van 2000 is vrijgesteld van de verplichting tot betaling van
een billijke vergoeding aan producenten van fonogrammen voor via televisie- of radiouitzendingen uitgezonden geluidsopnames.
20
Ook een hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met andere
afspeelapparatuur voor fonogrammen en er geluidsopnamen in fysieke of digitale vorm
beschikbaar stelt die met deze afspeelapparatuur kunnen worden beluisterd, is krachtens
artikel 97, lid 1, van de wet van 2000 vrijgesteld van de verplichting tot betaling van een
billijke vergoeding aan producenten van fonogrammen.
21
Bovendien, aldus de verwijzende rechter, betreft de vordering ten gronde
weliswaar het gebruik van geluidsopnamen in hotelkamers, maar heeft artikel 97, lid 1,
van de wet van 2000 eveneens tot gevolg dat ziekenhuizen, verpleeghuizen,
zorginstellingen, gevangenissen of andere soortgelijke instellingen bij een vergelijkbaar
gebruik van de billijke vergoeding zijn vrijgesteld.
22
Tot slot preciseert de verwijzende rechter nog dat de in deze zaak aan de orde
zijnde geluidsopnamen voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogrammen zijn.
23
Tegen die achtergrond is de verwijzende rechter van mening dat, gelet op het feit
dat de door artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115
beschermde rechten, de context waarin het begrip „mededeling aan het publiek‖ is
gebruikt en het doel van deze bepalingen verschillen, het Hof het begrip „mededeling aan
het publiek‖ niet op dezelfde wijze mag uitleggen als in het arrest van 7 december 2006,
SGAE (C-306/05, Jurispr. blz. I-11519).
24
Daarop heeft de High Court (Commercial Division) de behandeling van de zaak
geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„1)
Is een hotelexploitant die in kamers voor gasten televisie- en/of radiotoestellen
beschikbaar stelt waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, een ‚gebruiker‘ die
fonogrammen die kunnen worden afgespeeld in een uitzending ‚mededeelt aan het
publiek‘ in de zin van artikel 8, lid 2, van de gecodificeerde richtlijn 2006/115 [...]?
2)
Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: verplicht artikel 8, lid 2,
van richtlijn 2006/115 [...] lidstaten om naast de billijke vergoeding die de
omroeporganisatie betaalt, te voorzien in een recht op een billijke vergoeding door de
hotelexploitant voor de doorgifte van het uitgezonden fonogram?
3)
Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: staat artikel 10 van richtlijn
2006/115 [...] lidstaten toe, hotelexploitanten vrij te stellen van de verplichting ‚een
134
enkele billijke vergoeding‘ te betalen op grond van ‚privégebruik‘ in de zin van artikel 10,
lid 1, sub a, [van deze richtlijn]?
4)
Is een hotelexploitant die in kamers voor gasten toestellen (andere dan een
televisie of radio) en fonogrammen in fysieke of digitale vorm ter beschikking stelt, die
door middel van een dergelijk toestel kunnen worden afgespeeld of gehoord, een
‚gebruiker‘ die de fonogrammen ‚mededeelt aan het publiek‘ in de zin van artikel 8, lid 2,
van richtlijn 2006/115 [...]?
5)
Indien de vierde vraag bevestigend wordt beantwoord: staat artikel 10 van richtlijn
2006/115 [...] lidstaten toe hotelexploitanten vrij te stellen van de verplichting ‚een
enkele billijke vergoeding‘ te betalen op grond van ‚privégebruik‘ in de zin van artikel 10,
lid 1, sub a, van richtlijn 2006/115 [...]?‖
Beantwoording van de prejudiciële vragen
De eerste vraag
25
Met de eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een
hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met televisie- en/of radiotoestellen waaraan
hij een uitgezonden signaal doorgeeft, een „gebruiker‖ is die uitgezonden fonogrammen
„meedeelt aan het publiek‖ in de zin van artikel 8, lid 2, van de gecodificeerde richtlijn
2006/115.
26
Vooraf dient eraan te worden herinnerd dat de lidstaten, overeenkomstig artikel 8,
lid 2, van richtlijn 2006/115, een recht instellen om te verzekeren dat de gebruiker een
enkele billijke vergoeding betaalt wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven
fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor
enigerlei mededeling aan het publiek.
27
Uit deze bepaling volgt dat degene die een fonogram gebruikt voor een uitzending
of een mededeling aan het publiek, als „gebruiker‖ in de zin van deze bepaling moet
worden aangemerkt.
28
Bijgevolg dient te worden beoordeeld of, in een zaak zoals die welke in het
hoofdgeding aan de orde is, sprake is van een „mededeling aan het publiek‖.
29
In punt 76 van het arrest van 15 maart 2012, SCF (C-135/10, nog niet
gepubliceerd in de Jurisprudentie) heeft het Hof geoordeeld dat het begrip „mededeling
aan het publiek‖ in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 (gecodificeerd bij
richtlijn 2006/115) een geïndividualiseerde beoordeling vergt. Hetzelfde geldt voor de
identiteit van de gebruiker en het gebruik van het betrokken fonogram (zie arrest SCF,
reeds aangehaald, punt 78).
30
Voorts heeft het Hof gepreciseerd dat bij een dergelijke beoordeling rekening dient
te worden gehouden met een aantal bijkomende, niet-autonome en onderling
afhankelijke criteria. Bijgevolg dienen deze criteria individueel alsook in onderlinge
samenhang te worden gehanteerd, met dien verstande dat zij naargelang van het geval
strikt of minder strikt kunnen worden toegepast (zie arrest SCF, reeds aangehaald,
punt 79).
31
In de eerste plaats, aldus het Hof, is een van deze criteria de centrale rol van de
gebruiker. Deze gebruiker stelt namelijk een mededelingshandeling wanneer hij, met
volledige kennis van de gevolgen van zijn handelwijze, maatregelen neemt om zijn
gasten toegang te verschaffen tot een uitzending van het beschermde werk. Zonder deze
maatregelen zouden de hotelgasten, hoewel zij zich fysiek in het ontvangstgebied van
deze uitzending bevinden, in beginsel immers geen toegang hebben tot het uitgezonden
werk (zie arrest SCF, reeds aangehaald, punt 82).
32
In de tweede plaats heeft het Hof bepaalde elementen verduidelijkt die nauw
samenhangen met het begrip „publiek‖.
33
Het „publiek‖ dient volgens het Hof te bestaan uit een onbepaald aantal potentiële
ontvangers en een vrij groot aantal personen (zie in die zin arrest SCF, reeds
aangehaald, punt 84).
135
34
Wat allereerst het vereiste betreft dat het publiek uit een „onbepaald‖ aantal
potentiële ontvangers dient te bestaan, heeft het Hof eraan herinnerd dat volgens de
WIPO-woordenlijst, die ondanks het feit dat zij geen bindende rechtskracht heeft
niettemin bijdraagt aan de uitlegging van het begrip publiek, onder het begrip
„mededeling aan het publiek‖ dient te worden verstaan „een werk [...] op elke passende
wijze waarneembaar maken voor personen in het algemeen, met andere woorden, niet
beperkt tot specifieke individuen die tot een bepaalde private groep behoren‖ (zie arrest
SCF, reeds aangehaald, punt 85).
35
Wat vervolgens het criterium van het „vrij groot aantal personen‖ betreft, heeft
het Hof gepreciseerd dat met dit criterium wordt gewezen op de minimumdrempel voor
het begrip „publiek‖, waardoor een te kleine en zelfs onbeduidende groep betrokken
personen niet onder dit begrip kan vallen (zie arrest SCF, reeds aangehaald, punt 86).
Om dit aantal te bepalen dient bovendien rekening te worden gehouden met de
cumulatieve gevolgen van het feit dat werken aan dergelijke potentiële ontvangers ter
beschikking worden gesteld. In dit opzicht is het niet enkel van belang te weten hoeveel
personen tegelijkertijd, maar eveneens hoeveel er achtereenvolgens toegang hebben tot
ditzelfde werk (zie arrest SCF, reeds aangehaald, punten 86 en 87).
36
In de derde plaats heeft het Hof geoordeeld dat aangezien het niet zonder belang
is te weten of met een „mededeling aan het publiek‖ in de zin van artikel 3, lid 1, van
richtlijn 2001/29 winst wordt beoogd, dit winstoogmerk a fortiori relevant is nu krachtens
artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 de uitvoerende kunstenaars en de producenten van
fonogrammen recht hebben op een billijke en voornamelijk economische vergoeding (zie
in die zin arrest SCF, reeds aangehaald, punten 88 en 89).
37
Volgens het Hof houdt dit dus in dat het publiek waaraan de mededeling is gericht,
de bewust gekozen doelgroep is van de gebruiker en bovendien op een of andere manier
ontvankelijk is voor diens mededeling en niet toevallig de mededeling „oppikt‖ (zie arrest
SCF, reeds aangehaald, punt 91).
38
Het is met name in het licht van deze criteria en overeenkomstig de
geïndividualiseerde beoordeling zoals vastgesteld in punt 29 van dit arrest dat dient te
worden nagegaan of, in een zaak zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, een
hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met televisie- en/of radiotoestellen waaraan
hij een uitgezonden signaal doorgeeft, een mededeling doet aan het publiek in de zin van
artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.
39
Ofschoon het in beginsel aan de nationale rechter staat om te bepalen of dit in een
concreet geval zo is, en om alle definitieve feitelijke vaststellingen dienaangaande te
doen, dient wat het hoofdgeding betreft evenwel te worden vastgesteld dat het Hof over
alle noodzakelijke gegevens beschikt om te beoordelen of er van een dergelijke
mededeling aan het publiek sprake is.
40
Eerst dient er op te worden gewezen dat in de door de verwijzende rechter
beschreven situatie waarin een hotelexploitant zijn gastenkamers uitrust met televisieen/of radiotoestellen waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, zoals in de zaak die
heeft geleid tot het eerdergenoemde arrest SGAE (punt 42), hotelgasten, ook al bevinden
zij zich in het ontvangstgebied van het dragersignaal van de fonogrammen, slechts
dankzij de bewuste tussenkomst van een hotelexploitant van de fonogrammen kennis
kunnen nemen. De hotelexploitant speelt dus een centrale rol in de zin van punt 31 van
dit arrest.
41
Verder kunnen hotelgasten zoals deze in het hoofdgeding, als een onbepaald
aantal potentiële ontvangers worden aangemerkt, aangezien hun toegang tot de
hoteldiensten in beginsel voortvloeit uit hun eigen keuze en slechts wordt beperkt door
de opvangcapaciteit van hun hotel. In een dergelijk geval gaat het dus wel degelijk om
„personen in het algemeen‖ in de zin van punt 34 van dit arrest.
42
Overigens heeft het Hof, wat het aantal gasten betreft in de zin van punt 33 van
dit arrest, reeds geoordeeld dat hotelgasten een vrij groot aantal personen vormen,
136
zodat deze als een publiek kunnen worden aangemerkt (zie arrest SGAE, reeds
aangehaald, punt 38).
43
Wat tot slot het in de punten 36 en 37 van dit arrest bedoelde winstoogmerk
betreft, kunnen in casu de hotelgasten worden aangemerkt als een „bewust gekozen‖ en
„ontvankelijke‖ doelgroep.
44
Dat een hotelexploitant zijn gasten toegang verschaft tot de uitgezonden werken
kan immers worden aangemerkt als een bijkomende dienst die van invloed is op de
standing van dit hotel en dus ook op de prijzen van de kamers (zie in die zin arrest
SGAE, reeds aangehaald, punt 44). Deze handeling kan bovendien extra hotelgasten
aantrekken die in deze bijkomende dienst zijn geïnteresseerd (zie naar analogie arrest
van 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C-429/08,
nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 205).
45
Daaruit volgt dat de hotelexploitant, in een zaak zoals die welke in het
hoofdgeding aan de orde is, een winstoogmerk heeft met het doorgeven van
fonogrammen.
46
Uit voorgaande overwegingen volgt dat, in een situatie zoals die welke in het
hoofdgeding aan de orde is, een hotelexploitant een „mededeling aan het publiek‖ doet in
de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.
47
Gelet op een en ander, dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat een
hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met televisie- en/of radiotoestellen waaraan
hij een uitgezonden signaal doorgeeft, een „gebruiker‖ is die uitgezonden fonogrammen
„meedeelt aan het publiek‖ in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.
De tweede vraag
48
Met de tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een
hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met televisie- en/of radiotoestellen waaraan
hij een uitgezonden signaal doorgeeft, krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115,
naast de billijke vergoeding die de omroeporganisatie betaalt, zelf ook gehouden is een
billijke vergoeding te betalen voor de doorgifte van een uitgezonden fonogram.
49
Vooraf zij eraan herinnerd dat het Hof inzake het begrip „mededeling aan het
publiek‖ in de zin van artikel 3, lid 2, van richtlijn 2001/29 reeds heeft gepreciseerd dat
een hotelexploitant die een mededeling doet aan het publiek, een beschermd werk
doorgeeft aan een nieuw publiek, te weten een publiek waarmee de auteurs van het
beschermde werk geen rekening hebben gehouden wanneer zij toestemming hebben
verleend voor het gebruik ervan via de mededeling aan het oorspronkelijke publiek (zie
in die zin arrest SGAE, reeds aangehaald, punten 40 en 42).
50
Opgemerkt zij dat met het gegeven van het „nieuwe publiek‖ zoals ontwikkeld in
de in het vorige punt aangehaalde rechtspraak, eveneens rekening dient te worden
gehouden bij de toepassing van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.
51
Een hotelexploitant die in zijn gastenkamers een uitgezonden fonogram meedeelt
aan zijn gasten, gebruikt dit fonogram namelijk op autonome wijze en geeft het door aan
een bijkomend publiek dat verschilt van het publiek waarvoor de oorspronkelijke
mededeling was bedoeld. Zoals is vastgesteld in punt 45 van dit arrest, haalt een
hotelexploitant uit deze uitzending daarenboven andere economische voordelen dan die
welke de omroeporganisatie of de producent van fonogrammen hebben verkregen.
52
Bijgevolg is in een dergelijke situatie de hotelexploitant, naast de billijke
vergoeding die de omroeporganisatie betaalt, krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn
2006/115 ook zelf gehouden een billijke vergoeding te betalen voor de mededeling van
dit fonogram.
53
In dit verband kan het argument van Ierland niet worden aanvaard dat uit de in
artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 gebruikte woorden „of‖ en „een enkele‖ blijkt dat
een hotelexploitant geen vergoeding dient te betalen voor de mededeling aan het publiek
137
van fonogrammen wanneer een omroeporganisatie reeds een billijke vergoeding heeft
betaald om deze fonogrammen uit te zenden.
54
Door in deze bepaling de woorden „een enkele‖ te gebruiken, heeft de
Uniewetgever willen benadrukken dat de lidstaten niet gehouden zijn te bepalen dat de
gebruiker meerdere onderscheiden vergoedingen voor dezelfde mededeling aan het
publiek dient te betalen, maar dat deze enkele billijke vergoeding, zoals duidelijk volgt
uit de eerste zin in fine van deze bepaling, wordt verdeeld tussen de uitvoerende
kunstenaars en de producenten van fonogrammen die ze ontvangen. Voorts dient het
nevenschikkend voegwoord „of‖ in de bewoordingen „via de ether of voor enigerlei
mededeling aan het publiek‖ aldus te worden uitgelegd dat zowel voor een uitzending via
de ether als voor een mededeling aan het publiek een vergoeding is verschuldigd.
55
Gelet op het voorgaande, dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat een
hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met televisie- en/of radiotoestellen waaraan
hij een uitgezonden signaal doorgeeft, naast de billijke vergoeding die de
omroeporganisatie betaalt, krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 ook zelf
gehouden is een billijke vergoeding te betalen voor de doorgifte van een uitgezonden
fonogram.
De vierde vraag
56
Met de vierde vraag, die in de derde plaats dient te worden onderzocht, wenst de
verwijzende rechter in wezen te vernemen of een hotelexploitant die zijn gastenkamers
niet met televisie- en/of radiotoestellen uitrust maar met andere afspeelapparatuur voor
fonogrammen, en er fonogrammen in fysieke of digitale vorm beschikbaar stelt die door
middel van deze apparatuur kunnen worden afgespeeld of gehoord, een „gebruiker‖ is
die fonogrammen „meedeelt aan het publiek‖ in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn
2006/115.
57
In deze omstandigheden dient het Hof na te gaan of de overwegingen die ten
grondslag liggen aan het antwoord op de eerste vraag, ook relevant zijn wanneer een
hotelexploitant zijn hotelkamers uitrust met andere afspeelapparatuur dan televisieen/of radiotoestellen en er fonogrammen in fysieke of digitale vorm beschikbaar stelt die
door middel van zulke apparatuur kunnen worden afgespeeld of gehoord.
58
In dit verband zij opgemerkt dat het begrip „mededeling aan het publiek‖ in
artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 een uitlegging behoeft die verenigbaar en in
overeenstemming is met de uitlegging van de equivalente begrippen in het WPPT,
eveneens rekening houdend met de context waarin zij zijn gebruikt en met het door de
relevante verdragsbepalingen nagestreefde doel (zie arrest SCF, reeds aangehaald,
punt 55).
59
Artikel 2, sub g, van het WPPT, dat betrekking heeft op de mededeling aan het
publiek en dat verwijst naar artikel 15 van dit verdrag, preciseert meer in het bijzonder
dat onder dit begrip mede wordt verstaan het voor het publiek hoorbaar maken van de
op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden.
60
Bijgevolg dient het begrip „mededeling aan het publiek‖ in artikel 8, lid 2, van
richtlijn 2006/115 aldus te worden uitgelegd dat het ook omvat het voor het publiek
hoorbaar maken van de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van
geluiden.
61
Deze vaststelling vindt overigens steun in de bewoordingen zelf van artikel 8,
lid 2, van richtlijn 2006/115, waarin is gepreciseerd dat het betrekking heeft op
„enigerlei‖ mededeling aan het publiek en dus op elke denkbare en uitvoerbare
mededelingswijze.
62
Een hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met andere afspeelapparatuur
dan televisie- en/of radiotoestellen, en er fonogrammen in fysieke of digitale vorm
beschikbaar stelt die door middel van zulke apparatuur kunnen worden afgespeeld of
gehoord, verstrekt precies de twee elementen die noodzakelijk zijn om op deze
fonogrammen vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden hoorbaar te maken én de
138
materiële dragers van deze geluiden en weergaven van geluiden, te weten de
fonogrammen.
63
Deze mededelingswijze valt dan ook binnen de werkingssfeer van artikel 8, lid 2,
van richtlijn 2006/115, uitgelegd in het licht van artikel 2, sub g, juncto artikel 15 WPPT.
64
Uit het feit dat de vierde vraag blijkens punt 57 van dit arrest van de eerste vraag
enkel verschilt op het vlak van de mededelingswijze van fonogrammen, kan worden
afgeleid dat de hotelexploitant en zijn gasten in het kader van beide vragen dezelfde zijn.
65
Bijgevolg mag worden aangenomen dat de exploitant van dit hotel als „gebruiker‖
in de zin van artikel 8, lid 2, van de richtlijn 2006/115 dient te worden beschouwd, en
voorts dat de gasten van dit hotel als „publiek‖ in de zin van deze bepaling kunnen
worden aangemerkt, tenzij een bijzondere omstandigheid het Hof tot een andere
conclusie noopt.
66
In dit verband dient te worden beoordeeld of de specifieke mededelingswijze, via
een toestel en fonogrammen in fysieke of digitale vorm die door middel van een dergelijk
toestel kunnen worden afgespeeld of gehoord, het Hof tot een andere conclusie dan deze
van punt 40 van dit arrest kan nopen.
67
Dit is evenwel niet het geval. Uit het feit dat een hotelexploitant zijn gastenkamers
uitrust met dergelijke afspeelapparatuur en er fonogrammen beschikbaar stelt, en zijn
gasten zodoende de twee elementen verschaft die noodzakelijk zijn om van de betrokken
werken kennis te kunnen nemen, blijkt dat deze werken voor zijn gasten niet
toegankelijk zijn zonder zijn tussenkomst. De hotelexploitant heeft dus een centrale rol.
68
Bij ontbreken van enig ander bijzonder element dat een beoordeling behoeft, dient
bijgevolg te worden vastgesteld dat in een situatie zoals die welke in het hoofdgeding
aan de orde is, sprake is van een „mededeling aan het publiek‖ van een fonogram in de
zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.
69
Gelet op een en ander, dient op de vierde vraag te worden geantwoord dat een
hotelexploitant die zijn gastenkamers niet uitrust met televisie- en/of radiotoestellen
waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, maar met andere afspeelapparatuur voor
fonogrammen, en er fonogrammen in fysieke of digitale vorm beschikbaar stelt die door
middel van zulke toestellen kunnen worden afgespeeld of gehoord, een „gebruiker‖ is die
fonogrammen „meedeelt aan het publiek‖ in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn
2006/115. Bijgevolg is hij gehouden een „billijke vergoeding‖ in de zin van deze bepaling
te betalen voor de doorgifte van deze fonogrammen.
De derde en de vijfde vraag
70
Met de derde en de vijfde vraag, die tezamen dienen te worden onderzocht, wenst
de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de lidstaten op grond van artikel 10,
lid 1, sub a, van richtlijn 2006/115, dat een beperking stelt aan het in artikel 8, lid 2, van
deze richtlijn bedoelde recht op een billijke vergoeding wanneer het om „privégebruik‖
gaat, een hotelexploitant die fonogrammen „meedeelt aan het publiek‖ in de zin van
artikel 8, lid 2, van deze richtlijn kunnen vrijstellen van de verplichting om een dergelijke
vergoeding te betalen.
71
Vooraf zij gepreciseerd dat het, zoals de advocaat-generaal in punt 153 van haar
conclusie stelt, voor de beoordeling of hotelexploitanten zich op de beperking ten aanzien
van „privégebruik‖ in de zin van artikel 10, lid 1, sub a, van richtlijn 2006/115 kunnen
beroepen er niet op aan komt of het gebruik door hotelgasten als privégebruik moet
worden aangemerkt, maar wel of het gebruik door de hotelexploitant zelf als privégebruik
kan worden beschouwd.
72
Het „privégebruik‖ van een beschermd werk dat door de gebruiker ervan aan het
publiek is meegedeeld, is evenwel een contradictio in terminis, aangezien een „publiek‖
zich per definitie ―niet in de privésfeer‖ bevindt.
139
73
Bij een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van deze richtlijn,
kan de beperking ten aanzien van „privégebruik‖ in de zin van artikel 10, lid 1, sub a,
van richtlijn 2006/115 dus geen toepassing vinden.
74
Een dergelijke uitlegging leidt er echter niet toe dat laatstgenoemde bepaling elk
nuttig effect verliest. Deze bepaling behoudt immers een ruimere werkingssfeer
aangezien zij betrekking heeft op andere gebruiksvormen dan een mededeling aan het
publiek, zoals de „vastlegging‖ in de zin van artikel 7 van deze richtlijn.
75
Zou een gebruiker aanspraak kunnen maken op de in artikel 10, lid 1, sub a, van
richtlijn 2006/115 bedoelde beperking wanneer hij een mededeling doet zoals die welke
in het hoofdgeding aan de orde is, zou dit bovendien ingaan tegen artikel 10, lid 3, van
deze richtlijn, volgens hetwelk deze beperking slechts in bepaalde bijzondere gevallen
mag worden toegepast, mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale
exploitatie van werken of ander beschermd materiaal en de rechtmatige belangen van de
rechthebbenden niet onredelijk worden geschaad.
76
Door een dergelijke uitlegging ontsnapt de gebruiker immers aan de verplichting
tot betaling van een billijke vergoeding voor gebruiksvormen van een werk die
overeenkomen met een commerciële exploitatie ervan, waardoor op onredelijke wijze
afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatige belangen van de uitvoerende kunstenaars die
precies door het recht op een billijke vergoeding worden beschermd.
77
Gelet op een en ander, dient op de derde en de vijfde vraag te worden geantwoord
dat de lidstaten, op grond van artikel 10, lid 1, sub a, van richtlijn 2006/115, dat een
beperking stelt aan het in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde recht op een billijke
vergoeding wanneer het om „privégebruik‖ gaat, een hotelexploitant die fonogrammen
„meedeelt aan het publiek‖ in de zin van artikel 8, lid 2, van deze richtlijn, niet mogen
vrijstellen van de verplichting om een dergelijke vergoeding te betalen.
Kosten
78
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten
heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart voor recht:
1)
Een hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met televisie- en/of
radiotoestellen waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, is een
„gebruiker” die uitgezonden fonogrammen „meedeelt aan het publiek” in de zin
van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht
en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom.
2)
Een hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met televisie- en/of
radiotoestellen waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, is krachtens
artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, naast de billijke vergoeding die de
omroeporganisatie betaalt, zelf ook gehouden een billijke vergoeding te betalen
voor de doorgifte van een uitgezonden fonogram.
3)
Een hotelexploitant die zijn gastenkamers niet uitrust met televisie- en/of
radiotoestellen waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, maar met
andere afspeelapparatuur voor fonogrammen, en er fonogrammen in fysieke of
digitale vorm beschikbaar stelt die door middel van zulke apparatuur kunnen
worden afgespeeld of gehoord, is een „gebruiker” die fonogrammen „meedeelt
aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. Bijgevolg
is hij gehouden een „billijke vergoeding” in de zin van deze bepaling te betalen
voor de doorgifte van deze fonogrammen.
4)
Op grond van artikel 10, lid 1, sub a, van richtlijn 2006/115, dat een
beperking stelt aan het in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde recht op
een billijke vergoeding wanneer het om „privégebruik” gaat, mogen de lidstaten
140
een hotelexploitant die fonogrammen „meedeelt aan het publiek” in de zin van
artikel 8, lid 2, van deze richtlijn, niet vrijstellen van de verplichting om een
dergelijke vergoeding te betalen.
ondertekeningen
141
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
www.iept.nl
Hof van Justitie EU, 13 oktober 2011, Airfield &
Canal Digitaal v Sabam
schermde werken ook via deze aanbieder aan het publiek worden meegedeeld, op voorwaarde dat, in dat
laatste geval, de interventie van deze aanbieder deze
werken niet voor een nieuw publiek toegankelijk
maakt.
Vindplaatsen: curia.europa
v
AUTEURSRECHT
Indirecte en directe doorgifte TV-programma’s: één
ondeelbare mededeling aan het publiek kan
separate toestemming nodig hebben
• Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld, onder voorbehoud van bevestiging door de
verwijzende rechter, dat zowel de indirecte als de
directe doorgifte van televisieprogramma’s voldoet
aan alle cumulatieve voorwaarden van artikel 1, lid
2, sub a en c, van richtlijn 93/83 en bijgevolg één
enkele mededeling aan het publiek per satelliet
vormt en dus ondeelbaar is.
• De ondeelbaarheid van een dergelijke mededeling, in de zin van dat artikel 1, lid 2, sub a en c, betekent daarom nog niet dat voor de interventie van
de aanbieder van een satellietpakket in deze mededeling de toestemming van de betrokken rechthebbenden niet is vereist.
Toestemming voor aanbieder satellietpakket vereist
– nieuw publiek
• dat artikel 2 van richtlijn 93/83 aldus moet worden uitgelegd dat een aanbieder van een satellietpakket voor zijn interventie in de directe en de indirecte doorgifte van televisieprogramma’s als die
welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn, toestemming van de betrokken rechthebbenden moet
verkrijgen, tenzij deze rechthebbenden met de betrokken omroeporganisatie zijn overeengekomen
dat de beschermde werken ook via deze aanbieder
aan het publiek worden meegedeeld, op voorwaarde
dat, in dat laatste geval, de interventie van deze
aanbieder deze werken niet voor een nieuw publiek
toegankelijk maakt.
Derhalve dient te worden vastgesteld dat de aanbieder
van een satellietpakket de kring van personen die toegang tot de televisieprogramma’s hebben, opentrekt en
het mogelijk maakt dat een nieuw publiek toegang
krijgt tot de beschermde werken en ander beschermd
materiaal.
83 Bijgevolg moet deze aanbieder van een satellietpakket voor zijn interventie in de mededeling per satelliet
de toestemming van de betrokken rechthebbenden verkrijgen, tenzij deze rechthebbenden met de betrokken
omroeporganisatie zijn overeengekomen dat de bewww.ie-portal.nl
Hof van Justitie EU, 13 oktober 2011
(K. Lenaerts, J. Malenovský, R. Silva de Lapuerta, E.
Juhász en D. Šváby)
Arrest van het Hof (Derde kamer)
13 oktober 2011 (*)
„Auteursrecht – Satellietomroep – Richtlijn 93/83/EEG
– Artikelen 1, lid 2, sub a, en 2 – Mededeling aan publiek per satelliet – Aanbieder van satellietpakket –
Eenheid van mededeling aan publiek per satelliet –
Verantwoordelijkheid voor deze mededeling – Toestemming van houders van auteursrechten voor deze
mededeling”
In de gevoegde zaken C-431/09 en C-432/09,
betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing
krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Hof van
Beroep te Brussel (België) bij beslissingen van 27 oktober 2009, ingekomen bij het Hof op 2 november
2009, in de procedures
Airfield NV,
Canal Digitaal BV
tegen
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en
Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09),
en
Airfield NV
tegen
Agicoa Belgium BVBA (C-432/09),
wijst
HET HOF (Derde kamer),
samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J.
Malenovský (rapporteur), R. Silva de Lapuerta, E.
Juhász en D. Šváby, rechters, advocaat-generaal: N.
Jääskinen, griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 25 november 2010,
gelet op de opmerkingen van:
– Airfield NV en Canal Digitaal BV, vertegenwoordigd
door T. Heremans en A. Hallemans, advocaten,
– de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten
en Uitgevers CVBA (Sabam), vertegenwoordigd door
E. Marissens, advocaat,
– Agicoa Belgium BVBA, vertegenwoordigd door J.
Windey en H. Gilliams, advocaten,
– de Finse regering, vertegenwoordigd door J. Heliskoski als gemachtigde,
– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door H.
Krämer en W. Roels als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter
terechtzitting van 17 maart 2011, het navolgende
Arrest
1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 1, lid 2, sub a tot en met c,
van richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september
Pagina 1 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PB L 248, blz. 15).
2 Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van een
geding tussen Airfield NV (hierna: „Airfield”) en Canal
Digitaal BV (hierna: „Canal Digitaal”) enerzijds en de
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en
Uitgevers CVBA (Sabam) (hierna: „Sabam) anderzijds
(zaak C-431/09), en een geding tussen Airfield en
Agicoa Belgium BVBA (hierna: „Agicoa”) (zaak C432/09) over de verplichting voor Airfield en Canal
Digitaal om toestemming te krijgen om werken aan het
publiek mee te delen.
Toepasselijke bepalingen
Unierecht
3 In de punten 5, 14, 15 en 17 van de considerans van
richtlijn 93/83 wordt verklaard:
„(5) Overwegende [...] dat de verwezenlijking van [de]
doelstellingen [van de Unie] op dit ogenblik zowel bij
de grensoverschrijdende uitzending van programma’s
per satelliet als bij de doorgifte via de kabel van programma’s uit andere lidstaten nog wordt belemmerd
doordat de nationale bepalingen op het gebied van het
auteursrecht op een aantal punten onderling afwijken
en doordat er enige rechtsonzekerheid bestaat; dat de
rechthebbenden daardoor het gevaar lopen dat hun
werken worden geëxploiteerd zonder dat zij daarvoor
een vergoeding ontvangen, of dat individuele houders
van uitsluitende rechten in verschillende lidstaten de
exploitatie van hun werken in de weg staan; dat de
rechtsonzekerheid met name een directe belemmering
vormt voor het vrije verkeer van programma’s binnen
de [Unie];
[...]
(14) Overwegende dat het gebrek aan rechtszekerheid
met betrekking tot de te verkrijgen rechten, waardoor
de grensoverschrijdende uitzending van programma's
per satelliet wordt belemmerd, moet worden weggenomen door het begrip mededeling aan het publiek per
satelliet op [het] niveau [van de Unie] te definiëren en
in die definitie tegelijkertijd te specificeren waar de
mededelingshandeling plaatsvindt; dat een dergelijke
definitie noodzakelijk is om te voorkomen dat op één
uitzendingshandeling op cumulatieve wijze het recht
van verschillende landen wordt toegepast; dat de mededeling aan het publiek per satelliet uitsluitend
plaatsvindt op het ogenblik waarop en in de lidstaat
waar de
programmadragende signalen onder controle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie worden
ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen
die naar de satelliet en terug naar de aarde loopt; dat
normale technische procedures met betrekking tot de
programmadragende signalen niet als een onderbreking van de uitzendingsketen moeten worden beschouwd;
(15) Overwegende dat de verkrijging bij overeenkomst
van uitsluitende uitzendingsrechten moet geschieden in
overeenstemming met de wetgeving inzake het auteurs-
www.ie-portal.nl
recht en de naburige rechten van de lidstaat waar de
mededeling aan het publiek per satelliet plaatsvindt;
[...]
(17) Overwegende dat de betrokkenen bij het bepalen
van de vergoeding die voor het verwerven van de rechten moet worden betaald, rekening dienen te houden
met alle voor de uitzending kenmerkende aspecten, zoals het daadwerkelijke aantal luisteraars of kijkers, het
potentiële aantal luisteraars of kijkers en de taalversie”.
4 Artikel 1, lid 1, van richtlijn 93/83 luidt:
„In deze richtlijn wordt verstaan onder ,satelliet’: een
satelliet die werkt op frequentiebanden die volgens het
telecommunicatierecht alleen mogen worden gebruikt
voor het uitzenden van signalen voor ontvangst door
het publiek, of voor niet-openbare, individuele communicatie. In het laatste geval dient de individuele ontvangst van de signalen echter plaats te vinden onder
omstandigheden die vergelijkbaar zijn met het eerste
geval.”
5 Artikel 1, lid 2, sub a tot en met c, van deze richtlijn
bepaalt:
„a) In deze richtlijn wordt verstaan onder ,mededeling
aan het publiek per satelliet’: een handeling waarbij de
programmadragende signalen voor ontvangst door het
publiek onder controle en verantwoordelijkheid van de
omroeporganisatie worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet en terug naar de aarde loopt.
b) De mededeling aan het publiek per satelliet, vindt
slechts plaats in de lidstaat waar de programmadragende signalen onder controle en verantwoordelijkheid
van de omroeporganisatie worden ingevoerd in een
ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet
en terug naar de aarde loopt.
c) Indien de programmadragende signalen in gecodeerde vorm worden uitgezonden, is er sprake van mededeling aan het publiek per satelliet wanneer de middelen voor het decoderen van de uitzending door of met
toestemming van de omroeporganisatie ter beschikking
van het publiek worden gesteld.”
6 Artikel 2 van richtlijn 93/83 luidt:
„Overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk kennen de lidstaten auteurs een uitsluitend recht toe de
mededeling aan het publiek per satelliet van auteursrechtelijk beschermde werken toe te staan.”
7 Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het
auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10) bepaalt:
„De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het
uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan
het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van
de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek
op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek
op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden.”
8 In punt 27 van de considerans van richtlijn 2001/29
wordt in dit verband gepreciseerd dat „[d]e beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling
Pagina 2 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
mogelijk te maken of te verrichten [...] op zich geen
mededeling in de zin van deze richtlijn [is].”
Nationaal recht
9 Artikel 1, § 1, vierde alinea, van de Wet van 30 juni
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994, blz. 19297),
zoals gewijzigd, luidt:
„Alleen de auteur van een werk van letterkunde of
kunst heeft het recht om het werk volgens ongeacht
welk procedé, met inbegrip van de beschikbaarstelling
voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden
van het publiek op een door hen individueel gekozen
plaats en tijd toegankelijk zijn, aan het publiek mede te
delen.”
10 De artikelen 49 en 50 van deze wet bepalen in wezen hetzelfde als artikel 1, lid 2, sub a tot en met c, van
richtlijn 93/83.
Feiten en prejudiciële vragen
11 De Belgische vennootschap Airfield, die onder de
handelsbenaming TV Vlaanderen actief is, is een aanbieder van satelliettelevisie die het publiek een pakket
satellietzenders aanbiedt, die haar abonnees simultaan
door middel van een satellietdecoder kunnen beluisteren en bekijken (hierna: „aanbieder van een satellietpakket”).
12 In het door Airfield aangeboden pakket zenders zitten twee soorten televisiezenders. Naast televisiezenders die gratis kunnen worden ontvangen, omvat dat
pakket gecodeerde zenders, die pas na decodering kunnen worden bekeken. Om die zenders te kunnen bekijken, moet de klant dan ook een abonnement sluiten met
Airfield, die hem tegen betaling van een vergoeding
een decodeerkaart bezorgt.
13 Teneinde haar pakket zenders aan te bieden doet
Airfield een beroep op de technische diensten van Canal Digitaal, een Nederlandse vennootschap die tot dezelfde groep als Airfield behoort.
14 Canal Digitaal heeft een overeenkomst gesloten met
de exploitant van het satellietsysteem Astra, die aan
Canal Digitaal capaciteit voor digitale radio en televisie
op de Astrasatelliet verhuurt.
15 Vervolgens heeft Canal Digitaal met Airfield een
dienstenovereenkomst afgesloten waarin zij zich ertoe
verbindt om vanaf 1 januari 2006 capaciteit die zij
huurt van Astra te onderverhuren aan Airfield voor de
uitzending van televisie- en radioprogramma’s in België en in Luxemburg. Voor de uitzending van de televisieprogramma’s verbindt Canal Digitaal zich tot het
verstrekken van technische diensten, waaronder opstraling, multiplexing, comprimering, versleuteling en datatransmissie, die noodzakelijk zijn opdat Airfield digitaletelevisiediensten kan uitzenden in België en in
Luxemburg.
16 Airfield heeft ook een reeks overeenkomsten gesloten met omroeporganisaties waarvan de zenders in haar
satellietpakket zijn opgenomen. De wijze van samenwerking tussen Airfield en deze omroeporganisaties
verschilt naargelang van de techniek van doorgifte van
de betrokken televisieprogramma’s, die in dat satellietpakket worden uitgezonden hetzij indirect (hierna: „indirecte doorgifte van televisieprogramma’s”), hetzij
www.ie-portal.nl
direct (hierna: „directe doorgifte van televisieprogramma’s”).
Indirecte doorgifte van televisieprogramma’s
17 De indirecte doorgifte van televisieprogramma’s
gebeurt op twee wijzen.
18 Volgens de eerste wijze van indirecte doorgifte sturen de omroeporganisaties hun programmadragende
signalen via een vaste verbinding naar apparatuur die
Canal Digitaal heeft opgesteld te Vilvoorde (België).
De signalen worden door Canal Digitaal gecomprimeerd en versleuteld om vervolgens via breedband te
worden gestuurd naar haar station in Nederland, dat de
signalen opstraalt naar de Astra-satelliet. Vooraleer die
signalen van daaruit worden opgestraald naar deze satelliet, worden zij nog gecodeerd. De sleutel die noodzakelijk is voor decodering van deze signalen door het
publiek bevindt zich op een decodeerkaart die door
Canal Digitaal ter beschikking wordt gesteld van Airfield. Wanneer de consument zich abonneert bij Airfield, ontvangt hij die kaart.
19 Volgens de tweede wijze van indirecte doorgifte
sturen de omroeporganisaties hun programmadragende
signalen via een satelliet door. Canal Digitaal vangt in
Luxemburg of in Nederland deze gecodeerde, niet voor
het publiek toegankelijke signalen op van de satelliet.
Zonodig worden deze signalen ontsleuteld, opnieuw
versleuteld en opgestraald naar de Astrasatelliet. De
abonnees van Airfield kunnen deze signalen decoderen
via een door Canal Digitaal aan Airfield geleverde decodeerkaart.
20 Airfield heeft met deze omroeporganisaties „carriage”overeenkomsten afgesloten.
21 Volgens die overeenkomsten verhuurt Airfield aan
de omroeporganisaties satelliettranspondercapaciteit
met het oog op de uitzending van de televisieprogramma’s naar de kijker in onder meer België en Luxemburg. Airfield waarborgt dat zij van de exploitant van
de Astrasatelliet de toestemming heeft verkregen om
die capaciteit aan deze omroeporganisaties te onderverhuren.
22 Airfield heeft zich bovendien ertoe verbonden om
het signaal van de televisieprogramma’s van deze omroeporganisaties bij een centrale „uplink”site te ontvangen, dit signaal daarna te comprimeren, te multiplexen, te versleutelen en naar de satelliet op te stralen
voor uitzending en ontvangst.
23 Voor deze verhuur en verstrekking van diensten
betalen de omroeporganisaties Airfield een vergoeding.
24 Op hun beurt geven deze omroeporganisaties Airfield toestemming voor het simultaan bekijken door de
abonnees van Airfield, onder meer in België en
Luxemburg, van hun via de Astrasatelliet uitgezonden
programma’s.
25 Als tegenprestatie voor de rechten die door deze
omroeporganisaties aan Airfield worden verleend en de
discretionaire bevoegdheid van Airfield om de televisieprogramma’s in de door haar aangeboden pakketten
op te nemen, moet Airfield aan de omroeporganisaties
een vergoeding betalen voor de door haar abonnees in
het betrokken gebied ontvangen televisieprogramma’s.
Directe doorgifte van televisieprogramma’s
Pagina 3 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
26 Bij de directe doorgifte van televisieprogramma’s
via het satellietpakket van Airfield versleutelen de omroeporganisaties zelf de signalen en stralen zij zelf deze
signalen vanuit het land van oorsprong rechtstreeks op
naar de satelliet. De interventie van Airfield en Canal
Digitaal bestaat alleen in de levering van de codeersleutels aan de betrokken omroeporganisaties, zodat de
juiste codering wordt toegepast opdat de abonnees van
Airfield later de programma’s met de decodeerkaart
kunnen decoderen.
27 Met deze omroeporganisaties heeft Airfield een
„heads of agreement”-overeenkomst gesloten, waarin
onder meer de rechten en plichten van de omroeporganisaties en van Airfield zijn vastgelegd; deze rechten en
plichten zijn vergelijkbaar met die welke in de punten
24 en 25 van het onderhavige arrest zijn toegelicht.
Hoofdgedingen
28 Sabam is een Belgische coöperatieve vennootschap
die als beheersvennootschap auteurs vertegenwoordigt
bij het verlenen van toestemming voor het gebruik door
een derde van hun auteursrechtelijk beschermde werken, en bij de inning van de vergoeding voor dit gebruik.
29 Agicoa is een collectieve beheersvennootschap die
de Belgische en internationale producenten van audiovisuele werken vertegenwoordigt voor het beheer van
de auteurs- en naburige rechten op films en andere audiovisuele werken, met uitzondering van videoclips. In
dat kader int zij vergoedingen.
30 Volgens Sabam en Agicoa voert Airfield volgens de
Berner Conventie voor de bescherming van werken van
letterkunde en kunst van 9 september 1886 een heruitzending uit van de door de omroeporganisaties reeds
uitgezonden televisieprogramma’s en moet Airfield dus
toestemming verkrijgen voor het gebruik van het repertoire van de auteurs wier rechten zij beheren.
31 Na een ingebrekestelling hebben Airfield en Canal
Digitaal aangevoerd dat zij geen heruitzending uitvoeren, maar enkel in opdracht van de omroeporganisaties
televisieprogramma’s per satelliet aan het publiek aanbieden. Het gaat volgens hen om een eerste en enige
uitzending per satelliet door de omroeporganisaties
zelf, waarvoor zij op technisch vlak een beroep doen op
de diensten van Airfield en Canal Digitaal. Alleen de
omroeporganisaties verrichten een auteursrechtelijk
relevante handeling in de zin van de artikelen 49 en 50
van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, zoals gewijzigd.
32 Aangezien tussen de betrokken partijen geen akkoord mogelijk was, heeft Sabam Airfield en Canal
Digitaal gedagvaard om te verschijnen voor de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel en
heeft Agicoa Airfield gedagvaard om te verschijnen
voor de voorzitter van diezelfde rechtbank. De voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft
geoordeeld dat Airfield en Canal Digitaal inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht waarvan Sabam en
Agicoa het beheer uitoefenen.
33 Airfield en Canal Digitaal hebben tegen deze uitspraken hoger beroep ingesteld bij de verwijzende
rechter.
www.ie-portal.nl
34 Daarop heeft het Hof van Beroep te Brussel de behandeling van de zaken geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld, die in de zaken C431/09 en C-432/09 identiek zijn:
„1) Verzet richtlijn 93/83 zich ertegen dat aan de aanbieder van digitale satelliettelevisie wordt opgelegd
toestemming te bekomen van de rechthebbenden, in het
geval van een handeling waarbij een omroeporganisatie haar programmadragende signalen hetzij via een
vaste verbinding, hetzij via een gecodeerd satellietsignaal aanlevert aan een van de omroeporganisatie onafhankelijke aanbieder van digitale satelliettelevisie die
deze signalen door een met haar verbonden vennootschap laat coderen en opstralen naar een satelliet
waarna deze signalen, met toestemming van de omroeporganisatie, als onderdeel van een pakket televisiezenders en derhalve gebundeld worden neergestraald naar de abonnees van de satelliettelevisieaanbieder die de programma’s simultaan en ongewijzigd
kunnen bekijken door middel van een door de satelliettelevisieaanbieder ter beschikking gestelde decodeerkaart of smartcard?
2) Verzet richtlijn 93/83 zich ertegen dat aan de aanbieder van digitale satelliettelevisie wordt opgelegd
toestemming te bekomen van de rechthebbenden, in het
geval van een handeling waarbij een omroeporganisatie haar programmadragende signalen conform de instructies van een van de omroeporganisatie onafhankelijke aanbieder van digitale satelliettelevisie aanlevert
op een satelliet waarna deze signalen, met toestemming
van de omroeporganisatie, als onderdeel van een pakket televisiezenders en derhalve gebundeld worden
neergestraald naar de abonnees van de satelliettelevisieaanbieder die de programma's simultaan en ongewijzigd kunnen bekijken door middel van een door de
satelliettelevisieaanbieder ter beschikking gestelde decodeerkaart of smartcard?”
35 Bij beschikking van de president van het Hof van 6
januari 2010 zijn de zaken C-431/09 en C-432/09 gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling alsmede voor het arrest.
Toepasselijkheid van richtlijn 93/83
36 In zaak C-432/09 stelt Agicoa dat richtlijn 93/83
niet op het hoofdgeding van toepassing is en dat de
prejudiciële vragen moeten worden onderzocht tegen
de achtergrond van richtlijn 2001/29.
37 Eerst en vooral moet volgens Agicoa de aanbieder
van een satellietpakket worden onderscheiden van de
omroeporganisatie, aangezien zijn activiteit bestaat in
de samenstelling van een pakket uitzenddiensten en
niet in de uitzending van televisieprogramma’s. Bijgevolg kan niet met succes een beroep worden gedaan op
artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 93/83 om zijn activiteiten te onderzoeken omdat in deze bepaling uitsluitend de omroeporganisatie aan de orde is.
38 Vervolgens valt het hoofdgeding, aldus Agicoa, niet
binnen de werkingssfeer van deze richtlijn omdat dat
geding betrekking heeft op mededelingen waarvoor
geen gebruik wordt gemaakt van een satelliet in de zin
van artikel 1, lid 1, van richtlijn 93/83. Ten slotte ont-
Pagina 4 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
breekt in het hoofdgeding het grensoverschrijdende
aspect zoals dat door deze richtlijn vereist is.
39 Wat het eerste argument betreft, zij opgemerkt dat
het daarin gaat om de eigenlijke kern van de zaak, zodat dit argument bij de beantwoording van de prejudiciële vragen aan bod zal komen.
40 Wat het tweede argument betreft, wijst niets in het
dossier erop dat de in het hoofdgeding aan de orde
zijnde mededelingen niet worden uitgevoerd door middel van een satelliet in de zin van artikel 1, lid 1, van
richtlijn 93/83.
41 Wat ten slotte het derde argument betreft, blijkt uit
de punten 76 tot en met 145 van het arrest van 4
oktober 2011, Football Association Premier League
e.a. (C-403/08 en C-429/08, nog niet gepubliceerd in
de Jurisprudentie), dat mededelingen aan het publiek
per satelliet in alle lidstaten moeten kunnen worden
ontvangen en dat zij dus per definitie een grensoverschrijvend aspect vertonen. Bovendien vertonen de in
het hoofdgeding aan de orde zijnde mededelingen een
grensoverschrijdend aspect aangezien een Belgische en
een Nederlandse vennootschap daarbij betrokken zijn,
namelijk Airfield en Canal Digitaal, en de programmadragende signalen voor kijkers in met name België en
in Luxemburg bestemd zijn.
42 Daarom moeten de argumenten van Agicoa worden
afgewezen en moeten de prejudiciële vragen worden
onderzocht tegen de achtergrond van richtlijn 93/83.
Beantwoording van de prejudiciële vragen
43 Met zijn prejudiciële vragen, die samen dienen te
worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in
wezen te vernemen of richtlijn 93/83 aldus moet worden uitgelegd dat een aanbieder van een satellietpakket
toestemming van de betrokken rechthebbenden moet
krijgen voor mededeling aan het publiek van werken in
geval van directe en indirecte doorgifte van televisieprogramma’s zoals aan de orde in de hoofdgedingen.
Opmerkingen vooraf
44 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat richtlijn
93/83 niet de enige tekst van de Unie op het gebied van
intellectuele eigendom is en de in deze richtlijn gebruikte begrippen, gelet op de vereisten die voortvloeien uit de eenheid en de samenhang van de rechtsorde
van de Unie, moeten worden uitgelegd in het licht van
de in andere richtlijnen inzake intellectuele eigendom
neergelegde regels en beginselen, zoals onder meer
richtlijn 2001/29 (zie naar analogie arrest van 30 juni
2011, VEWA, C-271/10, nog niet gepubliceerd in de
Jurisprudentie, punt 27).
45 Voorts moet met betrekking tot de feitelijke context
van de prejudiciële vragen van meet af aan worden
verduidelijkt dat de directe en de indirecte doorgifte
van televisieprogramma’s niet de enige technieken van
doorgifte van in het betrokken satellietpakket opgenomen programma’s zijn.
46 Deze programma’s worden immers ook buiten dat
pakket door de omroeporganisaties uitgezonden op een
wijze waarop zij de kijkers rechtstreeks bereiken, bijvoorbeeld via een vaste verbinding.
47 Deze indirecte en directe doorgifte komen dus boven op deze uitzendwijzen met de bedoeling het kijwww.ie-portal.nl
kerspubliek voor de betrokken uitzendingen te vergroten, waarbij deze uitzendingen naast elkaar en simultaan kunnen worden ontvangen en de interventie van de
aanbieder van het satellietpakket geen invloed heeft op
de inhoud van de uitzendingen en het zendschema.
48 Ten slotte staat in de hoofdgedingen vast dat de omroeporganisaties toestemming van de betrokken rechthebbenden hebben voor mededeling van hun werken
per satelliet, maar dat de aanbieder van het satellietpakket geen soortgelijke toestemming heeft gekregen.
49 In dit verband zij opgemerkt dat in de onderhavige
zaken Airfield en Canal Digitaal stellen dat elke directe
en indirecte doorgifte van televisieprogramma’s één
enkele mededeling aan het publiek per satelliet in de
zin van artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 93/83 vormt,
en dus een ondeelbare mededeling waarvoor alleen de
betrokken omroeporganisatie verantwoordelijk is.
Daaruit leiden zij af dat de aanbieder van een satellietpakket geen mededeling aan het publiek in de zin van
deze bepaling verricht en dus niet ertoe kan worden
verplicht toestemming van de betrokken rechthebbenden voor deze uitzendingen te krijgen.
50 Om te bepalen of deze aanbieder van een satellietpakket deze toestemming moet krijgen, dient daarom te
worden onderzocht of elke directe en indirecte doorgifte van televisieprogramma’s één enkele mededeling aan
het publiek per satelliet uitmaakt dan wel of elke doorgifte twee onafhankelijke mededelingen inhoudt. Bovendien moet worden nagegaan of de eventuele ondeelbaarheid van een dergelijke mededeling betekent
dat diezelfde aanbieder van een satellietpakket voor
zijn interventie in deze mededeling geen toestemming
van de betrokken rechthebbenden hoeft te krijgen.
Begrip mededeling aan het publiek per satelliet
51 Zowel de directe als de indirecte doorgifte vormt
één enkele mededeling aan het publiek per satelliet
wanneer is voldaan aan alle cumulatieve voorwaarden
van artikel 1, lid 2, sub a en c, van richtlijn 93/83.
52 Een dergelijke doorgifte vormt dus één enkele mededeling aan het publiek per satelliet wanneer:
– zij wordt opgestart door „invoering” van programmadragende signalen „onder controle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie”;
– deze signalen worden ingevoerd „in een ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet en terug
naar de aarde loopt”;
– deze signalen „voor ontvangst door het publiek” bedoeld zijn, en
– de apparatuur voor het decoderen van de uitzending
„door of met toestemming van de omroeporganisatie
ter beschikking van het publiek [wordt] gesteld”, daar
in de hoofdgedingen de signalen gecodeerd worden
verstuurd.
53 Met betrekking tot de eerste voorwaarde zij eraan
herinnerd dat in geval van indirecte doorgifte van televisieprogramma’s de omroeporganisaties zelf de programmadragende signalen in de betrokken mededelingenketen invoeren door deze signalen aan de aanbieder
van een satellietpakket aan te leveren en door hem ertoe te machtigen deze signalen naar de satelliet op te
stralen.
Pagina 5 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
54 Op deze wijze hebben de omroeporganisaties controle over de invoering van deze signalen in de mededeling die naar de satelliet leidt, en zijn zij er verantwoordelijk voor.
55 In geval van directe doorgifte van televisieprogramma’s voeren de omroeporganisaties zelf de programmadragende signalen rechtstreeks in in de uplink
naar de satelliet, hetgeen a fortiori impliceert dat zij
controle over de invoering van deze signalen in de betrokken mededeling hebben en daarvoor verantwoordelijk zijn.
56 In dit verband zij gepreciseerd dat niets eraan in de
weg staat dat deze controle en verantwoordelijkheid
voor dergelijke directe en indirecte doorgifte in voorkomend geval worden gedeeld met de aanbieder van
een satellietpakket. Uit de bewoordingen zelf van artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 93/83 blijkt dat de controle en de verantwoordelijkheid in de zin van deze
bepaling niet zien op de mededeling in haar geheel,
maar uitsluitend op de invoering van programmadragende signalen. Bovendien schrijft geen enkele bepaling van deze richtlijn voor dat de controle over en de
verantwoordelijkheid voor deze mededeling in haar
geheel exclusief moeten zijn.
57 Derhalve dient te worden vastgesteld dat zowel de
indirecte als de directe doorgifte van televisieprogramma’s voldoet aan de eerste voorwaarde van artikel 1, lid
2, sub a, van richtlijn 93/83.
58 Met betrekking tot de tweede voorwaarde volgt eerst
en vooral uit de rechtspraak van het Hof dat richtlijn
93/83 betrekking heeft op een gesloten communicatiesysteem, waarvan de satelliet het centrale, essentiële en
onvervangbare bestanddeel vormt, zodat in geval van
disfunctioneren hiervan het doorgeven van signalen
technisch onmogelijk is en het publiek in dat geval
geen enkele zending ontvangt (zie in die zin arrest van
14 juli 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04,
Jurispr. blz. I-7199, punt 39).
59 In casu staat vast dat de satelliet een centraal, essentieel en onvervangbaar bestanddeel vormt van zowel de
directe als de indirecte doorgifte van televisieprogramma’s, zodat beide wijzen van doorgifte dergelijke gesloten communicatiesystemen vormen.
60 Hoewel er bij indirecte doorgifte van televisieprogramma’s een interventie van Airfield en Canal Digitaal is in de door de omroeporganisatie verstuurde programmadragende signalen, bestaat deze interventie
vervolgens in wezen in de ontvangst, eventuele decodering, versleuteling en opstraling van deze signalen van
de omroeporganisaties naar de betrokken satelliet.
61 Deze interventie behoort echter zonder meer tot de
gebruikelijke technische activiteiten waarbij signalen
worden voorbereid voor invoering in de mededelingenketen en opstraling naar de satelliet. Vaak is deze interventie noodzakelijk om deze mededeling te kunnen
uitvoeren of te faciliteren. Bijgevolg moet deze interventie worden aangemerkt als een normale technische
procedure die op de programmadragende signalen
wordt toegepast, en kan zij niet worden beschouwd,
volgens punt 14 van de considerans van richtlijn 93/83,
www.ie-portal.nl
als een onderbreking van de betrokken mededelingenketen.
62 Ten slotte zij eraan herinnerd dat de interventie van
Airfield en Canal Digitaal bij directe doorgifte van televisieprogramma’s alleen erin bestaat, de codeersleutel
aan de betrokken omroeporganisaties ter beschikking te
stellen opdat de abonnees van Airfield later de programma’s met behulp van de decodeerkaart kunnen
decoderen.
63 Aangezien vaststaat dat Airfield en Canal Digitaal
deze codeersleutels aan de omroeporganisaties verstrekken voordat deze laatsten de programmadragende
signalen in de betrokken mededelingenketen invoeren,
kan deze interventie van Airfield en Canal Digitaal deze mededelingenketen echter niet onderbreken.
64 Derhalve dient te worden vastgesteld dat de directe
en de indirecte doorgifte van televisieprogramma’s
voldoen aan de tweede voorwaarde van artikel 1, lid 2,
sub a, van richtlijn 93/83.
65 Met betrekking tot de derde voorwaarde is in confesso dat de programmadragende signalen, zodra ze
naar de satelliet worden opgestraald, voor een publiek
zijn bestemd, namelijk het publiek dat in het bezit is
van een door Airfield ter beschikking gestelde decodeerkaart.
66 Hoewel de signalen van de indirecte doorgifte een
aantal technische aanpassingen ondergaan, vinden deze
aanpassingen bovendien plaats voordat de signalen
worden ingevoerd in de uplink naar de satelliet en vormen zij – zoals in punt 61 van het onderhavige arrest is
vastgesteld – normale technische procedures. In deze
omstandigheden kan niet worden aangenomen dat deze
aanpassingen de bestemming van deze signalen beïnvloeden.
67 Derhalve dient te worden vastgesteld dat de programmadragende signalen die bij directe en indirecte
doorgifte van televisieprogramma’s worden verstuurd,
bestemd zijn voor ontvangst door het publiek en deze
wijzen van doorgifte dus voldoen aan de derde voorwaarde van artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 93/83.
68 Met betrekking tot de vierde voorwaarde staat vast
dat bij de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde wijzen van doorgifte het systeem om de uitzending te decoderen ter beschikking van het publiek wordt gesteld
niet door de omroeporganisaties, maar door de aanbieder van het satellietpakket. Uit het dossier blijkt niet dat
deze aanbieder deze apparatuur aan het publiek levert
zonder de toestemming van deze omroeporganisaties,
hetgeen de verwijzende rechter evenwel dient na te
gaan.
69 Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld, onder voorbehoud van bevestiging door de verwijzende rechter, dat zowel de indirecte als de directe
doorgifte van televisieprogramma’s voldoet aan alle
cumulatieve voorwaarden van artikel 1, lid 2, sub a en
c, van richtlijn 93/83 en bijgevolg één enkele mededeling aan het publiek per satelliet vormt en dus ondeelbaar is.
70 De ondeelbaarheid van een dergelijke mededeling,
in de zin van dat artikel 1, lid 2, sub a en c, betekent
daarom nog niet dat voor de interventie van de aanbiePagina 6 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
der van een satellietpakket in deze mededeling de toestemming van de betrokken rechthebbenden niet is vereist.
Toestemming voor mededeling aan het publiek per
satelliet
71 Eerst en vooral volgt uit artikel 2 van richtlijn 93/83
dat de houders van auteursrechten toestemming moeten
verlenen voor elke mededeling van beschermde werken
aan het publiek per satelliet.
72 Vervolgens volgt uit de rechtspraak van het Hof dat
deze toestemming moet worden verkregen door met
name de persoon die deze mededeling opstart of die
daarin een interventie uitvoert zodat door middel van
deze mededeling de auteursrechtelijk beschermde werken toegankelijk worden voor een nieuw publiek, dat
wil zeggen een publiek dat de auteurs van de beschermde werken niet voor ogen hadden toen zij aan
een andere persoon toestemming verleenden (zie naar
analogie inzake het begrip mededeling aan het publiek
in de zin van artikel 3 van richtlijn 2001/29, arrest van
7 december 2006, SGAE, C-306/05, Jurispr. blz. I11519, punten 40 en 42, en beschikking van 18
maart 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon,
C-136/09, punt 38).
73 Dat vindt trouwens steun in punt 17 van de considerans van richtlijn 93/83, waarin wordt overwogen dat
de betrokken rechthebbenden een passende vergoeding
moeten krijgen voor de mededeling van hun werken
aan het publiek per satelliet en dat bij het bepalen van
deze vergoeding rekening moet worden gehouden met
alle voor de uitzending kenmerkende aspecten, zoals
het daadwerkelijke en potentiële aantal luisteraars of
kijkers (zie in die zin arrest Football Association
Premier League e.a., reeds aangehaald, punten 108
en 110).
74 De betrokken persoon hoeft deze toestemming echter niet te verkrijgen wanneer zijn interventie tijdens de
mededeling aan het publiek volgens punt 27 van de
considerans van richtlijn 2001/29 uitsluitend bestaat in
de loutere beschikbaarstelling van fysieke installaties
die deze mededeling mogelijk moeten maken of tot
stand brengen.
75 In dit verband zij opgemerkt dat overeenkomstig
artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 93/83 een mededeling aan het publiek per satelliet als die welke in de
hoofdgedingen aan de orde is, wordt opgestart door de
omroeporganisatie onder wier controle en verantwoordelijkheid de programmadragende signalen worden
ingevoerd in de mededelingenketen die naar de satelliet
leidt. Bovendien staat vast dat deze omroeporganisatie
op deze wijze de beschermde werken doorgaans toegankelijk maakt voor een nieuw publiek. Deze omroeporganisatie moet dus de in artikel 2 van richtlijn
93/83 bedoelde toestemming verkrijgen.
76 Deze vaststelling sluit niet uit dat andere operatoren
tijdens een mededeling als die welke in de hoofdgedingen aan de orde is, een interventie uitvoeren zodat zij
de beschermde werken toegankelijk maken voor een
ruimer publiek dan dat waarop de betrokken omroeporganisatie doelde, dat wil zeggen een publiek dat de auwww.ie-portal.nl
teurs van deze werken niet voor ogen hadden toen zij
toestemming verleenden voor het gebruik van hun werken door de omroeporganisatie. In dat geval valt de
interventie van deze operatoren dus niet onder de aan
deze omroeporganisatie verleende toestemming.
77 In omstandigheden als die in de hoofdgedingen kan
dat met name het geval zijn wanneer een operator de
kring van kijkers of luisteraars die tot deze mededeling
toegang hebben, opentrekt en de beschermde werken
dus voor een nieuw publiek toegankelijk maakt.
78 In dit verband zij opgemerkt dat een aanbieder van
een satellietpakket ten eerste de betrokken mededeling
codeert of aan de omroeporganisaties de codeersleutels
voor deze mededeling aanlevert zodat zijn abonnees de
mededeling kunnen decoderen, en ten tweede de noodzakelijke decodeerapparatuur ter beschikking van deze
abonnees stelt, zodat dankzij deze handelingen de verbinding tussen de door de omroeporganisaties ingevoerde mededeling en deze abonnees tot stand kan komen.
79 Deze activiteit valt echter niet samen met een loutere terbeschikkingstelling van fysieke installaties om de
ontvangst van de oorspronkelijke uitzending in het ontvangstgebied mogelijk te maken of te verbeteren, die
onder het in punt 74 van het onderhavige arrest besproken geval valt, maar deze activiteit vormt een interventie zonder welke deze abonnees de uitgezonden werken
niet kunnen bekijken of beluisteren hoewel zij in dat
gebied wonen. Deze personen behoren dus tot het doelpubliek van de aanbieder van het satellietpakket zelf,
waarbij deze aanbieder door zijn interventie in de betrokken mededeling per satelliet de beschermde werken
toegankelijk maakt voor een publiek dat ruimer is dan
het doelpubliek van de betrokken omroeporganisatie.
80 Bovendien vormt de interventie van de aanbieder
van het satellietpakket een zelfstandige dienst die hij
met een winstoogmerk verricht, aangezien deze personen de abonnementsprijs niet aan de omroeporganisatie, maar aan deze aanbieder betalen. Vaststaat dat deze
prijs niet voor eventuele technische prestaties verschuldigd is, maar voor toegang tot de mededeling per satelliet en dus tot de beschermde werken of ander beschermd materiaal.
81 Ten slotte maakt de aanbieder van een satellietpakket niet de toegang door zijn abonnees tot de door één
enkele omroeporganisatie verrichte mededeling mogelijk, maar groepeert hij verschillende mededelingen van
verschillende omroeporganisaties in een nieuw audiovisueel product, en het is de aanbieder van het satellietpakket die beslist over de samenstelling van dit pakket.
82 Derhalve dient te worden vastgesteld dat de aanbieder van een satellietpakket de kring van personen die
toegang tot de televisieprogramma’s hebben, opentrekt
en het mogelijk maakt dat een nieuw publiek toegang
krijgt tot de beschermde werken en ander beschermd
materiaal.
83 Bijgevolg moet deze aanbieder van een satellietpakket voor zijn interventie in de mededeling per satelliet
de toestemming van de betrokken rechthebbenden verkrijgen, tenzij deze rechthebbenden met de betrokken
omroeporganisatie zijn overeengekomen dat de bePagina 7 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
schermde werken ook via deze aanbieder aan het publiek worden meegedeeld, op voorwaarde dat, in dat
laatste geval, de interventie van deze aanbieder deze
werken niet voor een nieuw publiek toegankelijk
maakt.
84 Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vragen te worden geantwoord dat artikel 2 van richtlijn
93/83 aldus moet worden uitgelegd dat een aanbieder
van een satellietpakket voor zijn interventie in de directe en de indirecte doorgifte van televisieprogramma’s
als die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn,
toestemming van de betrokken rechthebbenden moet
verkrijgen, tenzij deze rechthebbenden met de betrokken omroeporganisatie zijn overeengekomen dat de
beschermde werken ook via deze aanbieder aan het
publiek worden meegedeeld, op voorwaarde dat, in dat
laatste geval, de interventie van deze aanbieder deze
werken niet voor een nieuw publiek toegankelijk
maakt.
Kosten
85 Ten aanzien van de partijen in de hoofdgedingen is
de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over
de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens
indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:
Artikel 2 van richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27
september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel, moet aldus worden uitgelegd dat een
aanbieder van een satellietpakket voor zijn interventie
in de directe en de indirecte doorgifte van televisieprogramma’s als die welke in de hoofdgedingen aan de
orde zijn, toestemming van de betrokken rechthebbenden moet verkrijgen, tenzij deze rechthebbenden met de
betrokken omroeporganisatie zijn overeengekomen dat
de beschermde werken ook via deze aanbieder aan het
publiek worden meegedeeld, op voorwaarde dat, in dat
laatste geval, de interventie van deze aanbieder deze
werken niet voor een nieuw publiek toegankelijk
maakt.
ondertekeningen
* Procestaal: Nederlands.
Conclusie A-G N. Jääskinen
van 17 maart 2011 (1)
Gevoegde zaken C‑431/09 en C‑432/09
Airfield NV,
Canal Digitaal BV
tegen
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en
Uitgevers CVBA (Sabam)
en
Airfield NV
tegen
Agicoa Belgium BVBA
[verzoek van het Hof van Beroep te Brussel (België)
om een prejudiciële beslissing]
www.ie-portal.nl
„Harmonisatie van wetgevingen – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 93/83/EEG – Satellietomroep
– Uitsluitend recht van auteur om mededeling van zijn
werk toe te staan – Mededeling aan publiek per satelliet – Omroeporganisatie – Aanbieder van pakket satelliettelevisiezenders”
I – Inleiding
1.
In de door het Hof te behandelen gevoegde zaken stelt het Hof van Beroep te Brussel (België) twee
prejudiciële vragen betreffende de uitlegging van richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot
coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het
auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de
satellietomroep en de doorgifte via de kabel(2), en in
het bijzonder over de betekenis van artikel 1, lid 2, sub
a en c, van die richtlijn.
2.
De verwijzende rechter was namelijk van oordeel dat de uitlegging van het begrip „mededeling aan
het publiek per satelliet” zoals dat in deze richtlijn is
vervat, noodzakelijk was voor de oplossing van de twee
met elkaar verwante gedingen die bij hem aanhangig
zijn. Dit zijn de gedingen tussen Airfield NV (hierna:
„Airfield”) en Canal Digitaal BV (hierna: „Canal Digitaal”) enerzijds en de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (hierna: „Sabam”) anderzijds (zaak C‑431/09), en tussen Airfield
en Agicoa Belgium BVBA (hierna: „Agicoa”) (zaak
C‑432/09).
3.
Aan de orde is of Airfield, een aanbieder van
satelliettelevisie waarbij het publiek zich kan abonneren voor de ontvangst van een pakket televisiezenders
(hierna: „aanbieder van satellietpakketten”), toestemming moet verkrijgen van de houders van auteursrechten op grond dat zij, met de hulp van de met haar verbonden vennootschap, Canal Digitaal, betrokken is bij
de simultane en ongewijzigde uitzending van de door
de omroeporganisaties geleverde programma’s, terwijl
deze omroeporganisaties zelf reeds toestemming van de
houders van de intellectuele-eigendomsrechten betreffende die programma’s hebben verkregen. Met andere
woorden moet worden vastgesteld of en in hoeverre een
aanbieder van satellietpakketten die in omstandigheden
zoals die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn
handelt, een exploitatiehandeling verricht betreffende
door auteursrechten of naburige rechten van het auteursrecht beschermde werken.
4.
Achter de relatief ingewikkelde technische bijzonderheden van de zaak schuilt in wezen een tamelijk
eenvoudige rechtsvraag. Hoofdzakelijk gaat het erom
hoe volgens richtlijn 93/83 een van een omroeporganisatie onafhankelijke exploitant moet worden behandeld
die op een meer of minder intensieve wijze optreedt in
de mededelingenketen die in de kenmerkende gevallen
deze organisatie verbindt met het publiek waarvoor de
per satelliet uitgezonden programmadragende signalen
uiteindelijk zijn bestemd.
II – Toepasselijke bepalingen
A – Unierecht
– Richtlijn 93/83
5.
Richtlijn 93/83 beoogt een leemte op te vullen
die in de regelgeving voor de totstandbrenging van één
Pagina 8 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
audiovisuele ruimte wordt gelaten door richtlijn
89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de
uitoefening van televisieomroepactiviteiten(3), die geen
bepalingen betreffende het auteursrecht bevat.(4)
6.
De punten 14 en 15 van de considerans van
richtlijn 2001/84 luiden:
„(14) [...] het gebrek aan rechtszekerheid met betrekking tot de te verkrijgen rechten, waardoor de grensoverschrijdende uitzending van programma’s per satelliet wordt belemmerd, moet worden weggenomen door
het begrip mededeling aan het publiek per satelliet op
communautair niveau te definiëren en in die definitie
tegelijkertijd te specificeren waar de mededelingshandeling plaatsvindt; [...] een dergelijke definitie [is]
noodzakelijk [...] om te voorkomen dat op één uitzendingshandeling op cumulatieve wijze het recht van verschillende landen wordt toegepast; [...] de mededeling
aan het publiek per satelliet [vindt] uitsluitend
plaats[...] op het ogenblik waarop en in de lidstaat
waar de programmadragende signalen onder controle
en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie
worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet en terug naar de aarde
loopt; [...] normale technische procedures met betrekking tot de programmadragende signalen [moeten] niet
als een onderbreking van de uitzendingsketen [...] worden beschouwd;
(15)
[...] de verkrijging bij overeenkomst van uitsluitende uitzendingsrechten moet geschieden in overeenstemming met de wetgeving inzake het auteursrecht
en de naburige rechten van de lidstaat waar de mededeling aan het publiek per satelliet plaatsvindt”.
7.
Artikel 1, lid 2, sub a, b, en c, van richtlijn
93/83, vervat in het eerste hoofdstuk („Definities”),
bepaalt:
„a)
In deze richtlijn wordt verstaan onder ‚mededeling aan het publiek per satelliet’: een handeling waarbij de programmadragende signalen voor ontvangst
door het publiek onder controle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie worden ingevoerd in
een ononderbroken mededelingenketen die naar de
satelliet en terug naar de aarde loopt.
b)
De mededeling aan het publiek per satelliet, vindt
slechts plaats in de lidstaat waar de programmadragende signalen onder controle en verantwoordelijkheid
van de omroeporganisatie worden ingevoerd in een
ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet
en terug naar de aarde loopt.
c)
Indien de programmadragende signalen in gecodeerde vorm worden uitgezonden, is er sprake van mededeling aan het publiek per satelliet wanneer de middelen voor het decoderen van de uitzending door of met
toestemming van de omroeporganisatie ter beschikking
van het publiek worden gesteld.”
8.
Artikel 2 van richtlijn 93/83, betreffende het
uitzendingsrecht per satelliet, bepaalt:
„Overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk kennen de lidstaten auteurs een uitsluitend recht toe de
www.ie-portal.nl
mededeling aan het publiek per satelliet van auteursrechtelijk beschermde werken toe te staan.”
– Richtlijn 2001/29/EG
9.
Luidens punt 23 van de considerans van richtlijn
2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige
rechten in de informatiemaatschappij(5) moet deze
richtlijn „het recht van de auteur van mededeling van
werken aan het publiek verder harmoniseren. Aan dit
recht moet een ruime betekenis worden gegeven die
iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats van
oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt
gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan
het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van
uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige
andere handeling.”(6)
10.
Volgens artikel 3, lid 1, van deze richtlijn voorzien „[d]e lidstaten [...] ten behoeve van auteurs in het
uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan
het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van
de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek
op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek
op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden”.
B – Nationaal recht
11.
Artikel 1, § 1, vierde alinea, van de Belgische
wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten(7) (hierna: „Auteurswet”), zoals gewijzigd, bepaalt dat: „[a]lleen de auteur van een werk
van letterkunde of kunst [...] het recht [heeft] om het
werk volgens ongeacht welk procedé, met inbegrip van
de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige
wijze dat deze voor leden van het publiek op een door
hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn,
aan het publiek mede te delen”.(8)
12.
De artikelen 49 en 50 van die wet, die „de mededeling aan het publiek per satelliet” betreffen, nemen
in wezen de bewoordingen van artikel 1, lid 2, sub a, b,
en c, van richtlijn 93/83 zonder latere wijziging over.
III – Feiten
13.
Airfield, een Belgische vennootschap die in België actief is onder de commerciële benaming TV
Vlaanderen, is een aanbieder van digitale televisie en
radio via satelliet. Zij stelt een pakket van zenders samen die samen via satelliet door haar abonnees beluisterd en bekeken kunnen worden.
14.
Het door Airfield aan het publiek aangeboden
pakket omvat twee soorten televisiezenders. De ene
soort zenders, die gratis en zonder codering zijn, en
gewoonlijk als „free to air” worden aangeduid, kunnen
door eenieder die in het bezit is van een schotelantenne
en een satellietontvanger, zonder abonnement worden
ontvangen. De andere zijn gecodeerd en kunnen slechts
worden bekeken na decodering, waardoor een abonnement moet worden afgesloten met Airfield, die haar
klanten een kaart geeft die voor de decodering zorgt, de
zogenaamde „smartcard”.
15.
Om dit pakket te kunnen aanbieden, heeft Airfield de technische diensten ingeroepen van Canal DiPagina 9 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
gitaal, een Nederlandse vennootschap die tot hetzelfde
concern als Airfield behoort en aan de consument in
Nederland dezelfde diensten aanbiedt als Airfield.
16.
Canal Digitaal heeft een overeenkomst gesloten
met de vennootschap SES Astra, die het satellietsysteem Astra exploiteert, op basis waarvan die vennootschap capaciteit verhuurt aan Canal Digitaal voor digitale radio en televisie op deze satelliet.
17.
Voorts heeft Canal Digitaal met Airfield een
dienstenovereenkomst afgesloten waarin zij zich ertoe
verbindt om vanaf 1 januari 2006 capaciteit die zij
huurt op de Astrasatelliet te onderverhuren aan Airfield
voor de uitzending van televisie‑ en radioprogramma’s
in België en Luxemburg. Wat de uitzending van de
televisieprogramma’s betreft, verbindt Canal Digitaal
zich tot het verstrekken van technische diensten, waaronder opstraling, multiplexing (muxing), comprimering, versleuteling en datatransmissie, die noodzakelijk
zijn opdat Airfield digitale televisie in België en
Luxemburg kan uitzenden.
18.
Om digitale televisie per satelliet aan haar klanten in Vlaanderen (België) aan te bieden heeft Airfield
ook een reeks overeenkomsten gesloten met omroeporganisaties waarvan de zenders in haar satellietpakket
zijn opgenomen. Technisch gezien verschilt de wijze
van samenwerking met die omroeporganisaties naargelang van de manier waarop de betrokken televisiezenders worden doorgegeven. De verwijzende rechter onderscheidt drie manieren waarop de programmadragende signalen via satelliet naar de consument in België
worden verzonden, namelijk twee indirecte en een directe wijze, waarbij wordt aangegeven dat de doorgegeven programma’s in alle gevallen dezelfde blijven.
A –
De twee wijzen van indirecte doorgifte van
televisiezenders uit het satellietpakket
19.
Volgens de bewoordingen van de twee verwijzingsbeslissingen zenden in het eerste geval van zogenaamde indirecte doorgifte, aangeduid als „situatie 1”,
Belgische omroeporganisaties niet-gecodeerde programmadragende signalen via een vaste verbinding uit
naar apparatuur die Canal Digitaal in België heeft opgesteld. De signalen worden door Canal Digitaal gecomprimeerd en versleuteld om vervolgens via breedband naar het station van Canal Digitaal in Nederland
te worden gestuurd. Van hieruit worden die signalen
opgestraald naar de Astrasatelliet, na eerst te zijn gecodeerd. De sleutel die het publiek nodig heeft om de
programma’s te bekijken, bevindt zich op een decodeerkaart die door Canal Digitaal aan Airfield ter beschikking wordt gesteld en die iedere klant die zich bij
Airfield abonneert, daarna verkrijgt.
20.
De tweede wijze van indirecte doorgifte, die
overeenkomt met de door de verwijzende rechter beschreven „situatie 3”, houdt in dat omroeporganisaties
hun programmadragende signalen via een andere satelliet, bijvoorbeeld Eutelsat, en niet via een vaste verbinding aan Canal Digitaal doorgeven. Canal Digitaal
vangt in Nederland of Luxemburg dit gecodeerde, niet
voor het publiek toegankelijke signaal op van de satelliet, ontsleutelt het zo nodig, versleutelt het opnieuw en
straalt het op naar de Astrasatelliet. De abonnees van
www.ie-portal.nl
Airfield kunnen deze signalen decoderen via een speciale door Canal Digitaal aan Airfield geleverde kaart.
21.
Airfield heeft voor het aanbieden van satelliettelevisie overeenkomsten, zogenoemde „carriage
agreements”(9), of carriage-overeenkomsten, afgesloten met de omroeporganisaties die bij deze twee wijzen
waarop signalen worden doorgegeven, zijn betrokken.
22.
Volgens die overeenkomsten verhuurt Airfield
aan deze omroeporganisaties satelliettranspondercapaciteit met het oog op de uitzending van de televisieprogramma’s naar de kijker in België, Nederland en
Luxemburg. Airfield waarborgt dat zij van de vennootschap die de Astrasatelliet exploiteert, toestemming
heeft verkregen om die capaciteit te onderverhuren.
23.
Airfield heeft zich bovendien verbonden om het
signaal van de televisieprogramma’s van deze omroeporganisaties bij een centrale „uplink”site te ontvangen,
dit signaal daarna te comprimeren, te multiplexen, te
versleutelen en naar de satelliet op te stralen voor uitzending en ontvangst.
24.
Voor deze verhuur en verstrekking van diensten
betalen de omroeporganisaties Airfield een vergoeding.
Op hun beurt geven zij Airfield toestemming voor het
simultaan bekijken door de abonnees van de aanbieder
van satellietpakketten van hun per Astrasatelliet uitgezonden televisieprogramma’s in België, Nederland en
Luxemburg.
25.
Als tegenprestatie voor de rechten die door de
omroeporganisaties aan Airfield worden verleend en de
discretionaire bevoegdheid van Airfield om de televisieprogramma’s in de door haar aangeboden pakketten
op te nemen, moet Airfield een vergoeding betalen aan
de omroeporganisaties voor de door haar abonnees in
het betrokken gebied ontvangen televisieprogramma’s.
B–
De wijze van directe doorgifte van televisiezenders uit het satellietpakket
26.
In dit geval, dat overeenkomt met de door
de verwijzende rechter uiteengezette „situatie 2”, is de
doorgifte zogenaamd direct, aangezien deze zonder
technische hulp van Airfield en Canal Digitaal tot stand
komt. De omroeporganisaties versleutelen in het land
van oorsprong namelijk zelf of door middel van andere
exploitanten dan Airfield hun programmadragende signalen, stralen deze rechtstreeks op naar de Astrasatelliet, waarna zij weer worden neergestraald. De bijdrage
van Canal Digitaal beperkt zich tot het leveren van de
codeersleutel aan de exploitanten, zodat de juiste codering wordt toegepast en iedere abonnee van Airfield de
programma’s later met zijn decodeerkaart kan bekijken.
27.
Met deze omroeporganisaties heeft Airfield een
ander soort overeenkomsten gesloten, de zogenoemde
„heads of agreement”-overeenkomsten. Volgens die
overeenkomsten geven de omroeporganisaties Airfield
toestemming voor het ontvangen en simultaan bekijken
door haar abonnees in België en Luxemburg van hun
door middel van de Astrasatelliet uitgezonden televisieprogramma’s.
28.
Ter vergoeding van de rechten die door de omroeporganisaties aan Airfield worden verleend en de
discretionaire bevoegdheid van Airfield om de televisieprogramma’s in de door haar aangeboden pakketten
Pagina 10 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
op te nemen, moet Airfield de omroeporganisaties een
vergoeding betalen voor de televisieprogramma’s die
door haar abonnees in het betrokken gebied worden
ontvangen.
IV – Hoofdgedingen, prejudiciële vragen en procesverloop voor het Hof
29.
Sabam is een Belgische coöperatieve vennootschap die als beheersvennootschap auteurs vertegenwoordigt bij het verlenen van toestemming voor het
gebruik door een derde van hun auteursrechtelijk beschermde werken, en bij de inning van de vergoeding
voor dit gebruik.
30.
Agicoa(10) is een Belgische collectieve beheersvennootschap die de Belgische en internationale
producenten van audiovisuele werken vertegenwoordigt voor het beheer van de auteurs‑ en naburige rechten op films en andere audiovisuele werken, met uitzondering van videoclips. In dat kader int zij de vergoedingen die aan die producenten toekomen.
31.
Volgens Sabam en Agicoa voert Airfield, als een
van de omroeporganisaties onafhankelijke entiteit,
overeenkomstig de Conventie van Bern(11), een heruitzending uit van de door deze omroeporganisaties
reeds uitgezonden televisieprogramma’s. Zij zijn van
mening dat in verband met deze nieuwe mededeling
aan het publiek, Airfield naast de toestemming van de
omroeporganisaties nogmaals toestemming moet verkrijgen voor het gebruik van het repertoire van de auteurs wier rechten door Sabam respectievelijk Agicoa
worden beheerd.
32.
Hiertegen hebben Airfield en Canal Digitaal
aangevoerd dat zij geen heruitzending uitvoeren, maar
enkel in opdracht van de omroeporganisaties televisieprogramma’s per satelliet aan het publiek aanbieden.
Het gaat volgens hen om een eerste en enige uitzending
per satelliet door de omroeporganisaties zelf, waarbij
die laatsten op louter technisch vlak de diensten van
Airfield en van Canal Digitaal inroepen. Volgens verweersters verrichten enkel de omroeporganisaties de
voor de inning van auteursrechten relevante handeling,
zoals omschreven in de artikelen 49 en 50 van de Auteurswet, waarbij richtlijn 93/83 in Belgisch recht is
omgezet.
33.
Aangezien partijen geen overeenstemming konden bereiken, heeft Sabam op grond van de Auteurswet
Airfield en Canal Digitaal gedagvaard om voor de
voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel te verschijnen (zaak C‑431/09), terwijl Agicoa Airfield op dezelfde grond en voor dezelfde rechter heeft
gedagvaard (zaak C‑432/09). Die rechter was van oordeel dat Airfield en Canal Digitaal inbreuk hadden gepleegd op de auteursrechten en naburige rechten waarover Sabam en Agicoa het beheer voeren, door zonder
hun voorafgaande toestemming beschermde werken uit
het repertoire van de twee verzoeksters aan de op de
programma’s van Airfield geabonneerde televisiekijkers te verstrekken.
34.
Hiertegen hebben Airfield en Canal Digitaal bij
de verwijzende rechter hoger beroep ingesteld. Aangezien het Hof van Beroep te Brussel van oordeel was dat
het geen duidelijk antwoord kon geven op de vragen
www.ie-portal.nl
inzake de uitlegging en toepassing van het gemeenschapsrecht die in het kader van de twee bij hem aanhangige gedingen waren gerezen, heeft het de behandeling van de zaken geschorst en – in de zaken C‑431/09
en C‑432/09 – de volgende identiek geformuleerde
prejudiciële vragen gesteld:
„1)
Verzet richtlijn 93/83 zich ertegen dat aan de
aanbieder van digitale satelliettelevisie wordt opgelegd
toestemming te bekomen van de rechthebbenden, in het
geval van een handeling waarbij een omroeporganisatie haar programmadragende signalen hetzij via een
vaste verbinding, hetzij via een gecodeerd satellietsignaal aanlevert aan een van de omroeporganisatie onafhankelijke aanbieder van digitale satelliettelevisie die
deze signalen door een met haar verbonden vennootschap laat coderen en opstralen naar een satelliet
waarna deze signalen, met toestemming van de omroeporganisatie, als onderdeel van een pakket televisiezenders en derhalve gebundeld worden neergestraald naar de abonnees van de satelliettelevisieaanbieder die de programma’s simultaan en ongewijzigd
kunnen bekijken door middel van een door de satelliettelevisieaanbieder ter beschikking gestelde decodeerkaart of smartcard?
2)
Verzet richtlijn 93/83 zich ertegen dat aan de
aanbieder van digitale satelliettelevisie wordt opgelegd
toestemming te bekomen van de rechthebbenden, in
geval van een handeling waarbij een omroeporganisatie haar programmadragende signalen conform de instructies van een van de omroeporganisatie onafhankelijke aanbieder van digitale satelliettelevisie aanlevert
op een satelliet waarna deze signalen, met toestemming
van de omroeporganisatie, als onderdeel van een pakket televisiezenders en derhalve gebundeld worden
neergestraald naar de abonnees van de satelliettelevisieaanbieder die de programma’s simultaan en ongewijzigd kunnen bekijken door middel van een door de
satelliettelevisieaanbieder ter beschikking gestelde decodeerkaart of smartcard?”
35.
Bij beschikking van de president van het Hof
van 6 januari 2010 zijn de zaken C‑431/09 en
C‑432/09 gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest.
36.
Schriftelijke en mondelinge opmerkingen en
schriftelijke antwoorden op de ter opheldering van de
feiten door het Hof gestelde vragen zijn ingediend door
Airfield en Canal Digitaal samen, door Sabam, en ook
door Agicoa. De Europese Commissie heeft zowel
schriftelijke als mondelinge opmerkingen ingediend.
De Finse regering heeft alleen schriftelijke opmerkingen ingediend.
V – Analyse
A – Ontvankelijkheid
37.
Om te beginnen stelt Agicoa dat richtlijn 93/83
niet op het hoofdgeding van toepassing is en de twee
prejudiciële vragen derhalve niet-ontvankelijk zijn,
aangezien de verzochte uitleg voor de verwijzende
rechter niet nuttig is om het bij hem aanhangige geschil
te beslechten.(12) Daarentegen moet artikel 3, lid 1,
van richtlijn 2001/29, in samenhang met artikel 11 bis,
Pagina 11 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
lid 1, sub ii, van de Conventie van Bern worden toegepast.(13)
38.
Ter ondersteuning van haar stellingen beroept zij
zich in de eerste plaats op het feit dat de werkgroep
over de satellietomroep(14) op haar bijeenkomst van 6
mei 2003(15) heeft gepleit voor het maken van een
duidelijk onderscheid tussen „de exploitant van het satellietpakket [en] de omroeporganisatie, aangezien de
eerste zich bezig houdt met de samenstelling van een
pakket diensten vanuit een lidstaat”, zoals in casu het
geval was bij Airfield. Zonder nadere toelichting leidt
zij hieruit af dat een beroep op het begrip mededeling
aan het publiek per satelliet derhalve niet slaagt, zodat
het Hof geen antwoord hoeft te geven op de gestelde
vragen.
39.
Agicoa beweert verder dat het hoofdgeding voor
zover het op haar betrekking heeft, niet onder de werkingssfeer van richtlijn 93/83 valt, aangezien er geen
sprake is van een satelliet in de zin van artikel 1 van
deze richtlijn.(16)
40.
Ten slotte kan volgens haar richtlijn 93/83 niet
van toepassing zijn omdat er in het onderhavige geval
geen sprake is van het in richtlijn 93/83 vermelde
grensoverschrijdend karakter, of althans dit aspect
nooit door Airfield is gespecificeerd.
41.
Met betrekking tot het eerste middel, volgens
hetwelk de gestelde vragen geen verband houden met
het voorwerp van beide hoofdgedingen of hypothetisch
zijn, herinner ik eraan dat in het kader van een prejudiciële procedure, de nationale rechter het best in staat is
om, gelet op de bijzonderheden van de zaak, zowel de
noodzaak van deze prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen, als de relevantie van
de vragen die hij aan het Hof voorlegt.(17) Wanneer de
vragen betrekking hebben op de uitlegging van het
Unierecht, is het Hof derhalve in beginsel verplicht
daarop te antwoorden, wetende dat volgens vaste rechtspraak een vermoeden van relevantie op de door de
nationale rechter gestelde vragen rust.(18)
42.
In casu kan niet zonder dat deze stelling met
bewijs wordt onderbouwd, worden gesteld dat het voor
de beslechting van de hoofdgedingen niet nuttig is om
de vragen te beantwoorden die de verwijzende rechter
zowel noodzakelijk als juridisch relevant heeft geacht
om te bepalen hoe het toepasselijke recht in België, in
het bijzonder de Auteurswet, gelet op de eisen van
richtlijn 93/83 moet worden uitgevoerd, nu deze richtlijn in die lidstaat immers door die Auteurswet is omgezet, zoals de twee verwijzingsbeslissingen benadrukken.
43.
Het tweede en het derde argument van Agicoa
worden evenmin onderbouwd. Wat dit laatste argument
betreft, volgt uit de rechtspraak dat de problematiek in
verband met het ontbreken van een grensoverschrijdend
karakter(19) niet de ontvankelijkheid raakt, maar de
zaak ten gronde.(20) Overigens zijn mijns inziens in
casu niet alle aspecten van het hoofdgeding binnen de
grenzen van een lidstaat gelegen.(21) Het verzoek om
een prejudiciële beslissing kan daarom evenmin op die
grond niet-ontvankelijk worden verklaard.
www.ie-portal.nl
44.
Overigens heeft de Commissie ter terechtzitting
gezegd te betreuren dat het Hof van Beroep te Brussel
niet explicieter is geweest over de feiten die aanleiding
tot beide hoofdgedingen hebben gegeven. De Commissie heeft pas bij het lezen van de opmerkingen van de
partijen in het hoofdgeding volledig kennis genomen
van de omstandigheden die hier aan de orde zijn en
wilde derhalve haar schriftelijke opmerkingen aanvullen.(22) Daarom kan de vraag rijzen of de twee verzoeken om een prejudiciële beslissing wel dermate
nauwkeurig zijn geformuleerd dat het Hof hierover een
uitspraak kan doen.
45.
Gelet op de oorspronkelijk aan het Hof verstrekte elementen en op de elementen waarover het vervolgens in het kader van de schriftelijke en de mondelinge
procedure is ingelicht, ben ik van mening dat de verwijzende rechter het feitelijk kader waarbinnen de door
hem gestelde vragen moeten worden geplaatst, overeenkomstig de eisen van het Hof heeft omschreven.(23)
De feiten zijn immers door het Hof van Beroep te Brussel weliswaar enigszins ingewikkeld beschreven, maar
bevatten geen onduidelijkheid waardoor de lezer op een
dwaalspoor kan worden gebracht. Het probleem dat de
Commissie naar voren brengt, komt volgens mij voort
uit het feit dat zij ervan is uitgegaan dat de hoofdgedingen slechts op één enkele vorm van activiteit betrekking konden hebben.
46.
Bijgevolg ben ik van mening dat de hierboven in
herinnering gebrachte prejudiciële vragen beantwoord
moeten worden en wel zoals zij aan het Hof zijn gesteld, dus gelet op de bepalingen van richtlijn 93/83.
47.
De voorstellen die ik daartoe zal formuleren,
zullen, na enkele algemene opmerkingen, het onderscheid volgen dat de verwijzende rechter maakt tussen
enerzijds de manieren waarop de omroeporganisaties
hun televisieprogrammadragende signalen doorgeven
naar de satelliet in samenwerking met Airfield en Canal
Digitaal (eerste prejudiciële vraag) en anderzijds de
wijze waarop zij hun programma’s uitzenden zonder
hulp van deze aanbieder van satellietpakketten en van
de met haar verbonden vennootschap (tweede prejudiciële vraag), met inachtneming van de omstandigheden
die zijn beschreven in de uiteenzetting van feiten die
aan de hoofdgedingen ten grondslag liggen.
B – Inleidende opmerkingen
48.
Zoals de verwijzende rechter in de motivering
van zijn tweeledig verzoek om een prejudiciële beslissing vooropstelt, heeft de wetgever met de vaststelling
van artikel 1, lid 2, sub a, b, en c, van richtlijn 93/83 het
in deze richtlijn vervatte begrip „mededeling aan het
publiek per satelliet”, dat het voorwerp van het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing is, willen
definiëren om op communautair vlak rechtszekerheid te
verkrijgen.
49.
Blijkens punt 14 van de considerans van richtlijn
93/83 heeft dit artikel immers tot doel het gebrek aan
rechtszekerheid weg te nemen met betrekking tot de te
verkrijgen rechten, waardoor de grensoverschrijdende
uitzending van programma’s per satelliet wordt belemmerd.(24) Voorts is de definitie van dit begrip „op
communautair niveau” noodzakelijk gebleken om te
Pagina 12 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
voorkomen dat, gelet op de grote territoriale impact die
een satellietuitzending kan hebben, op eenzelfde uitzendingshandeling op cumulatieve wijze het recht van
verschillende lidstaten wordt toegepast.(25)
50.
Daartoe geeft artikel 1, lid 2, van richtlijn 93/83
een zeer nauwkeurige definitie van de „mededeling aan
het publiek per satelliet” in de zin van deze richtlijn,
waarin ook wordt aangegeven waar de mededelingshandeling plaatsvindt door als enig aanknopingspunt
het land van oorsprong van de uitzending aan te houden
en wel zonder naar het recht van de lidstaten te verwijzen. Dit autonome begrip, dat wil zeggen dit wezenlijke
begrip van Unierecht, moet derhalve uniform worden
uitgelegd. Het is vaste rechtspraak(26) dat een dergelijk
begrip niet alleen moet worden uitgelegd met inachtneming van alle bewoordingen van de betrokken bepaling, maar ook overeenkomstig de doeleinden(27), die
hierboven in herinnering zijn gebracht, en in het licht
van de context ervan, met name in verband met het feit
dat op dit gebied sprake is van internationale verdragen
en hiermee verwante handelingen van Unierecht zoals
richtlijn 2001/29.(28)
51.
In het kader van de onderhavige zaak wenst de
verwijzende rechter in wezen te vernemen of in de gevallen van uitzending van televisieprogramma’s zoals
die worden omschreven in de prejudiciële vragen,
waarbij een aanbieder van satellietpakketten meer of
minder intensief is betrokken, moet worden geconcludeerd dat er sprake is:
–
van één enkele mededeling aan het publiek per
satelliet die alleen kan worden toegerekend aan de omroeporganisatie, die dus de enige zou zijn die de auteursrechten voor de aldus uitgezonden programma’s
moet verkrijgen,
–
of daarentegen van twee aparte mededelingen
aan het publiek per satelliet, een primaire mededeling
die gaat van de omroeporganisatie naar het publiek van
de eerste uitzending, en een tweede die gaat van de
aanbieder van satellietpakketten naar het publiek dat
bestaat uit zijn abonnees(29), hetgeen zou betekenen
dat de auteursrechten voor beide handelingen in acht
worden genomen.
52.
Direct al wil ik benadrukken dat eventuele ontstane misverstanden in verband met het begrip simultane uitzending moeten worden weggenomen. Anders
dan een in tijd latere uitzending, gebeurt een dergelijke
„doorgifte”, ook aangeduid als „rechtstreekse heruitzending” zoals Sabam ter terechtzitting heeft verduidelijkt, parallel, dus tegelijkertijd, en is zij inhoudelijk
identiek aan de oorspronkelijke uitzending van de programma’s, het zogenoemde „oorspronkelijk uitzenden”
in de zin van richtlijn 89/552(30), die nauw verband
houdt met richtlijn 93/83. Ondanks het feit dat deze
uitzendingen simultaan plaatsvinden en niet na elkaar,
moet hiertussen onderscheid worden gemaakt waar het
gaat om de eventueel hieraan verbonden auteursrechten.(31)
53.
Ter terechtzitting heeft de Commissie gezegd
dat zij in haar schriftelijke opmerkingen het geval voor
ogen had van een eventuele primaire uitzending van
programma’s die direct wordt verricht door Airfield,
www.ie-portal.nl
waarvan de activiteiten, waarin door loutere producenten van uit te zenden materiaal wordt voorzien, dan met
die van een omroeporganisatie zouden kunnen worden
gelijkgesteld, en die in dat geval zonder enige twijfel
toestemming van de auteurs zou moeten verkrijgen
voor het verrichten van een mededeling aan het publiek
per satelliet. Toch lijkt mij, gelet op de formulering van
de aan het Hof voorgelegde prejudiciële vragen, dat het
door de verwijzende rechter in aanmerking genomen
geval heel anders ligt, namelijk dat het hierbij uitsluitend gaat om een rechtstreekse doorgifte door Airfield
die de oorspronkelijk en parallel door een omroeporganisatie verrichte uitzending overdoet. In deze twee vragen wordt namelijk gespecificeerd dat het bekijken van
de programma’s door de abonnees van Airfield „simultaan en ongewijzigd” gebeurt, hetgeen veronderstelt dat
deze programma’s tegelijkertijd worden ontvangen met
de programma’s die eventueel via een ander uitzendingssysteem dan dat van Airfield worden ontvangen
en die door de omroeporganisatie die Airfield „aanlevert” worden uitgezonden.
54.
In het kader van de hoofdgedingen staat vast dat
de omroeporganisatie en de aanbieder van satellietpakketten zowel organisatorisch als economisch verschillende exploitanten zijn, maar hoe is die situatie juridisch gezien, dus waar het gaat om de exploitatie van
de door auteursrechten beschermde werken? De met
het hierop te geven antwoord gemoeide belangen zijn
aanzienlijk, aangezien de auteurs in het hierboven genoemde eerste geval van één mededeling dankzij hun
recht om de exploitatie toe te staan of te verbieden, één
enkele door de omroeporganisaties betaalde vergoeding
zullen ontvangen, terwijl zij in het hierboven genoemde
tweede geval bovendien een door de aanbieder van de
satellietpakketten betaalde vergoeding zullen verkrijgen.
55.
Ik merk op dat de Finse regering van mening is
dat op basis van de bepalingen van richtlijn 93/83 geen
antwoord kan worden gegeven op de in de twee verwijzingsbeslissingen gestelde vragen en dat, overeenkomstig het arrest Egeda(32), de regelgeving van de lidstaten moet worden ingeroepen om vast te stellen welke
entiteit een „mededeling aan het publiek per satelliet”
verricht en dus de toestemming van de auteurs van de
televisieprogramma’s moet verkrijgen. Ik ben het hiermee niet eens, nu blijkens de voorbereidende werkzaamheden van richtlijn 93/83 het doel van artikel 1
van deze richtlijn immers was om uitspraak te doen
over zowel welke handeling van uitzending van programma’s een mededeling aan het publiek per satelliet
is als wie voor die handeling verantwoordelijk is, hetgeen voor diegene meebrengt dat hij de exploitatierechten moet verkrijgen.(33)
C – De te verkrijgen toestemming in het kader van
een indirecte doorgifte van televisiezenders uit het
satellietpakket
56.
Met zijn eerste prejudiciële vraag wenst het Hof
van Beroep te Brussel in wezen te vernemen of richtlijn
93/83 zich ertegen verzet dat een aanbieder van satellietpakketten toestemming moet verkrijgen van de houders van de rechten betreffende de mededeling van bePagina 13 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
schermde werken bij een indirecte doorgifte van televisiezenders door een omroeporganisatie in omstandigheden als die in de hoofdgedingen.
57.
De betrokken verrichtingen vinden indirect
plaats(34) omdat de omroeporganisatie de programmadragende signalen via vaste verbinding of per satelliet
met een code verstrekt en dit niet alleen maar doet via
tussenkomst van Airfield, over welke onderneming de
verwijzende rechter specifiek vermeldt dat zij onafhankelijk is van die omroeporganisatie. Feitelijk laat deze
aanbieder van satelliettelevisie de signalen door een
met hem verbonden vennootschap, namelijk Canal Digitaal, versleutelen en straalt hij deze op naar de Astrasatelliet.
58.
Om de gestelde vragen te beantwoorden moet
eraan worden herinnerd dat artikel 2 van richtlijn 93/83
bepaalt dat auteurs van auteursrechtelijk beschermde
werken een uitsluitend recht hebben om de mededeling
aan het publiek per satelliet van dat werk toe te staan.
De in casu relevante bepalingen van richtlijn 93/83 zijn
artikel 1, lid 2, sub a en c, waarin het begrip „mededeling aan het publiek per satelliet” in de zin van deze
richtlijn wordt gedefinieerd.
59.
De formulering van deze bepalingen laat zien
dat verschillende criteria in aanmerking moeten worden
genomen om de betrokken handeling te kunnen aanmerken als een „mededeling aan het publiek per satelliet”, waarvoor toestemming vereist is van de houder
van de rechten op het uitgezonden werk.
60.
Partijen in het hoofdgeding zijn het eens over
een reeks door het Hof te onderzoeken factoren, maar
verschillen van mening over het op de prejudiciële vragen te geven antwoord. Enerzijds menen Airfield en
Canal Digitaal dat richtlijn 93/83 zich ertegen verzet
dat de aanbieder van satellietpakketten verplicht wordt
een specifieke toestemming te verkrijgen van de auteurs van programma’s, omdat de tussenkomst van die
aanbieder uit louter technische diensten zou bestaan.
Anderzijds beweren Agicoa en Sabam het tegendeel
met hun betoog dat een „mededeling aan het publiek
per satelliet” niet alleen door de omroeporganisaties,
maar ook door deze aanbieder van satellietpakketten
wordt verricht.
61.
Ik merk direct op dat het begrip „programmadragende signalen” in de zin van artikel 1, lid 2, van
richtlijn 93/83 geen probleem opwerpt. Het staat namelijk buiten kijf dat de signalen die in de hoofdgedingen
aan de orde zijn, als zodanig kunnen worden aangemerkt.
62.
Agicoa en Sabam betogen dat deze signalen bestemd zijn voor de aanbieder van satellietpakketten en
niet voor het publiek als zodanig, terwijl in de ogen van
Airfield en Canal Digitaal het juist niet die aanbieder is
die uitzendt voor het publiek, en vooral niet in de opstralingsfase.
63.
Blijkens de rechtspraak verwijst het begrip „publiek” in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 93/83
naar het „grote publiek”, in tegenstelling tot professionals.(35) Van de kwalificatie „mededeling aan het publiek per satelliet” moeten derhalve die handelingen
van doorgifte worden uitgesloten waarbij signalen door
www.ie-portal.nl
een professional als Airfield worden opgevangen. Het
door de verwijzende rechter beoogde geval is dat van
de handeling die bij de aanlevering van programmadragende signalen door een omroeporganisatie begint en
erin uitmondt dat de abonnees van de aanbieder van
satelliettelevisie uiteindelijk de betrokken programma’s
geheel, direct en ongewijzigd kunnen bekijken. Mijns
inziens is alleen dit publiek, al is het maar potentieel(36), relevant voor de prejudiciële vraag.
64.
In casu bestaat het publiek dat door de activiteiten van Airfield wordt geraakt uit de personen die een
abonnement bij deze onderneming hebben afgesloten.
De omroeporganisatie kan heel goed een ander publiek
tot doelgroep hebben gekozen, aangezien geen van de
organisaties waarvan de programma’s in de pakketten
van Airfield zijn opgenomen, deze als uitsluitende distributeur van haar signalen heeft aangewezen. Deze
zienswijze van het bestaan van een „nieuw publiek”
heeft het Hof ingenomen in het vermelde arrest SGAE
met betrekking tot het begrip „mededeling aan het publiek per satelliet”, zoals vervat in artikel 3, lid 1, van
richtlijn 2001/29(37), dat artikel 2 van richtlijn 93/83
hoofdzakelijk vervangt.(38) In casu kan worden geconcludeerd dat de oorspronkelijk door de omroeporganisatie aan het publiek gedane mededeling, die gratis kan
worden opgevangen door eenieder die over een geschikt middel van toegang beschikt, losgekoppeld moet
worden van de mededeling die door de aanbieder van
de satellietpakketten wordt gedaan, welke slechts toegankelijk is voor abonnees met een decodeerkaart. De
economische belangen van deze twee volgens de bewoordingen van de twee verwijzingsbeslissingen onafhankelijke exploitanten zijn, aangezien hun publiek
verschilt, ook verschillend.(39)
65.
Ter terechtzitting heeft Airfield toegegeven dat
een speciale toestemming van de auteurs en derhalve
een andere vergoeding voor hen nodig zou zijn in het –
in casu niet nagegane – geval dat de door haar verrichte
doorgifte in tijd later zou zijn dan die van de omroeporganisaties. Toch ben ik, net als Sabam en de Commissie, van mening dat niet van belang is of de uitzending door de aanbieder van satellietpakketten later of,
zoals in de hoofdgedingen, simultaan gebeurt. Voor het
bestaan van twee gescheiden exploitatiehandelingen is
het essentiële criterium of Airfield heeft gehandeld
voor een bijzondere doelgroep, namelijk het publiek dat
specifiek werd beoogd via de bundeling van de programma’s, welke verrichting een toegevoegde economische waarde verleent aan de aanbieder van satellietpakketten.
66.
Airfield bepaalt haar eigen publiek door de pakketten van televisiezenders samen te stellen die per definitie een ander audiovisueel product zijn dan de individuele zenders die tot het pakket behoren. Zoals de
Commissie ter terechtzitting heeft aangegeven, zou het
hetzij om een primaire uitzending door Airfield gaan,
hetzij om een heruitzending, maar in beide gevallen
moet de aanbieder van satellietpakketten zelf toestemming van de auteursgerechtigden verkrijgen. De enige
toegestane uitzondering zou volgens mij het geval zijn
waarin volgens de bewoordingen van een overeenPagina 14 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
komst met de auteurs en overeenkomstig de nationale
wetgeving(40) de omroeporganisatie haar toestemming
had kunnen overdragen aan de aanbieder van satellietpakketten die een simultane heruitzending doet. Deze
mogelijkheid lijkt mij in casu echter uitgesloten gelet
op de toelichting die ter terechtzitting is gegeven door
Sabam, die heeft aangegeven dat de algemene overeenkomsten inzake toestemming en vergoeding die zij met
de omroeporganisaties heeft gesloten, vereisen dat deze
organisaties zelf de beschermde werken uitzenden en
uitdrukkelijk de mogelijkheid uitsluiten om van een
derde gebruik te maken voor het verdelen of opnieuw
uitzenden van programma’s waarvoor zij van de auteursgerechtigden toestemming hebben verkregen.
67.
Na te hebben benadrukt dat richtlijn 93/83 niet
duidelijk het begrip „handeling [van invoering] onder
controle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie” in de zin van artikel 1, lid 2, sub a, van deze
richtlijn definieert, zijn Airfield en Canal Digitaal van
mening dat zij enkel als onderaannemer optreden en
slechts technische hulp verstrekken aan omroeporganisaties, nu zij immers niet zelf over de inhoud van de
uitgezonden programma’s noch over het tijdstip van
hun uitzending beslissen.(41)
68.
Ter terechtzitting was de Commissie van mening
dat de aanbieder van de satellietpakketten toch als een
omroeporganisatie handelt, aangezien hij hoe dan ook
instructies geeft en een groep televisiezenders bundelt.
Agicoa en Sabam weerleggen ook de zienswijze van
Airfield en Canal Digitaal, op grond dat deze laatsten
een „faciliterende” rol vervullen jegens de omroeporganisaties waarmee overeenkomsten zijn gesloten.
69.
Ik merk op dat de verwijzende rechter volgens
de bewoordingen van zijn eerste prejudiciële vraag ervan uitgaat dat de „omroeporganisatie haar programmadragende signalen [...] aanlevert aan een [...] aanbieder van digitale satelliettelevisie”. Hieruit volgt dat
deze omroeporganisatie aan de basis blijkt te staan van
het mededelingsproces. Resteert nog de vraag of zij en
niet Airfield degene is die de voor een mededeling aan
het publiek per satelliet relevante „handeling [van invoering]” in de zin van richtlijn 93/83 verricht, of dat
zij als loutere producent van uit te zenden materiaal
alleen de audiovisuele inhoud aanlevert die juridisch en
technisch onder controle van Airfield en van Canal Digitaal via satelliet wordt uitgezonden.
70.
Het antwoord is mijns inziens te vinden in de
door Airfield met de omroeporganisaties gesloten carriage-overeenkomsten. Blijkens punt 7.2 van de standaardovereenkomst „carriageagreement” die bij het
dossier is gevoegd, heeft Airfield een discretionaire
bevoegdheid om de televisieprogramma’s uit te kiezen
die zij in haar aanbod wil opnemen op het gehele of een
deel van het grondgebied, in ruil waarvoor zij een vergoeding betaalt. Deze aanbieder van satellietpakketten
bepaalt dus de inhoud van hetgeen wordt opgestraald.
Als degene die voor de mededeling aan het publiek
verantwoordelijk is, moet hij bijgevolg toestemming
verkrijgen van de rechthebbenden.
71.
Het nuttig effect van artikel 1, lid 2, sub a, van
richtlijn 93/83 is immers om de relevante exploitatiewww.ie-portal.nl
handeling met het oog op de auteursrechten te definieren in het kader van de satellietomroep. De door de
gemeenschapswetgever gekozen oplossing heeft alleen
betekenis indien de mededeling aan het publiek per
satelliet wordt opgevat als één enkele en gesloten causale keten die bestaat uit een handeling waarbij de signalen worden ingevoerd, gevolgd door het opstralen
naar de satelliet waarna zij worden neergestraald, alles
onder verantwoordelijkheid en controle van de omroeporganisatie die de primaire uitzending heeft gedaan.
72.
De Commissie heeft in haar schriftelijke opmerkingen benadrukt dat, gelet op het door richtlijn 93/83
beoogde doel van de rechtszekerheid, de toepassing van
de bepalingen van de richtlijn niet afhankelijk mag zijn
van technische wisselvalligheden die met de satelliet te
maken hebben. Blijkens de rechtspraak van het Hof
moet het systeem van uitzending in die zin gesloten
zijn dat het publiek gedurende de tijd dat het signaal de
mededelingenketen doorloopt, geen toegang heeft tot
de programma’s die door het signaal worden gedragen.(42) Ik ben van mening dat dat in casu het geval is,
aangezien het onderscheppen door een derde niet mogelijk is, nu het doorgegeven signaal gecodeerd is.
73.
Airfield en Canal Digitaal stellen dat zij, aangezien hun tussenkomsten zich tot de „normale technische procedures” beperken, niet kunnen worden beschouwd als degenen die het signaal(43) kunnen onderbreken overeenkomstig punt 14 van de considerans
van richtlijn 93/83.(44) Ter terechtzitting hebben de
betrokkenen aangevoerd dat de samenstelling van de
satellietpakketten geen onderbreking veroorzaakt, aangezien de programma’s worden doorgegeven zoals zij
deze van de omroeporganisatie ontvangen, zonder wijziging van de inhoud ervan noch van het tijdstip van
uitzending, en dat de technische handelingen die zij
verrichten dus geen handelingen zijn die op de inning
van auteursrechten recht geven.
74.
Gelet op de formulering van de prejudiciële
vraag en de elementen in het dossier, ben ik het eens
met het standpunt van Agicoa en Sabam, dat haaks
hierop staat, namelijk dat deze interventies(45) een
technische aanpassing vereisen van de door de omroeporganisaties uitgezonden signalen en dus tot een
onderbreking van de mededelingenketen leiden. Van
belang is te vermelden dat Airfield met de technische
hulp van Canal Digitaal de aard van de door de omroeporganisaties uitgezonden signalen wijzigt en haar
eigen frequentie gebruikt om de televisieprogramma’s
uit te zenden, zodat kan worden geconcludeerd dat deze
aanbieder van satellietpakketten autonoom ten opzichte
van die organisaties handelt. Ik meen dat deze verrichtingen verder gaan dan „normale technische procedures”(46), dat daar sprake is van een onderbreking van
de oorspronkelijk door de omroeporganisaties aangevangen mededelingenketen en dat dan ook door Airfield een nieuwe keten wordt gecreëerd en gedefinieerd. Hierdoor kan zij de doorgifte per satelliet van de
betrokken programma’s op een ander publiek richten
dan het publiek van de omroeporganisatie van de primaire uitzending, ook al worden deze programma’s
Pagina 15 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
simultaan uitgezonden en is de inhoud ervan geheel
gelijk.
75.
Bij het lezen van de twee verwijzingsbeslissingen blijkt de verwijzende rechter uit te gaan van de
veronderstelling dat de programmadragende signalen in
gecodeerde vorm worden uitgezonden en aldus worden
ontvangen door de abonnees van de aanbieder van satellietpakketten, die hun een decodeerkaart verstrekt
om hen in staat te stellen deze signalen te decoderen.
Het hier besproken geval valt derhalve onder artikel 1,
lid 2, sub c, van richtlijn 93/83.
76.
Airfield geeft aan dat de omroeporganisaties
ermee hebben ingestemd dat zij die kaarten aan haar
klanten verkoopt. Volgens Agicoa en Sabam hebben de
betrokkenen die veronderstelde instemming echter niet
bewezen. Het zal aan de nationale rechter staan om te
beoordelen of voldoende bewijs is overgelegd.
77.
Toen Airfield daarover ter terechtzitting opmerkingen maakte, heeft zij aangevoerd dat de omroeporganisaties haar technische hulp juist inroepen om de
programma’s te versleutelen, om ervoor te zorgen dat
zij alleen op het gewenste grondgebied, namelijk Belgisch Vlaanderen, kunnen worden ontvangen en niet
door iedereen.(47) Dit toont mijn inziens ter dege aan
dat de tussenkomst van de aanbieder van satellietpakketten aanzienlijke invloed heeft op de doelgroep van
de „mededeling aan het publiek per satelliet” in de zin
van richtlijn 93/83. Volgens mij kan de toestemming
die de rechthebbenden aan een organisatie geven voor
de exploitatiehandeling die bestaat in de primaire uitzending per satelliet, niet worden verondersteld de
doorgifte te omvatten van diezelfde programma’s door
een onafhankelijk exploitant voor zijn klanten die een
ander publiek vormen.
78.
Gelet op al deze factoren ben ik van mening dat
de eerste prejudiciële vraag ontkennend moet worden
beantwoord, te weten dat voor recht wordt verklaard
dat richtlijn 93/83 aldus moet worden uitgelegd dat het
niet met het Unierecht onverenigbaar is dat het recht
van een lidstaat vereist dat een aanbieder van satellietpakketten een speciale toestemming verkrijgt voor het
gebruik van signalen die drager zijn van programma’s
die door auteursrechten worden beschermd, wanneer
deze signalen op indirecte wijze – hetgeen een intensievere betrokkenheid van deze aanbieder impliceert –
door een omroeporganisatie worden doorgegeven in
omstandigheden als die van de hoofdgedingen.
D – De te verkrijgen toestemming in het kader van
een directe doorgifte van de televisiezenders uit het
satellietpakket
79.
Met zijn tweede prejudiciële vraag wenst het
Hof van Beroep te Brussel in wezen te vernemen of
richtlijn 93/83 zich ertegen verzet dat een aanbieder
van satellietpakketten toestemming moet verkrijgen
van de houders van de rechten betreffende de mededeling van beschermde werken bij een directe doorgifte
van televisiezenders door een omroeporganisatie in de
in casu aan de orde zijnde omstandigheden.
80.
De factoren waardoor deze prejudiciële vraag
van de eerste vraag verschilt, houden, nu het hierbij
nog steeds over de relevante bepalingen van die richtwww.ie-portal.nl
lijn gaat, geen verband met de regels van Unierecht
waarvan de uitlegging wordt gevraagd, maar hebben
betrekking op de feiten van de hoofdgedingen die het
voorwerp zijn van het verzoek om een prejudiciële beslissing. In het geval dat de verwijzende rechter in „situatie 2” uiteenzet, vermeldt hij namelijk een andere
rolverdeling, waarin de omroeporganisatie actiever is
bij de uitzending van de door de aanbieder van satellietpakketten voorgestelde televisiezenders, meer in het
bijzonder in de loop van de eerste fase van dit proces,
die van de opstraling.(48)
81.
In dat geval kan de doorgifte als „direct” worden
aangemerkt, aangezien de omroeporganisatie zelf of
met de hulp van een derde haar programmadragende
signalen versleutelt en deze naar de satelliet zendt,
zonder tussenkomst van Airfield en Canal Digitaal. De
aanbieder van de satellietpakketten en de met hem verbonden onderneming volstaan ermee om aan deze organisatie „instructies” te geven, zoals de in de tweede
prejudiciële vraag gebruikte terminologie luidt.
82.
De met betrekking tot de eerste prejudiciële
vraag onderzochte voorwaarden voor de toepassing van
artikel 1, lid 2, sub a en c, van richtlijn 93/83, gelden
ook hier. Weliswaar blijven de algemene overwegingen
die eerder over die voorwaarden zijn uiteengezet, hier
gelden, maar zij moeten wel concreet worden onderzocht in het kader van deze situatie gezien de verschillen ten opzichte van de andere door de verwijzende
rechter uiteengezette situaties.
83.
Partijen in de hoofdgedingen nemen dezelfde
tegenstrijdige standpunten in als in het kader van het
antwoord op de eerste prejudiciële vraag. Gelet op het
feit dat de betrokkenheid van de aanbieder van satellietpakketten bij de aan de orde zijnde verrichting in dit
geval wordt verondersteld beperkter te zijn dan in het
in de eerste vraag in aanmerking genomen geval, lijkt
mij dat, mocht deze eerste vraag bevestigend worden
beantwoord, het Hof a fortiori zou moeten oordelen dat
van die aanbieder niet kan worden vereist dat hij toestemming verkrijgt op grond van het feit dat de omroeporganisatie de doorgifte op een actievere manier
verricht. Reeds nu vermeld ik dat ik het Hof in overweging geef om de relevante bepalingen van richtlijn
93/83 aldus uit te leggen dat beide gevallen een tegengestelde uitkomst krijgen.
84.
In navolging van hetgeen is opgemerkt met betrekking tot de eerste vraag, mag worden geconcludeerd dat de door de omroeporganisatie – dit keer direct – uitgezonden programmadragende signalen in de
fase van de opstraling niet als zodanig zijn bestemd om
door het publiek te worden opgevangen, terwijl zij dat
wel zijn wanneer zij worden neergestraald. Toch bereiken deze signalen aan het eind van de mededelingenketen die in zijn geheel moet worden beschouwd, het specifieke, en economisch gezien dus nieuwe, publiek van
de klanten van Airfield.
85.
Volgens mij vindt de tussenkomst van de aanbieder van de satellietpakketten hier nog steeds reeds in
de eerste fase van de uitzending plaats, weliswaar op
een meer summiere wijze dan in de gevallen waarop de
eerste prejudiciële vraag betrekking heeft. Volgens de
Pagina 16 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
twee verwijzingsbeslissingen geeft hij zijn „instructies”
aan de betrokken omroeporganisaties, opdat zij bij de
versleuteling die zij zelf ter hand nemen, dezelfde codes gebruiken als hij om de klanten van Airfield daarna
in staat te stellen de signalen door middel van de door
Airfield verstrekte kaart te decoderen en de programma’s van deze omroepen te bekijken.
86.
In dit geval staat buiten kijf dat de programmadragende signalen in de mededelingenketen worden
ingevoerd onder controle en verantwoordelijkheid van
de omroeporganisatie, aangezien deze organisatie, en
het gaat hier om het belangrijkste verschil met de hierboven bedoelde situatie, deze signalen op eigen kracht
naar de satelliet stuurt. Die handeling kan derhalve
worden toegerekend aan de omroeporganisatie en niet
aan de aanbieder, die, zoals de verwijzende rechter preciseert, van elkaar onafhankelijke entiteiten zijn.
87.
De omroeporganisaties verliezen echter de controle over de verrichtingen door de tussenkomst van
Airfield. Concreet biedt Airfield hun meer dan louter
technische hulp, omdat zij enerzijds de codeersleutels
bepaalt en anderzijds de samenstelling van de programmapakketten vaststelt overeenkomstig de dwingende voorwaarden van de „heads of agreement”overeenkomst die zij sluit met elke omroeporganisatie
die voor een zogenoemde directe doorgifte heeft gekozen. In het bijzonder bepaalt punt 3.1 van die overeenkomsten dat Airfield een discretionaire bevoegdheid
heeft om de televisieprogramma’s al dan niet in haar
aanbod op te nemen, waartegenover de betaling van
een vergoeding staat. Mijns inziens hebben de betrokken omroeporganisaties in die omstandigheden niet de
gehele controle en derhalve niet de volledige verantwoordelijkheid voor de opstraling, maar delen zij deze
attributen althans met de aanbieder van de satellietpakketten of heeft die aanbieder deze controle en verantwoordelijkheid zelfs alleen.
88.
Volgens Airfield is haar beperkte tussenkomst in
de mededelingenketen een normale technische procedure die geen onderbreking van de keten veroorzaakt.
Mijns inziens zijn de door haar gegeven „instructies”
echter niet te verwaarlozen, aangezien zij zich veelvuldig voordoen(49) en, vooral, omdat zij enerzijds garanderen dat het door deze aanbieder beoogde publiek, dus
degenen die een abonnement bij hem hebben gesloten,
de uitgezonden programma’s goed kan ontvangen en
decoderen(50), en anderzijds ervoor zorgen dat deze
programma’s kunnen worden gebundeld in pakketten
die zijn samengesteld overeenkomstig de keuze van de
aanbieder.
89.
De door de auteur van een televisieprogramma
aan de omroeporganisatie gegeven toestemming voor
de mededeling aan het publiek betekent echter niet per
se dat wordt ingestemd met de samenvoeging van dit
programma, via de door Airfield gekozen bundeling,
met andere programma’s die qua aard of voorwerp misschien niet erg passen bij het publiek dat de auteur van
dit beschermde werk zelf als doelgroep wilde kiezen.(51) Wanneer de aanbieder van satellietpakketten
ook toestemming van de auteur moet verkrijgen, kan de
auteur zowel zijn financiële belangen als zijn morele
www.ie-portal.nl
rechten op het in een bundeling uitgezonden programma beschermen.
90.
De decoderingsvoorziening die nodig is om de
betrokken uitzendingen te bekijken wordt door de aanbieder van satellietpakketten aan zijn abonnees overhandigd, maar, naar het lijkt, met instemming van de
omroeporganisatie. Aangezien dit feit wordt betwist,
staat het aan de nationale rechter om te beoordelen of
hiervan bewijs is overgelegd.
91.
Deze laatste factor doet geen afbreuk aan mijn
analyse dat de aanbieder van satellietpakketten in wezen de door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken exploiteert, welke handeling verschilt
van die van de omroeporganisatie en een „mededeling
aan het publiek per satelliet” in de zin van richtlijn
93/83 vormt.(52)
92.
Ik meen derhalve dat de tweede prejudiciële
vraag, net als de eerste prejudiciële vraag, ontkennend
moet worden beantwoord, hoewel de programmadragende signalen hierbij op directe wijze door de omroeporganisatie, dus met een meer gematigde tussenkomst van de aanbieder van satellietpakketten, worden
doorgegeven in de in casu aan de orde zijnde omstandigheden.
VI – Conclusie
93.
Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Hof van Beroep
te Brussel te beantwoorden als volgt:
„Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september
1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel, verzet zich er niet tegen dat de aanbieder van pakketten satelliettelevisiezenders toestemming moet verkrijgen van de houders van auteursrechten of naburige
rechten voor verrichtingen waarbij een omroeporganisatie haar programmadragende signalen aanlevert in
omstandigheden als die welke in de hoofdgedingen aan
de orde zijn.”
1 – Oorspronkelijke taal: Frans.
2 – PB L 248, blz. 15.
3 – PB L 298, blz. 23, gewijzigd in 1997 (PB L 202,
blz. 60) en in 2007 (PB L 332, blz. 27).
4 – Zie de punten 4, 5 en 12 van de considerans van
richtlijn 93/83.
5 – PB L 167, blz. 10.
6 – In het arrest van 7 december 2006, SGAE
(C‑306/05, Jurispr. blz. I‑11519, punt 30), heeft het
Pagina 17 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
Hof opgemerkt dat terwijl richtlijn 93/83 slechts voorziet in een minimale harmonisatie van een aantal aspecten van de bescherming van auteursrechten en naburige
rechten in geval van mededeling aan het publiek per
satelliet of doorgifte via de kabel van uitzendingen die
afkomstig zijn uit andere lidstaten, richtlijn 2001/29
van toepassing is op alle mededelingen van beschermde
werken aan het publiek.
7 – Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994, blz. 19297. Deze
wet is in werking getreden op 1 augustus 1994.
8 – De tussen komma’s geplaatste tussenzin is ingelast
bij de wet van 22 mei 2005, die richtlijn 2001/29 uitvoert in de Belgische wetgeving.
9 – De verwijzende rechter geeft aan dat hem alleen
een Engelse versie van deze overeenkomsten is overhandigd.
10 – Meer in het bijzonder oefent Agicoa Belgium,
verzoekster in het hoofdgeding, haar activiteit uit in
uitvoering van beheerstaken die haar zijn opgedragen
door zowel l’association de gestion internationale collective des œuvres audiovisuelles (AGICOA), een vereniging naar Zwitsers recht, als de beheers‑ en belangenvennootschap voor audiovisuele producenten
(BAVP), een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Belgisch recht.
11 – Conventie van Bern voor de bescherming van
werken van letterkunde en kunst (Acte van Parijs van
24 juli 1971), zoals gewijzigd op 28 september 1979
(hierna: „Conventie van Bern”).
12 – Dienaangaande verwijst Agicoa naar de arresten
van 22 januari 2002, Canal Satélite Digital (C‑390/99,
Jurispr. blz. I‑607, punt 19), en 5 februari 2004, Schneider (C‑380/01, Jurispr. blz. I‑1389, punt 22), die
overeenkomstig vaste rechtspraak aangeven dat „[h]et
Hof [...] slechts [kan] weigeren uitspraak te doen over
een prejudiciële vraag van een nationale rechter, wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het
gemeenschapsrecht geen enkel verband houdt met een
reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding,
wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is, of
wanneer het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die voor hem noodzakelijk zijn om een
nuttig antwoord te geven op de gestelde vragen”.
13 – „Auteurs van werken van letterkunde en kunst
genieten het uitsluitend recht toestemming te verlenen
tot [...] ii) [e]lke openbare mededeling, hetzij met of
www.ie-portal.nl
zonder draad, van het door de radio uitgezonden werk,
wanneer deze mededeling door een andere organisatie
dan de oorspronkelijke geschiedt”.
14 – Het verslag van de eerste vergadering van deze
werkgroep, die is gehouden op 28 november 2002, herinnert eraan dat „het raadplegen van de betrokken economische exploitanten was aangekondigd in het verslag
over de toepassing van [richtlijn 93/83]”. Dit verslag is
toegankelijk op de internetsite van de Commissie:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/satel
lite-cable/working-group-satellite_fr.pdf.
15 – Verslag van de tweede vergadering, te vinden op
de
internetsite
van
de
Commissie:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/satel
lite-cable/working-group-satellite-05‑03_fr.pdf.
16 – Een begrip dat in dit artikel wordt gedefinieerd als
„een satelliet die werkt op frequentiebanden die volgens het telecommunicatierecht alleen mogen worden
gebruikt voor het uitzenden van signalen voor ontvangst door het publiek, of voor niet-openbare, individuele communicatie”. Zie daarover de punten 33 e.v.
van de conclusie van advocaat-generaal Tizzano in de
zaak Lagardère Active Broadcast (C‑192/04, Jurispr.
blz. I‑7199).
17 – Zie arrest van 21 oktober 2010, Padawan
(C‑467/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie,
punten 21 e.v. en aldaar aangehaalde rechtspraak), en
de punten 48 e.v. van de conclusie van advocaatgeneraal Trstenjak in die zaak.
18 – Een vermoeden dat het Hof recent in het arrest van
12 oktober 2010, Rosenbladt (C‑45/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33), in herinnering
heeft gebracht.
19 – Ik vermeld hierbij nog dat deze problematiek door
de werkgroep over de satellietomroep in haar tweede
vergadering in 2003 aan de orde is gesteld. Het door
Agicoa aangehaalde, hierboven vermelde citaat gaat
namelijk als volgt verder: „Dienaangaande hebben de
diensten van de Commissie eraan herinnerd dat alleen
de activiteiten die grensoverschrijdend zijn in het kader
van [richtlijn 93/83] in aanmerking genomen kunnen
worden en dat de doorgifteactiviteiten van nationale
zenders door een aanbieder van een satellietpakket voor
ontvangst door het publiek binnen de nationale grenzen
niet kunnen vallen onder deze op de artikel 43 en 49
van het EG-Verdrag gebaseerde richtlijn betreffende de
vrije vestiging en het vrij verrichten van diensten.”
Pagina 18 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
(punten 61 e.v.), waarvan de overwegingen mijns inziens ook in casu kunnen gelden.
20 – Arrest van 13 januari 2000, TK-Heimdienst
(C‑254/98, Jurispr. blz. I‑151, punten 14 en 15).
27 – Zie onder meer arrest Lagardère Active Broadcast
(reeds aangehaald, punten 26 e.v.).
21 – Volgens de twee verwijzingsbeslissingen is de
aanbieder van de satellietpakketten immers een Belgische vennootschap die samenwerkt met een Nederlandse vennootschap, worden de programmadragende signalen zowel in Nederland als in Luxemburg ontvangen,
zijn de per satelliet uitgezonden programma’s afkomstig uit verschillende lidstaten van de Europese Unie en
kunnen deze worden bekeken door publiek woonachtig
in verschillende landen, in het bijzonder België en
Luxemburg.
22 – De Commissie heeft aangegeven dat, nu zij bedenkingen had over het feit of de door Airfield gedane
uitzendingen primaire uitzendingen, zoals haar standpunt in haar schriftelijke opmerkingen was geweest, of
toch heruitzendingen waren, zij, voor het geval de verwijzende rechter van oordeel zou zijn dat het in casu
om primaire uitzendingen gaat, haar oorspronkelijke
standpunt niet wilde wijzigen, maar zij aspecten wilde
toevoegen om ook op de andere mogelijkheid te reageren.
23 – Volgens vaste rechtspraak (zie in het bijzonder
arrest van 6 maart 2007, Placanica e.a., C‑338/04,
C‑359/04 en C‑360/04, Jurispr. blz. I‑1891, punt 34 en
aldaar aangehaalde rechtspraak) namelijk op zodanige
wijze dat het Hof in staat is een bruikbaar antwoord te
geven om uitspraak te doen in de hoofdgedingen, maar
daarnaast de regeringen van de lidstaten en de andere
belanghebbende partijen de mogelijkheid hebben gekregen om overeenkomstig artikel 23 van het Statuut
van het Hof van Justitie opmerkingen te maken.
24 – Dit doel wordt eveneens in punt 5 van de considerans van richtlijn 93/83 vermeld.
25 – Zie eerste voorstel van de Commissie voor richtlijn 93/83 [COM(91) 276 def., blz. 33 e.v.], verslag van
de Commissie over de toepassing van deze richtlijn
[COM(2002) 430 def., met name blz. 6‑8]; arrest van 3
februari 2000, Egeda (C‑293/98, Jurispr. blz. I‑629,
punten 15, 20 en 21), en arrest van 14 juli 2005, Lagardère Active Broadcast (reeds aangehaald, punt 42).
26 – Zie de rechtspraak die is aangehaald in het arrest
Padawan (reeds aangehaald, punten 31 e.v.) en de conclusie van advocaat-generaal Trstenjak in die zaak
www.ie-portal.nl
28 – Zie in het bijzonder de Conventie van Bern en het
Verdrag inzake het auteursrecht dat op 20 december
1996 te Genève is vastgesteld door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (hierna: „WIPOVerdrag inzake het auteursrecht”). Zie over het verband
tussen het begrip „mededeling aan het publiek” in deze
teksten en hetzelfde begrip in de zin van artikel 3, lid 1,
van richtlijn 2001/29, de punten 35 e.v. van de conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak SGAE
(reeds aangehaald) en de punten 127 e.v. van de conclusie van advocaat-generaal Kokott in de nog aanhangige zaak Football Association Premier League e.a.
(C‑403/08).
29 – Ik merk op dat artikel 3, lid 2, van richtlijn 93/83
betreffende het „uitzendingsrecht” voorschrijft dat
„[d]e lidstaten mogen bepalen dat een collectieve overeenkomst tussen een maatschappij voor collectieve belangenbehartiging en een omroeporganisatie die voor
een bepaalde categorie werken is gesloten, kan worden
uitgebreid tot de rechthebbenden van die categorie die
niet door die maatschappij worden vertegenwoordigd,
op voorwaarde dat [...] de mededeling aan het publiek
per satelliet een gelijktijdige uitzending is van een
gronduitzending door dezelfde omroeporganisatie [...]”.
In dat kader zal de omroeporganisatie alleen hiervoor in
aanmerking komen indien er een primaire, aan de mededeling aan het publiek per satelliet parallel plaatsvindende uitzending is geweest.
30 – In artikel 1, sub a, van richtlijn 89/552, in de versie zoals van toepassing op het tijdstip van vaststelling
van richtlijn 93/83, was bepaald dat: „[i]n deze richtlijn
wordt verstaan onder [...] ‚televisie-omroepen’, het oorspronkelijke uitzenden via de kabel of draadloos, via de
ether of via satelliet, in al dan niet gecodeerde vorm
van voor ontvangst door het publiek bestemde televisieprogramma’s. Hieronder is mede begrepen het overdragen van programma’s tussen ondernemingen met
het oog op doorgifte daarvan aan het publiek [...]”.
Toch lijkt mij dat richtlijn 93/83 niet slechts op primaire uitzendingen per satelliet van toepassing is, aangezien zij ook de doorgifte via de kabel regelt.
31 – In verband te brengen met artikel 1, lid 3, van
richtlijn 93/83 betreffende de kabeluitzending, volgens
hetwelk „[i]n deze richtlijn wordt verstaan onder
‚doorgifte via de kabel’: de gelijktijdige, ongewijzigde
en integrale doorgifte, door middel van een kabel- of
Pagina 19 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
microgolfsysteem, aan het publiek, van een eerste uitzending uit een andere lidstaat, al dan niet via de ether,
ook per satelliet, van radio- of televisieprogramma’s
die voor ontvangst door het publiek bestemd zijn”.
32 – Reeds aangehaald (punten 25 e.v.). Zie in dit verband ook arrest SGAE (reeds aangehaald, punt 30).
33 – Zie eerste voorstel voor richtlijn [COM(91) 276
def., blz. 33, punt 3] en gewijzigd voorstel voor richtlijn [COM(92) 526 def., met name blz. 7].
34 – Te weten de „situaties 1 en 3” die door de verwijzende rechter worden uiteengezet, in tegenstelling tot
„situatie 2”, waarvan de strekking eerder, bij de feiten,
in herinnering is gebracht.
35 – Zie over het begrip „publiek” in de zin van richtlijn 93/83, arrest Lagardère Active Broadcast (reeds
aangehaald, punten 31 e.v.), waarin wordt verwezen
naar het arrest van 2 juni 2005, Mediakabel (C‑89/04,
Jurispr. blz. I‑4891, punt 30), dat gaat over de uitleg
van dit begrip in de zin van richtlijn 89/552. Het Hof
heeft in het arrest SGAE (reeds aangehaald, punten 37
e.v.) naar deze twee arresten verwezen om hetzelfde
begrip in de zin van richtlijn 2001/29 uit te leggen.
38 – Zie in die zin Hugenholtz, B., „Nouvelle lecture
de la Directive Satellite‑Câble: passé, présent, avenir”,
Convergence, droit d’auteur et télévision transfrontière,
IRIS Plus 2009‑8, Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector, Straatsburg, blz. 10, die aangeeft dat
het in artikel 3 van richtlijn 2001/29 vervatte recht van
mededeling aan het publiek op een zo algemene wijze
is geformuleerd dat het waarschijnlijk de satellietomroep omvat. Ik merk ook op dat overeenkomstig
punt 23 van de considerans van deze richtlijn aan dit
recht een ruime betekenis moet worden gegeven en het
zich dient uit te strekken tot elke doorgifte of wederdoorgifte die wordt gedaan aan een niet op de plaats
van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek, in
het bijzonder tot de uitzending.
39 – Zie over het in aanmerking nemen van de door een
marktdeelnemer verrichte autonome exploitatiehandelingen en het hieruit getrokken economisch voordeel,
de punten 56, 57 en 64 van de conclusie van advocaatgeneraal Sharpston in de zaak die aanleiding was tot
het reeds aangehaalde arrest SGAE, waarin naar het
standpunt van advocaat-generaal La Pergola in de reeds
aangehaalde zaak Egeda wordt verwezen. De lucratieve
aard van de mededeling is door het Hof aangenomen in
dat arrest SGAE (punt 44).
40 – Zie punt 15 van de considerans van richtlijn 93/83.
36 – Niet van belang is of de uitgezonden programma’s
al dan niet daadwerkelijk worden bekeken, net zoals bij
een boek, waarbij alleen het meedelen van het werk aan
het publiek telt om bij verkoop de inning van auteursrechten te rechtvaardigen.
41 – De criteria betreffende een eenduidig besluit over
de inhoud en de uitzending zijn inderdaad van belang
wanneer naar de voorbereidende werkzaamheden voor
richtlijn 93/83 wordt gekeken [zie COM(91) 276 def.,
blz. 33 e.v., alsook COM(92) 526 def., blz. 7].
37 – In het reeds aangehaalde arrest SGAE (punten 40
e.v.) merkt het Hof op grond van het bepaalde in de
Conventie van Bern op dat de „doorgifte [van werken
door middel van televisietoestellen in hotelkamers] ten
behoeve van een ander publiek [geschiedt] dan het door
de oorspronkelijke mededeling van het werk beoogde
publiek, dat wil zeggen een nieuw publiek”. Zodra die
ontvangst van een uitzending ten behoeve van een veel
groter gehoor geschied, door een zelfstandige handeling waarmee het uitgezonden werk aan een nieuw publiek wordt meegedeeld, geldt voor deze openbare ontvangst weer het uitsluitend recht van de auteur om toestemming te verlenen. Zie ook beschikking van 18
maart 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon
(C‑136/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie,
punten 38 e.v.), en conclusie van advocaat-generaal
Kokott in de zaak Football Association Premier League
e.a. (reeds aangehaald, punten 118 e.v.).
42 – In punt 39 van het reeds aangehaalde arrest Lagardère Active Broadcast staat dat „richtlijn [93/83] betrekking [heeft] op een gesloten communicatiesysteem,
waarvan de satelliet het centrale, essentiële en onvervangbare bestanddeel vormt, zodat in geval van disfunctioneren hiervan het doorgeven van signalen technisch onmogelijk is en het publiek in dat geval geen
enkele zending ontvangt”. In casu wordt niet bestreden
dat de satelliet het sleutelelement is in het betrokken
systeem.
www.ie-portal.nl
43 – Een onderbreking van de mededelingenketen, na
de doorgifte van de signalen per satelliet, is opgemerkt
in de reeds aangehaalde zaak Lagardère Active Broadcast (zie punten 48 e.v. van de conclusie van advocaatgeneraal Tizzano in die zaak). De onderbreking zou
ook kunnen voortvloeien uit de invoering van andere
reclame dan die in de oorspronkelijke programma’s.
Pagina 20 van 21
www.iept.nl
IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa
44 – Het gewijzigde voorstel dat tot de vaststelling van
richtlijn 93/83 [COM(92) 526 def., blz. 7] heeft geleid,
preciseert dat er geen onderbreking is zolang de gebruikte technische procedure normaal is en de mededeling onder de controle van de omroeporganisatie blijft.
Zie over de continuïteit van de keten ook het eerste
voorstel voor de richtlijn [COM(91) 276 def., punt 4].
45 – Te weten met name de signalen die bestemd zijn
om de door Airfield uitgezonden pakketten te vormen,
te comprimeren, te multipleren, te versleutelen en te
selecteren, welke handelingen meer zijn dan een eenvoudig „technisch middel om de ontvangst van de oorspronkelijke uitzending in het ontvangstgebied ervan
mogelijk te maken of te verbeteren” en een „technische
tussenkomst [...] om ervoor te zorgen dat de klanten het
signaal kunnen ontvangen [...] en hun zo toegang tot
het beschermde werk te verlenen” vormen, zoals het
Hof heeft opgemerkt in het arrest SGAE (reeds aangehaald, punt 42) en in de beschikking Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon (reeds aangehaald, punten 40 e.v.).
46 – Een begrip dat naar analogie in verband moet
worden gebracht met de gemeenschappelijke verklaring
aangaande artikel 8 van het WIPO-Verdrag inzake het
auteursrecht die luidt dat „[h]et [...] wel verstaan [is]
dat de enkele terbeschikkingstelling van materiële faciliteiten voor het mogelijk maken of verrichten van een
mededeling op zich geen mededeling in de zin van dit
verdrag of de Berner Conventie uitmaakt”.
onderbreken, zonder tussenkomst van de omroeporganisaties, wanneer de betrokkene zijn abonnement niet
betaalt.
51 – Evenzo zou een literaire auteur zich ertegen kunnen verzetten dat zijn boek wordt verkocht in een ondeelbare partij, dat een nieuw product is, dat werken
zou bevatten die zijns inziens een slecht beeld zouden
kunnen uitdragen.
52 – In die zin merk ik op dat bij de in 2003 gehouden
vergadering van de werkgroep over de satellietomroep,
die zich uitsprak over buitenlandse zenders die gratis en
zonder code per satelliet vanuit een andere lidstaat
worden uitgezonden, maar die in alle lidstaten ontvangen kunnen worden, volgens de meerderheid van de
deelnemers een contractuele regeling tussen een aanbieder van satellietpakketten en een televisieomroep
om die zender deel uit te laten maken van het pakket
(met de bedoeling dat de zender in het pakket beter
wordt bekeken door de plaats in de elektronische programmagids) een overeenkomst was die gelijk stond
aan een door de omroep gegeven toestemming, hetgeen
een vergoeding voor de rechthebbenden inhield (verslag toegankelijk op de hierboven vermelde internetsite
van de Commissie). Indien een soortgelijke overeenkomst betrekking heeft op een grensoverschrijdende
uitzending van betaalzenders, zou de aanbieder van
satellietpakketten, die een nog zekerder financieel
voordeel uit de verrichting trekt, mijns inziens a fortiori
verplichtingen inzake auteurs- en naburige rechten
moeten nakomen.
47 – In haar verslag over de toepassing van richtlijn
93/83 uit 2002 [COM(2002) 430 def., punt 3.1.1], heeft
de Commissie opgemerkt dat het gebruik van codering
gekoppeld aan het beperkt ter beschikking stellen van
de vereiste decodeersleutel, leidt tot het toekennen van
territoriale exclusiviteiten en derhalve versnippering
van de interne markt, hetgeen in strijd is met de door de
richtlijn beoogde doeleinden.
48 – Ik merk op dat de twee prejudiciële vragen daarentegen wat de gegevens over het neerstralen betreft geheel en al identiek zijn geformuleerd.
49 – Ter terechtzitting heeft Airfield aangegeven dat de
codes iedere maand worden gewijzigd, hetgeen betekent dat de exploitant derhalve geregeld nieuwe instructies aan de omroeporganisaties geeft voor de door
hen te gebruiken coderingsmethode.
50 – Agicoa heeft terecht opgemerkt dat Airfield, die
als enige de signalen beheerst, zou kunnen beslissen
om de overbrenging ervan naar een van haar klanten te
www.ie-portal.nl
Pagina 21 van 21
www.iept.nl
Hof van Justitie EU, 4 oktober 2011, Premier
League
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
de betrokken territoriale beperking te omzeilen, en
evenmin door de omstandigheid dat die apparatuur
voor commerciële doeleinden is gebruikt hoewel zij
alleen voor privégebruik was bestemd.
AUTEURSRECHT RICHTLIJN
RICHTLIJN VOORWAARDELIJKE TOEGANG
Begrip “illegale uitrusting” omvat geen buitenlandse decodeerapparatuur die valselijk is verkregen
• dat het begrip „illegale uitrusting” in de zin van
artikel 2, sub e, van de richtlijn voorwaardelijke
toegang aldus moet worden uitgelegd dat het geen
betrekking heeft op buitenlandse decodeerapparatuur, die welke door verstrekking van een valse
naam en een vals adres is verkregen of geactiveerd,
of die welke is gebruikt in strijd met een contractuele beperking volgens welke de apparatuur uitsluitend voor privédoeleinden mag worden gebruikt
Verbod op gebruik buitenlandse decoders toegestaan
• dat artikel 3, lid 2, van de richtlijn voorwaardelijke toegang zich niet verzet tegen een nationale
regeling die het gebruik van buitenlandse decodeerapparatuur verbiedt, daaronder begrepen die welke
door verstrekking van een valse naam en een vals
adres is verkregen of geactiveerd, en die welke is
gebruikt in strijd met een contractuele beperking
volgens welke de apparatuur uitsluitend voor privédoeleinden mag worden gebruikt, aangezien een
dergelijke regeling niet onder het gecoördineerde
gebied van die richtlijn valt.
VRIJHEID VAN DIENSTVERRICHTING
Verbod invoer of gebruik buitenlandse decodeerapparatuur niet toegestaan ook bij valselijk voor
commerciële doeleinden verkregen apparatuur
• dat artikel 56 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een regeling van een
lidstaat die de invoer, de verkoop en het gebruik in
die staat verbiedt van buitenlandse decodeerapparatuur waarmee toegang kan worden verkregen tot
een gecodeerde satellietomroepdienst uit een andere
lidstaat die door de regeling van eerstgenoemde
staat beschermd materiaal bevat.
• dat aan de conclusie in punt 125 van het onderhavige arrest niet wordt afgedaan door de omstandigheid dat de buitenlandse decodeerapparatuur is
verkregen of geactiveerd door verstrekking van een
valse identiteit en een vals adres, met het opzet om
www.ie-portal.nl
Reproductierecht omvat ook fragmenten van voorbijgaande aard
• dat artikel 2, sub a, van de richtlijn auteursrecht
aldus moet worden uitgelegd dat het reproductierecht ook geldt voor fragmenten van voorbijgaande
aard van de werken in het geheugen van een satellietdecoder en op een televisiescherm, op voorwaarde dat die fragmenten bestanddelen bevatten die de
uitdrukking vormen van de eigen intellectuele
schepping van de betrokken auteurs, zodat het samengestelde geheel van de gelijktijdig gereproduceerde fragmenten moet worden onderzocht om na
te gaan of het dergelijke bestanddelen bevat.
Toegestane reproductiehandelingen in geheugen
satelietdecoder en tv-scherm
• Op de gestelde vraag moet dus worden geantwoord dat reproductiehandelingen als die in zaak
C‑403/08, die in het geheugen van een satellietdecoder en op een televisiescherm worden verricht, aan
de in artikel 5, lid 1, van de richtlijn auteursrecht
genoemde voorwaarden voldoen en derhalve zonder
toestemming van de betrokken auteursrechthebbenden mogen worden verricht.
Mededeling aan publiek: vertonen in horecagelegenheid
• Gelet op al het voorgaande moet op de gestelde
vraag worden geantwoord dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1,
van de richtlijn auteursrecht aldus moet worden
uitgelegd dat het ook betrekking heeft op het vertonen van de uitgezonden werken, door middel van
een televisiescherm en luidsprekers, aan de in een
horecagelegenheid aanwezige klanten.
Richtlijn satelietomroep bestrijkt niet reproductiehandelingen satelietdecoder
• dat de richtlijn satellietomroep aldus moet worden uitgelegd dat zij geen gevolgen heeft voor de
rechtmatigheid van de in het geheugen van een satellietdecoder en op een televisiescherm verrichte
reproductiehandelingen.
KARTELVERBOD
Contractsbepaling met verbod op aanbieden decodeerapparatuur voor gebruik buiten grondgebied
niet toegestaan
• Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat de bedingen van een
tussen een intellectuele-eigendomsrechthebbende en
een omroeporganisatie gesloten licentieovereenkomst een door artikel 101 VWEU verboden beperPagina 1 van 55
www.iept.nl
king van de mededinging vormen wanneer zij de
omroeporganisatie verplichten geen decodeerapparatuur die toegang verschaft tot het beschermde
materiaal van die rechthebbende, aan te bieden voor
gebruik buiten het door die licentieovereenkomst
bestreken grondgebied.
PRESTATIEBESCHERMING
IE-bescherming sportwedstrijden naar nationaal
recht mogelijk
• In die omstandigheden mag een lidstaat sportwedstrijden, eventueel op grond van intellectueleeigendomsbescherming, beschermen door een specifieke nationale regeling vast te stellen of door, met
inachtneming van het Unierecht, de bescherming te
erkennen welke aan die wedstrijden wordt verleend
in overeenkomsten die zijn gesloten tussen de personen die het recht hebben de audiovisuele inhoud
van de wedstrijden ter beschikking te stellen van het
publiek, en de personen die die inhoud ten behoeve
van het publiek van hun keuze willen uitzenden.
Vindplaatsen: curia.europa.eu; AMI januari 2012, nr.
1, p. 13, IER 2012, nr. 3, p. 227, m.nt. MdCB & HMHS
Hof van Justitie EU, 4 oktober 2011
(V. Skouris, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K.
Lenaerts, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev en J.‑J. Kasel,
A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský (rapporteur)
en T. von Danwitz)
Arrest van het Hof (Grote kamer)
4 oktober 2011 (*)
----Inhoud
I – Toepasselijke bepalingen
A – Internationaal recht
B – Unierecht
1. Omroeprichtlijnen
2. Intellectuele-eigendomsrichtlijnen
C – Nationale regeling
II – Hoofdgedingen en prejudiciële vragen
A – Uitgeven van licenties voor de uitzendrechten van
wedstrijden van de „Premier League”
B – Uitzending van wedstrijden van de „Premier League”
III – Beantwoording van de prejudiciële vragen
A – Regels met betrekking tot de ontvangst van gecodeerde uitzendingen uit andere lidstaten
1. Opmerkingen vooraf
2. Richtlijn voorwaardelijke toegang
a) Uitlegging van het begrip „illegale uitrusting” in de
zin van artikel 2, sub e, van de richtlijn voorwaardelijke
toegang (eerste vraag in zaak C‑403/08 en eerste en
tweede vraag in zaak C‑429/08)
b) Uitlegging van artikel 3, lid 2, van de richtlijn voorwaardelijke toegang (derde vraag in zaak C‑429/08)
c) Andere vragen betreffende de richtlijn voorwaardelijke toegang
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
3. Regels van het VWEU inzake het vrije verkeer van
goederen en diensten
a) Verbod op de invoer, de verkoop en het gebruik van
buitenlandse decodeerapparatuur [achtste vraag, sub b,
en eerste deel van de negende vraag in zaak C‑403/08
en zesde vraag, sub i, in zaak C‑429/08]
i) Vaststelling van de toepasselijke bepalingen
ii) Beperking van de vrijheid van dienstverrichting
iii) Rechtvaardiging van een beperking van de vrijheid
van dienstverrichting door het doel om intellectueleeigendomsrechten te beschermen
– Bij het Hof ingediende opmerkingen
– Antwoord van het Hof
iv) Rechtvaardiging van een beperking van de vrijheid
van dienstverrichting door het doel om de toeschouwersaantallen in de voetbalstadions te bevorderen
b) Gebruik van buitenlandse decodeerapparatuur na
verstrekking van een valse identiteit en een vals adres
en gebruik van die apparatuur voor commerciële doeleinden (achtste vraag, sub c, in zaak C‑403/08 en zesde
vraag, sub ii en iii, in zaak C‑429/08)
c) Andere vragen betreffende het vrije verkeer (tweede
deel van de negende vraag in zaak C‑403/08 en zevende vraag in C‑429/08)
4. Regels van het VWEU inzake de mededinging
B – Regels met betrekking tot het gebruik van de uitzendingen na de ontvangst ervan
1. Opmerkingen vooraf
2. Reproductierecht van artikel 2, sub a, van de richtlijn
auteursrecht (vierde vraag in zaak C‑403/08)
3. Uitzondering op het reproductierecht van artikel 5,
lid 1, van de richtlijn auteursrecht (vijfde vraag in zaak
C‑403/08)
a) Opmerkingen vooraf
b) Naleving van de voorwaarden van artikel 5, lid 1,
van de richtlijn auteursrecht
4. „Mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3,
lid 1, van de richtlijn auteursrecht (zesde vraag in zaak
C‑403/08)
5. Impact van de richtlijn satellietomroep (zevende
vraag in zaak C‑403/08)
IV – Kosten
----„Satellietuitzending – Uitzending van voetbalwedstrijden – Ontvangst van uitzending via satellietdecoderkaarten – Satellietdecoderkaarten die in lidstaat rechtmatig in verkeer zijn gebracht en in andere lidstaat
worden gebruikt – Verbod op handel en gebruik in lidstaat – Weergave van uitzendingen in strijd met exclusief toegekende rechten – Auteursrecht – Recht van
televisie-uitzending – Exclusieve licenties om op
grondgebied van één enkele lidstaat uit te zenden – Vrij
verrichten van diensten – Artikel 56 VWEU – Mededinging – Artikel 101 VWEU – Restrictie met mededingingsbeperkende strekking – Bescherming van diensten
gebaseerd op voorwaardelijke toegang – Illegale uitrusting – Richtlijn 98/84/EG – Richtlijn 2001/29/EG –
Reproductie van werken in geheugen van satellietdecoder en op televisiescherm – Uitzondering op reproducPagina 2 van 55
www.iept.nl
tierecht – Mededeling van werken aan publiek in horecagelegenheden – Richtlijn 93/83/EEG”
In de gevoegde zaken C‑403/08 en C‑429/08,
betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing
krachtens artikel 234 EG, ingediend door de High
Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Verenigd Koninkrijk), en de High Court of Justice
(England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Verenigd Koninkrijk), bij beslissingen van 11 en 28 juli 2008, ingekomen bij het Hof op
17 respectievelijk 29 september 2008, in de procedures
Football Association Premier League Ltd,
NetMed Hellas SA,
Multichoice Hellas SA
tegen
QC Leisure,
David Richardson,
AV Station plc,
Malcolm Chamberlain,
Michael Madden,
SR Leisure Ltd,
Philip George Charles Houghton,
Derek Owen (C‑403/08)
en
Karen Murphy
tegen
Media Protection Services Ltd (C‑429/08)
wijst
HET HOF (Grote kamer),
samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A.
Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C.
Bonichot, A. Arabadjiev en J.‑J. Kasel, kamerpresidenten, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský (rapporteur) en T. von Danwitz, rechters,
advocaat-generaal: J. Kokott,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 5 oktober
2010,
gelet op de opmerkingen van:
–
Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA en Multichoice Hellas SA, vertegenwoordigd door J. Mellor, QC, N. Green, QC, C. May
en A. Robertson, barristers, en S. Levine, M. Pullen en
R. Hoy, solicitors,
–
QC Leisure, D. Richardson, AV Station plc, M.
Chamberlain, M. Madden, SR Leisure Ltd, P. G. C.
Houghton en D. Owen, vertegenwoordigd door M.
Howe, QC, A. Norris, S. Vousden, T. St Quentin en M.
Demetriou, barristers, en P. Dixon en P. Sutton, solicitors,
–
K. Murphy, vertegenwoordigd door M. Howe,
QC, W. Hunter, QC, M. Demetriou, barrister, en P.
Dixon, solicitor,
–
Media Protection Services Ltd, vertegenwoordigd door J. Mellor, QC, N. Green, QC, H. Davies, QC,
en C. May, A. Robertson en P. Cadman, barristers,
–
de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door V. Jackson en S. Hathaway als gemachtigden, bijgestaan door J. Stratford, QC,
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
–
de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door
K. Havlíčková als gemachtigde,
–
de Spaanse regering, vertegenwoordigd door N.
Díaz Abad als gemachtigde,
–
de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de
Bergues en B. Beaupère-Manokha als gemachtigden,
–
de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G.
Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door L. D’Ascia,
avvocato dello Stato,
–
het Europees Parlement, vertegenwoordigd door
J. Rodrigues en L. Visaggio als gemachtigden,
–
de Raad van de Europese Unie, vertegenwoordigd door F. Florindo Gijón en G. Kimberley als gemachtigden,
–
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door
X. Lewis, H. Krämer, I. V. Rogalski, J. Bourke en J.
Samnadda als gemachtigden,
–
de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA,
vertegenwoordigd door O. J. Einarsson en M. Schneider als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter
terechtzitting van 3 februari 2011,
het navolgende
Arrest
1
De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van:
–
richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 20 november 1998 betreffende de
rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (PB L 320, blz. 54;
hierna: „richtlijn voorwaardelijke toegang”),
–
richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften
betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het
gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de
kabel (PB L 248, blz. 15; hierna: „richtlijn satellietomroep”),
–
richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober
1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten
(PB L 298, blz. 23), zoals gewijzigd bij richtlijn
97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van
30 juni 1997 (PB L 202, blz. 60; hierna: „richtlijn
,Televisie zonder grenzen’”),
–
richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de
naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L
167, blz. 10; hierna: „richtlijn auteursrecht”), en
–
de artikelen 34 VWEU, 36 VWEU, 56 VWEU en
101 VWEU.
2
Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van
gedingen tussen Football Association Premier League
Ltd (hierna: „FAPL”), NetMed Hellas SA (hierna:
„NetMed Hellas”) en Multichoice Hellas SA (hierna:
„Multichoice Hellas”) (hierna gezamenlijk: „FAPL
e.a.”) en QC Leisure, D. Richardson, AV Station plc
(hierna: „AV Station”), M. Chamberlain, M. Madden,
SR Leisure Ltd, P. G. C. Houghton en D. Owen (hierna
gezamenlijk: „QC Leisure e.a.”) (in zaak C‑403/08), en
Pagina 3 van 55
www.iept.nl
tussen K Murphy en Media Protection Services Ltd
(hierna: „MPS”) (in zaak C‑429/08), betreffende het op
de markt brengen en het gebruik in het Verenigd Koninkrijk van decodeerapparatuur die toegang verschaft
tot satellietomroepdiensten van een omroeporganisatie,
met de toestemming van die omroeporganisatie wordt
geproduceerd en verkocht, maar tegen haar wil wordt
gebruikt buiten het geografische gebied waarvoor zij
werd verstrekt (hierna: „buitenlandse decodeerapparatuur”).
I – Toepasselijke bepalingen
A – Internationaal recht
3
De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van
de intellectuele eigendom, die is opgenomen in bijlage
1 C bij de op 15 april 1994 te Marrakesh ondertekende
Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO), is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de
Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting,
namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de
onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van
de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader
van de Uruguay-Ronde (1986‑1994) voortvloeiende
overeenkomsten (PB L 336, blz. 1).
4
Artikel 9, lid 1, van de Overeenkomst inzake de
handelsaspecten van de intellectuele eigendom luidt:
„De leden leven de artikelen 1 tot en met 21 van en het
aanhangsel bij de Berner Conventie (1971) na. De leden hebben evenwel geen rechten of verplichtingen
krachtens deze Overeenkomst ten aanzien van de rechten verleend krachtens artikel 6 bis van de Conventie of
van de daaraan ontleende rechten.”
5
Artikel 11, lid 1, van de Berner Conventie voor
de bescherming van werken van letterkunde en kunst
(Akte van Parijs van 24 juli 1971), zoals gewijzigd op
28 september 1979 (hierna: „Berner Conventie”), luidt:
„1. Auteurs van toneelwerken, dramatisch-muzikale
werken en muziekwerken genieten het uitsluitend recht
toestemming te verlenen tot:
i)
de openbare opvoering en uitvoering van hun
werken, met inbegrip van de openbare opvoering en
uitvoering met alle middelen of werkwijzen;
ii)
de openbare overbrenging met alle middelen van
de opvoering en uitvoering van hun werken.”
6
Artikel 11 bis, lid 1, van de Berner Conventie
luidt:
„Auteurs van werken van letterkunde en kunst genieten
het uitsluitend recht toestemming te verlenen tot:
i)
de radio-uitzending van hun werken of de openbare mededeling van deze werken door ieder ander middel dienend tot het draadloos verspreiden van tekens,
geluiden of beelden,
ii)
elke openbare mededeling, hetzij met of zonder
draad, van het door de radio uitgezonden werk, wanneer deze mededeling door een andere organisatie dan
de oorspronkelijke geschiedt,
iii)
de openbare mededeling van het door de radio
uitgezonden werk door een luidspreker of door ieder
ander dergelijk instrument dat tekens, geluiden of beelden overbrengt.”
7
De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft op 20 december 1996 te Genève
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (hierna: „Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen”) en het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht (hierna: „Verdrag inzake het auteursrecht”) vastgesteld. Deze twee verdragen zijn namens de Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2000/278/EG van de
Raad van 16 maart 2000 (PB L 89, blz. 6).
8
Artikel 2, sub g, van het Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen bepaalt:
„Voor de toepassing van dit Verdrag:
[...]
g)
wordt onder ,mededeling aan het publiek’ van een
uitvoering of een fonogram verstaan de overdracht aan
het publiek door elk medium anders dan door uitzending, van geluiden van een uitvoering of de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. Voor de toepassing van artikel 15 wordt onder
,mededeling aan het publiek’ mede verstaan het voor
het publiek hoorbaar maken van de op een fonogram
vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden.”
9
Artikel 15, lid 1, van het Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen luidt:
„Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen hebben recht op één enkele billijke vergoeding voor het directe of indirecte gebruik van voor
commerciële doeleinden gepubliceerde fonogrammen
ten behoeve van uitzending of enigerlei mededeling aan
het publiek.”
10
Krachtens artikel 1, lid 4, van het Verdrag inzake
het auteursrecht dienen de verdragsluitende partijen te
voldoen aan de artikelen 1 tot en met 21 van en het
aanhangsel bij de Berner Conventie.
B – Unierecht
1.
Omroeprichtlijnen
11
De derde overweging van de considerans van de
richtlijn „Televisie zonder grenzen” bepaalt dat:
„[...] grensoverschrijdende omroepuitzendingen met
behulp van de diverse technologieën één van de middelen vormen om de doelstellingen van de Gemeenschap
te verwezenlijken en [...] maatregelen dienen te worden
genomen om de overgang van de nationale markten
naar een gemeenschappelijke markt voor de productie
en distributie van programma’s te waarborgen en om
eerlijke concurrentieverhoudingen te scheppen, zonder
daarbij afbreuk te doen aan de functie die de televisieomroeporganisaties in het algemeen belang te vervullen hebben.”
12
Punt 21 van de considerans van richtlijn 97/36
bepaalt dat:
„[...] evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving in de zin van deze richtlijn aan bepaalde
criteria moeten voldoen, d.w.z. dat het bijzondere evenementen moeten zijn die van belang zijn voor het grote publiek in de Europese Unie of in een bepaalde lidstaat of in een belangrijk deel van een lidstaat en van
tevoren georganiseerd worden door een organisator
die de juridische mogelijkheid heeft de rechten voor dat
evenement te verkopen”.
13
De punten 3, 5, 7, 14, 15 en 17 van de considerans van de richtlijn satellietomroep bepalen dat:
Pagina 4 van 55
www.iept.nl
„(3)
[...] grensoverschrijdende omroepuitzendingen
binnen de Gemeenschap, met name via satelliet en kabel, een van de belangrijkste middelen vormen ter bevordering van [de] doelstellingen van de Gemeenschap, die tegelijkertijd van politieke, economische,
sociale, culturele en juridische aard zijn;
[...]
(5)
[...] de rechthebbenden [...] het gevaar lopen dat
hun werken worden geëxploiteerd zonder dat zij daarvoor een vergoeding ontvangen, of dat individuele houders van uitsluitende rechten in verschillende lidstaten
de exploitatie van hun werken in de weg staan; [...] de
rechtsonzekerheid met name een directe belemmering
vormt voor het vrije verkeer van programma’s binnen
de Gemeenschap;
[...]
(7)
[...] de vrije uitzending van programma’s voorts
wordt belemmerd door de huidige juridische onzekerheid ten aanzien van de vraag of uitzending via een
satelliet waarvan de signalen rechtstreeks kunnen worden ontvangen, uitsluitend gevolgen heeft voor de rechten in het uitzendingsland dan wel voor de rechten in
alle ontvangstlanden tezamen; [...]
[...]
(14)
[...] het gebrek aan rechtszekerheid met betrekking tot de te verkrijgen rechten, waardoor de grensoverschrijdende uitzending van programma’s per satelliet wordt belemmerd, moet worden weggenomen door
het begrip mededeling aan het publiek per satelliet op
communautair niveau te definiëren en in die definitie
tegelijkertijd te specificeren waar de mededelingshandeling plaatsvindt; [...] een dergelijke definitie noodzakelijk is om te voorkomen dat op één uitzendingshandeling op cumulatieve wijze het recht van verschillende
landen wordt toegepast; [...]
(15)
[...] de verkrijging bij overeenkomst van uitsluitende uitzendingsrechten moet geschieden in overeenstemming met de wetgeving inzake het auteursrecht
en de naburige rechten van de lidstaat waar de mededeling aan het publiek per satelliet plaatsvindt;
[...]
(17)
[...] de betrokkenen bij het bepalen van de vergoeding die voor het verwerven van de rechten moet
worden betaald, rekening dienen te houden met alle
voor de uitzending kenmerkende aspecten, zoals het
daadwerkelijke aantal luisteraars of kijkers, het potentiële aantal luisteraars of kijkers en de taalversie”.
14
Artikel 1, lid 2, sub a tot en met c, van de richtlijn satellietomroep luidt:
„a)
In deze richtlijn wordt verstaan onder
,mededeling aan het publiek per satelliet’ een handeling waarbij de programmadragende signalen voor
ontvangst door het publiek onder controle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen die
naar de satelliet en terug naar de aarde loopt.
b)
De mededeling aan het publiek per satelliet, vindt
slechts plaats in de lidstaat waar de programmadragende signalen onder controle en verantwoordelijkheid
van de omroeporganisatie worden ingevoerd in een
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet
en terug naar de aarde loopt.
c)
Indien de programmadragende signalen in gecodeerde vorm worden uitgezonden, is er sprake van mededeling aan het publiek per satelliet wanneer de middelen voor het decoderen van de uitzending door of met
toestemming van de omroeporganisatie ter beschikking
van het publiek worden gesteld.”
15
Artikel 2 van de richtlijn satellietomroep luidt:
„Overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk kennen de lidstaten auteurs een uitsluitend recht toe de
mededeling aan het publiek per satelliet van auteursrechtelijk beschermde werken toe te staan.”
16
De punten 2, 3, 6 en 13 van de considerans van
de richtlijn voorwaardelijke toegang bepalen dat:
„(2)
[...] de grensoverschrijdende verrichting van
omroepdiensten en diensten van de informatiemaatschappij ertoe kan bijdragen dat uit een individueel
oogpunt, de vrijheid van meningsuiting als grondrecht
ten volle haar beslag krijgt en dat, uit een collectief
oogpunt, de in het Verdrag neergelegde doelstellingen
worden verwezenlijkt;
(3)
[...] het Verdrag voorziet in het vrije verkeer van
alle diensten die normaliter tegen betaling worden verricht; [...] dit recht, toegepast op omroepdiensten en
diensten van de informatiemaatschappij, tevens een
specifieke uiting in het Gemeenschapsrecht is van een
meer algemeen beginsel, namelijk de vrijheid van meningsuiting zoals neergelegd in artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; [...] dit artikel uitdrukkelijk erkent dat burgers het recht hebben om inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, ongeacht
grenzen, en [...] aan elke beperking van dat recht andere legitieme belangen die rechtsbescherming verdienen
ten grondslag moeten liggen;
[...]
(6)
[...] de door digitale technologieën geboden mogelijkheden het aanbod aan diensten in de zin van de
artikelen [56 VWEU en 57 VWEU] kunnen verruimen
en aldus de keuze voor de consument kunnen vergroten
en tot cultureel pluralisme kunnen bijdragen; [...] de
levensvatbaarheid van bedoelde diensten dikwijls zal
afhangen van het gebruik van voorwaardelijke toegang
om de betaling van de dienstverrichter zeker te stellen;
[...] het derhalve noodzakelijk lijkt de dienstverrichters
rechtsbescherming te bieden tegen illegale uitrusting
waarmee gratis toegang tot deze diensten kan worden
verkregen, om de economische levensvatbaarheid van
de diensten veilig te stellen;
[...]
(13)
[...] het noodzakelijk lijkt erop toe te zien dat de
lidstaten voldoende rechtsbescherming bieden tegen
het met het oog op direct of indirect economisch nut op
de markt brengen van illegale uitrusting die het mogelijk of gemakkelijk maakt om technische maatregelen
die genomen zijn om de betaling van een legaal verrichte dienst zeker te stellen, zonder toestemming te
omzeilen”.
Pagina 5 van 55
www.iept.nl
17
Artikel 2 van de richtlijn voorwaardelijke toegang luidt:
„In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a)
,beschermde dienst’: elk van de volgende diensten, voor zover deze tegen betaling en op basis van
voorwaardelijke toegang worden verricht:
–
televisieomroep, zoals omschreven in artikel 1,
sub a, van [de richtlijn ,Televisie zonder grenzen’];
[...]
b)
,voorwaardelijke toegang’: elke technische maatregel en/of regeling die de toegang tot de beschermde
dienst in een begrijpelijke vorm afhankelijk maakt van
voorafgaande, individuele toestemming;
c)
,uitrusting voor voorwaardelijke toegang’: elke
uitrusting of programmatuur die is ontworpen of aangepast om toegang te verschaffen tot een beschermde
dienst in een begrijpelijke vorm;
[...]
e)
,illegale uitrusting’: elke uitrusting of programmatuur die is ontworpen of aangepast om zonder toestemming van de dienstverrichter in een begrijpelijke
vorm toegang te verschaffen tot een beschermde dienst;
f)
,door deze richtlijn gecoördineerd gebied’: elke
bepaling betreffende de in artikel 4 omschreven inbreuken.”
18
Artikel 3 van de richtlijn voorwaardelijke toegang luidt:
„1.
Elke lidstaat neemt de maatregelen die nodig
zijn om de in artikel 4 genoemde activiteiten op zijn
grondgebied te verbieden en om te voorzien in de in
artikel 5 genoemde sancties en rechtsmiddelen.
2.
Onverminderd lid 1 mogen de lidstaten om redenen die te maken hebben met het door deze richtlijn
gecoördineerd gebied, geen beperkingen stellen aan:
a)
het verrichten van beschermde of verbonden
diensten vanuit een andere lidstaat;
b)
het vrije verkeer van uitrusting voor voorwaardelijke toegang.”
19
Artikel 4 van de richtlijn voorwaardelijke toegang luidt:
„De lidstaten verbieden op hun grondgebied de volgende activiteiten:
a)
het vervaardigen, invoeren, verspreiden, verkopen, verhuren of in bezit hebben voor commerciële
doeleinden van illegale uitrusting;
b)
het installeren, onderhouden of vervangen voor
commerciële doeleinden van illegale uitrusting;
c)
het gebruikmaken van commerciële communicatie
om illegale uitrusting aan te prijzen.”
2.
Intellectuele-eigendomsrichtlijnen
20
De punten 9, 10, 15, 20, 23, 31 en 33 van de considerans van de richtlijn auteursrecht bepalen:
„(9)
Bij een harmonisatie van het auteursrecht en
de naburige rechten moet steeds van een hoog beschermingsniveau worden uitgegaan, omdat die rechten van wezenlijk belang zijn voor scheppend werk. [...]
(10)
Auteurs en uitvoerend kunstenaars moeten,
willen zij hun scheppende en artistieke arbeid kunnen
voortzetten, een passende beloning voor het gebruik
van hun werk ontvangen [...]
[...]
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
(15)
[...] Met deze richtlijn wordt [...] beoogd een
aantal van de nieuwe internationale verplichtingen
[ingevolge het Verdrag inzake het auteursrecht en het
Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen] na te
komen.
[...]
(20)
Deze richtlijn is gebaseerd op beginselen en
voorschriften die reeds zijn vastgelegd in de op [het
gebied van de intellectuele eigendom] geldende richtlijnen, met name [richtlijn 92/100/EEG van de Raad
van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht,
het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het
gebied van intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61)].
Zij ontwikkelt die beginselen en voorschriften verder en
integreert ze in het perspectief van de informatiemaatschappij. De bepalingen van deze richtlijn moeten de
bepalingen van voornoemde richtlijnen onverlet laten,
tenzij in deze richtlijn anders is bepaald.
[...]
(23)
Deze richtlijn moet het recht van de auteur van
mededeling van werken aan het publiek verder harmoniseren. Aan dit recht moet een ruime betekenis worden
gegeven die iedere mededeling omvat die aan niet op
de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig
publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van
een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met
inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking
op enige andere handeling.
[...]
(31)
Er moet een rechtvaardig evenwicht van rechten en belangen worden gewaarborgd tussen de verschillende categorieën rechthebbenden en tussen de
verschillende categorieën rechthebbenden en gebruikers van beschermd materiaal. [...]
[...]
(33)
Er moet in een beperking op het uitsluitende
reproductierecht worden voorzien, teneinde bepaalde
reproductiehandelingen van voorbijgaande of incidentele aard mogelijk te maken die een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé en
uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van hetzij de
efficiënte doorgifte in een netwerk tussen derden door
een tussenpersoon, hetzij het geoorloofde gebruik van
een beschermd werk of ander materiaal. De betrokken
reproductiehandelingen mogen op zich geen economische waarde bezitten. Voor zover zij aan deze voorwaarden voldoen, moet deze beperking ook gelden voor
handelingen die elektronisch bladeren (browsing) en
caching mogelijk maken, onder andere met het oog op
het doelmatig functioneren van doorgiftesystemen, op
voorwaarde dat de tussenpersoon de informatie niet
modificeert en niet intervenieert bij het alom erkende
en in de bedrijfstak gangbare rechtmatig gebruik van
technologie voor het verkrijgen van gegevens over het
gebruik van de informatie. Het gebruik wordt als geoorloofd beschouwd indien het door de rechthebbende
is toegestaan of niet bij wet is beperkt.”
21
Artikel 2, sub a en e, van de richtlijn auteursrecht
bepaalt:
„De lidstaten voorzien ten behoeve van:
Pagina 6 van 55
www.iept.nl
a)
auteurs, met betrekking tot hun werken,
[...]
e)
omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen, in
het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke
of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van
dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm
ook, toe te staan of te verbieden.”
22
Artikel 3, lid 1, van de richtlijn auteursrecht
luidt:
„De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het
uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan
het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van
de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek
op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek
op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden.”
23
Artikel 5 van de richtlijn auteursrecht bepaalt:
„1.
Tijdelijke reproductiehandelingen, als bedoeld
in artikel 2, die van voorbijgaande of incidentele aard
zijn, en die een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé en die worden toegepast met als enig doel:
a)
de doorgifte in een netwerk tussen derden door
een tussenpersoon of
b)
een rechtmatig gebruik
van een werk of ander materiaal mogelijk te maken, en
die geen zelfstandige economische waarde bezitten, zijn
van het in artikel 2 bedoelde reproductierecht uitgezonderd.
[...]
3.
De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op
de in de artikelen 2 en 3 bedoelde rechten stellen ten
aanzien van:
[...]
i)
het incidentele verwerken van een werk of materiaal in ander materiaal;
[...]
5.
De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen
en restricties mogen slechts in bepaalde bijzondere
gevallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk
wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of
ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad.”
24
Punt 5 van de considerans van richtlijn
2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht,
het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het
gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie) (PB L 376, blz. 28; hierna: „richtlijn naburige rechten”) bepaalt:
„Het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars maakt een passend inkomen
noodzakelijk als basis voor verder creatief en artistiek
werk en de investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, zijn bijzonder hoog en riskant [...]”
25
Volgens artikel 7, lid 2, van de richtlijn naburige
rechten voorzien de lidstaten ten behoeve van omroepwww.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
organisaties in het uitsluitende recht om vastlegging
van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, ongeacht of deze uitzendingen al dan niet via de ether
plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen.
26
Artikel 8, lid 3, van de richtlijn naburige rechten
luidt:
„De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen
via de ether en de mededeling aan het publiek van hun
uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze
mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling
van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk
zijn.”
27
In punt 5 van de considerans en de artikelen 7,
lid 2, en 8, lid 3, van de richtlijn naburige rechten zijn
in wezen de zevende overweging van de considerans en
de artikelen 6, lid 2, en 8, lid 3, van richtlijn 92/100
overgenomen.
C – Nationale regeling
28
Section 297, lid 1, van de Copyright, Designs
and Patents Act 1988 (wet van 1988 inzake auteursrecht, modellen en octrooien; hierna: „CDPA”) luidt:
„Wie op bedrieglijke wijze een programma ontvangt
dat deel uitmaakt van een omroepdienst die wordt verricht vanaf een plaats binnen het Verenigd Koninkrijk,
met het opzet om te ontkomen aan de betaling van de
prijs die geldt voor de ontvangst van het programma,
pleegt een strafbaar feit en kan in een versnelde procedure worden veroordeeld tot een geldboete van maximaal niveau 5 van de standaardtabel.”
29
Section 298 CDPA bepaalt:
„1.
Wie
a)
een vergoeding vraagt voor de ontvangst van
programma’s die deel uitmaken van een omroepdienst
die wordt verricht vanaf een plaats binnen het Verenigd
Koninkrijk of een andere lidstaat, of
b)
allerlei andere gecodeerde uitzendingen verzendt
vanaf een plaats binnen het Verenigd Koninkrijk of een
andere lidstaat,
[...]
geniet de volgende rechten en rechtsmiddelen.
2.
Hij heeft dezelfde rechten en rechtsmiddelen ten
aanzien van een persoon
a)
die een apparaat dat is ontworpen of aangepast
om personen toegang te verschaffen tot de programma’s of andere uitzendingen dan wel om hen daarbij
bijstand te verlenen, of dat is ontworpen of aangepast
om technologieën voor voorwaardelijke toegang in
verband met de programma’s of andere uitzendingen te
omzeilen wanneer zij daarvoor geen toestemming hebben,
i)
vervaardigt, invoert, verspreidt, verkoopt of verhuurt, voor verkoop of verhuur aanbiedt of uitstalt, of
reclame maakt voor de verkoop of de verhuur ervan,
ii)
voor commerciële doeleinden in bezit heeft, of
iii)
voor commerciële doeleinden installeert, onderhoudt of vervangt,
[...]
Pagina 7 van 55
www.iept.nl
als een auteursrechthebbende heeft met betrekking tot
een inbreuk op het auteursrecht.
[...]”
II – Hoofdgedingen en prejudiciële vragen
30
FAPL beheert de „Premier League”, de belangrijkste professionele voetbalcompetitie voor clubs in
Engeland.
31
Tot de activiteiten van FAPL behoren met name
het maken van filmopnamen van de wedstrijden in de
„Premier League” en het met betrekking tot die wedstrijden uitoefenen van televisie-uitzendrechten, dat wil
zeggen rechten om de audiovisuele inhoud van sportwedstrijden via een televisie-uitzending voor het publiek beschikbaar stellen (hierna: „uitzendrechten”).
A – Uitgeven van licenties voor de uitzendrechten
van wedstrijden van de „Premier League”
32
FAPL verleent op geografische basis en voor
perioden van telkens drie jaar licentierechten voor de
rechtstreekse uitzending van wedstrijden. De strategie
van FAPL bestaat erin kijkers overal ter wereld te laten
genieten van de competitie en tegelijkertijd de waarde
van die rechten ten behoeve van de bij haar aangesloten
clubs te maximaliseren.
33
Die rechten worden dus aan omroeporganisaties
verleend door middel van een open aanbestedingsprocedure die start met de aankondiging voor inschrijvers
om offertes in te dienen op wereldwijde of regionale
basis of gebied per gebied. De vraag bepaalt vervolgens
op welke geografische basis FAPL haar internationale
rechten verkoopt. In beginsel is die basis echter nationaal, aangezien er slechts een beperkte vraag van inschrijvers naar wereldwijde of pan-Europese rechten is,
doordat omroeporganisaties doorgaans op geografische
basis werken en de interne markt van hun eigen land
dan wel van een beperkt aantal buurlanden met een
gemeenschappelijke taal bedienen.
34
Wanneer een inschrijver voor een gebied een
pakket rechten voor de rechtstreekse uitzending van
wedstrijden van de „Premier League” krijgt toegewezen, verkrijgt hij in dat gebied het exclusieve recht op
uitzending daarvan. Volgens FAPL is dat noodzakelijk
ter optimalisering van de commerciële waarde van al de
rechten, aangezien omroeporganisaties bereid zijn extra
te betalen voor die exclusiviteit omdat zij daarmee hun
diensten kunnen onderscheiden van die van hun concurrenten en dus beter in staat zijn om inkomsten te
genereren.
35
Om de territoriale exclusiviteit van alle omroeporganisaties te beschermen, verbindt elk van hen zich
in haar licentieovereenkomst met FAPL ertoe dat het
publiek haar uitzendingen niet kan ontvangen buiten
het gebied waarvoor zij een licentie heeft. Dit houdt in
dat elke organisatie ervoor zorgt dat al haar uitzendingen die buiten dat gebied kunnen worden ontvangen –
en met name satellietuitzendingen – op beveiligde wijze worden gecodeerd en niet in ongecodeerde vorm
kunnen worden ontvangen. Daarnaast moeten de omroeporganisaties ervoor zorgen dat niet welbewust uitrusting wordt toegelaten waarmee iedereen hun uitzendingen buiten het betrokken gebied kan bekijken. Die
omroeporganisaties mogen dus met name geen decowww.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
deerapparatuur voor hun uitzendingen aanbieden voor
gebruik buiten het gebied waarvoor zij een licentie
hebben.
B – Uitzending van wedstrijden van de „Premier
League”
36
Tot de activiteiten van FAPL behoort ook het
maken van filmopnamen van de wedstrijden in de
„Premier League” en het doorgeven van het signaal aan
de omroeporganisaties die deze wedstrijden mogen
uitzenden.
37
Daartoe worden de tijdens de wedstrijd opgenomen beelden en omgevingsgeluiden doorgegeven aan
een productie-eenheid die logo’s, videomontages, grafische afbeeldingen op het scherm, muziek en Engelstalig commentaar toevoegt.
38
Het signaal wordt per satelliet doorgezonden naar
een omroeporganisatie die haar eigen logo en eventueel
commentaar toevoegt. Daarna wordt het signaal gecomprimeerd en gecodeerd en vervolgens per satelliet
verzonden naar de abonnees, die het signaal via een
satellietschotel ontvangen. Het signaal wordt ten slotte
gedecodeerd en gedecomprimeerd met behulp van een
satellietdecoder, voor de werking waarvan decodeerapparatuur zoals een decoderkaart noodzakelijk is.
39
In Griekenland is de sublicentienemer voor de
uitzending van wedstrijden van de „Premier League”
NetMed Hellas. De wedstrijden worden via de satelliet
uitgezonden op „SuperSport”-kanalen op het „NOVA”platform, waarvan Multichoice Hellas eigenaar en exploitant is.
40
Kijkers met een abonnement op het satellietpakket van NOVA hebben toegang tot die kanalen. Van
abonnees wordt verlangd dat zij een naam en een adres
en een telefoonnummer in Griekenland opgeven.
Abonnementen kunnen voor privé‑ of commerciële
doeleinden worden afgesloten.
41
Ten tijde van de feiten in de hoofdgedingen was
BSkyB Ltd in het Verenigd Koninkrijk de houder van
de licentierechten voor de rechtstreekse uitzending van
de „Premier League”. Indien een natuurlijke of rechtspersoon in het Verenigd Koninkrijk wedstrijden van de
„Premier League” wil vertonen, dan kan hij bij deze
onderneming een commercieel abonnement afsluiten.
42
In het Verenigd Koninkrijk gebruiken bepaalde
horecagelegenheden echter buitenlandse decodeerapparatuur om toegang te krijgen tot wedstrijden van de
„Premier League”. Bij een handelaar kopen zij een
kaart en een decoderbox waarmee zij ontvangst hebben
van een in een andere lidstaat uitgezonden satellietkanaal, zoals de NOVA-kanalen, waarvan het abonnement goedkoper is dan het abonnement van BSkyB
Ltd. Die decoderkaarten zijn met toestemming van de
dienstverrichter geproduceerd en in het verkeer gebracht, maar worden vervolgens op ongeoorloofde wijze gebruikt, aangezien de zenders aan de afgifte daarvan de voorwaarde hebben verbonden – overeenkomstig de in punt 35 van het onderhavige arrest omschreven verbintenis – dat klanten dergelijke kaarten niet
buiten het betrokken nationale gebied gebruiken.
43
Volgens FAPL schaden dergelijke activiteiten
haar belangen, doordat zij afbreuk doen aan de exclusiPagina 8 van 55
www.iept.nl
viteit van de verleende licentierechten voor een bepaald
gebied en dus aan de waarde van die rechten. De omroeporganisatie die de goedkoopste decoderkaarten
verkoopt, kan immers in de praktijk uitgroeien tot dé
omroeporganisatie op Europees niveau, wat tot gevolg
zou hebben dat de uitzendrechten in de Europese Unie
op Europees niveau moeten worden verleend. Dat zou
voor FAPL en de omroeporganisaties een aanzienlijk
verlies aan inkomsten betekenen en dus de basis voor
de levensvatbaarheid van de door hen verstrekte diensten ondermijnen.
44
Daarom hebben FAPL e.a., in zaak C‑403/08, in
wat zij beschouwen als drie pilotzaken beroep ingesteld
bij de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Twee van de beroepen zijn gericht tegen
QC Leisure, Richardson, AV Station en Chamberlain,
die horecagelegenheden hebben voorzien van materiaal
en satellietdecoderkaarten voor de ontvangst van programma’s van buitenlandse zenders, waaronder
NOVA, die de wedstrijden van de „Premier League”
rechtstreeks uitzenden.
45
Het derde beroep is ingesteld tegen Madden, SR
Leisure Ltd, Houghton en Owen, de houders en exploitanten van vier horecabedrijven, die met gebruikmaking van buitenlandse decodeerapparatuur live wedstrijden van de „Premier League” hebben vertoond.
46
FAPL e.a. stellen dat die personen inbreuk maken op hun door Section 298 CDPA beschermde rechten door handel te drijven in of, in het geval van verweerders in het derde beroep, in het bezit te zijn, voor
commerciële doeleinden, van buitenlandse decodeerapparatuur die is ontworpen of aangepast om zonder toestemming toegang te verschaffen tot de diensten van
FAPL e.a..
47
Daarenboven maken verweerders in het derde
beroep inbreuk op hun auteursrecht doordat bij de interne werking van de satellietdecoder kopieën van de
werken worden gecreëerd en doordat de werken op een
beeldscherm worden weergegeven, alsook doordat de
werken publiekelijk worden uitgevoerd, verspreid of
vertoond en aan het publiek meegedeeld.
48
Voorts maken QC Leisure en AV Station inbreuk
op het auteursrecht door toestemming te geven voor de
handelingen van verweerders in het derde beroep en die
van andere personen aan wie zij decoderkaarten hebben
geleverd.
49
Volgens QC Leisure e.a. zijn de beroepen ongegrond, daar zij geen gepirateerde decoderkaarten gebruiken, aangezien alle aan de orde zijnde kaarten door
de betrokken satellietzender in een andere lidstaat zijn
uitgegeven en in de handel gebracht.
50
In zaak C‑429/08 heeft Murphy, een exploitante
van een horecabedrijf, een NOVA-decoderkaart aangeschaft om wedstrijden van de „Premier League” te vertonen.
51
Medewerkers van MPS, de instantie waaraan
FAPL opdracht heeft gegeven om strafvervolging te
doen instellen tegen houders van horecabedrijven die
buitenlandse decodeerapparatuur gebruiken, hebben
vastgesteld dat Murphy in haar horecagelegenheid de
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
uitzendingen van de door NOVA uitgezonden wedstrijden van de „Premier League” ontving.
52
Daarom heeft MPS Murphy voor de Portsmouth
Magistrates’ Court gedaagd, die haar wegens twee inbreuken op Section 297, lid 1, CDPA heeft veroordeeld
op grond dat zij op bedrieglijke wijze een programma
had ontvangen dat deel uitmaakt van een omroepdienst
die wordt verricht vanaf een plaats binnen het Verenigd
Koninkrijk, met het opzet om te ontkomen aan de betaling van de prijs die geldt voor de ontvangst van het
programma.
53
Nadat de Portsmouth Crown Court het hoger beroep tegen haar veroordeling in wezen had verworpen,
heeft Murphy zich tot de High Court of Justice gewend
en daarbij een vergelijkbaar standpunt ingenomen als
dat van QC Leisure e.a.
54
In die omstandigheden heeft de High Court of
Justice (England & Wales), Chancery Division, in zaak
C‑403/08, besloten de behandeling van de zaak te
schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te
stellen:
„1)
a)
Wanneer uitrusting voor voorwaardelijke
toegang wordt geproduceerd door of met toestemming
van een dienstverrichter en wordt verkocht met de beperking dat de uitrusting alleen onder bijzondere omstandigheden mag worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot de beschermde dienst, wordt die uitrusting
dan ,illegale uitrusting’ in de zin van artikel 2, sub e,
van [de richtlijn voorwaardelijke toegang] wanneer zij
wordt gebruikt om toegang te verschaffen tot die beschermde dienst op een plaats, op een manier of door
een persoon waarvoor de dienstverrichter geen toestemming heeft gegeven?
b)
Wat is de betekenis van het begrip ,ontworpen of
aangepast’ in artikel 2, sub e, van de richtlijn?
2)
Wanneer een dienstverrichter programma-inhoud
in een gecodeerde vorm verzendt naar een andere
dienstverrichter die deze inhoud uitzendt op basis van
voorwaardelijke toegang, welke factoren moeten dan in
aanmerking worden genomen om te bepalen of de belangen van de eerste verrichter van een beschermde
dienst worden geschaad in de zin van artikel 5 van [de
richtlijn voorwaardelijke toegang]?
Meer specifiek:
Wanneer een onderneming programma-inhoud (bestaande uit beelden, omgevingsgeluid en Engelstalig
commentaar) in gecodeerde vorm verzendt naar een
andere onderneming, die op haar beurt de programmainhoud (waaraan zij haar logo en bij gelegenheid een
geluidsspoor met aanvullend audiocommentaar heeft
toegevoegd) aan het publiek uitzendt:
a)
Vormt de verzending door de eerste onderneming
een beschermde dienst op het gebied van
,televisieomroep’ in de zin van artikel 2, sub a, van [de
richtlijn voorwaardelijke toegang] en artikel 1, sub a,
van [de richtlijn ,Televisie zonder grenzen’]?
b)
Moet de eerste onderneming een omroeporganisatie zijn in de zin van artikel 1, sub b, van [de richtlijn
,Televisie zonder grenzen’] om te worden beschouwd
als verrichter van een beschermde dienst op het gebied
van ,televisieomroep’ in de zin van artikel 2, sub a, eerPagina 9 van 55
www.iept.nl
ste streepje, van [de richtlijn voorwaardelijke toegang]?
c)
Moet artikel 5 van [de richtlijn voorwaardelijke
toegang] aldus worden uitgelegd dat het de eerste onderneming een recht verleent om een civiele rechtsvordering in te stellen met betrekking tot illegale uitrusting
die toegang verschaft tot het programma zoals het door
de tweede onderneming wordt uitgezonden
(i)
omdat dergelijke uitrusting moet worden geacht
door middel van het uitgezonden signaal toegang te
verschaffen tot de eigen dienst van de eerste onderneming, of
(ii)
omdat de eerste onderneming de verrichter van
een beschermde dienst is wiens belangen worden geschaad door een inbreuk (omdat dergelijke uitrusting
ongeoorloofde toegang verschaft tot de door de tweede
onderneming verrichte beschermde dienst)?
d)
Is het voor het antwoord op de tweede vraag, sub
c, van belang of de eerste en de tweede dienstverrichter
verschillende decoderingssystemen en uitrusting voor
voorwaardelijke toegang gebruiken?
3)
Ziet het ,in bezit hebben voor commerciële doeleinden’ in artikel 4, sub a, van de richtlijn [voorwaardelijke toegang] alleen op het in bezit hebben voor
commerciële transacties (bijvoorbeeld verkoop) met
betrekking tot illegale uitrusting, of omvat het tevens
het in bezit hebben van uitrusting door een eindgebruiker bij een willekeurige zakelijke activiteit?
4)
Wanneer opeenvolgende fragmenten van een film,
een muziekwerk of een geluidsopname (in dit geval
,frames’ van digitale video en audio) worden gecreëerd
(i) in het geheugen van een decoder of (ii), in het geval
van een film, op een televisiescherm, en het gehele
werk wordt gereproduceerd, indien de opeenvolgende
fragmenten tezamen worden beschouwd, maar er op
een willekeurig moment slechts een beperkt aantal
fragmenten bestaat:
a)
Wordt het antwoord op de vraag of die werken in
hun geheel of gedeeltelijk zijn gereproduceerd dan bepaald door de nationale auteursrechtelijke bepalingen
met betrekking tot het begrip inbreukmakende reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk, of is
dat een kwestie van uitlegging van artikel 2 van [de
richtlijn auteursrecht]?
b)
Indien het een kwestie van uitlegging van artikel
2 van [de richtlijn auteursrecht] is, moet de nationale
rechter dan alle fragmenten van elk werk als geheel in
aanmerking nemen, of alleen het beperkte aantal fragmenten dat op een willekeurig moment bestaat? Indien
het laatste het geval is, welk criterium moet de nationale rechter dan toepassen om te bepalen of de werken
gedeeltelijk zijn gereproduceerd in de zin van dat artikel?
c)
Geldt het reproductierecht in [dat] artikel 2 ook
voor het creëren van beelden van voorbijgaande aard
op een televisiescherm?
5)
a) Moeten kopieën van voorbijgaande aard van
een werk die worden gecreëerd in een satelliettelevisiedecoder of op een televisiescherm dat aan de decoder is gekoppeld, en waarvan het enige doel is het mogelijk te maken om het werk te gebruiken op een manier
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
die niet op andere wijze bij wet is beperkt, worden geacht ,zelfstandige economische waarde’ in de zin van
artikel 5, lid 1, van [de richtlijn auteursrecht] te hebben, omdat dergelijke kopieën de enige basis bieden op
grond waarvan de rechthebbende een vergoeding voor
het gebruik van zijn rechten kan verkrijgen?
b)
Is het voor het antwoord op de vijfde vraag, sub
a, van belang (i) of de kopieën van voorbijgaande aard
inherente waarde hebben; (ii) of de kopieën van voorbijgaande aard een klein onderdeel zijn van een verzameling werken en/of een andere materie die anderszins
mag worden gebruikt zonder dat het auteursrecht
wordt geschonden; dan wel (iii) of de houder van een
exclusieve licentie van de rechthebbende in een andere
lidstaat reeds een vergoeding heeft gekregen voor het
gebruik van het werk in die lidstaat?
6)
a) Wordt een auteursrechtelijk beschermd werk
per draad of draadloos aan het publiek meegedeeld in
de zin van artikel 3 van [de richtlijn auteursrecht]
wanneer een satellietomroepuitzending wordt ontvangen in een bedrijfsruimte (bijvoorbeeld een café) en in
die ruimte via één enkel televisiescherm en luidsprekers
wordt meegedeeld of vertoond aan leden van het publiek die in die ruimte aanwezig zijn?
b)
Is het voor het antwoord op de zesde vraag, sub
a, van belang of:
i)
de aanwezige leden van het publiek nieuw publiek
vormen dat de omroeporganisatie niet had voorzien (in
dit geval omdat een binnenlandse decoderkaart voor
gebruik in de ene lidstaat wordt gebruikt voor een
commercieel publiek in een andere lidstaat);
ii)
de leden van het publiek naar nationaal recht
geen betalend publiek zijn, en
iii)
het signaal van de televisieomroepuitzending
wordt ontvangen door een antenne of een satellietschotel op het dak van of naast het pand waar het televisietoestel zich bevindt?
c)
Indien het antwoord op enig deel van de zesde
vraag, sub b, bevestigend is, welke factoren moeten dan
in aanmerking worden genomen bij de bepaling of er
sprake is van mededeling van het werk aan publiek dat
niet op de plaats van oorsprong van de mededeling
aanwezig is?
7)
Is het verenigbaar met [de richtlijn satellietomroep] of met de artikelen 28 EG en 30 EG of 49 EG
indien het nationale auteursrecht bepaalt dat wanneer
kopieën van voorbijgaande aard van werken vervat in
een satellietomroepuitzending worden gecreëerd in een
satellietdecoder of op een televisiescherm, er sprake is
van een inbreuk op een auteursrecht naar het recht van
het land van ontvangst van de uitzending? Is het hiervoor van belang of de uitzending wordt gedecodeerd
met behulp van een satellietdecoderkaart die is verstrekt door de aanbieder van een satellietomroepdienst
in een andere lidstaat onder de voorwaarde dat de satellietdecoderkaart alleen voor gebruik in die andere
lidstaat is toegelaten?
8)
a) Indien het antwoord op de eerste vraag luidt
dat door of met toestemming van een dienstverrichter
geproduceerde uitrusting voor voorwaardelijke toegang ,illegale uitrusting’ in de zin van artikel 2, sub e,
Pagina 10 van 55
www.iept.nl
van [de richtlijn voorwaardelijke toegang] wordt indien zij buiten de grenzen van de toestemming van de
dienstverrichter wordt gebruikt om toegang te verschaffen tot een beschermde dienst, wat is dan het specifieke voorwerp van het recht in het licht van de wezenlijke functie die dat recht door de richtlijn voorwaardelijke toegang heeft verkregen?
b)
Verzet artikel 28 EG of artikel 49 EG zich tegen
de handhaving van een bepaling van nationaal recht
van een lidstaat die de invoer of verkoop verbiedt van
een satellietdecoderkaart die is verstrekt door de aanbieder van een satellietomroepdienst in een andere lidstaat onder de voorwaarde dat de satellietdecoderkaart
alleen voor gebruik in die andere lidstaat is toegelaten?
c)
Is het voor het antwoord van belang of de satellietdecoderkaart in die andere lidstaat alleen is toegelaten voor privé‑ en thuisgebruik, maar in de eerste
lidstaat wordt gebruikt voor commerciële doeleinden?
9)
Verzetten de artikelen 28 EG en 30 EG of 49 EG
zich tegen de handhaving van een bepaling van nationaal auteursrecht die het verbiedt om een muziekwerk
publiekelijk uit te voeren of af te spelen, wanneer dat
werk is opgenomen in een beschermde dienst waartoe
toegang wordt verkregen[,] en [dat werk] publiekelijk
wordt afgespeeld[,] met behulp van een satellietdecoderkaart, en die kaart is verstrekt door de dienstverrichter in een andere lidstaat onder de voorwaarde dat
de decoderkaart alleen voor gebruik in die andere lidstaat is toegelaten? Is het van belang of het muziekwerk
een onbelangrijk onderdeel van de beschermde dienst
als geheel is en dat de publieke vertoning en het publiekelijk afspelen van de andere onderdelen van de
dienst niet worden verhinderd door het nationale auteursrecht?
10)
Wanneer een aanbieder van programma-inhoud
een aantal exclusieve licentieovereenkomsten aangaat,
elk voor het grondgebied van een of meer lidstaten, op
grond waarvan de omroeporganisatie de programmainhoud alleen op dat geografische gebied mag uitzenden (inclusief via satelliet), en elke licentie een contractuele verplichting voor de omroeporganisatie bevat
om te voorkomen dat haar satellietdecoderkaarten, die
het mogelijk maken om de in licentie gegeven programma-inhoud te ontvangen, buiten het in licentie
gegeven geografische gebied worden gebruikt, welk
juridisch criterium moet de nationale rechter dan toepassen en welke omstandigheden moet hij in aanmerking nemen bij de beoordeling of de contractuele beperking in strijd is met het verbod van artikel 81, lid 1,
EG?
In het bijzonder:
a)
moet artikel 81, lid 1, EG aldus worden uitgelegd
dat het op die verplichting van toepassing is, louter
omdat deze wordt geacht tot doel te hebben de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen?
b)
zo ja, moet dan tevens worden aangetoond dat de
contractuele verplichting de mededinging merkbaar
verhindert, beperkt of vervalst, om onder het verbod
van artikel 81, lid 1, EG te vallen?”
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
55
In zaak C‑429/08 heeft de High Court of Justice
(England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), besloten de behandeling van de zaak
te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen
te stellen:
„1)
Onder welke omstandigheden is uitrusting voor
voorwaardelijke toegang ,illegale uitrusting’ in de zin
van artikel 2, sub e, van [de richtlijn voorwaardelijke
toegang]?
2)
Meer specifiek, is uitrusting voor voorwaardelijke
toegang ,illegale uitrusting’ indien zij is verkregen onder omstandigheden waarin:
i)
de uitrusting voor voorwaardelijke toegang was
geproduceerd door of met toestemming van een dienstverrichter en oorspronkelijk was geleverd met de contractuele beperking dat de uitrusting alleen mocht worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot de beschermde dienst in de ene lidstaat, en werd gebruikt om toegang te verkrijgen tot die beschermde dienst in een andere lidstaat, en/of
ii)
de uitrusting voor voorwaardelijke toegang was
geproduceerd door of met toestemming van een dienstverrichter en oorspronkelijk was verkregen en/of geactiveerd door de verstrekking van een valse naam en een
vals woonadres in de eerste lidstaat, waardoor contractuele territoriale beperkingen van de uitvoer van
dergelijke uitrusting voor gebruik buiten die lidstaat
werden omzeild, en/of
iii)
de uitrusting voor voorwaardelijke toegang was
geproduceerd door of met toestemming van een dienstverrichter en oorspronkelijk was geleverd onder de
contractuele voorwaarde dat zij alleen mocht worden
gebruikt voor thuis‑ of privégebruik en niet voor commercieel gebruik (waarvoor een hogere abonnementsprijs moet worden betaald), maar in het Verenigd Koninkrijk werd gebruikt voor commerciële doeleinden, te
weten de vertoning van rechtstreekse voetbaluitzendingen in een café?
3)
Indien het antwoord op enig deel van de tweede
vraag ontkennend luidt, verzet artikel 3, lid 2, van die
richtlijn zich ertegen dat een lidstaat een beroep doet
op een nationale regeling die het gebruik van dergelijke uitrusting voor voorwaardelijke toegang onder de in
de tweede vraag hierboven uiteengezette omstandigheden belet?
4)
Indien het antwoord op enig deel van de tweede
vraag ontkennend luidt, is artikel 3, lid 2, van die richtlijn dan ongeldig,
a)
omdat het discriminerend en/of onevenredig is,
en/of
b)
omdat het in strijd is met de rechten van vrij verkeer op grond van het Verdrag, en/of
c)
om enige andere reden?
5)
Indien het antwoord op de tweede vraag bevestigend luidt, zijn de artikelen 3, lid 1, en 4 van die richtlijn dan ongeldig omdat zij ertoe strekken de lidstaten
te verplichten tot de oplegging van beperkingen op de
invoer uit andere lidstaten van en andere handel met
,illegale uitrusting’ onder omstandigheden waar die
uitrusting rechtmatig mag worden ingevoerd en/of gebruikt om grensoverschrijdende satellietomroepdienPagina 11 van 55
www.iept.nl
sten te ontvangen op grond van de regels inzake het
vrije verkeer van goederen in de artikelen 28 EG en 30
EG en/of het vrij verrichten en ontvangen van diensten
in artikel 49 EG?
6)
Verzetten de artikelen 28 EG, 30 EG en/of 49 EG
zich tegen de handhaving van een nationale bepaling
(zoals artikel 297 [CDPA]) die het strafbaar stelt om
op bedrieglijke wijze een programma te ontvangen dat
deel uitmaakt van een omroepdienst die wordt verricht
vanaf een plaats binnen het Verenigd Koninkrijk, met
het opzet om te ontkomen aan de betaling van de prijs
die geldt voor de ontvangst van het programma, onder
de volgende omstandigheden:
i)
indien de uitrusting voor voorwaardelijke toegang
was geproduceerd door of met toestemming van een
dienstverrichter en oorspronkelijk was geleverd met de
contractuele beperking dat de uitrusting alleen mocht
worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot de beschermde dienst in de ene lidstaat, en werd gebruikt om
toegang te verkrijgen tot die beschermde dienst in een
andere lidstaat (in dit geval het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), en/of
ii)
indien de uitrusting voor voorwaardelijke toegang was geproduceerd door of met toestemming van
een dienstverrichter en oorspronkelijk was verkregen
en/of geactiveerd door de verstrekking van een valse
naam en een vals woonadres in de eerste lidstaat,
waardoor contractuele territoriale beperkingen van de
uitvoer van dergelijke uitrusting voor gebruik buiten
die lidstaat werden omzeild, en/of
iii)
de uitrusting voor voorwaardelijke toegang was
geproduceerd door of met toestemming van een dienstverrichter en oorspronkelijk was geleverd onder de
contractuele voorwaarde dat zij alleen mocht worden
gebruikt voor thuis‑ of privégebruik en niet voor commercieel gebruik (waarvoor een hogere abonnementsprijs moet worden betaald), maar in het Verenigd Koninkrijk werd gebruikt voor commerciële doeleinden, te
weten de vertoning van rechtstreekse voetbaluitzendingen in een café?
7)
Is handhaving van de betrokken nationale bepaling in ieder geval uitgesloten op grond van met artikel
12 EG strijdige discriminatie of anderszins, omdat de
nationale bepaling van toepassing is op programma’s
die deel uitmaken van een omroepdienst die wordt verricht vanaf een plaats in het Verenigd Koninkrijk en
niet vanuit een andere lidstaat?
8)
Wanneer een aanbieder van programma-inhoud
een aantal exclusieve licentieovereenkomsten aangaat,
elk voor het grondgebied van een of meer lidstaten, op
grond waarvan de omroeporganisatie de programmainhoud alleen op dat geografische gebied mag uitzenden (inclusief via satelliet), en elke licentie een contractuele verplichting voor de omroeporganisatie bevat
om te voorkomen dat haar satellietdecoderkaarten, die
het mogelijk maken om de in licentie gegeven programma-inhoud te ontvangen, buiten het in licentie
gegeven geografische gebied worden gebruikt, welk
juridisch criterium moet de nationale rechter dan toepassen en welke omstandigheden moet hij in aanmerking nemen bij de beoordeling of de contractuele bewww.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
perking in strijd is met het verbod van artikel 81, lid 1,
EG?
In het bijzonder:
a)
moet artikel 81, lid 1, EG aldus worden uitgelegd
dat het op die verplichting van toepassing is, louter
omdat deze wordt geacht tot doel te hebben de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen?
b)
zo ja, moet dan tevens worden aangetoond dat de
contractuele verplichting de mededinging merkbaar
verhindert, beperkt of vervalst, om onder het verbod
van artikel 81, lid 1, EG te vallen?”
56
Bij beschikking van de president van het Hof van
3 december 2008 zijn de zaken C‑403/08 en C‑429/08
gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en het arrest.
III – Beantwoording van de prejudiciële vragen
A – Regels met betrekking tot de ontvangst van gecodeerde uitzendingen uit andere lidstaten
1.
Opmerkingen vooraf
57
Om te beginnen moet erop worden gewezen dat
de onderhavige zaken alleen zien op de satellietuitzending van programma’s met wedstrijden van de „Premier League” door omroeporganisaties zoals Multichoice Hellas. Het enige relevante deel van de audiovisuele communicatie betreft dus de verspreiding van die
programma’s onder het publiek door de omroeporganisaties, overeenkomstig artikel 1, lid 2, sub a en b, van
de richtlijn satellietomroep, waarbij die handeling
wordt verricht vanuit de lidstaat waar de programmadragende signalen worden ingevoerd in een mededelingenketen die via de satelliet loopt (hierna: „lidstaat van
uitzending”), in de onderhavige gevallen de Helleense
Republiek.
58
Het daaraan voorafgaande deel van de communicatie, tussen FAPL en die omroeporganisaties, bestaande in de doorgifte van de audiovisuele data met die
wedstrijden, is daarentegen in casu niet relevant, en kan
overigens worden verricht via andere telecommunicatiemiddelen dan de door de partijen in de hoofdgedingen gebruikte middelen.
59
Voorts blijkt uit het dossier dat de aan de orde
zijnde uitzendingen volgens de licentieovereenkomsten
tussen FAPL en de betrokken omroeporganisaties alleen voor het publiek in de lidstaat van uitzending bestemd zijn en dat die omroeporganisaties dus ervoor
moeten zorgen dat hun satellietuitzendingen slechts in
die staat kunnen worden ontvangen. De omroeporganisaties dienen hun uitzendingen dan ook te coderen en
mogen decodeerapparatuur alleen aanbieden aan personen die in de lidstaat van uitzending wonen.
60
Ten slotte staat vast dat eigenaars van horecagelegenheden dergelijke decodeerapparatuur buiten het
grondgebied van die lidstaat gebruiken, dus tegen de
wil van de omroeporganisaties in.
61
Tegen die achtergrond wensen de verwijzende
rechters met het eerste deel van hun vragen te vernemen of een dergelijk gebruik van decodeerapparatuur
onder de richtlijn voorwaardelijke toegang valt en wat
de gevolgen voor dat gebruik zijn. Verder wensen zij,
indien dit aspect niet is geharmoniseerd door die richtlijn, te vernemen of de artikelen 34 VWEU, 36 VWEU,
Pagina 12 van 55
www.iept.nl
56 VWEU en 101 VWEU zich verzetten tegen een nationale regeling en licentieovereenkomsten die het gebruik van buitenlandse decodeerapparatuur verbieden.
2.
Richtlijn voorwaardelijke toegang
a)
Uitlegging van het begrip „illegale uitrusting” in de zin van artikel 2, sub e, van de richtlijn
voorwaardelijke toegang (eerste vraag in zaak
C‑403/08 en eerste en tweede vraag in zaak
C‑429/08)
62
Met die vragen wensen de verwijzende rechters
in wezen te vernemen of het begrip „illegale uitrusting”
in de zin van artikel 2, sub e, van de richtlijn voorwaardelijke toegang aldus moet worden uitgelegd dat het
ook betrekking heeft op buitenlandse decodeerapparatuur, daaronder begrepen die welke door verstrekking
van een valse naam en een vals adres is verkregen of
geactiveerd, en die welke is gebruikt in strijd met een
contractuele beperking volgens welke de apparatuur
uitsluitend voor privédoeleinden mag worden gebruikt.
63
In artikel 2, sub e, van de richtlijn voorwaardelijke toegang wordt het begrip „illegale uitrusting” omschreven als elke uitrusting of programmatuur die is
„ontworpen” of „aangepast” om zonder toestemming
van de dienstverrichter in een begrijpelijke vorm toegang te verschaffen tot een beschermde dienst.
64
Daaronder valt dus alleen apparatuur waarop
vóór de ingebruikname ervan handmatige of automatische handelingen zijn verricht en waarmee zonder toestemming van de dienstverrichters beschermde diensten
kunnen worden ontvangen. Die definitie heeft derhalve
uitsluitend betrekking op apparatuur die zonder toestemming van de dienstverrichter is geproduceerd, behandeld of aangepast dan wel opnieuw is aangepast, en
niet op het gebruik van buitenlandse decodeerapparatuur.
65
Voorts wordt in de punten 6 en 13 van de considerans van de richtlijn voorwaardelijke toegang, waarin
het begrip „illegale uitrusting” nader wordt gepreciseerd, verwezen naar de noodzaak tot bestrijding van
illegale uitrusting „waarmee gratis toegang” tot beschermde diensten „kan worden verkregen”, en tot bestrijding van het op de markt brengen van illegale uitrusting die het mogelijk of gemakkelijk maakt om
„technische maatregelen” die genomen zijn om de betaling van een legaal verrichte dienst zeker te stellen,
„zonder toestemming te omzeilen”.
66
Tot geen van beide categorieën behoren buitenlandse decodeerapparatuur, die welke door verstrekking
van een valse naam en een vals adres is verkregen of
geactiveerd, en die welke is gebruikt in strijd met een
contractuele beperking volgens welke de apparatuur
uitsluitend voor privédoeleinden mag worden gebruikt.
Al deze apparatuur wordt immers met toestemming van
de dienstverrichter geproduceerd en op de markt gebracht, biedt geen gratis toegang tot beschermde diensten en maakt het niet mogelijk of gemakkelijk om een
technische maatregel die is genomen om de betaling
van die diensten zeker te stellen, te omzeilen, aangezien
in de lidstaat waar zij op de markt is gebracht, een vergoeding werd betaald.
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
67
Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat het begrip „illegale uitrusting” in de zin van artikel 2, sub e, van de richtlijn
voorwaardelijke toegang aldus moet worden uitgelegd
dat het geen betrekking heeft op buitenlandse decodeerapparatuur, die welke door verstrekking van een
valse naam en een vals adres is verkregen of geactiveerd, of die welke is gebruikt in strijd met een contractuele beperking volgens welke de apparatuur uitsluitend voor privédoeleinden mag worden gebruikt.
b)
Uitlegging van artikel 3, lid 2, van de
richtlijn voorwaardelijke toegang (derde vraag in
zaak C‑429/08)
68
Met deze vraag wenst de verwijzende rechter in
wezen te vernemen of artikel 3, lid 2, van de richtlijn
voorwaardelijke toegang zich verzet tegen een nationale regeling die het gebruik van buitenlandse decodeerapparatuur verbiedt, daaronder begrepen die welke
door verstrekking van een valse naam en een vals adres
is verkregen of geactiveerd, en die welke is gebruikt in
strijd met een contractuele beperking volgens welke de
apparatuur uitsluitend voor privédoeleinden mag worden gebruikt.
69
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de richtlijn
voorwaardelijke toegang mogen de lidstaten om redenen die te maken hebben met het door die richtlijn gecoördineerde gebied, geen beperkingen stellen aan het
vrije verkeer van beschermde diensten en uitrusting
voor voorwaardelijke toegang, onverminderd de uit
artikel 3, lid 1, van die richtlijn voortvloeiende verplichtingen.
70
In laatstgenoemde bepaling zijn verplichtingen
vastgesteld op het gecoördineerde gebied van de richtlijn voorwaardelijke toegang – dat in artikel 2, sub f,
ervan wordt gedefinieerd als elke bepaling betreffende
de in artikel 4 omschreven inbreuken – en worden de
lidstaten met name verplicht de in artikel 4 genoemde
activiteiten te verbieden.
71
Artikel 4 betreft evenwel slechts activiteiten die
illegaal zijn omdat daarbij gebruikt wordt gemaakt van
illegale uitrusting in de zin van die richtlijn.
72
Buitenlandse decodeerapparatuur, daaronder begrepen die welke door verstrekking van een valse naam
en een vals adres is verkregen of geactiveerd, en die
welke is gebruikt in strijd met een contractuele beperking volgens welke de apparatuur uitsluitend voor privédoeleinden mag worden gebruikt, is, zoals uit de
punten 62 tot en met 66 van het onderhavige arrest
blijkt, geen dergelijke illegale uitrusting.
73
Derhalve behoren noch activiteiten waarbij die
uitrusting wordt gebruikt, noch een nationale regeling
die deze activiteiten verbiedt, tot het gecoördineerde
gebied van de richtlijn voorwaardelijke toegang.
74
Op de gestelde vraag moet dus worden geantwoord dat artikel 3, lid 2, van de richtlijn voorwaardelijke toegang zich niet verzet tegen een nationale regeling die het gebruik van buitenlandse decodeerapparatuur verbiedt, daaronder begrepen die welke door verstrekking van een valse naam en een vals adres is verkregen of geactiveerd, en die welke is gebruikt in strijd
met een contractuele beperking volgens welke de appaPagina 13 van 55
www.iept.nl
ratuur uitsluitend voor privédoeleinden mag worden
gebruikt, aangezien een dergelijke regeling niet onder
het gecoördineerde gebied van die richtlijn valt.
c)
Andere vragen betreffende de richtlijn
voorwaardelijke toegang
75
Gelet op de antwoorden op de eerste vraag in
zaak C‑403/08 en de eerste tot en met de derde vraag
in zaak C‑429/08, behoeven de tweede, de derde en de
achtste vraag, sub a, in zaak C‑403/08 en de vierde en
de vijfde vraag in zaak C‑429/08 niet te worden onderzocht.
3.
Regels van het VWEU inzake het vrije
verkeer van goederen en diensten
a)
Verbod op de invoer, de verkoop en het
gebruik van buitenlandse decodeerapparatuur
[achtste vraag, sub b, en eerste deel van de negende
vraag in zaak C‑403/08 en zesde vraag, sub i, in
zaak C‑429/08]
76
Met deze vragen wensen de verwijzende rechters
in wezen te vernemen of de artikelen 34 VWEU, 36
VWEU en 56 VWEU aldus moeten worden uitgelegd
dat zij zich verzetten tegen een regeling van een lidstaat
die de invoer, de verkoop en het gebruik in die staat
verbiedt van buitenlandse decodeerapparatuur waarmee
toegang kan worden verkregen tot een gecodeerde satellietomroepdienst uit een andere lidstaat die door de
regeling van eerstgenoemde staat beschermd materiaal
bevat.
i)
Vaststelling van de toepasselijke bepalingen
77
Een nationale regeling als die in de hoofdgedingen heeft zowel betrekking op het grensoverschrijdend
verrichten van gecodeerde omroepdiensten als op het
verkeer binnen de Unie van buitenlandse decodeerapparatuur waarmee die diensten kunnen worden gedecodeerd. Derhalve rijst de vraag of die regeling moet
worden getoetst aan de vrijheid van dienstverrichting of
het vrije verkeer van goederen.
78
Dienaangaande is het vaste rechtspraak dat het
Hof een nationale maatregel die zowel verband houdt
met het vrije verkeer van goederen als met de vrijheid
van dienstverrichting, in beginsel slechts toetst aan één
van deze twee fundamentele vrijheden, indien blijkt dat
een van de fundamentele vrijheden volledig ondergeschikt is aan de andere en daarmee kan worden verbonden (zie arresten van 24 maart 1994, Schindler,
C‑275/92, Jurispr. blz. I‑1039, punt 22, en 2 december
2010, Ker-Optika, C‑108/09, nog niet gepubliceerd in
de Jurisprudentie, punt 43).
79
Inzake telecommunicatie zijn beide aspecten
evenwel vaak nauw met elkaar verbonden zonder dat
het ene kan worden beschouwd als volledig ondergeschikt aan het andere. Dat is met name het geval wanneer een nationale regeling voorschriften voor de levering van telecommunicatieapparatuur, zoals decodeerapparatuur, bevat en bepaalt aan welke vereisten die
apparatuur moet voldoen of onder welke voorwaarden
zij op de markt mag worden gebracht, zodat in een dergelijk geval beide fundamentele vrijheden gelijktijdig
moeten worden onderzocht (zie in die zin arrest van 22
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
januari 2002, Canal Satélite Digital, C‑390/99, Jurispr.
blz. I‑607, punten 29 tot en met 33).
80
Heeft een regeling op dit gebied echter betrekking op een activiteit die in het bijzonder wordt gekenmerkt door de door de marktdeelnemers verrichte
diensten en slechts op zuiver ondergeschikte wijze gepaard gaat met de levering van telecommunicatieapparatuur, dan moet die activiteit alleen vanuit het oogpunt van de vrijheid van dienstverrichting worden onderzocht.
81
Dat geldt met name wanneer het beschikbaar
stellen van dergelijke apparatuur slechts een concreet
onderdeel van de organisatie of de werking van een
dienst vormt en geen doel op zich is, maar bestemd is
om het gebruik van die dienst mogelijk te maken. In die
omstandigheden kan de activiteit bestaande in het beschikbaar stellen van dergelijke apparatuur niet los
worden gezien van de dienstverrichting waaraan die
activiteit gekoppeld is (zie naar analogie arrest
Schindler, reeds aangehaald, punten 22 en 25).
82
In de hoofdgedingen strekt de nationale regeling
niet tot vaststelling van de vereisten waaraan decodeerapparatuur moet voldoen, of tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder die apparatuur op de markt
mag worden gebracht. Decodeerapparatuur is immers
slechts aan de orde als een instrument waarmee abonnees gebruik kunnen maken van gecodeerde omroepdiensten.
83
Aangezien die regeling dus in de eerste plaats
betrekking heeft op de vrijheid van dienstverrichting en
het aspect van het vrije verkeer van goederen volledig
ondergeschikt is aan de vrijheid van dienstverrichting,
moet die regeling aan laatstgenoemde vrijheid worden
getoetst.
84
Een dergelijke regeling moet dus worden getoetst
aan artikel 56 VWEU.
ii)
Beperking van de vrijheid van dienstverrichting
85
Artikel 56 VWEU vereist de opheffing van iedere beperking van de vrijheid van dienstverrichting die
inhoudt dat de werkzaamheden van de dienstverrichter
die in een andere lidstaat is gevestigd en aldaar rechtmatig soortgelijke diensten verricht, worden verboden
of belemmerd of minder aantrekkelijk worden gemaakt,
ook indien deze beperking zonder onderscheid geldt
voor binnenlandse dienstverrichters en dienstverrichters
uit andere lidstaten. De vrijheid van dienstverrichting
komt overigens zowel aan de dienstverrichter als aan de
dienstontvanger ten goede (zie met name arrest van 8
september 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional en Bwin International, C‑42/07, Jurispr. blz.
I‑7633, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
86
In de hoofdgedingen verbiedt de nationale regeling de invoer, de verkoop en het gebruik op het nationale grondgebied van buitenlandse decodeerapparatuur
die toegang verschaft tot satellietomroepdiensten uit
een andere lidstaat.
87
Aangezien voor toegang tot satellietdoorgiftediensten als die in de hoofdgedingen dergelijke apparatuur vereist is en voor die apparatuur de contractuele
Pagina 14 van 55
www.iept.nl
beperking geldt dat zij slechts in de lidstaat van uitzending mag worden gebruikt, staat de betrokken nationale
regeling in de weg aan de ontvangst van die diensten
door personen die wonen buiten de lidstaat van uitzending, in de onderhavige gevallen in het Verenigd Koninkrijk. Die regeling strekt er dus toe te verhinderen
dat deze personen toegang tot die diensten hebben.
88
De belemmering van de ontvangst van dergelijke
diensten ontstaat weliswaar in de eerste plaats in de
tussen de omroeporganisaties en hun afnemers gesloten
overeenkomsten, die op hun beurt een weerspiegeling
zijn van de bedingen inzake de beperking van het afzetgebied in de tussen die omroeporganisaties en de
intellectuele-eigendomsrechthebbenden gesloten overeenkomsten. De betrokken regeling vormt echter zelf
een beperking van de vrijheid van dienstverrichting,
doordat zij aan die beperkingen juridische bescherming
biedt en de toepassing ervan op straffe van civielrechtelijke en financiële sancties oplegt.
89
Die regeling vormt dus een door artikel 56
VWEU verboden beperking van de vrijheid van dienstverrichting, tenzij zij objectief kan worden gerechtvaardigd.
iii)
Rechtvaardiging van een beperking van de
vrijheid van dienstverrichting door het doel om intellectuele-eigendomsrechten te beschermen
–
Bij het Hof ingediende opmerkingen
90
FAPL e.a., MPS, de regering van het Verenigd
Koninkrijk en de Franse en de Italiaanse regering stellen dat de aan de regeling in de hoofdgedingen ten
grondslag liggende beperking kan worden gerechtvaardigd in het licht van de rechten van intellectueleeigendomsrechthebbenden, aangezien deze beperking
noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat die rechthebbenden passend worden beloond, hetgeen inhoudt dat
zij in elke lidstaat het recht hebben om een passende
vergoeding te vragen voor het gebruik van hun werken
of ander beschermd materiaal en om met betrekking tot
het gebruik ervan territoriale exclusiviteit te verlenen.
91
Deze partijen betogen met name dat zonder bescherming van die territoriale exclusiviteit de intellectuele-eigendomsrechthebbende geen passende licentievergoedingen meer zou kunnen krijgen van de omroeporganisaties, aangezien de rechtstreekse uitzending van
sportwedstrijden een deel van haar waarde zou hebben
verloren. Omroeporganisaties zijn immers niet geïnteresseerd in het verkrijgen van licenties buiten het
grondgebied van de lidstaat van uitzending. Het verkrijgen van licenties voor alle nationale grondgebieden
waar potentiële klanten wonen, is financieel niet interessant vanwege de zeer hoge kostprijs van dergelijke
licenties. Omroeporganisaties verwerven dus licenties
om de betrokken werken op het grondgebied van één
enkele lidstaat te verspreiden. Zij zijn bereid aanzienlijk meer te betalen indien hen territoriale exclusiviteit
wordt gegarandeerd, omdat zij zich daarmee van hun
concurrenten kunnen onderscheiden en dus nieuwe
klanten kunnen aantrekken.
92
QC Leisure e.a., Murphy, de Commissie en de
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA voeren aan
dat een dergelijke beperking van het vrij verrichten van
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
omroepdiensten niet kan worden gerechtvaardigd, aangezien zij leidt tot compartimentering van de interne
markt.
–
Antwoord van het Hof
93
Bij de beoordeling van de rechtvaardiging van
een beperking als die in de hoofdgedingen moet eraan
worden herinnerd dat een beperking van door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden alleen kan
worden gerechtvaardigd indien er sprake is van dwingende redenen van algemeen belang en die beperking
dienstig is ter bereiking van het ermee beoogde doel
van algemeen belang en niet verder gaat dan met het
oog daarop noodzakelijk is (zie in die zin arrest van 5
maart 2009, UTECA, C‑222/07, Jurispr. blz. I‑1407,
punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
94
Wat de toelaatbare rechtvaardigingsgronden betreft, blijkt uit vaste rechtspraak dat een dergelijke beperking haar rechtvaardiging met name kan vinden in
dwingende redenen van algemeen belang die de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten betreffen (zie in die zin arresten van 18 maart 1980, Coditel
e.a., „Coditel I”, 62/79, Jurispr. blz. 881, punten 15 en
16, en 20 januari 1981, Musik-Vertrieb membran en
K‑tel International, 55/80 en 57/80, Jurispr. blz.
147, punten 9 en 12).
95
Om te beginnen moet dus worden nagegaan of
FAPL zich kan beroepen op dergelijke rechten die kunnen rechtvaardigen dat de in de hoofdgedingen aan de
orde zijnde nationale regeling haar een bescherming
biedt die een beperking van de vrijheid van dienstverrichting vormt.
96
Vastgesteld moet worden dat FAPL geen auteursrecht heeft op de wedstrijden van de „Premier
League” zelf, aangezien die wedstrijden niet kunnen
worden aangemerkt als werken.
97
Om aldus te worden aangemerkt moet het betrokken materiaal oorspronkelijk zijn in die zin dat het
gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur
ervan (zie in die zin arrest van 16 juli 2009, Infopaq
International, C‑5/08, Jurispr. blz. I‑6569, punt 37).
98
Een sportwedstrijd kan echter niet worden beschouwd als een intellectuele schepping die kan worden aangemerkt als een werk in de zin van de richtlijn
auteursrecht. Dat is in het bijzonder het geval voor
voetbalwedstrijden, waarbij spelregels gelden die geen
ruimte laten voor creatieve vrijheid in auteursrechtelijke zin.
99
Derhalve kunnen die wedstrijden niet op grond
van het auteursrecht worden beschermd. Vaststaat
daarenboven dat het Unierecht ook op geen enkele andere intellectuele-eigendomsgrond bescherming biedt.
100 Niettemin zijn sportwedstrijden op zich uniek en
in dat opzicht oorspronkelijk, zodat zij materiaal kunnen worden dat in aanmerking komt voor een vergelijkbare bescherming als die van werken, en die bescherming kan in voorkomend geval door de verschillende nationale rechtsordes worden verleend.
101
Volgens artikel 165, lid 1, tweede alinea,
VWEU, draagt de Unie bij tot de bevordering van de
Europese inzet op sportgebied, rekening houdend met
haar specifieke kenmerken, haar op vrijwilligerswerk
Pagina 15 van 55
www.iept.nl
berustende structuren en haar sociale en educatieve
functie.
102
In die omstandigheden mag een lidstaat sportwedstrijden, eventueel op grond van intellectueleeigendomsbescherming, beschermen door een specifieke nationale regeling vast te stellen of door, met inachtneming van het Unierecht, de bescherming te erkennen welke aan die wedstrijden wordt verleend in
overeenkomsten die zijn gesloten tussen de personen
die het recht hebben de audiovisuele inhoud van de
wedstrijden ter beschikking te stellen van het publiek,
en de personen die die inhoud ten behoeve van het publiek van hun keuze willen uitzenden.
103 De Uniewetgever heeft er rekening mee gehouden dat een lidstaat die bevoegdheid uitoefent, aangezien hij in punt 21 van de considerans van richtlijn
97/36 verwijst naar evenementen die worden georganiseerd door een organisator die de juridische mogelijkheid heeft de rechten voor dat evenement te verkopen.
104 Indien met de nationale regeling wordt beoogd
bescherming te verlenen aan sportwedstrijden – het
staat aan de verwijzende rechter dit na te gaan –, verzet
het Unierecht zich dus in beginsel niet tegen die bescherming, zodat een dergelijke regeling een beperking
van het vrije dienstenverkeer als in de hoofdgedingen
kan rechtvaardigen.
105 Wel is vereist dat een dergelijke beperking niet
verder gaat dan noodzakelijk is ter bereiking van het
doel om de aan de orde zijnde intellectuele eigendom te
beschermen (zie in die zin arrest UTECA, reeds aangehaald, punten 31 en 36).
106
Afwijkingen van het beginsel van vrij verkeer
kunnen slechts worden toegestaan, voor zover zij gerechtvaardigd zijn ter bescherming van de rechten die
het specifieke voorwerp van de betrokken intellectuele
eigendom vormen (zie in die zin arrest van 23 oktober 2003, Rioglass en Transremar, C‑115/02, Jurispr. blz. I‑12705, punt 23 en aldaar aangehaalde
rechtspraak).
107
Uit vaste rechtspraak blijkt dat dit specifieke
voorwerp met name strekt tot bescherming, ten behoeve van de betrokken rechthebbenden, van de bevoegdheid om het in het verkeer brengen of het beschikbaar
stellen van beschermd materiaal commercieel te exploiteren door tegen betaling van een vergoeding licenties
te verlenen (zie in die zin arrest Musik-Vertrieb
membran en K‑tel International, reeds aangehaald,
punt 12, en arrest van 20 oktober 1993, Phil Collins
e.a., C‑92/92 en C‑326/92, Jurispr. blz. I‑5145, punt
20).
108 Vastgesteld moet evenwel worden dat een dergelijk specifiek voorwerp de betrokken rechthebbenden
niet de mogelijkheid garandeert om de hoogst mogelijke vergoeding te vragen. Overeenkomstig dat voorwerp
is er ten aanzien van hen slechts sprake – zoals blijkt
uit punt 10 van de considerans van de richtlijn auteursrecht en punt 5 van de considerans van de richtlijn naburige rechten – van een passende beloning voor elk
gebruik van beschermd materiaal.
109 Om passend te zijn moet een dergelijke beloning
in een redelijke verhouding tot de economische waarde
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
van de geleverde prestatie staan. Zij moet in het bijzonder in een redelijke verhouding staan tot het daadwerkelijke of potentiële aantal personen dat daar gebruik
van maakt of wil maken (zie naar analogie arresten van
22 september 1998, FDV, C‑61/97, Jurispr. blz.
I‑5171, punt 15, en 11 december 2008, Kanal 5 en
TV 4, C‑52/07, Jurispr. blz. I‑9275, punten 36 tot
en met 38).
110 Wat televisie-uitzendingen betreft, moet een dergelijke beloning – zoals in punt 17 van de considerans
van de richtlijn satellietomroep wordt bevestigd – dus
met name in een redelijke verhouding staan tot parameters van de betrokken uitzendingen, zoals het daadwerkelijke aantal kijkers, het potentiële aantal kijkers en de
taalversie (zie in die zin arrest van 14 juli 2005, Lagardère Active Broadcast, C‑192/04, Jurispr. blz.
I‑7199, punt 51).
111 Om te beginnen ontvangen de houders van de in
de hoofdgedingen aan de orde zijnde rechten een vergoeding voor de uitzending van het beschermde materiaal vanuit de lidstaat van uitzending, waar de uitzendingshandeling overeenkomstig artikel 1, lid 2, sub b,
van de richtlijn satellietomroep wordt geacht plaats te
vinden en waar dus de passende beloning is verschuldigd.
112 Voorts belet niets, wanneer tussen de betrokken
rechthebbenden en de omroeporganisaties in het kader
van een veiling een dergelijke vergoeding wordt overeengekomen, dat de rechthebbende dan een bedrag
vraagt dat rekening houdt met het daadwerkelijke en
het potentiële aantal kijkers zowel in de lidstaat van
uitzending als in enige andere lidstaat waar de uitzendingen met het beschermde materiaal eveneens worden
ontvangen.
113 In dit verband moet er met name aan worden herinnerd dat voor de ontvangst van een satellietuitzending
als die in de hoofdgedingen, decodeerapparatuur vereist
is. Derhalve kan zeer nauwkeurig worden bepaald hoeveel televisiekijkers behoren tot het daadwerkelijke en
het potentiële aantal kijkers van de betrokken uitzending, en dus hoeveel televisiekijkers in de lidstaat van
uitzending en hoeveel er daarbuiten wonen.
114 Ten slotte kan met betrekking tot het feit dat omroeporganisaties extra betalen voor de toekenning van
territoriale exclusiviteit, weliswaar niet worden uitgesloten dat het bedrag van de passende beloning ook het
bijzondere karakter van de betrokken uitzendingen
weerspiegelt, dat wil zeggen de territoriale exclusiviteit
van die uitzendingen, zodat op grond daarvan extra
mag worden betaald.
115 In casu wordt evenwel extra betaald, aan de betrokken rechthebbenden, ter verkrijging van absolute
territoriale exclusiviteit die kan leiden tot kunstmatige
prijsverschillen tussen de afgeschermde nationale
markten. De compartimentering en kunstmatige prijsverschillen die daar het gevolg van zijn, zijn in strijd
met het fundamentele doel van het Verdrag, namelijk
de totstandbrenging van de interne markt. In die omstandigheden kan hetgeen extra wordt betaald, niet
worden beschouwd als een deel van de passende belo-
Pagina 16 van 55
www.iept.nl
ning die aan de betrokken rechthebbenden moet worden gegarandeerd.
116 De extra betaling gaat dus verder dan noodzakelijk is om die rechthebbenden een passende beloning te
garanderen.
117 Gelet op een en ander moet worden vastgesteld
dat de beperking, bestaande in het verbod buitenlandse
decodeerapparatuur te gebruiken, niet kan worden gerechtvaardigd door het doel om intellectueleeigendomsrechten te beschermen.
118 Aan die conclusie wordt niet afgedaan door het
reeds aangehaalde arrest Coditel I, waarop FAPL e.a.
en MPS zich ter ondersteuning van hun betoog hebben
beroepen. In punt 16 van dat arrest heeft het Hof weliswaar geoordeeld dat de Verdragsbepalingen zich er in
beginsel niet tegen verzetten dat de partijen bij de cessie van intellectuele-eigendomsrechten geografische
grenzen overeenkomen om de auteur en zijn rechtverkrijgenden te beschermen, en dat het enkele feit dat de
betrokken geografische grenzen eventueel met de grenzen van de lidstaten samenvallen, niet betekent dat een
ander standpunt moet worden ingenomen.
119
Die vaststellingen zijn evenwel gedaan in een
context die niet vergelijkbaar is met die van de hoofdgedingen. In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot
het arrest Coditel I, hebben de kabeltelevisiemaatschappijen een werk aan het publiek meegedeeld zonder dat zij in de lidstaat van de plaats van oorsprong
van die mededeling toestemming van de betrokken
rechthebbenden hadden en zonder dat zij aan die rechthebbenden een vergoeding hadden betaald.
120 In de hoofdgedingen daarentegen beschikken de
omroeporganisaties die mededelingshandelingen aan
het publiek verrichten, in de lidstaat van uitzending –
die de lidstaat van de plaats van oorsprong van die mededeling is – wel over toestemming van de betrokken
rechthebbenden en betalen zij wel een vergoeding aan
die rechthebbenden; bij die vergoeding kan overigens
rekening worden gehouden met het daadwerkelijke en
het potentiële aantal kijkers in de andere lidstaten.
121 Ten slotte moet rekening worden gehouden met
de ontwikkelingen van het Unierecht, met name gelet
op de vaststelling van de richtlijn „Televisie zonder
grenzen” en de richtlijn satellietomroep, die tot doel
hebben de overgang van de nationale markten naar een
interne markt voor de productie en distributie van programma’s te waarborgen.
iv)
Rechtvaardiging van een beperking van de
vrijheid van dienstverrichting door het doel om de toeschouwersaantallen in de voetbalstadions te bevorderen
122 FAPL e.a. en MPS stellen subsidiair dat de in de
hoofdgedingen aan de orde zijnde beperking noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de
regel betreffende de „verbodsperiode”, op grond waarvan op zaterdagmiddagen in het Verenigd Koninkrijk
geen voetbalwedstrijden mogen worden uitgezonden.
Die regel is bedoeld om de toeschouwersaantallen bij
de wedstrijden in de stadions te bevorderen, met name
bij wedstrijden in de lagere divisies, en volgens FAPL
e.a. en MPS kan die doelstelling niet worden gerealiseerd indien televisiekijkers in het Verenigd Koninkrijk
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
vrijelijk kunnen kijken naar de door omroeporganisaties vanuit andere lidstaten uitgezonden wedstrijden
van de „Premier League”.
123 Gesteld al dat het doel om de toeschouwersaantallen in de stadions te bevorderen, een beperking van
de fundamentele vrijheden kan rechtvaardigen, dan nog
volstaat de opmerking dat de naleving van die regel hoe
dan ook kan worden gewaarborgd door in de licentieovereenkomst tussen de rechthebbenden en de omroeporganisaties een contractuele beperking op te nemen,
volgens welke laatstgenoemden geen wedstrijden van
de „Premier League” mogen uitzenden tijdens de verbodsperioden. Het kan niet worden betwist dat een dergelijke maatregel de fundamentele vrijheden minder
aantast dan de toepassing van de in de hoofdgedingen
aan de orde zijnde beperking.
124
De beperking, bestaande in het verbod buitenlandse decodeerapparatuur te gebruiken, kan dus niet
worden gerechtvaardigd door het doel om de toeschouwersaantallen in de voetbalstadions te bevorderen.
125 Gelet op al het voorgaande moet op de gestelde
vragen worden geantwoord dat artikel 56 VWEU aldus
moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een
regeling van een lidstaat die de invoer, de verkoop en
het gebruik in die staat verbiedt van buitenlandse decodeerapparatuur waarmee toegang kan worden verkregen tot een gecodeerde satellietomroepdienst uit een
andere lidstaat die door de regeling van eerstgenoemde
staat beschermd materiaal bevat.
b)
Gebruik van buitenlandse decodeerapparatuur na verstrekking van een valse identiteit en
een vals adres en gebruik van die apparatuur voor
commerciële doeleinden (achtste vraag, sub c, in
zaak C‑403/08 en zesde vraag, sub ii en iii, in zaak
C‑429/08)
126 Met hun vragen wensen de verwijzende rechters
in wezen te vernemen of aan de conclusie in punt 125
van het onderhavige arrest wordt afgedaan door de omstandigheid dat de buitenlandse decodeerapparatuur
door verstrekking van een valse identiteit en een vals
adres is verkregen of geactiveerd, met het opzet om de
in de hoofdgedingen aan de orde zijnde territoriale beperking te omzeilen, en door de omstandigheid dat die
apparatuur voor commerciële doeleinden wordt gebruikt hoewel zij alleen voor privégebruik was bestemd.
127 De eerste omstandigheid kan weliswaar gevolgen
hebben voor de contractuele betrekkingen tussen de
koper die de valse identiteit en het valse adres heeft
opgegeven en de verkoper van de buitenlandse decodeerapparatuur, die met name schadevergoeding kan
vorderen van de koper indien hij door de door laatstgenoemde opgegeven valse identiteit en adresgegevens
schade zou lijden of aansprakelijk zou worden tegenover een organisatie zoals FAPL. Dit doet echter niet af
aan de conclusie in punt 125 van het onderhavige arrest, aangezien het geen invloed heeft op het aantal gebruikers dat heeft betaald om de uitzendingen te ontvangen.
Pagina 17 van 55
www.iept.nl
128
Hetzelfde geldt voor de tweede omstandigheid
waarbij de decodeerapparatuur voor commerciële doeleinden wordt gebruikt hoewel zij alleen voor privégebruik was bestemd.
129 Niets belet dat het bedrag van de tussen de betrokken rechthebbenden en de omroeporganisaties
overeengekomen vergoeding wordt berekend rekening
houdend met het feit dat sommige klanten de decodeerapparatuur voor commerciële doeleinden gebruiken en
andere voor privédoeleinden.
130 De omroeporganisatie kan dit doorberekenen aan
haar klanten en dus voor de toegang tot haar diensten
een verschillend bedrag vragen naargelang die toegang
bedoeld is voor commerciële dan wel voor privédoeleinden.
131
Het risico dat bepaalde personen buitenlandse
decodeerapparatuur gebruiken voor andere doeleinden
dan waarvoor zij is bestemd, is evenwel vergelijkbaar
met het risico dat zich voordoet bij het gebruik van decodeerapparatuur in zuiver interne situaties, dat wil
zeggen wanneer zij wordt gebruikt door klanten die in
de lidstaat van uitzending wonen. De hiervoor vermelde tweede omstandigheid kan dus geen territoriale beperking van de vrijheid van dienstverrichting rechtvaardigen en doet derhalve niet af aan de conclusie in
punt 125 van het onderhavige arrest. Hiermee wordt
echter niet vooruitgelopen op de juridische beoordeling
– vanuit auteursrechtelijk oogpunt – van het gebruik
van de satellietuitzendingen voor commerciële doeleinden nadat zij zijn ontvangen, hetgeen in het tweede deel
van het onderhavige arrest wordt beoordeeld.
132 Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat aan de conclusie in punt
125 van het onderhavige arrest niet wordt afgedaan
door de omstandigheid dat de buitenlandse decodeerapparatuur is verkregen of geactiveerd door verstrekking van een valse identiteit en een vals adres, met het
opzet om de betrokken territoriale beperking te omzeilen, en evenmin door de omstandigheid dat die apparatuur voor commerciële doeleinden is gebruikt hoewel
zij alleen voor privégebruik was bestemd.
c)
Andere vragen betreffende het vrije verkeer (tweede deel van de negende vraag in zaak
C‑403/08 en zevende vraag in C‑429/08)
133 Gelet op het antwoord op de achtste vraag, sub b,
en het eerste deel van de negende vraag in zaak
C‑403/08 en de zesde vraag, sub i, in zaak C‑429/08,
behoeft het tweede deel van de negende vraag in zaak
C‑403/08 en de zevende vraag in zaak C‑429/08 niet te
worden onderzocht.
4.
Regels van het VWEU inzake de mededinging
134
Met de tiende vraag in zaak C‑403/08 en de
achtste vraag in zaak C‑429/08 wensen de verwijzende
rechters in wezen te vernemen of de bedingen van een
tussen een intellectuele-eigendomsrechthebbende en
een omroeporganisatie gesloten exclusieve licentieovereenkomst een door artikel 101 VWEU verboden
beperking van de mededinging vormen wanneer zij de
omroeporganisatie verplichten geen decodeerappara-
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
tuur die toegang verschaft tot het beschermde materiaal
van die rechthebbende, aan te bieden buiten het door de
betrokken licentieovereenkomst bestreken grondgebied.
135 Om te beginnen moet eraan worden herinnerd dat
een overeenkomst onder het verbod van artikel 101, lid
1, VWEU valt wanneer zij ertoe strekt of ten gevolge
heeft dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of
vervalst. Dat het hierbij om twee alternatieve criteria
gaat, houdt in dat in eerste instantie moet worden nagegaan of aan één daarvan is voldaan, in dit geval de
strekking van de overeenkomst. Pas in tweede instantie,
wanneer uit de inhoud van de overeenkomst blijkt dat
zij niet in voldoende mate afbreuk doet aan de mededinging, moet worden gekeken naar de gevolgen ervan.
Om de overeenkomst mogelijkerwijs te verbieden moeten alle elementen waaruit blijkt dat de mededinging
daadwerkelijk merkbaar is verhinderd, beperkt of vervalst, aanwezig zijn (zie in die zin arresten van 4 juni
2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Jurispr. blz.
I‑4529, punt 28, en 6 oktober 2009, GlaxoSmithKline
Services e.a./Commissie e.a., C‑501/06 P, C‑513/06 P,
C‑515/06 P en C‑519/06 P, Jurispr. blz. I‑9291, punt
55).
136
Bij de beoordeling van de mogelijk mededingingsbeperkende strekking van een overeenkomst moet
met name worden gelet op de bewoordingen en oogmerken ervan, alsmede op de economische en juridische context van de overeenkomst (zie in die zin arrest
GlaxoSmithKline Services e.a./Commissie e.a., reeds
aangehaald, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
137 Wat licentieovereenkomsten met betrekking tot
intellectuele-eigendomsrechten betreft, blijkt uit de
rechtspraak van het Hof dat de enkele omstandigheid
waaruit blijkt dat de rechthebbende het recht om gedurende een bepaalde periode beschermd materiaal vanuit
een lidstaat uit te zenden en dus de uitzending ervan
door derden te verbieden, aan één uitsluitende licentiehouder heeft verleend, niet volstaat om vast te stellen
dat een dergelijke overeenkomst een mededingingsbeperkende strekking heeft (zie in die zin arrest van 6
oktober 1982, Coditel e.a., „Coditel II”, 262/81, Jurispr.
blz. 3381, punt 15).
138 Derhalve mag een rechthebbende overeenkomstig artikel 1, lid 2, sub b, van de richtlijn satellietomroep het recht om gedurende een bepaalde periode
beschermd materiaal vanuit één enkele lidstaat van uitzending of vanuit een aantal lidstaten via de satelliet uit
te zenden, in beginsel aan één uitsluitende licentiehouder verlenen.
139 Met betrekking tot de territoriale beperkingen bij
de uitoefening van een dergelijk recht blijkt uit de
rechtspraak van het Hof evenwel dat een overeenkomst
waarmee het herstel wordt beoogd van de barrières tussen nationale markten, in de weg kan staan aan de doelstelling van het Verdrag die ertoe strekt die markten te
integreren door de vestiging van een interne markt.
Overeenkomsten tot afscherming van de nationale
markten volgens de nationale grenzen of overeenkomsten die de interpenetratie van de nationale markten
moeilijker maken, moeten dus in beginsel worden bePagina 18 van 55
www.iept.nl
schouwd als overeenkomsten die tot doel hebben de
mededinging te beperken in de zin van artikel 101, lid
1, VWEU (zie naar analogie met betrekking tot geneesmiddelen arrest van 16 september 2008, Sot. Lélos kai Sia e.a., C‑468/06 tot en met C‑478/06, Jurispr. blz. I‑7139, punt 65, en arrest GlaxoSmithKline
Services e.a./Commissie e.a., reeds aangehaald, punten
59 en 61).
140 Aangezien die rechtspraak volledig van toepassing is op het grensoverschrijdend verrichten van omroepdiensten, zoals met name blijkt uit de punten 118
tot en met 121 van het onderhavige arrest, moet een
licentieovereenkomst die ertoe strekt de grensoverschrijdende verrichting van omroepdiensten te verbieden of te beperken, worden geacht tot doel te hebben de
mededinging te beperken, tenzij op basis van andere
omstandigheden die tot de economische en juridische
context ervan behoren, kan worden vastgesteld dat een
dergelijke overeenkomst geen afbreuk kan doen aan de
mededinging.
141 In de hoofdgedingen wordt het verlenen van exclusieve licenties voor de uitzending van wedstrijden
van de „Premier League” op zich niet ter discussie gesteld. De onderhavige zaken hebben immers slechts
betrekking op de aanvullende verplichtingen tot naleving van de bij het gebruik van die licenties geldende
territoriale beperkingen die zijn opgenomen in de bedingen van de tussen de betrokken rechthebbenden en
omroeporganisaties gesloten overeenkomsten, namelijk
de aan de omroeporganisaties opgelegde verplichting
om geen decodeerapparatuur die toegang verschaft tot
het beschermde materiaal, aan te bieden voor gebruik
buiten het door de licentieovereenkomst bestreken
grondgebied.
142
Met betrekking tot dergelijke bedingen moet
worden vastgesteld dat zij omroepen verbieden om op
grensoverschrijdende wijze op die wedstrijden betrekking hebbende diensten te verrichten, waardoor aan
elke omroep absolute territoriale exclusiviteit kan worden verleend in het door zijn licentie bestreken gebied
en dus alle concurrentie tussen omroepen op het gebied
van die diensten kan worden uitgeschakeld.
143 Voorts hebben FAPL e.a. en MPS geen enkele
tot de economische en juridische context van dergelijke
bedingen behorende omstandigheid aangevoerd op basis waarvan kan worden vastgesteld dat, niettegenstaande de overwegingen in het vorige punt, die bedingen geen afbreuk kunnen doen aan de mededinging en
dus geen mededingingsbeperkende strekking hebben.
144 Aangezien die bedingen van exclusieve licentieovereenkomsten een mededingingsbeperkende strekking hebben, moet derhalve worden geoordeeld dat zij
een verboden beperking van de mededinging in de zin
van artikel 101, lid 1, VWEU zijn.
145 Ofschoon artikel 101, lid 1, VWEU in beginsel
niet van toepassing is op overeenkomsten die onder de
in artikel 101, lid 3, VWEU genoemde categorieën vallen, voldoen bedingen van licentieovereenkomsten als
die in de hoofdgedingen niet aan de in laatstgenoemde
bepaling gestelde vereisten om de in de punten 105 tot
en met 124 van het onderhavige arrest aangegeven rewww.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
denen, zodat de mogelijkheid dat artikel 101, lid 1,
VWEU niet van toepassing is, niet aan de orde is.
146 Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat de bedingen van een tussen
een intellectuele-eigendomsrechthebbende en een omroeporganisatie gesloten licentieovereenkomst een door
artikel 101 VWEU verboden beperking van de mededinging vormen wanneer zij de omroeporganisatie verplichten geen decodeerapparatuur die toegang verschaft
tot het beschermde materiaal van die rechthebbende,
aan te bieden voor gebruik buiten het door die licentieovereenkomst bestreken grondgebied.
B – Regels met betrekking tot het gebruik van de
uitzendingen na de ontvangst ervan
1.
Opmerkingen vooraf
147 Het tweede deel van de prejudiciële vragen strekt
ertoe te vernemen of met betrekking tot de ontvangst
van de uitzendingen met wedstrijden van de „Premier
League” en de daaraan gerelateerde werken beperkingen gelden op grond van de richtlijn auteursrecht en de
richtlijn naburige rechten, aangezien de ontvangst leidt
tot het creëren van kopieën van die werken in het geheugen van een satellietdecoder en op een televisiescherm, en aangezien die werken door de eigenaars van
de betrokken horecagelegenheden publiekelijk worden
vertoond.
148 Zoals uit de punten 37 en 57 van het onderhavige
arrest blijkt, kunnen twee categorieën personen intellectuele-eigendomsrechten doen gelden ten aanzien van
televisie-uitzendingen als die in de hoofdgedingen, namelijk de auteurs van de betrokken werken en de omroeporganisaties.
149 De auteurs kunnen zich beroepen op het auteursrecht dat is verbonden aan de in het kader van die uitzendingen geëxploiteerde werken. In de onderhavige
zaken staat vast dat FAPL het auteursrecht heeft op
verschillende in die uitzendingen vervatte werken, namelijk op de openingsvideo, de hymne van de „Premier
League”, de vooraf opgenomen filmpjes met hoogtepunten van recente wedstrijden in de „Premier League”
en diverse grafische afbeeldingen.
150 De omroeporganisaties, zoals Multichoice Hellas, kunnen zich beroepen op het in artikel 7, lid 2, van
de richtlijn naburige rechten vastgestelde recht van
vastlegging van hun uitzendingen, op het in artikel 8,
lid 3, van die richtlijn genoemde recht op mededeling
aan het publiek van hun uitzendingen of op het in artikel 2, sub e, van de richtlijn auteursrecht neergelegde
recht op reproductie van de vastleggingen van hun uitzendingen.
151 De in de onderhavige zaken gestelde vragen hebben evenwel geen betrekking op dergelijke rechten.
152 Derhalve moet het bij het onderzoek van het Hof
alleen worden gekeken naar de artikelen 2, sub a, 3, lid
1, en 5, lid 1, van de richtlijn auteursrecht die voorzien
in bescherming van het auteursrecht op de werken die
in het kader van de in de hoofdgedingen aan de orde
zijnde televisie-uitzendingen worden geëxploiteerd, te
weten de openingsvideo, de hymne van de „Premier
League”, de vooraf opgenomen filmpjes met hoogte-
Pagina 19 van 55
www.iept.nl
punten van recente wedstrijden in de „Premier League”
en diverse grafische afbeeldingen.
2.
Reproductierecht van artikel 2, sub a, van
de richtlijn auteursrecht (vierde vraag in zaak
C‑403/08)
153 Met deze vraag wenst de verwijzende rechter in
wezen te vernemen of artikel 2, sub a, van de richtlijn
auteursrecht aldus moet worden uitgelegd dat het reproductierecht ook geldt voor het creëren van opeenvolgende fragmenten van voorbijgaande aard van de
werken in het geheugen van een satellietdecoder en op
een televisiescherm die meteen worden gewist en vervangen door de volgende fragmenten. In die context
wenst hij met name te vernemen of zijn beoordeling
moet plaatsvinden ten aanzien van alle fragmenten als
een geheel dan wel slechts ten aanzien van de op een
bepaald moment bestaande fragmenten.
154 Om te beginnen moet eraan worden herinnerd dat
het begrip „reproductie” in artikel 2 van die richtlijn
een Unierechtelijk begrip is dat in de gehele Unie autonoom en op eenvormige wijze dient te worden uitgelegd (arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punten 27 tot en met 29).
155 Met betrekking tot de inhoud van dat begrip is er
in punt 97 van het onderhavige arrest reeds op gewezen
dat het auteursrecht in de zin van artikel 2, sub a,
slechts kan gelden met betrekking tot materiaal dat een
eigen intellectuele schepping van de auteur ervan is
(arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punt
37).
156 Het Hof heeft aldus gepreciseerd dat de verschillende delen van een werk op grond van die bepaling
worden beschermd, op voorwaarde dat zij bestanddelen
bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk (arrest
Infopaq International, reeds aangehaald, punt 39).
157 Dit houdt in dat moet worden gekeken naar het
samengestelde geheel van de gelijktijdig gereproduceerde – en dus op een bepaald moment bestaande –
fragmenten om na te gaan of het dergelijke bestanddelen bevat. Indien dat het geval is, moet dat geheel worden aangemerkt als gedeeltelijke reproductie in de zin
van artikel 2, sub a, van de richtlijn auteursrecht (zie in
die zin arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punten 45 en 46). In dat verband doet het niet
ter zake of een werk wordt gereproduceerd via lineaire
fragmenten die mogelijkerwijs slechts een kortstondig
bestaan hebben aangezien zij in het kader van een technisch procedé meteen worden gewist.
158 Tegen die achtergrond dient de verwijzende rechter te beoordelen of het creëren van fragmenten van
voorbijgaande aard van de werken in het geheugen van
een satellietdecoder en op een televisiescherm leidt tot
reproducties in de zin van artikel 2, sub a, van de richtlijn auteursrecht.
159
Op de gestelde vraag moet dus worden geantwoord dat artikel 2, sub a, van de richtlijn auteursrecht
aldus moet worden uitgelegd dat het reproductierecht
ook geldt voor fragmenten van voorbijgaande aard van
de werken in het geheugen van een satellietdecoder en
op een televisiescherm, op voorwaarde dat die fragwww.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
menten bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de betrokken auteurs, zodat het samengestelde geheel van de
gelijktijdig gereproduceerde fragmenten moet worden
onderzocht om na te gaan of het dergelijke bestanddelen bevat.
3.
Uitzondering op het reproductierecht van
artikel 5, lid 1, van de richtlijn auteursrecht (vijfde
vraag in zaak C‑403/08)
160 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in
wezen te vernemen of reproductiehandelingen als die in
zaak C‑403/08, verricht in het geheugen van een satellietdecoder en op een televisiescherm, voldoen aan de
voorwaarden van artikel 5, lid 1, van de richtlijn auteursrecht, en dus of die handelingen zonder toestemming van de auteursrechthebbenden mogen worden
verricht.
a)
Opmerkingen vooraf
161 Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn
auteursrecht geldt voor een reproductiehandeling een
uitzondering op het in artikel 2 van die richtlijn bedoelde reproductierecht indien is voldaan aan vijf voorwaarden, namelijk:
–
de handeling is tijdelijk;
–
de handeling is van voorbijgaande of incidentele
aard;
–
de handeling vormt een integraal en essentieel
onderdeel van een technisch procedé;
–
dit procedé wordt toegepast met als enig doel de
doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of een rechtmatig gebruik van een werk of
beschermd materiaal mogelijk te maken, en
–
de handeling bezit geen zelfstandige economische waarde.
162
Uit de rechtspraak blijkt dat de hiervoor genoemde voorwaarden eng moeten worden uitgelegd,
aangezien artikel 5, lid 1, van de richtlijn auteursrecht
afwijkt van de bij die richtlijn vastgestelde algemene
regel dat voor elke reproductie van beschermd werk
toestemming van de auteursrechthebbende is vereist
(arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punten
56 en 57).
163 Bij de uitlegging van die voorwaarden moet er
evenwel voor worden gezorgd dat de nuttige werking
van de vastgestelde uitzondering wordt beschermd en
het doel ervan wordt geëerbiedigd, zoals dat met name
voortvloeit uit punt 31 van de considerans van de richtlijn auteursrecht en het gemeenschappelijk standpunt
(EG) nr. 48/2000 door de Raad van 28 september 2000
vastgesteld met het oog op de aanneming van die richtlijn (PB C 344, blz. 1).
164 Overeenkomstig het doel ervan moet die uitzondering de ontwikkeling en de werking van nieuwe
technologieën mogelijk maken en waarborgen, alsook
zorgen voor een rechtvaardig evenwicht tussen de rechten en de belangen van enerzijds rechthebbenden en
anderzijds gebruikers van beschermde werken die gebruik willen maken van die nieuwe technologieën.
b)
Naleving van de voorwaarden van artikel
5, lid 1, van de richtlijn auteursrecht
Pagina 20 van 55
www.iept.nl
165 Vaststaat dat de betrokken reproductiehandelingen voldoen aan de eerste drie voorwaarden van artikel
5, lid 1, van de richtlijn auteursrecht, aangezien zij tijdelijk en van voorbijgaande aard zijn en een integraal
onderdeel vormen van een technisch procedé dat door
middel van een satellietdecoder en een televisietoestel
wordt verricht om de uitzendingen te ontvangen.
166
Alleen de naleving van de vierde en de vijfde
voorwaarde moet dus nog worden onderzocht.
167 Wat de vierde voorwaarde betreft, moet er om te
beginnen op worden gewezen dat de betrokken reproductiehandelingen niet beogen de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon mogelijk te
maken. Als alternatieve mogelijkheid moet dus worden
onderzocht of zij als enig doel hebben een rechtmatig
gebruik van een werk of beschermd materiaal mogelijk
te maken.
168
Zoals uit punt 33 van de considerans van de
richtlijn auteursrecht blijkt, wordt het gebruik als geoorloofd beschouwd indien het door de betrokken
rechthebbende is toegestaan of indien het niet in de
toepasselijke regeling is beperkt.
169 Aangezien het gebruik van de betrokken werken
in het hoofdgeding door de auteursrechthebbenden niet
is toegestaan, moet worden beoordeeld of de betrokken
handelingen beogen een gebruik van werken mogelijk
te maken dat door de toepasselijke regeling niet is beperkt.
170 In dit verband staat vast dat door die kortstondige
reproductiehandelingen de satellietdecoder en het televisiescherm correct werken. Vanuit het oogpunt van de
televisiekijkers maken die handelingen de ontvangst
van de uitzendingen met beschermde werken mogelijk.
171
De enkele ontvangst van die uitzendingen op
zich, dat wil zeggen het opvangen van het signaal en
het weergeven van de uitzendingen in privé-kring, is
geen handeling die door de regeling van de Unie of die
van het Verenigd Koninkrijk is beperkt, zoals overigens
blijkt uit de bewoordingen van de vijfde prejudiciële
vraag in zaak C‑403/08, zodat die handeling rechtmatig
is. Bovendien volgt uit de punten 77 tot en met 132 van
het onderhavige arrest dat een dergelijke ontvangst van
de uitzendingen als geoorloofd moet worden beschouwd in het geval van uitzendingen uit een andere
lidstaat dan het Verenigd Koninkrijk wanneer die ontvangst wordt gerealiseerd met behulp van buitenlandse
decodeerapparatuur.
172 Vastgesteld moet dus worden dat de reproductiehandelingen als enig doel hebben een „rechtmatig gebruik” van de werken in de zin van artikel 5, lid 1, sub
b, van de richtlijn auteursrecht mogelijk te maken.
173 Reproductiehandelingen als die in het hoofdgeding voldoen derhalve aan de vierde voorwaarde van
die bepaling.
174 Wat ten slotte de vijfde voorwaarde van die bepaling betreft, moet er worden op gewezen dat die in
het kader van een technisch procedé verrichte reproductiehandelingen toegang verschaffen tot de beschermde werken. Aangezien die werken een economische waarde hebben, heeft ook de toegang daartoe
noodzakelijkerwijs een economische waarde.
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
175 Om de uitzondering van artikel 5, lid 1, van de
richtlijn auteursrecht haar nuttige werking niet te ontnemen, moet die waarde ook nog zelfstandig zijn in de
zin dat zij verder gaat dan het economische voordeel
dat wordt gehaald uit de enkele ontvangst van een uitzending die beschermde werken bevat, dat wil zeggen
verder gaat dan het voordeel dat wordt gehaald uit het
opvangen van het signaal en het weergeven van de uitzending op zich.
176 In het hoofdgeding vormen de in het geheugen
van de satellietdecoder en op het televisiescherm verrichte tijdelijke reproductiehandelingen een onafscheidelijk en onzelfstandig deel van het ontvangstproces
van de uitzendingen met de betrokken werken. Bovendien worden zij verricht zonder invloed, en ook zonder
besef, van de personen die aldus toegang tot de beschermde werken hebben.
177 Die tijdelijke reproductiehandelingen kunnen dus
geen extra economisch voordeel genereren dat verder
gaat dan het voordeel dat wordt gehaald uit de enkele
ontvangst van de betrokken uitzendingen.
178 Derhalve kunnen de in het hoofdgeding aan de
orde zijnde reproductiehandelingen niet worden beschouwd als handelingen met een zelfstandige economische waarde, zodat zij voldoen aan de vijfde voorwaarde van artikel 5, lid 1, van de richtlijn auteursrecht.
179 Deze conclusie en de conclusie in punt 172 van
het onderhavige arrest vinden trouwens bevestiging in
het doel van die bepaling om de ontwikkeling en de
werking van nieuwe technologieën te waarborgen.
Mochten de betrokken handelingen niet worden beschouwd als handelingen die voldoen aan de in artikel
5, lid 1, van de richtlijn auteursrecht gestelde voorwaarden, dan zouden immers alle televisiekijkers die
gebruikmaken van moderne apparatuur voor de werking waarvan die reproductiehandelingen noodzakelijk
zijn, geen programma’s met uitgezonden werken mogen ontvangen zonder toestemming van de auteursrechthebbenden. Dat zou de effectieve verspreiding en
bijdrage van nieuwe technologieën evenwel belemmeren en zelfs blokkeren, en dit in strijd met de wil van de
Uniewetgever als omschreven in punt 31 van de considerans van de richtlijn auteursrecht.
180 Gelet op een en ander moet worden vastgesteld
dat reproductiehandelingen als die in het hoofdgeding
voldoen aan alle vijf voorwaarden van artikel 5, lid 1,
van de richtlijn auteursrecht.
181 Om zich te kunnen beroepen op de uitzondering
van die bepaling, moeten die handelingen ook nog voldoen aan de voorwaarden van artikel 5, lid 5, van de
richtlijn auteursrecht. Dienaangaande volstaat de vaststelling dat, gelet op de overwegingen in de punten 163
tot en met 179 van het onderhavige arrest, de handelingen ook aan die voorwaarden voldoen.
182
Op de gestelde vraag moet dus worden geantwoord dat reproductiehandelingen als die in zaak
C‑403/08, die in het geheugen van een satellietdecoder
en op een televisiescherm worden verricht, aan de in
artikel 5, lid 1, van de richtlijn auteursrecht genoemde
voorwaarden voldoen en derhalve zonder toestemming
Pagina 21 van 55
www.iept.nl
van de betrokken auteursrechthebbenden mogen worden verricht.
4.
„Mededeling aan het publiek” in de zin
van artikel 3, lid 1, van de richtlijn auteursrecht
(zesde vraag in zaak C‑403/08)
183 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in
wezen te vernemen of het begrip „mededeling aan het
publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van de richtlijn
auteursrecht aldus moet worden uitgelegd dat het ook
betrekking heeft op het vertonen van de uitgezonden
werken, door middel van een televisiescherm en luidsprekers, aan de aanwezige klanten in een horecagelegenheid.
184 Vooraf moet erop worden gewezen dat in artikel
3, lid 1, van de richtlijn auteursrecht het begrip „mededeling aan het publiek” niet wordt omschreven (arrest
van 7 december 2006, SGAE, C‑306/05, Jurispr. blz.
I‑11519, punt 33).
185 Volgens vaste rechtspraak moet dan voor de betekenis en de draagwijdte ervan rekening worden gehouden met de door die richtlijn nagestreefde doelstellingen en met de context van de uit te leggen bepaling
(arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 34 en aldaar
aangehaalde rechtspraak).
186 Om te beginnen moet eraan worden herinnerd dat
de richtlijn auteursrecht als belangrijkste doelstelling
heeft om een hoog beschermingsniveau voor auteurs te
verwezenlijken, zodat zij met name bij een mededeling
aan het publiek een passende beloning voor het gebruik
van hun werk kunnen ontvangen. Aan het begrip „mededeling aan het publiek” moet dus een ruime betekenis
worden gegeven, zoals overigens uitdrukkelijk vermeld
staat in punt 23 van de considerans van die richtlijn (zie
arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 36).
187 Voorts moet erop worden gewezen dat overeenkomstig punt 20 van de considerans ervan de richtlijn
auteursrecht is gebaseerd op beginselen en voorschriften die reeds zijn vastgelegd in de op het gebied van de
intellectuele eigendom geldende richtlijnen, zoals richtlijn 92/100 die door de richtlijn naburige rechten is gecodificeerd (zie arrest Infopaq International, reeds
aangehaald, punt 36).
188 In die omstandigheden moeten, gelet op de eisen
inzake eenheid en samenhang van de rechtsorde van de
Unie, de in al die richtlijnen gebruikte begrippen dezelfde betekenis hebben, tenzij de Uniewetgever in een
specifieke wetgevende context een andere wil kenbaar
heeft gemaakt.
189 Ten slotte moet artikel 3, lid 1, van de richtlijn
auteursrecht zo veel mogelijk worden uitgelegd tegen
de achtergrond van het volkenrecht, en met name rekening houdend met de Berner Conventie en het Verdrag
inzake het auteursrecht. De richtlijn auteursrecht strekt
immers tot tenuitvoerlegging van dat verdrag, op grond
van artikel 1, lid 4, waarvan de verdragsluitende partijen dienen te voldoen aan de artikelen 1 tot en met 21
van de Berner Conventie. Diezelfde verplichting is ook
opgenomen in artikel 9, lid 1, van de Overeenkomst
inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (zie in die zin arrest SGAE, reeds aangehaald,
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
punten 35, 40 en 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
190 Die drie elementen moeten in aanmerking worden genomen bij de uitlegging van het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van
de richtlijn auteursrecht en bij de beoordeling of dat
begrip ook betrekking heeft op het vertonen van de uitgezonden werken, door middel van een televisiescherm
en luidsprekers, aan de in een horecagelegenheid aanwezige klanten.
191
Wat om te beginnen het begrip „mededeling”
betreft, blijkt uit artikel 8, lid 3, van de richtlijn naburige rechten en de artikelen 2, sub g, en 15 van het Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen dat daaronder valt het „voor het publiek hoorbaar maken van de
op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven
van geluiden” en dat dit begrip ook uitzending of „enigerlei mededeling aan het publiek” omvat.
192 Meer in het bijzonder omvat dit begrip, zoals in
artikel 11 bis, lid 1, sub iii, van de Berner Conventie
uitdrukkelijk is bepaald, mededeling door een luidspreker of door ieder ander dergelijk instrument dat tekens,
geluiden of beelden overbrengt, waaronder – volgens
de toelichting bij het voorstel voor een richtlijn betreffende het auteursrecht [COM(97) 628 def.] – ook wordt
verstaan een vorm van mededeling zoals het vertonen
van de werken op een scherm.
93
Aangezien de Uniewetgever in de richtlijn auteursrecht en met name in artikel 3 ervan met betrekking tot de uitlegging van dit begrip geen andere wil
kenbaar heeft gemaakt (zie punt 188 van het onderhavige arrest), moet het begrip „mededeling” derhalve
ruim worden opgevat, zodat elke uitzending van de
beschermde werken daaronder valt, ongeacht het gebruikte technische middel of procedé.
94 Aan de hand van een dergelijke uitlegging heeft
het Hof reeds geoordeeld dat een hoteleigenaar een
mededelingshandeling verricht wanneer hij het voor
zijn hotelgasten mogelijk maakt toegang te hebben tot
de uitgezonden werken door middel van televisietoestellen, door met volledige kennis van zaken het ontvangen signaal, dat wil zeggen de drager van de beschermde werken, in de hotelkamers door te geven.
Dienaangaande heeft het Hof beklemtoond dat een dergelijke tussenkomst niet alleen maar een technisch
middel is om de ontvangst van de oorspronkelijke uitzending in het ontvangstgebied ervan mogelijk te maken of te verbeteren, maar wel een handeling zonder
welke die hotelgasten niet van de uitgezonden werken
kunnen genieten, hoewel zij zich fysiek in dat ontvangstgebied bevinden (zie in die zin arrest SGAE,
reeds aangehaald, punt 42).
195 In zaak C‑403/08 biedt de eigenaar van een horecagelegenheid de in die horecagelegenheid aanwezige klanten bewust toegang tot een uitzending die beschermde werken bevat, door middel van een televisiescherm en luidsprekers, waarbij die klanten zonder tussenkomst van die eigenaar niet van de uitgezonden
werken kunnen genieten, ook al bevinden zij zich fysiek in het ontvangstgebied van die uitzending. De omstandigheden van een dergelijke handeling zijn dus
Pagina 22 van 55
www.iept.nl
vergelijkbaar met de omstandigheden waarop het reeds
aangehaalde arrest SGAE betrekking heeft.
196 Vastgesteld moet dus worden dat de eigenaar van
een horecagelegenheid een mededeling verricht wanneer hij uitgezonden werken, door middel van een televisiescherm en luidsprekers, bewust vertoont aan de in
die horecagelegenheid aanwezige klanten.
197
In omstandigheden als die in het hoofdgeding
kan echter alleen sprake zijn van een „mededeling aan
het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van de richtlijn auteursrecht indien het uitgezonden werk ook nog
wordt vertoond aan een nieuw publiek, dat wil zeggen
een publiek waarmee de auteurs van de beschermde
werken geen rekening hielden toen zij toestemming
gaven voor het gebruik ervan voor de mededeling aan
het oorspronkelijke publiek (zie in die zin arrest
SGAE, reeds aangehaald, punten 40 en 42, en beschikking van 18 maart 2010, Organismos Sillogikis
Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C‑136/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38).
198 Wanneer auteurs in uitzending van hun werken
toestemmen, houden zij in beginsel slechts rekening
met de bezitters van televisietoestellen die, individueel
of in hun privé‑ of gezinssfeer, het signaal ontvangen
en de uitzendingen volgen. Zodra een uitgezonden
werk op een voor het publiek toegankelijke plaats
wordt vertoond ten behoeve van een extra publiek dat
door de bezitter van het televisietoestel wordt toegelaten om het werk te horen of te zien, moet een dergelijke
bewuste tussenkomst evenwel worden beschouwd als
een handeling waarmee het betrokken werk aan een
nieuw publiek wordt meegedeeld (zie in die zin arrest
SGAE, reeds aangehaald, punt 41, en beschikking
Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, reeds aangehaald, punt 37).
199
Dat is het geval wanneer de eigenaar van een
horecagelegenheid de uitgezonden werken aan de in die
horecagelegenheid aanwezige klanten vertoont, aangezien die klanten een extra publiek vormen waarmee de
auteurs toen zij in de uitzending van hun werken toestemden, geen rekening hielden.
200 Daarenboven moet, wil er sprake zijn van mededeling aan het publiek, het uitgezonden werk worden
vertoond aan een „niet op de plaats van oorsprong van
de mededeling aanwezig publiek”, in de zin van punt
23 van de considerans van de richtlijn auteursrecht.
201
Uit het hiervoor vermeld gemeenschappelijk
standpunt nr. 48/2000 blijkt dat dit punt van de considerans voortvloeit uit het voorstel van het Europees
Parlement dat daarin wilde preciseren dat mededeling
aan het publiek in de zin van die richtlijn geen betrekking heeft op „rechtstreekse afbeelding of uitvoering”,
een begrip dat verwijst naar „de openbare opvoering en
uitvoering” in artikel 11, lid 1, van de Berner Conventie, welk begrip ook ziet op de vertolking van werken
voor het publiek dat direct fysiek contact heeft met de
persoon die het werk opvoert of uitvoert (zie de gids
van de Berner Conventie, een interpretatief document
dat door de WIPO is opgesteld en dat geen bindende
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
kracht heeft maar niettemin aan de uitlegging van deze
conventie bijdraagt, zoals het Hof in punt 41 van het
reeds aangehaalde arrest SGAE heeft opgemerkt).
202 Om een dergelijke rechtstreekse openbare opvoering en uitvoering uit te sluiten van de werkingssfeer
van het begrip „mededeling aan het publiek” in het kader van de richtlijn auteursrecht, is dus in punt 23 van
de considerans gepreciseerd dat de mededeling aan het
publiek betrekking heeft op mededelingen aan het niet
op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek.
203 Van een dergelijk direct fysiek contact is er echter juist geen sprake wanneer op een plaats als een horecagelegenheid een uitgezonden werk door middel van
een televisietoestel en luidsprekers wordt vertoond aan
het publiek dat aanwezig is op de plaats van die vertoning, maar niet op de plaats van oorsprong van de mededeling in de zin van punt 23 van de considerans van
de richtlijn auteursrecht, dat wil zeggen op de plaats
van de uitgezonden opvoering (zie in die zin arrest
SGAE, reeds aangehaald, punt 40).
204
Ten slotte moet erop worden gewezen dat het
niet irrelevant is dat een „mededeling” in de zin van
artikel 3, lid 1, van de richtlijn auteursrecht een winstoogmerk heeft (zie in die zin arrest SGAE, reeds
aangehaald, punt 44).
205 In een situatie als die in het hoofdgeding kan niet
worden betwist dat de eigenaar de uitgezonden werken
in zijn horecagelegenheid vertoont om daar profijt uit te
trekken en dat die vertoning klanten kan trekken die
geïnteresseerd zijn in de vertoonde werken. De betrokken vertoning heeft dus gevolgen voor het aantal bezoekers van die horecagelegenheid en uiteindelijk voor
de financiële resultaten ervan.
206 Derhalve heeft de betrokken mededeling aan het
publiek een winstoogmerk.
207 Gelet op al het voorgaande moet op de gestelde
vraag worden geantwoord dat het begrip „mededeling
aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van de
richtlijn auteursrecht aldus moet worden uitgelegd dat
het ook betrekking heeft op het vertonen van de uitgezonden werken, door middel van een televisiescherm
en luidsprekers, aan de in een horecagelegenheid aanwezige klanten.
5.
Gevolgen van de richtlijn satellietomroep
(zevende vraag in zaak C‑403/08)
208 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in
wezen te vernemen of de richtlijn satellietomroep gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de in het geheugen van een satellietdecoder en op een televisiescherm verrichte reproductiehandelingen.
209
De richtlijn satellietomroep voorziet slechts in
een minimale harmonisatie van een aantal aspecten van
de bescherming van auteursrechten en naburige rechten
in geval van mededeling aan het publiek per satelliet of
doorgifte via de kabel van uitzendingen die afkomstig
zijn uit andere lidstaten. Deze regels van minimale
harmonisatie, anders dan de richtlijn auteursrecht, bevatten evenwel geen elementen voor de beoordeling
van de rechtmatigheid van de in het geheugen van een
satellietdecoder en op een televisiescherm verrichte
Pagina 23 van 55
www.iept.nl
reproductiehandelingen (zie naar analogie arrest van 3
februari 2000, Egeda, C‑293/98, Jurispr. blz. I‑629,
punten 25 en 26, en arrest SGAE, reeds aangehaald,
punt 30).
210
Op de gestelde vraag moet dus worden geantwoord dat de richtlijn satellietomroep aldus moet worden uitgelegd dat zij geen gevolgen heeft voor de
rechtmatigheid van de in het geheugen van een satellietdecoder en op een televisiescherm verrichte reproductiehandelingen.
IV – Kosten
211 Ten aanzien van de partijen in de hoofdgedingen
is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechters over de kosten hebben te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten
komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:
1)
Het begrip „illegale uitrusting” in de zin van artikel 2, sub e, van richtlijn 98/84/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op
of bestaande uit voorwaardelijke toegang, moet aldus
worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op buitenlandse decodeerapparatuur – die toegang verschaft
tot satellietomroepdiensten van een omroeporganisatie,
met de toestemming van die omroeporganisatie wordt
geproduceerd en verkocht, maar tegen haar wil in
wordt gebruikt buiten het geografische gebied waarvoor zij werd verstrekt –, die welke door verstrekking
van een valse naam en een vals adres is verkregen of
geactiveerd, of die welke is gebruikt in strijd met een
contractuele beperking volgens welke de apparatuur
uitsluitend voor privédoeleinden mag worden gebruikt.
2)
Artikel 3, lid 2, van richtlijn 98/84 verzet zich
niet tegen een nationale regeling die het gebruik van
buitenlandse decodeerapparatuur verbiedt, daaronder
begrepen die welke door verstrekking van een valse
naam en een vals adres is verkregen of geactiveerd, en
die welke is gebruikt in strijd met een contractuele beperking volgens welke de apparatuur uitsluitend voor
privédoeleinden mag worden gebruikt, aangezien een
dergelijke regeling niet onder het gecoördineerde gebied van die richtlijn valt.
3)
Artikel 56 VWEU moet aldus worden uitgelegd
dat:
–
het zich verzet tegen een regeling van een lidstaat
die de invoer, de verkoop en het gebruik in die staat
verbiedt van buitenlandse decodeerapparatuur waarmee
toegang kan worden verkregen tot een gecodeerde satellietomroepdienst uit een andere lidstaat die door de
regeling van eerstgenoemde staat beschermd materiaal
bevat,
aan die conclusie niet wordt afgedaan door de
omstandigheid dat de buitenlandse decodeerapparatuur
is verkregen of geactiveerd door verstrekking van een
valse identiteit en een vals adres, met het opzet om de
betrokken territoriale beperking te omzeilen, en evenmin door de omstandigheid dat die apparatuur voor
commerciële doeleinden is gebruikt hoewel zij alleen
voor privégebruik was bestemd.
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
4)
De bedingen van een tussen een intellectueleeigendomsrechthebbende en een omroeporganisatie
gesloten licentieovereenkomst vormen een door artikel
101 VWEU verboden beperking van de mededinging
wanneer zij de omroeporganisatie verplichten geen decodeerapparatuur die toegang verschaft tot het beschermde materiaal van die rechthebbende, aan te bieden voor gebruik buiten het door die licentieovereenkomst bestreken grondgebied.
5)
Artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van
het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moet aldus worden uitgelegd dat het
reproductierecht ook geldt voor fragmenten van voorbijgaande aard van de werken in het geheugen van een
satellietdecoder en op een televisiescherm, op voorwaarde dat die fragmenten bestanddelen bevatten die
de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele
schepping van de betrokken auteurs, zodat het samengestelde geheel van de gelijktijdig gereproduceerde
fragmenten moet worden onderzocht om na te gaan of
het dergelijke bestanddelen bevat.
6)
Reproductiehandelingen als die in zaak
C‑403/08, die in het geheugen van een satellietdecoder
en op een televisiescherm worden verricht, voldoen aan
de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 genoemde
voorwaarden en mogen derhalve zonder toestemming
van de betrokken auteursrechthebbenden worden verricht.
7)
Het begrip „mededeling aan het publiek” in de
zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 moet aldus
worden uitgelegd dat het ook betrekking heeft op het
vertonen van de uitgezonden werken, door middel van
een televisiescherm en luidsprekers, aan de in een horecagelegenheid aanwezige klanten.
8)
Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften
betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het
gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de
kabel, moet aldus worden uitgelegd dat zij geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de in het geheugen van een satellietdecoder en op een televisiescherm
verrichte reproductiehandelingen.
ondertekeningen
* Procestaal: Engels.
Conclusie van Advocaat-Generaal J. Kokott
van 3 februari 2011 (1)
Zaken C‑403/08 en C‑429/08
Football Association Premier League Ltd e.a.
tegen
QC Leisure e.a.
[verzoek van de High Court of Justice, Chancery Division (Verenigd Koninkrijk) om een prejudiciële beslissing]
Karen Murphy
tegen
Media Protection Services Ltd
Pagina 24 van 55
www.iept.nl
[verzoek van de High Court of Justice, Administrative
Court (Verenigd Koninkrijk) om een prejudiciële beslissing]
„Satellietuitzending van voetbalwedstrijden – Handel
in decoderkaarten die in andere lidstaten rechtmatig op
de markt zijn gebracht – Richtlijn 98/84/EG – Rechtsbescherming van diensten voor voorwaardelijke toegang – Illegale uitrusting – Richtlijn 2001/29/EG –
Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en naburige beschermingsrechten in de informatiemaatschappij – Reproductierecht – Mededeling aan
het publiek – Richtlijn 93/83/EEG – Coördinatie van
bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en
naburige rechten op het gebied van de satellietomroep
en de doorgifte via de kabel – Vrij verkeer van goederen – Vrij verkeer van diensten – Mededinging – Artikel 101, lid 1, VWEU – Onderling afgestemde feitelijke gedragingen – Gedraging die tot doel heeft de mededinging te verhinderen, beperken of vervalsen – Criteria ter beoordeling van de mededingingsbeperkende
strekking”
Inhoud
I – Inleiding
II – Rechtskader
A – Internationaal recht
1. Berner Conventie voor de bescherming van werken
van letterkunde en kunst
2. Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de
intellectuele eigendom
3. WIPO-verdrag inzake het auteursrecht
4. Internationaal Verdrag van Rome inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, van producenten van fonogrammen en van omroeporganisaties
B – Unierecht
1. Bescherming van diensten op basis van voorwaardelijke toegang
2. Intellectuele eigendom in de informatiemaatschappij
3. Intellectuele eigendom en satellietomroep
III – Feiten en prejudiciële vragen
A – Uitzending van voetbalwedstrijden
B – Zaak C‑403/08
C – Zaak C‑429/08
IV – Juridische beoordeling
A – Richtlijn 98/84
B – Richtlijn 2001/29
1. Reproductierecht
a) Vierde vraag, sub a, in zaak C‑403/08 – nationaal
recht of Unierecht
b) Toepassing van het reproductierecht op rechtstreekse
uitzendingen
c) Vierde vraag, sub b, in zaak C‑403/08 – Reproductie
in het buffergeheugen van de ontvanger
d) Vierde vraag, sub c, in zaak C‑403/08 – Reproductie
door vertoning op een televisiescherm
2. Vijfde vraag in zaak C‑403/08 – Beperking van het
3. Mededeling aan het publiek
a) Ontvankelijkheid van de vraag
b) Beantwoording van de vraag
i) Beschermde werken
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
ii) Toepasselijkheid van artikel 3, lid 1, van richtlijn
2001/29
C – Richtlijn 93/83
D – De fundamentele vrijheden
a) De toepasselijke fundamentele vrijheid
b) Beperking van de vrijheid van dienstverrichting
c) Rechtvaardiging van de belemmering
d) Rechtvaardiging bij verstrekking van valse gegevens
bij de aanschaf van decoderkaarten
e) Gevolgen van de beperking tot privé- of thuisgebruik
f) Negende vraag in zaak C‑403/08
g) Zevende vraag in zaak C‑429/08
h) Resultaat betreffende de zesde en de zevende vraag
in zaak C‑429/08 en de zevende vraag, de achtste
vraag, sub c, en de negende vraag in zaak C‑403/08
E – Mededingingsrecht
V – Conclusie
I – Inleiding
1.
De bescherming van de economische belangen
van auteurs wordt steeds belangrijker. Creatieve prestaties moeten op adequate wijze worden beloond.
2.
Te dien einde tracht de Football Association
Premier League Ltd. (hierna: „FAPL”), de organisatie
van de hoogste Engelse voetbaldivisie die de wedstrijden van deze divisie op de markt brengt, de rechtstreekse uitzending van die wedstrijden optimaal te
exploiteren. Zij verstrekt aan haar licentienemers in
beginsel het exclusieve recht op uitzending en economische exploitatie van de wedstrijden in hun zendgebied, dat meestal overeenkomt met het betrokken land.
Om de exclusiviteit van andere licentienemers te waarborgen, worden zij tegelijkertijd ertoe verplicht te
voorkomen dat hun uitzendingen buiten het zendgebied
kunnen worden bekeken.
3.
De gedingen die ten grondslag liggen aan de
onderhavige verzoeken om een prejudiciële beslissing
hebben betrekking op pogingen die exclusiviteit te omzeilen. Bepaalde ondernemingen importeren decoderkaarten uit het buitenland, in casu Griekenland en Arabische landen, in het Verenigd Koninkrijk en bieden
deze daar tegen gunstigere tarieven dan de omroeporganisatie van dat land aan horecagelegenheden aan. De
FAPL probeert deze praktijken een halt toe te roepen.
4.
Maatregelen om exclusieve uitzendrechten te
doen naleven staan op gespannen voet met het beginsel
van de interne markt. Derhalve moet worden onderzocht of zij in strijd zijn met de fundamentele vrijheden
of het mededingingsrecht van de Unie.
5.
Daarnaast rijzen echter ook vragen met betrekking tot verschillende richtlijnen. Relevant is bijvoorbeeld richtlijn 98/84/EG betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (2), aangezien de exclusiviteit van
satellietuitzendingen door de versleuteling van het satellietsignaal wordt gewaarborgd. De FAPL is van mening dat de richtlijn het gebruik van decoderkaarten
buiten het gebied waarvoor zij bestemd zijn, verbiedt.
De importeurs stellen zich daarentegen op het standpunt dat de richtlijn voorziet in het vrije verkeer van die
kaarten.
Pagina 25 van 55
www.iept.nl
6.
Bovendien stellen de verwijzende rechters vragen omtrent de reikwijdte van de rechten inzake uitzendingen in de zin van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het
auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij(3), namelijk of de weergave van de programma’s aan het recht op reproductie van werken
raakt en of vertoning in horecagelegenheden als mededeling aan het publiek moet worden beschouwd.
7.
Ten slotte gaat het om de gevolgen van een licentie overeenkomstig richtlijn 93/83/EEG tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de
satellietomroep en de doorgifte via de kabel.(4) Er
moet worden onderzocht of de toestemming voor satellietuitzending van een programma in een bepaalde lidstaat het recht verleent om het programma in een andere lidstaat te ontvangen en op een beeldscherm weer te
geven.
II – Rechtskader
A – Internationaal recht
1.
Berner Conventie voor de bescherming van
werken van letterkunde en kunst
8.
Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de Berner
Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (Akte van Parijs, 24 juli 1971) in de
herziene versie van 28 september 1979 (hierna: „Berner
Conventie”) genieten de door die Conventie beschermde auteurs van werken van letterkunde en kunst het
uitsluitende recht om toestemming te verlenen tot het
verveelvoudigen van deze werken, ongeacht op welke
wijze en in welke vorm.
9.
Artikel 11bis, lid 1, van de Berner Conventie
bepaalt:
„Auteurs van werken van letterkunde en kunst genieten
het uitsluitend recht toestemming te verlenen tot:
i)
de radio-uitzending van hun werken of de openbare mededeling van deze werken door ieder ander middel dienend tot het draadloos verspreiden van tekens,
geluiden of beelden,
ii)
elke openbare mededeling, hetzij met of zonder
draad, van het door de radio uitgezonden werk, wanneer deze mededeling door een andere organisatie dan
de oorspronkelijke geschiedt,
iii)
de openbare mededeling van het door de radio
uitgezonden werk door een luidspreker of door ieder
ander dergelijk instrument dat tekens, geluiden of beelden overbrengt.”
Overeenkomst inzake de handelsaspecten
van de intellectuele eigendom
10.
De Raad heeft bij besluit van 22 december 1994
betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale
handelsbesprekingen in het kader van de UruguayRonde (1986‑1994) voortvloeiende overeenkomsten(5)
zijn goedkeuring gehecht aan de overeenkomst inzake
de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die
als bijlage 1C bij de Overeenkomst van Marrakesh tot
oprichting van de Wereldhandelsorganisatie is gevoegd
(hierna: „TRIPs-overeenkomst”).
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
11.
Artikel 9, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst
bevat een regeling inzake de naleving van internationale overeenkomsten betreffende de bescherming van het
auteursrecht:
„De leden leven de artikelen 1 t/m 21 van en het aanhangsel bij de Berner Conventie (1971) na. De leden
hebben evenwel geen rechten of verplichtingen krachtens deze Overeenkomst ten aanzien van de rechten
verleend krachtens artikel 6bis van die Conventie of
van de daaraan ontleende rechten.”
12.
Artikel 14, lid 3, van de TRIPs-overeenkomst
bevat bepalingen inzake de bescherming van televisieuitzendingen:
„Omroeporganisaties hebben het recht de volgende
handelingen te verbieden, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de vastlegging, de reproductie van vastleggingen en de heruitzending langs
draadloze weg alsmede de overbrenging aan het publiek van televisie-uitzendingen van vastleggingen.
Wanneer de leden zulke rechten niet aan omroeporganisaties verlenen, bieden zij de bezitters van het auteursrecht wat uitzendingen betreft de mogelijkheid de
bovengenoemde handelingen te beletten, onverminderd
de bepalingen van de Berner Conventie (1971).”
3.
WIPO-verdrag inzake het auteursrecht
13.
De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (hierna: „WIPO”) heeft op 20 december 1996
te Genève haar goedkeuring gehecht aan het WIPOverdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen en het
WIPO-verdrag inzake het auteursrecht. De Gemeenschap heeft die verdragen bij besluit 2000/278/EG van
de Raad van 16 maart 2000(6) voor wat de onder haar
bevoegdheid vallende gebieden betreft, goedgekeurd.
14.
Krachtens artikel 1, lid 4, van het WIPO-verdrag
eerbiedigen de verdragsluitende partijen de artikelen 1
tot en met 21 en de bijlage van de Berner Conventie.
15.
Artikel 8 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht bepaalt:
„Onverminderd de bepalingen van artikel 11, eerste
lid, onder (ii), artikel 11bis, eerste lid, onder (i) en (ii),
artikel 11ter, eerste lid, onder (ii), artikel 14, eerste lid,
onder (ii), en artikel 14bis, eerste lid, van de Berner
Conventie, hebben auteurs van werken van letterkunde
en kunst het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het per draad of langs draadloze weg mededelen van hun werken aan het publiek, met inbegrip
van het op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar
stellen van hun werken dat deze voor leden van het publiek beschikbaar zijn vanaf een door hen gekozen
plaats en op een door hen gekozen tijdstip.”
4.
Internationaal Verdrag van Rome inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, van producenten van fonogrammen en van omroeporganisaties
16.
In artikel 13 van het Internationale Verdrag van
Rome inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, van producenten van fonogrammen en van omroeporganisaties van 26 oktober 1961(7) worden bepaalde minimumrechten van omroeporganisaties geregeld:
Pagina 26 van 55
www.iept.nl
„Omroeporganisaties genieten het recht toe te staan of
te verbieden:
a)
de heruitzending van hun uitzendingen;
b)
de vastlegging van hun uitzendingen;
c)
de reproductie
(i)
van zonder hun toestemming vervaardigde vastleggingen van hun uitzendingen;
(ii)
van overeenkomstig de bepalingen van artikel 15
gemaakte vastleggingen van hun uitzendingen indien de
reproductie wordt vervaardigd voor andere doeleinden
dan in die bepalingen bedoeld;
d)
de overbrenging aan het publiek van hun televisie-uitzendingen, indien deze overbrenging geschiedt in
voor het publiek toegankelijke plaatsen tegen betaling
van entreegeld; het wordt overgelaten aan de nationale
wetgeving van de staat waar aanspraak op bescherming van dit recht wordt gemaakt, de voorwaarden te
bepalen waarop dit recht kan worden uitgeoefend.”
17.
De Europese Unie is weliswaar geen partij bij
het Internationale Verdrag van Rome, maar in artikel 5
van protocol nr. 28 betreffende intellectuele eigendom
bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(8) hebben de partijen bij die Overeenkomst zich ertoe verplicht om vóór 1 januari 1995 toe
te treden tot de volgende multilaterale verdragen op het
gebied van de industriële, de intellectuele en de commerciële eigendom:
„[...]
b)
Berner Conventie voor de bescherming van de
werken van letterkunde en kunst (Akte van Parijs,
1971);
c)
Internationaal Verdrag inzake de bescherming
van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en van omroeporganisaties (Rome, 1961);
[...]”
B – Unierecht
1.
Bescherming van diensten op basis van voorwaardelijke toegang
18.
Een van de accenten in de prejudiciële vragen
ligt bij richtlijn 98/84 betreffende de rechtsbescherming
van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang.
19.
Artikel 1 omschrijft het doel van richtlijn 98/84:
„Doel van deze richtlijn is de onderlinge aanpassing
van de bepalingen van de lidstaten inzake maatregelen
tegen illegale uitrusting die ongeoorloofde toegang
verschaft tot beschermde diensten.”
20.
Artikel 2 van richtlijn 98/84 definieert de relevante begrippen, waartoe in het bijzonder de begrippen
uitrusting voor voorwaardelijke toegang, illegale uitrusting en gecoördineerd gebied behoren:
„In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a)
[...]
c)
‚uitrusting voor voorwaardelijke toegang’: elke
uitrusting of programmatuur die is ontworpen of aangepast om toegang te verschaffen tot een beschermde
dienst in een begrijpelijke vorm;
d)
[...]
e)
‚illegale uitrusting’: elke uitrusting of programmatuur die is ontworpen of aangepast om zonder toe-
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
stemming van de dienstverrichter in een begrijpelijke
vorm toegang te verschaffen tot een beschermde dienst;
f)
‚door deze richtlijn gecoördineerd gebied’: elke
bepaling betreffende de in artikel 4 omschreven inbreuken.”
21.
Artikel 3 van richtlijn 98/84 bepaalt welke maatregelen op de interne markt moeten worden genomen
met betrekking tot diensten op basis van voorwaardelijke toegang en uitrusting voor voorwaardelijke toegang:
„1.
Elke lidstaat neemt de maatregelen die nodig
zijn om de in artikel 4 genoemde activiteiten op zijn
grondgebied te verbieden en om te voorzien in de in
artikel 5 genoemde sancties en rechtsmiddelen.
2.
Onverminderd lid 1 mogen de lidstaten om redenen die te maken hebben met het door deze richtlijn
gecoördineerd gebied, geen beperkingen stellen aan,
a)
het verrichten van beschermde of verbonden
diensten vanuit een andere lidstaat,
b)
het vrije verkeer van uitrusting voor voorwaardelijke toegang.”
22.
Artikel 4 van richtlijn 98/84 legt vast welke activiteiten moeten worden verboden:
„De lidstaten verbieden op hun grondgebied de volgende activiteiten:
a)
het vervaardigen, invoeren, verspreiden, verkopen, verhuren of in bezit hebben voor commerciële
doeleinden van illegale uitrusting;
b)
het installeren, onderhouden of vervangen voor
commerciële doeleinden van illegale uitrusting;
c)
het gebruik maken van commerciële communicatie om illegale uitrusting aan te prijzen.”
2.
Intellectuele eigendom in de informatiemaatschappij
23.
In casu zijn twee aspecten van richtlijn 2001/29
van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei
2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij relevant: het reproductierecht
en het recht inzake mededeling aan het publiek.
24.
Het reproductierecht is geregeld in artikel 2 van
richtlijn 2001/29:
„De lidstaten voorzien ten behoeve van:
a)
auteurs, met betrekking tot hun werken,
b)
uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de
vastlegging van hun uitvoeringen,
c)
producenten van fonogrammen, met betrekking
tot hun fonogrammen,
d)
producenten van de eerste vastleggingen van
films, met betrekking tot het origineel en de kopieën
van hun films, en,
e)
omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen,
in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie
van dit materiaal, met welke middelen en in welke
vorm ook, toe te staan of te verbieden.”
Pagina 27 van 55
www.iept.nl
25.
Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 voorziet in
een voorbehoud ten aanzien van bepaalde technisch
noodzakelijke reproducties:
„Tijdelijke reproductiehandelingen, als bedoeld in artikel 2, die van voorbijgaande of incidentele aard zijn, en
die een integraal en essentieel onderdeel vormen van
een technisch procédé en die worden toegepast met als
enig doel,
a)
de doorgifte in een netwerk tussen derden door
een tussenpersoon of
b)
een rechtmatig gebruik
van een werk of ander materiaal mogelijk te maken, en
die geen zelfstandige economische waarde bezitten,
zijn van het in artikel 2 bedoelde reproductierecht uitgezonderd.”
26.
Artikel 3 van richtlijn 2001/29 regelt de met de
mededeling aan het publiek verband houdende rechten:
„1.
De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in
het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken
aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip
van de beschikbaarstelling van hun werken voor het
publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het
publiek op een door hen individueel gekozen plaats en
tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden.
2.
De lidstaten voorzien ten behoeve van:
a)
uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de
vastleggingen van hun uitvoeringen,
b)
producenten van fonogrammen, met betrekking
tot hun fonogrammen,
c)
producenten van de eerste vastleggingen van
films, met betrekking tot het origineel en de kopieën
van hun films, en
d)
omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen,
in het uitsluitende recht, de beschikbaarstelling voor het
publiek, per draad of draadloos, op zodanige wijze dat
de leden van het publiek op een door hen individueel
gekozen plaats en tijd er toegang toe hebben, toe te
staan of te verbieden.
3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden
niet uitgeput door enige handeling, bestaande in een
mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan
het publiek overeenkomstig dit artikel.”
27.
Deze bepalingen worden in punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 toegelicht:
„Deze richtlijn moet het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek verder harmoniseren. Aan dit recht moet een ruime betekenis worden
gegeven die iedere mededeling omvat die aan niet op
de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig
publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van
een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met
inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking
op enige andere handeling.”
28.
Richtlijn 2001/29 vult de reeds bestaande richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992
betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bewww.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
paalde naburige rechten op het gebied van intellectuele
eigendom(9) aan, die bij richtlijn 2006/115/EG(10) is
gecodificeerd. Artikel 8, lid 3, van de laatstgenoemde
richtlijn voorziet in nog een recht betreffende de mededeling aan het publiek van uitzendingen:
„De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen
via de ether en de mededeling aan het publiek van hun
uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze
mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling
van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk
zijn.”
3.
Intellectuele eigendom en satellietomroep
29.
De omgang met intellectuele eigendom op het
vlak van de satellietomroep is voorwerp van richtlijn
93/83. Voor een goed begrip van die richtlijn zijn verschillende punten van de considerans van bijzonder
belang:
„1.
Overwegende dat de in het Verdrag neergelegde
doelstellingen van de Gemeenschap voorzien in het tot
stand brengen van een steeds hechter verbond tussen
de Europese volkeren en van nauwere betrekkingen
tussen de in de Gemeenschap verenigde Staten, alsook
in het waarborgen van de economische en sociale
vooruitgang van de lidstaten door een gemeenschappelijk optreden dat erop gericht is de barrières die Europa verdelen, te verwijderen;
[...]
3.
Overwegende dat grensoverschrijdende omroepuitzendingen binnen de Gemeenschap, met name via
satelliet en kabel, een van de belangrijkste middelen
vormen ter bevordering van bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap, die tegelijkertijd van politieke, economische, sociale, culturele en juridische
aard zijn;
[...]
5.
Overwegende evenwel dat de verwezenlijking van
deze doelstellingen op dit ogenblik zowel bij de grensoverschrijdende uitzending van programma’s per satelliet als bij de doorgifte via de kabel van programma’s
uit andere lidstaten nog wordt belemmerd doordat de
nationale bepalingen op het gebied van het auteursrecht op een aantal punten onderling afwijken en doordat er enige rechtsonzekerheid bestaat; dat de rechthebbenden daardoor het gevaar lopen dat hun werken
worden geëxploiteerd zonder dat zij daarvoor een vergoeding ontvangen, of dat individuele houders van uitsluitende rechten in verschillende lidstaten de exploitatie van hun werken in de weg staan; dat de rechtsonzekerheid met name een directe belemmering vormt voor
het vrije verkeer van programma’s binnen de Gemeenschap;
[...]
7.
Overwegende dat de vrije uitzending van programma’s voorts wordt belemmerd door de huidige
juridische onzekerheid ten aanzien van de vraag of uitzending via een satelliet waarvan de signalen rechtstreeks kunnen worden ontvangen, uitsluitend gevolgen
heeft voor de rechten in het uitzendingsland dan wel
voor de rechten in alle ontvangstlanden tezamen; dat,
ingevolge de gelijkstelling uit auteursrechtelijk oogpunt
Pagina 28 van 55
www.iept.nl
van omroepsatellieten en telecommunicatiesatellieten,
dit gebrek aan rechtszekerheid zich thans voor nagenoeg alle in de Gemeenschap per satelliet uitgezonden
programma’s doet gevoelen;
[...]
14.
Overwegende dat het gebrek aan rechtszekerheid met betrekking tot de te verkrijgen rechten, waardoor de grensoverschrijdende uitzending van programma’s per satelliet wordt belemmerd, moet worden
weggenomen door het begrip mededeling aan het publiek per satelliet op communautair niveau te definieren en in die definitie tegelijkertijd te specificeren
waar de mededelingshandeling plaatsvindt; dat een
dergelijke definitie noodzakelijk is om te voorkomen
dat op één uitzendingshandeling op cumulatieve wijze
het recht van verschillende landen wordt toegepast; dat
de mededeling aan het publiek per satelliet uitsluitend
plaatsvindt op het ogenblik waarop en in de lidstaat
waar de programmadragende signalen onder controle
en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie
worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet en terug naar de aarde
loopt; dat normale technische procedures met betrekking tot de programmadragende signalen niet als een
onderbreking van de uitzendingsketen moeten worden
beschouwd;
15.
Overwegende dat de verkrijging bij overeenkomst van uitsluitende uitzendrechten moet geschieden
in overeenstemming met de wetgeving inzake het auteursrecht en de naburige rechten van de lidstaat waar
de mededeling aan het publiek per satelliet plaatsvindt;
16.
Overwegende dat het door het beginsel van contractvrijheid, waarop deze richtlijn is gebaseerd, mogelijk zal blijven beperkingen aan de exploitatie van deze
rechten te stellen, met name wat bepaalde uitzendingstechnieken of bepaalde taalversies betreft;
17.
Overwegende dat de betrokkenen bij het bepalen
van de vergoeding die voor het verwerven van de rechten moet worden betaald, rekening dienen te houden
met alle voor de uitzending kenmerkende aspecten, zoals het daadwerkelijke aantal luisteraars of kijkers, het
potentiële aantal luisteraars of kijkers en de taalversie;
[...]”
30.
Met betrekking tot het onderhavige geval zijn
met name de definities van artikel 1, lid 2, sub a, b en c,
van richtlijn 93/83 van belang:
„a)
In deze richtlijn wordt verstaan onder ‚mededeling aan het publiek per satelliet’: een handeling waarbij de programmadragende signalen voor ontvangst
door het publiek onder controle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie worden ingevoerd in
een ononderbroken mededelingenketen die naar de
satelliet en terug naar de aarde loopt.
b)
De mededeling aan het publiek per satelliet, vindt
slechts plaats in de lidstaat waar de programmadragende signalen onder controle en verantwoordelijkheid
van de omroeporganisatie worden ingevoerd in een
ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet
en terug naar de aarde loopt.
c)
Indien de programmadragende signalen in gecodeerde vorm worden uitgezonden, is er sprake van mewww.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
dedeling aan het publiek per satelliet wanneer de middelen voor het decoderen van de uitzending door of met
toestemming van de omroeporganisatie ter beschikking
van het publiek worden gesteld.
[...]”
31.
Artikel 2 van richtlijn 93/83 voorziet bovendien
in een bijzonder recht van de auteur met betrekking tot
de mededeling aan het publiek per satelliet:
„Overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk kennen de lidstaten auteurs een uitsluitend recht toe de
mededeling aan het publiek per satelliet van auteursrechtelijk beschermde werken toe te staan.”
III – Feiten en prejudiciële vragen
A – Uitzending van voetbalwedstrijden
32.
De strategie van de FAPL bestaat erin, kijkers
overal ter wereld de wedstrijden van de Premier League
aan te bieden en tegelijkertijd de waarde van haar mediarechten ten behoeve van de bij haar aangesloten
clubs te maximaliseren.
33.
Tot de activiteiten van de FAPL behoren het
maken van filmopnamen van de wedstrijden in de Premier League en het verlenen van licentierechten voor
de uitzending ervan. De exclusieve rechten voor rechtstreekse uitzending van de wedstrijden worden geografisch verdeeld voor perioden van telkens drie jaar. Het
geheel van overeenkomsten bevat een exclusiviteitsbeding dat inhoudt dat de FAPL binnen elk geografisch
gebied slechts één omroeporganisatie aanwijst, evenals
beperkingen van de handel in toegelaten decoderkaarten buiten het desbetreffende licentiegebied.
34.
De verlening van uitzendrechten voor sportevenementen op basis van geografische exclusiviteit is een
gevestigde en geaccepteerde commerciële praktijk onder rechthebbenden en omroeporganisaties in heel Europa. Om deze geografische exclusiviteit te beschermen, verbindt elke omroeporganisatie zich in haar licentieovereenkomst met de FAPL ertoe om haar satellietsignaal te versleutelen.
35.
Gedurende de betrokken periode werden door de
BBC of door Sky opnamen gemaakt van elke wedstrijd.
De door hen gekozen beelden en het omgevingsgeluid
van de wedstrijd (soms met inbegrip van de Premier
League Anthem; hierna: „anthem”) vormen de „Clean
Live Feed” (schoon live beeldsignaal). Wanneer logo’s,
videomontages, grafische afbeeldingen op het scherm,
muziek (inclusief de anthem) en Engelstalig commentaar zijn toegevoegd, vormt het resultaat de „World
Feed” (wereld live beeldsignaal). Nadat dit is gecomprimeerd en gecodeerd, wordt het per satelliet verzonden naar de buitenlandse omroeporganisatie die de licentie houdt. De omroeporganisatie decodeert en decomprimeert de World Feed, voegt haar logo en eventueel commentaar toe, comprimeert en codeert het signaal opnieuw en zendt het via satelliet uit naar abonnees binnen het haar toegewezen geografische gebied.
Abonnees met een satellietschotel kunnen het signaal
decoderen en decomprimeren in een decoder, waarvoor
een decoderkaart nodig is. Het gehele procédé van
voetbalveld tot abonnee vindt plaats in ongeveer vijf
seconden.
Pagina 29 van 55
www.iept.nl
36.
Fragmenten van de verschillende beeldwerken,
het muziekwerk en de geluidsopnamen worden in een
bepaalde volgorde in de decoder opgeslagen voordat zij
als output worden geleverd en vervolgens in de decoder
gewist.
B – Zaak C‑403/08
37.
De gedingen die ten grondslag liggen aan zaak
C‑403/08 zijn terug te voeren op beroepen die de
FAPL samen met de ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de uitzending van de wedstrijden in Griekenland, heeft ingesteld.
38.
De sublicentienemer in Griekenland was (en is
nog steeds) NetMed Hellas SA. Dit bedrijf was het contractueel praktisch verboden om de betrokken decoderkaarten buiten Griekenland te leveren. De wedstrijden
worden uitgezonden op „SuperSport”-kanalen op het
„NOVA”-platform, dat eigendom is van Multichoice
Hellas SA en door haar wordt geëxploiteerd. Deze twee
Griekse ondernemingen behoren tot dezelfde uiteindelijke eigenaar en worden gezamenlijk aangeduid als
„NOVA”. De ontvangst van SuperSport-kanalen is
mogelijk met een satellietdecoderkaart van NOVA.
39.
De beroepen hebben betrekking op het gebruik
van buitenlandse decoderkaarten in het Verenigd Koninkrijk die toegang bieden tot buitenlandse rechtstreekse uitzendingen per satelliet van wedstrijden uit
de Premier League. Verzoekers stellen dat de handel in
en het gebruik van dergelijke kaarten in het Verenigd
Koninkrijk inbreuk maakt op de rechten die zij ontlenen aan de bepalingen tot omzetting van richtlijn 98/84
in nationaal recht evenals de auteursrechten op verschillende artistieke en muzikale werken, films en fonogrammen die deel uitmaken van de berichtgeving
over Premier League-wedstrijden.
40.
Twee van de beroepen zijn ingesteld tegen leveranciers van apparatuur en satellietdecoderkaarten voor
pubs en cafés waarmee andere satellietkanalen dan Sky
die rechtstreeks uitgezonden wedstrijden van de Premier League aanbieden (waaronder kanalen van
NOVA), kunnen worden ontvangen. Het derde beroep
is ingesteld tegen vergunninghouders of exploitanten
van vier pubs (hierna: „caféhouders”) die Premier League-wedstrijden hebben vertoond die op de kanalen van
een Arabische zender rechtstreeks werden uitgezonden.
41.
In zaak C‑403/08 legt de High Court derhalve
de volgende vragen voor aan het Hof:
A. Uitlegging van richtlijn 98/84
1.
Illegale uitrusting
a)
Wanneer uitrusting voor voorwaardelijke toegang
wordt geproduceerd door of met toestemming van een
dienstverrichter en wordt verkocht met de beperking
dat de uitrusting alleen onder bijzondere omstandigheden mag worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot
de beschermde dienst, wordt die uitrusting dan „illegale
uitrusting” in de zin van artikel 2, sub e, van richtlijn
98/84/EG wanneer zij wordt gebruikt om toegang te
verschaffen tot die beschermde dienst op een plaats, op
een manier of door een persoon waarvoor de dienstverrichter geen toestemming heeft gegeven?
b)
Wat is de betekenis van het begrip „ontworpen of
aangepast” in artikel 2, sub e, van de richtlijn?
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
2.
Procesbelang
Wanneer een dienstverrichter programma-inhoud in
een gecodeerde vorm verzendt naar een andere dienstverrichter die deze inhoud uitzendt op basis van voorwaardelijke toegang,
welke factoren moeten dan in aanmerking worden genomen om te bepalen of de belangen van de eerste verrichter van een beschermde dienst worden geschaad in
de zin van artikel 5 van richtlijn 98/84/EG?
Meer specifiek:
Wanneer een onderneming programma-inhoud (bestaande uit beelden, omgevingsgeluid en Engelstalig
commentaar) in gecodeerde vorm verzendt naar een
andere onderneming, die op haar beurt de programmainhoud (waaraan zij haar logo en bij gelegenheid een
geluidsspoor met aanvullend audio-commentaar heeft
toegevoegd) aan het publiek uitzendt:
a)
Vormt de verzending door de eerste onderneming
een beschermde dienst op het gebied van „televisieomroep” in de zin van artikel 2, sub a, van richtlijn
98/84/EG en artikel 1, sub a, van richtlijn
89/552/EEG?(11)
b)
Moet de eerste onderneming een omroeporganisatie zijn in de zin van artikel 1, sub b, van richtlijn
89/552/EEG om te worden beschouwd als verrichter
van een beschermde dienst op het gebied van „televisieomroep” in de zin van artikel 2, sub a, eerste streepje, van richtlijn 98/84/EG?
c)
Moet artikel 5 van richtlijn 98/84/EG aldus worden uitgelegd dat het de eerste onderneming een recht
verleent om een civiele rechtsvordering in te stellen
met betrekking tot illegale uitrusting die toegang verschaft tot het programma zoals het door de tweede onderneming wordt uitgezonden
(i)
omdat dergelijke uitrusting moet worden geacht
door middel van het uitgezonden signaal toegang te
verschaffen tot de eigen dienst van de eerste onderneming, of
(ii)
omdat de eerste onderneming de verrichter van
een beschermde dienst is wiens belangen worden geschaad door een inbreuk (omdat dergelijke uitrusting
ongeoorloofde toegang verschaft tot de door de tweede
onderneming verrichte beschermde dienst)?
d)
Is het voor het antwoord op (c) van belang of de
eerste en de tweede dienstverrichter verschillende decoderingssystemen en uitrusting voor voorwaardelijke
toegang gebruiken?
3.
Commerciële doeleinden
Ziet het „in bezit hebben voor commerciële doeleinden” in artikel 4, sub a, van de richtlijn alleen op het in
bezit hebben voor commerciële transacties (bijvoorbeeld verkoop) met betrekking tot illegale uitrusting,
of omvat het tevens het in bezit hebben van uitrusting
door een eindgebruiker bij een willekeurige zakelijke
activiteit?
B. Uitlegging van richtlijn 2001/29
4.
Reproductierecht
Wanneer opeenvolgende fragmenten van een film, een
muziekwerk of een geluidsopname (in dit geval „frames” van digitale video en audio) worden gecreëerd (i)
in het geheugen van een decoder of (ii), in het geval
Pagina 30 van 55
www.iept.nl
van een film, op een televisiescherm, en het gehele
werk wordt gereproduceerd, indien de opeenvolgende
fragmenten tezamen worden beschouwd, maar er op
een willekeurig moment slechts een beperkt aantal
fragmenten bestaat:
a)
Wordt het antwoord op de vraag of die werken in
hun geheel of gedeeltelijk zijn gereproduceerd dan bepaald door de nationale bepalingen van auteursrecht
waarin is vastgelegd wat een inbreukmakende reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk
vormt, of is dat een kwestie van uitlegging van artikel 2
van richtlijn 2001/29/EG?
b)
Indien het een kwestie van uitlegging van artikel
2 van richtlijn 2001/29/EG is, moet de nationale rechter
dan alle fragmenten van elk werk als geheel in aanmerking nemen, of alleen het beperkte aantal fragmenten
dat op een willekeurig moment bestaat? Indien het laatste het geval is, welk criterium moet de nationale rechter dan toepassen om te bepalen of de werken gedeeltelijk zijn gereproduceerd in de zin van dat artikel?
c)
Geldt het reproductierecht in artikel 2 ook voor
het creëren van beelden van voorbijgaande aard op een
televisiescherm?
5.
Zelfstandige economische waarde
a)
Moeten kopieën van voorbijgaande aard van een
werk die worden gecreëerd in een satelliettelevisiedecoder of op een televisiescherm dat aan de decoder is
gekoppeld, en waarvan het enige doel is het mogelijk te
maken om het werk te gebruiken op een manier die niet
op andere wijze bij wet is beperkt, worden geacht
„zelfstandige economische waarde” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG te hebben, omdat
dergelijke kopieën de enige basis bieden op grond
waarvan de rechthebbende een vergoeding voor het
gebruik van zijn rechten kan verkrijgen?
b)
Is het voor het antwoord op vraag 5(a) van belang
(i) of de kopieën van voorbijgaande aard inherente
waarde hebben; (ii) of de kopieën van voorbijgaande
aard een klein onderdeel zijn van een verzameling werken en/of een andere materie die anderszins mag worden gebruikt zonder dat het auteursrecht wordt geschonden; dan wel (iii) of de houder van een exclusieve
licentie van de rechthebbende in een andere lidstaat
reeds een vergoeding heeft gekregen voor het gebruik
van het werk in die lidstaat?
6.
Mededeling aan het publiek per draad of
draadloos
a)
Wordt een auteursrechtelijk beschermd werk per
draad of draadloos aan het publiek meegedeeld in de
zin van artikel 3 van richtlijn 2001/29/EG wanneer een
satellietomroepuitzending wordt ontvangen in een bedrijfsruimte (bijvoorbeeld een café) en in die ruimte via
een enkel televisiescherm en luidsprekers wordt meegedeeld of vertoond aan leden van het publiek die in
die ruimte aanwezig zijn?
b)
Is het voor het antwoord op vraag 6(a) van belang
of:
i)
de aanwezige leden van het publiek nieuw publiek
vormen dat de omroeporganisatie niet had voorzien (in
dit geval omdat een binnenlandse decoderkaart voor
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
gebruik in de ene lidstaat wordt gebruikt voor een
commercieel publiek in een andere lidstaat)?
ii)
de leden van het publiek naar nationaal recht
geen betalend publiek zijn?
iii)
het signaal van de televisieomroepuitzending
wordt ontvangen door een antenne of een satellietschotel op het dak van of naast het pand waar het televisietoestel zich bevindt?
c)
Indien het antwoord op enig deel van (b) bevestigend is, welke factoren moeten dan in aanmerking
worden genomen bij de bepaling of er sprake is van
mededeling van het werk aan publiek dat niet op de
plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig is?
C. Uitlegging van richtlijn 93/83 en van de artikelen
28 EG, 30 EG en 49 EG
7.
Verweer op basis van richtlijn 93/83
Is het verenigbaar met richtlijn 93/83/EEG of met de
artikelen 28 EG en 30 EG of 49 EG indien het nationale auteursrecht bepaalt dat wanneer kopieën van voorbijgaande aard van werken vervat in een satellietomroepuitzending worden gecreëerd in een satellietdecoder of op een televisiescherm, er sprake is van een
inbreuk op een auteursrecht naar het recht van het land
van ontvangst van de uitzending? Is het hiervoor van
belang of de uitzending wordt gedecodeerd met behulp
van een satellietdecoderkaart die is verstrekt door de
aanbieder van een satellietomroepdienst in een andere
lidstaat onder de voorwaarde dat de satellietdecoderkaart alleen voor gebruik in die andere lidstaat is toegelaten?
D.
Uitlegging van de regels van het Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen en diensten op
grond van de artikelen 28 EG, 30 EG en 49 EG in
het kader van richtlijn 98/84
8.
Verweer op basis van artikel 28 EG en/of artikel 49 EG
a)
Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat door of
met toestemming van een dienstverrichter geproduceerde uitrusting voor voorwaardelijke toegang „illegale uitrusting” in de zin van artikel 2, sub e, van richtlijn
98/84/EG wordt indien zij buiten de grenzen van de
toestemming van de dienstverrichter wordt gebruikt om
toegang te verschaffen tot een beschermde dienst, wat
is dan het specifieke voorwerp van het recht in het licht
van de wezenlijke functie die dat recht door de voorwaardelijke-toegangrichtlijn heeft verkregen?
b)
Verzet artikel 28 EG of artikel 49 EG zich tegen
de handhaving van een bepaling van nationaal recht
van een lidstaat die de invoer of verkoop verbiedt van
een satellietdecoderkaart die is verstrekt door de aanbieder van een satellietomroepdienst in een andere lidstaat onder de voorwaarde dat de satellietdecoderkaart
alleen voor gebruik in die andere lidstaat is toegelaten?
c)
Is het voor het antwoord van belang of de satellietdecoderkaart in die andere lidstaat alleen is toegelaten voor privé‑ en thuisgebruik, maar in de eerste lidstaat wordt gebruikt voor commerciële doeleinden?
9.
Kan de bescherming voor de anthem ruimer
zijn dan de bescherming die de rest van de uitzending geniet?
Pagina 31 van 55
www.iept.nl
Verzetten de artikelen 28 EG en 30 EG of 49 EG zich
tegen de handhaving van een bepaling van nationaal
auteursrecht die het verbiedt om een muziekwerk publiekelijk uit te voeren of af te spelen, wanneer dat
werk is opgenomen in een beschermde dienst waartoe
toegang wordt verkregen en die publiekelijk wordt afgespeeld met behulp van een satellietdecoderkaart, en
die kaart is verstrekt door de dienstverrichter in een
andere lidstaat onder de voorwaarde dat de decoderkaart alleen voor gebruik in die andere lidstaat is toegelaten? Is het van belang of het muziekwerk een onbelangrijk onderdeel van de beschermde dienst als geheel
is en dat de publieke vertoning en het publiekelijk afspelen van de andere onderdelen van de dienst niet
worden verhinderd door het nationale auteursrecht?
E. Uitlegging van de regels van het Verdrag inzake
mededinging op basis van artikel 81 EG
10.
Verweer op basis van artikel 81 EG
Wanneer een aanbieder van programma-inhoud een
aantal exclusieve licentieovereenkomsten aangaat, elk
voor het grondgebied van een of meer lidstaten, op
grond waarvan de omroeporganisatie de programmainhoud alleen op dat geografische gebied mag uitzenden (inclusief via satelliet), en elke licentie een contractuele verplichting voor de omroeporganisatie bevat om
te voorkomen dat haar satellietdecoderkaarten, die het
mogelijk maken om de in licentie gegeven programmainhoud te ontvangen, buiten het in licentie gegeven geografische gebied worden gebruikt, welk juridisch criterium moet de nationale rechter dan toepassen en welke omstandigheden moet hij in aanmerking nemen bij
de beoordeling of de contractuele beperking in strijd is
met het verbod van artikel 81, lid 1, EG?
In het bijzonder:
a)
moet artikel 81, lid 1, EG aldus worden uitgelegd
dat het op die verplichting van toepassing is, louter
omdat deze wordt geacht tot doel te hebben de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen?
b)
zo ja, moet dan tevens worden aangetoond dat de
contractuele verplichting de mededinging merkbaar
verhindert, beperkt of vervalst, om onder het verbod
van artikel 81, lid 1, EG te vallen?
C – Zaak C‑429/08
42.
Dit verzoek om een prejudiciële beslissing vloeit
voort uit een strafprocedure tegen Murphy, een caféhoudster, dat wil zeggen eigenaresse van een pub, die
wedstrijden van de Premier League heeft vertoond met
behulp van een Griekse decoderkaart. Media Protection
Services Ltd. heeft na neerlegging van een klacht tegen
Murphy verkregen dat zij in twee instanties tot een
geldboete is veroordeeld, omdat de betrokken kaart
volgens de rechter moet worden beschouwd als illegale
uitrusting voor toegang in de zin van de regels tot omzetting van richtlijn 98/84. Tegen dat vonnis heeft
Murphy beroep ingesteld bij de High Court.
43.
In die zaak stelt de High Court de volgende vragen:
Uitlegging van richtlijn 98/84
1.
Onder welke omstandigheden is uitrusting voor
voorwaardelijke toegang „illegale uitrusting” in de zin
van artikel 2, sub e, van richtlijn 98/84/EG?
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
2.
Meer specifiek, is uitrusting voor voorwaardelijke
toegang „illegale uitrusting” indien zij is verkregen
onder omstandigheden waarin:
(i) de uitrusting voor voorwaardelijke toegang was geproduceerd door of met toestemming van een dienstverrichter en oorspronkelijk was geleverd met de contractuele beperking dat de uitrusting alleen mocht worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot de beschermde dienst in de ene lidstaat, en werd gebruikt om toegang te verkrijgen tot die beschermde dienst in een andere lidstaat, en/of
(ii) de uitrusting voor voorwaardelijke toegang was
geproduceerd door of met toestemming van een dienstverrichter en oorspronkelijk was verkregen en/of geactiveerd door de verstrekking van een valse naam en een
vals woonadres in de eerste lidstaat, waardoor contractuele territoriale beperkingen van de uitvoer van dergelijke uitrusting voor gebruik buiten die lidstaat werden
omzeild, en/of
(iii) de uitrusting voor voorwaardelijke toegang was
geproduceerd door of met toestemming van een dienstverrichter en oorspronkelijk was geleverd onder de
contractuele voorwaarde dat zij alleen mocht worden
gebruikt voor thuis‑ of privégebruik en niet voor commercieel gebruik (waarvoor een hogere abonnementsprijs moet worden betaald), maar in het Verenigd Koninkrijk werd gebruikt voor commerciële doeleinden, te
weten de vertoning van rechtstreekse voetbaluitzendingen in een café?
3.
Indien het antwoord op enig deel van vraag 2 ontkennend luidt, verzet artikel 3, lid 2, van die richtlijn
zich ertegen dat een lidstaat een beroep doet op een
nationale regeling die het gebruik van dergelijke uitrusting voor voorwaardelijke toegang onder de in vraag 2
hierboven uiteengezette omstandigheden belet?
4. Indien het antwoord op enig deel van vraag 2 ontkennend luidt, is artikel 3, lid 2, van die richtlijn dan
ongeldig,
a)
omdat het discriminerend en/of onevenredig is;
en/of
b)
omdat het in strijd is met de rechten van vrij verkeer op grond van het Verdrag; en/of
c)
om enige andere reden?
5.
Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend luidt,
zijn de artikelen 3, lid 1, en 4 van die richtlijn dan ongeldig omdat zij ertoe strekken de lidstaten te verplichten tot de oplegging van beperkingen op de invoer uit
andere lidstaten van en andere handel met „illegale uitrusting” onder omstandigheden waar die uitrusting
rechtmatig mag worden ingevoerd en/of gebruikt om
grensoverschrijdende satellietomroepdiensten te ontvangen op grond van de regels inzake het vrije verkeer
van goederen in de artikelen 28 EG en 30 EG en/of het
vrij verrichten en ontvangen van diensten in artikel 49
EG?
Uitlegging van de artikelen 12 EG, 28 EG, 30 EG en 49
EG
6.
Verzetten de artikelen 28 EG, 30 EG en/of 49 EG
zich tegen de handhaving van een nationale bepaling
die het strafbaar stelt om op bedrieglijke wijze een programma te ontvangen dat deel uitmaakt van een omPagina 32 van 55
www.iept.nl
roepdienst die wordt verricht vanaf een plaats binnen
het Verenigd Koninkrijk, met de opzet om te ontkomen
aan betaling van de prijs die geldt voor de ontvangst
van het programma, onder de volgende omstandigheden:
(i)
indien de uitrusting voor voorwaardelijke toegang was geproduceerd door of met toestemming van
een dienstverrichter en oorspronkelijk was geleverd
met de contractuele beperking dat de uitrusting alleen
mocht worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot de
beschermde dienst in de ene lidstaat, en werd gebruikt
om toegang te verkrijgen tot die beschermde dienst in
een andere lidstaat (in dit geval het Verenigd Koninkrijk), en/of
(ii) indien de uitrusting voor voorwaardelijke toegang
was geproduceerd door of met toestemming van een
dienstverrichter en oorspronkelijk was verkregen en/of
geactiveerd door de verstrekking van een valse naam en
een vals woonadres in de eerste lidstaat, waardoor contractuele territoriale beperkingen van de uitvoer van
dergelijke uitrusting voor gebruik buiten die lidstaat
werden omzeild, en/of
(iii) de uitrusting voor voorwaardelijke toegang was
geproduceerd door of met toestemming van een dienstverrichter en oorspronkelijk was geleverd onder de
contractuele voorwaarde dat zij alleen mocht worden
gebruikt voor thuis‑ of privégebruik en niet voor commercieel gebruik (waarvoor een hogere abonnementsprijs moet worden betaald), maar in het Verenigd Koninkrijk werd gebruikt voor commerciële doeleinden, te
weten de vertoning van rechtstreekse voetbaluitzendingen in een café?
7.
Is handhaving van de betrokken nationale bepaling in ieder geval uitgesloten op grond van met artikel
12 EG strijdige discriminatie of anderszins, omdat de
nationale bepaling van toepassing is op programma’s
die deel uitmaken van een omroepdienst die wordt verricht vanaf een plaats in het Verenigd Koninkrijk en
niet vanuit een andere lidstaat?
Uitleggigg van artikel 81 EG
8.
Wanneer een aanbieder van programma-inhoud
een aantal exclusieve licentieovereenkomsten aangaat,
elk voor het grondgebied van een of meer lidstaten, op
grond waarvan de omroeporganisatie de programmainhoud alleen op dat geografische gebied mag uitzenden (inclusief via satelliet), en elke licentie een contractuele verplichting voor de omroeporganisatie bevat om
te voorkomen dat haar satellietdecoderkaarten, die het
mogelijk maken om de in licentie gegeven programmainhoud te ontvangen, buiten het in licentie gegeven geografische gebied worden gebruikt, welk juridisch criterium moet de nationale rechter dan toepassen en welke omstandigheden moet hij in aanmerking nemen bij
de beoordeling of de contractuele beperking in strijd is
met het verbod van artikel 81, lid 1, EG?
In het bijzonder:
a)
moet artikel 81, lid 1, EG aldus worden uitgelegd
dat het op die verplichting van toepassing is, louter
omdat deze wordt geacht tot doel te hebben de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen?
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
b)
zo ja, moet dan tevens worden aangetoond dat de
contractuele verplichting de mededinging merkbaar
verhindert, beperkt of vervalst, om onder het verbod
van artikel 81, lid 1, EG te vallen?
44.
De FAPL, QC Leisure, Murphy en Media Protection Services Ltd. evenals het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Franse Republiek, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA,
het Europees Parlement, de Raad en de Europese
Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Ter terechtzitting hebben deze partijen, met uitzondering van Frankrijk, opmerkingen gemaakt, evenals de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Spanje en
de Italiaanse Republiek.
IV – Juridische beoordeling
45.
De geschillen waarin de prejudiciële vragen zijn
gerezen, vloeien voort uit de praktijk om de toegang tot
versleutelde sportprogramma’s die via satelliet in verschillende lidstaten worden uitgezonden, geografisch te
beperken. In hun verzoeken om een prejudiciële beslissing benaderen de verwijzende rechters de vraag of die
praktijk met de interne markt verenigbaar is, vanuit tal
van invalshoeken, hetgeen tot een groot aantal uiteenlopende vragen leidt.
46.
Vooraf wil ik erop wijzen dat het Unierecht de
bijzonderheden van de sport eerbiedigt, maar dat de
sport niettemin binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt.(12) In het bijzonder staat de omstandigheid
dat een economische activiteit met sport te maken
heeft, niet in de weg aan toepassing van de regels van
het Verdrag.(13)
47.
Alhoewel ik van mening ben dat voor de beslechting van de hoofdgedingen – wat het gebruik van
de Griekse decoderkaarten betreft – met name de toepassing van de vrijheid van dienstverrichting relevant is
en daarnaast vooral het vraagstuk van de mededeling
aan het publiek (artikel 3 van richtlijn 2001/29), zal ik
mijn conclusie niettemin overeenkomstig de volgorde
van de vragen in zaak C‑403/08 structureren. Derhalve
zal ik eerst aandacht besteden aan richtlijn 98/84 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op
of bestaande uit voorwaardelijke toegang (zie A), en
vervolgens aan richtlijn 2001/29 betreffende het auteursrecht in de informatiemaatschappij (zie B) en
richtlijn 93/83 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op
het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via
de kabel (zie C). Pas daarna zal ik ingaan op de toepassing van de fundamentele vrijheden (zie D) en ten slotte het mededingingsrecht (zie E).
A – Richtlijn 98/84
48.
Richtlijn 98/84 regelt de rechtsbescherming van
uitrusting voor de toegang tot diensten op basis van
voorwaardelijke toegang en het vrije verkeer van dergelijke uitrusting op de interne markt. Hieruit leiden
partijen twee tegenstrijdige stellingen af, die ten grondslag liggen aan de vragen betreffende die richtlijn.
49.
Volgens artikel 4 van richtlijn 98/84 moet het
vervaardigen, invoeren, verspreiden, verkopen, verhuren of in bezit hebben voor commerciële doeleinden
van illegale uitrusting worden verboden en adequaat
Pagina 33 van 55
www.iept.nl
worden bestraft. De FAPL is van mening dat een in een
lidstaat legaal verworven decoderkaart illegale uitrusting wordt wanneer deze tegen de wil van de onderneming die de beschermde dienst uitzendt, in een andere
lidstaat wordt gebruikt. Murphy stelt daarentegen dat
een dergelijk gebruik van een legaal in de handel gebrachte decoderkaart hiervan geen illegale uitrusting
kan maken. Zulk een gebruik is volgens de richtlijn
veeleer rechtmatig, aangezien artikel 3, lid 2, elke beperking van de handel in legale decoderkaarten verbiedt.
50.
Ik stel het Hof voor met dit vragencomplex
„korte metten” te maken, aangezien beide premissen
kennelijk onjuist zijn.
51.
Volgens de definitie van artikel 2, sub e, van
richtlijn 98/84 is een „illegale uitrusting” elke uitrusting of programmatuur die is ontworpen of aangepast
om zonder toestemming van de dienstverrichter in een
begrijpelijke vorm toegang te verschaffen tot een beschermde dienst.
52.
Volgens de FAPL volstaat in dit verband dat de
decoderkaarten in het Verenigd Koninkrijk worden
gebruikt om uitzendingen van de Griekse omroeporganisatie te ontvangen alhoewel zij volgens de wil van de
rechthebbenden op die plaats niet mogen worden ontvangen.
53.
Volgens de bewoordingen ervan beoogt artikel
2, sub e, van richtlijn 98/84 echter niet het gebruik van
uitrusting voor toegang tegen de wil van een dienstverrichter te voorkomen. Deze bepaling heeft betrekking
op een apparaat dat is ontworpen of aangepast om zonder toestemming van de dienstverrichter toegang te
verschaffen. De definitie doelt dus op specifiek voor
dat doel vervaardigde of aangepaste apparaten.
54.
De decoderkaart beoogt daarentegen juist de
toegang met toestemming van de dienstverrichter mogelijk te maken. Precies met het oog daarop wordt zij
door de dienstverrichter, de Griekse omroeporganisatie,
in de handel gebracht. En de decoderkaart wordt door
de overbrenging ervan naar het Verenigd Koninkrijk
ook niet aangepast.
55.
Slechts deze voor de hand liggende uitlegging is
met de algemene strekking van richtlijn 98/84 verenigbaar. Deze beoogt volgens de punten 2 en 3 van haar
considerans de grensoverschrijdende dienstverrichting
te bevorderen. Met dit doel zou het niet verenigbaar
zijn dat legale uitrusting voor voorwaardelijke toegang
louter op grond van het feit dat deze naar een andere
lidstaat is overgebracht, tot illegale uitrusting wordt
verklaard.
56.
Overigens verlangt het algemene rechtszekerheidsbeginsel, een fundamenteel beginsel van het Unierecht, met name dat een regeling duidelijk en nauwkeurig is, opdat de justitiabelen ondubbelzinnig hun rechten en verplichtingen kunnen kennen en dienovereenkomstig hun voorzieningen kunnen treffen.(14) Wanneer is voorzien in strafbepalingen, moet daarnaast het
legaliteitsbeginsel ter zake van strafbare feiten en straffen (nullum crimen, nulla poena sine lege) in aanmerking worden genomen, dat impliceert dat de communautaire voorschriften een duidelijke omschrijving gewww.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
ven van de strafbare feiten en de daarop gestelde straffen.(15) Indien de Uniewetgever de geografische verdeling van de televisiemarkten had willen beschermen
en de loutere omzeiling van die verdeling door de
overbrenging van in het land van herkomst legale decoderkaarten naar andere lidstaten had willen bestraffen, dan had hij dit derhalve veel en veel duidelijker tot
uitdrukking moeten brengen.
57.
Op de eerste vraag in zaak C‑403/08 en de eerste twee vragen in zaak C‑429/08 moet daarom worden
geantwoord dat het ontwerpen of het aanpassen in de
zin van artikel 2, sub e, van richtlijn 98/84 moet worden begrepen als het vervaardigen of wijzigen van een
apparaat om in begrijpelijke vorm toegang te verschaffen tot een beschermde dienst zonder toestemming van
de dienstverrichter. Dit betekent dat wanneer uitrusting
voor voorwaardelijke toegang wordt geproduceerd door
of met toestemming van een dienstverrichter en wordt
verkocht met de beperking dat de uitrusting alleen onder bijzondere omstandigheden mag worden gebruikt
om toegang te verkrijgen tot de beschermde dienst, die
uitrusting geen „illegale uitrusting” in de zin van artikel
2, sub e, van richtlijn 98/84/EG wordt wanneer zij
wordt gebruikt om toegang te verschaffen tot die beschermde dienst op een plaats, op een manier of door
een persoon waarvoor de dienstverrichter geen toestemming heeft gegeven.
58.
Hieruit volgt echter niet dat de derde vraag in
zaak C‑429/08 aldus moet worden beantwoord dat artikel 3, lid 2, van richtlijn 98/84 iedere beperking van
de handel in legale decoderkaarten verbiedt.
59.
Artikel 3, lid 2, van richtlijn 98/84 verbiedt sub a
beperkingen aan het verrichten van beschermde of verbonden diensten vanuit een andere lidstaat en sub b
beperkingen van het vrije verkeer van uitrusting voor
voorwaardelijke toegang. Deze verboden op beperkingen worden echter gekwalificeerd: niet toegestaan zijn
alleen beperkingen om redenen die te maken hebben
met het door de richtlijn gecoördineerde gebied. Volgens de definitie van artikel 2, sub f, behoort daartoe
elke bepaling betreffende de in artikel 4 omschreven
inbreuken, dat wil zeggen de verschillende verboden
met betrekking tot de omgang met illegale uitrusting.
Beperkingen om andere redenen worden derhalve door
artikel 3, lid 2, niet uitgesloten.
60.
De niet-nakoming van contractuele afspraken
over de toegankelijkheid van programma’s in bepaalde
lidstaten, de vermelding van valse namen en/of woonadressen bij de aanschaf van uitrusting voor toegang of
het gebruik van voor privé- of thuisgebruik bestemde
decoderkaarten voor commerciële doeleinden zijn geen
maatregelen tegen illegale uitrusting. Zij vallen derhalve niet binnen het door richtlijn 98/84 gecoördineerde
gebied.
61.
Op de derde vraag in zaak C‑429/08 moet derhalve worden geantwoord dat artikel 3, lid 2, van richtlijn 98/84 zich niet ertegen verzet dat een lidstaat een
beroep doet op een nationale bepaling die het gebruik
van uitrusting voor voorwaardelijke toegang verbiedt
wanneer sprake is van niet-nakoming van contractuele
afspraken over de toegankelijkheid van programma’s in
Pagina 34 van 55
www.iept.nl
bepaalde lidstaten na verstrekking van een valse naam
en/of woonadres bij aanschaf van de uitrusting voor
toegang of het gebruik van een voor privé- of thuisgebruik bestemde uitrusting voor toegang voor commerciële doeleinden.
62.
Aangezien de vierde vraag in zaak C‑429/08
betreffende de geldigheid van artikel 3, lid 2, van richtlijn 98/84 volgens de motivering van het verzoek om
een prejudiciële beslissing uitgaat van de veronderstelling dat die bepaling in de weg staat aan eventuele beperkingen om de genoemde redenen, behoeft zij niet te
worden beantwoord. Ook de tweede, de derde vraag en
de achtste vraag, sub a, in zaak C‑403/08 en de vijfde
vraag in zaak C‑429/08 behoeven niet te worden beantwoord.
B – Richtlijn 2001/29
1.
Reproductierecht
63.
Met de vierde en de vijfde vraag in zaak
C‑403/08 wenst de High Court te vernemen of de digitale mededeling van uitzendingen automatisch aan het
recht van de auteurs op reproductie van hun werken
raakt. Om technische redenen moeten bij de weergave
van digitale programma’s namelijk korte fragmenten
van de uitzending in het buffergeheugen van het weergevende toestel worden opgeslagen. Volgens de prejudiciële verwijzing worden overeenkomstig de toepasselijke norm telkens vier afzonderlijke fragmenten van de
videostroom en een overeenkomstig fragment van het
geluidspoor in een buffergeheugen van het ontvangende toestel opgeslagen.
64.
Artikel 2 van richtlijn 2001/29 bepaalt dat verschillende personen – waaronder auteurs met betrekking tot hun werken en omroeporganisaties met betrekking tot de vastlegging van hun uitzendingen – het uitsluitende recht hebben om de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke
vorm ook, toe te staan of te verbieden.
a)
Vierde vraag, sub a, in zaak C‑403/08 – nationaal recht of Unierecht
65.
De verwijzende rechter wenst om te beginnen te
vernemen of de vraag of de kwalificatie van de tussentijdse opslag als reproductie moet worden beschouwd,
aan de hand van het nationale recht of uitsluitend aan
de hand van richtlijn 2001/39 moet worden beoordeeld.
Hij betwijfelt namelijk dat er sprake is van reproductie
in de zin van het nationale recht.
66.
Het Hof heeft echter reeds vastgesteld dat het
begrip „gedeeltelijke reproductie” een op eenvormige
wijze uit te leggen begrip van Unierecht is.(16)
67.
Dit betekent dat de vraag of werken in hun geheel of gedeeltelijk zijn gereproduceerd, door uitlegging van artikel 2 van richtlijn 2001/29 moet worden
beantwoord.
b)
Toepassing van het reproductierecht op rechtstreekse uitzendingen
68.
Voordat de vragen betreffende de reproductie
kunnen worden beantwoord, moet worden nagegaan of
het reproductierecht wel op rechtstreekse uitzendingen
van toepassing is.
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
69.
Artikel 2, sub e, van richtlijn 2001/29 kent de
omroeporganisaties een recht op de reproductie van de
vastleggingen van hun uitzendingen toe. Het hiermee
overeenkomende recht van de producenten van films
heeft volgens artikel 2, sub d, betrekking op het origineel en de kopieën van hun films.
70.
QC Leisure e.a. betwijfelen dat bij rechtstreekse
uitzending een registratie, een origineel of een kopie
bestaan die wordt gereproduceerd. Deze opvatting
houdt waarschijnlijk verband met het feit dat het in de
prejudiciële beschikking toegelichte productieprocédé
niet voorziet in een duurzame vastlegging van de uitzending, op basis waarvan de film wordt uitgezonden.
71.
De Commissie brengt daar overtuigend tegenin
dat ook een rechtstreekse uitzending feitelijk op een
vastlegging respectievelijk een originele opname gebaseerd is, van waaruit de beelden verder worden doorgegeven. Die vastlegging ontstaat op zijn minst in de buffergeheugens waarin de verschillende cameraperspectieven worden samengevoegd om het programma te
creëren dat verder wordt uitgezonden.
72.
De zienswijze van QC Leisure e.a. zou tot gevolg hebben dat rechtstreekse uitzendingen ten opzichte
van de uitzending van vastleggingen onevenredig worden benadeeld. Een dergelijke beperking van het reproductierecht zou ook gemakkelijk kunnen worden vermeden omdat de omroeporganisaties zonder al te veel
moeite een eerste, permanente registratie van het signaal in het productieprocédé zouden kunnen integreren.
73.
Dit betekent dat het reproductierecht ook van
toepassing is op rechtstreekse uitzendingen.
c)
Vierde vraag, sub b, in zaak C‑403/08 – Reproductie in het buffergeheugen van de ontvanger
74.
De High Court wenst met betrekking tot artikel
2 van richtlijn 2001/29 om te beginnen te vernemen of
hij de op een bepaald moment bestaande fragmenten
van een uitzending dan wel de uitzending in haar geheel in aanmerking dient te nemen.
75.
Artikel 2 van richtlijn 2001/29 voorziet in het
recht om de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame,
volledige of gedeeltelijke reproductie van materiaal,
met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan
of te verbieden.
76.
Voor inaanmerkingneming van alle kortstondig
opgeslagen fragmenten pleit dat al de fragmenten alleen maar worden gereproduceerd om een continue
weergave van de gehele uitzending mogelijk te maken.
Nu bestaan volgens de norm op elk tijdstip slechts vier
beelden in het buffergeheugen en een bij die beelden
horend, zeer kort geluidspoor. Derhalve kan niet ervan
worden uitgegaan dat een volledige kopie van het programma wordt gecreëerd. Maar ook bij deze qua omvang uiterst beperkte fragmenten gaat het om de gedeeltelijke reproductie van een uitzending.
77.
QC Leisure e.a. zijn van mening dat die afzonderlijke beelden en geluidsfragmenten niet als reproductie van de uitzending kunnen worden beschouwd.
Voor een gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel
2 van richtlijn 2001/29 is huns inziens veeleer de reproductie van een substantieel deel van het werk ver-
Pagina 35 van 55
www.iept.nl
eist. Deze argumentatie is ingegeven door het nationale
begrip van reproductie en de uitlegging daarvan.
78.
Het Hof heeft echter inmiddels het begrip reproductie in de zin van artikel 2, sub a, van richtlijn
2001/29 met betrekking tot een krantenartikel uitgelegd. Het stelde vast dat het auteursrecht van toepassing
is op alle delen van een werk die een eigen intellectuele
schepping van de auteur ervan vormen.(17) Afzonderlijke woorden sloot het daarentegen uit van de bescherming, aangezien de intellectuele schepping pas
ontstaat door de keuze, de schikking en de combinatie
van afzonderlijke woorden.(18) Die rechtspraak kan op
het onderhavige geval worden toegepast.
79.
In tegenstelling tot willekeurige woorden hebben
de in casu kortstondig opgeslagen beelden en geluidsfragmenten een individueel karakter. Ieder beeld is gebaseerd op een specifieke keuze van de cameraman
respectievelijk de regisseur en hoort duidelijk bij de
betrokken uitzending. Alhoewel het merendeel van die
afzonderlijke beelden waarschijnlijk niet bijzonder relevant is, maken zij toch allemaal deel uit van de intellectuele schepping die in de uitzending besloten ligt.
80.
Met afzonderlijke woorden kan bij dit procédé
daarentegen de geïsoleerde informatie over de kleur
van de afzonderlijke pixels op een bepaald tijdstip worden vergeleken. Door de samenvoeging van die informatie ontstaan individuele beelden, waaraan het karakter van een eigen intellectuele schepping moet worden toegekend.
81.
Dit betekent dat sprake is van reproductiehandelingen wanneer fragmenten van digitale video- en audio-opnamen in het geheugen van een decoder worden
gecreëerd, daar deze fragmenten onderdeel zijn van de
eigen intellectuele schepping van de auteur van de uitzending.
d)
Vierde vraag, sub c, in zaak C‑403/08 – Reproductie door vertoning op een televisiescherm
82.
Ten slotte wenst de verwijzende rechter te vernemen of ook het vertonen van een uitzending op een
televisiescherm als reproductie moet worden beschouwd.
83.
Alhoewel deze vraag op het eerste gezicht verrassend lijkt, zijn QC Leisure, de FAPL en de Commissie terecht eensgezind van opvatting dat een dergelijke
weergave daadwerkelijk als een reproductie moet worden aangemerkt.
84.
In beginsel volgt dit uit dezelfde redenen als die
op grond waarvan moet worden aangenomen dat bij de
tijdelijke opslag van beelden en geluidsfragmenten
sprake is van reproductie. Op een televisiescherm
wordt telkens voor nog kortere tijd een beeld van de
uitzending gecreëerd terwijl daarbij het passende deel
van het geluidspoor wordt weergegeven.
85.
Ook het vertonen van een uitzending op een televisiescherm moet derhalve als reproductie worden
beschouwd.
2.
Vijfde vraag in zaak C‑403/08 – Beperking
van het recht op reproductie
86.
De vijfde vraag in zaak C‑403/08 dient opheldering te verschaffen over het feit of de in het antwoord
op de vierde vraag geïdentificeerde kopieën door artiwww.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
kel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 van het reproductierecht van de auteur worden uitgesloten.
87.
Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 zondert
bepaalde technisch noodzakelijke handelingen van het
reproductierecht uit. Voor die uitzondering gelden drie
cumulatieve voorwaarden, hetgeen betekent dat wanneer aan één van die voorwaarden niet is voldaan, de
reproductiehandeling toch onder het reproductierecht
van artikel 2 van voornoemde richtlijn valt.(19)
88.
Ten eerste moet het gaan om tijdelijke reproductiehandelingen, die van voorbijgaande of incidentele
aard zijn en die een integraal en essentieel onderdeel
vormen van een technisch procédé. Een handeling kan
slechts als „van voorbijgaande aard” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 worden beschouwd
wanneer de levensduur ervan is beperkt tot hetgeen
noodzakelijk is voor de goede werking van het betrokken technische procédé, waarbij dit procédé zodanig
geautomatiseerd moet zijn dat deze handeling automatisch, zonder menselijke interventie, wordt gewist zodra
de functie ervan om dit procédé mogelijk te maken, is
vervuld.(20) Dit is in casu het geval. De kopieën in het
geheugen en op het beeldscherm zijn van voorbijgaande en tijdelijke aard. Tevens vormen zij een integraal
en essentieel onderdeel van het technisch procédé dat
de weergave van een uitzending mogelijk maakt.
89.
Ten tweede moet het enige doel van de handeling bestaan in doorgifte in een netwerk tussen derden
door een tussenpersoon dan wel in een rechtmatig gebruik. Zoals de verwijzende rechter reeds heeft opgemerkt, kan de rechtmatigheid of het ontbreken ervan
niet afhankelijk zijn van de vraag of de rechthebbende
heeft ingestemd met de betrokken kopieën op zich.
Voor een reproductie mét toestemming van de rechthebbende is namelijk geheel geen uitzondering vereist.
Relevant is in dit opzicht derhalve het antwoord op andere vragen, in het bijzonder of uit de fundamentele
vrijheden en/of richtlijn 93/83 een recht op ontvangst
van de uitzending voortvloeit (zie hoofdstukken C en D
van deze conclusie) en of het recht inzake mededeling
aan het publiek van toepassing is (zie punt 3 van dit
hoofdstuk).
90.
Ten derde mogen de reproductiehandelingen
geen zelfstandige economische waarde bezitten. Of de
in de vierde vraag geïdentificeerde kopieën een dergelijke waarde bezitten, is voorwerp van de vijfde vraag
in zaak C‑403/08.
91.
De uitzondering van artikel 5, lid 1, van richtlijn
2001/29 moet eng worden uitgelegd, aangezien zij afwijkt van het algemene beginsel van artikel 2.(21) Dit
geldt des te meer in het licht van artikel 5, lid 5, van
richtlijn 2001/29, volgens hetwelk deze uitzondering
slechts geldt in bepaalde bijzondere gevallen waarin
geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie
van het werk of ander beschermd materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk
worden geschaad.(22)
92.
Alle voorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 hebben tot doel reproductiehandelingen
mogelijk te maken die noodzakelijk zijn voor de eigenlijke exploitatie. De Commissie heeft dit in de toelichPagina 36 van 55
www.iept.nl
ting op haar richtlijnvoorstel geïllustreerd aan de hand
van het voorbeeld van de doorgifte van een video op
aanvraag van een gegevensbank in Duitsland naar een
PC in Portugal, waarvoor tenminste 100 opslaghandelingen vereist zijn.(23)
93.
Dergelijke reproductiehandelingen hebben in
beginsel geen zelfstandige waarde die verdergaat dan
de economische waarde van de exploitatie. Eventueel
hebben zij een met de exploitatie overeenkomende
economische waarde, daar wanneer bijvoorbeeld een
reproductiehandeling ten behoeve van de doorgifte achterwege blijft, ook de exploitatie aan het einde van de
doorgifteketen niet mogelijk is. Die economische
waarde is echter volledig afhankelijk van de beoogde
exploitatie en heeft dus geen zelfstandig karakter.
94.
Dit betekent dat de in het geheugen van een decoder gecreëerde kopieën geen zelfstandige economische waarde hebben.
95.
De kopie die op het televisiescherm ontstaat,
heeft daarentegen wel degelijk een zelfstandige economische waarde. Zij is namelijk het voorwerp van de
exploitatie van een uitzending. Vanuit het oogpunt van
het auteursrecht houdt de exploitatie van de rechten op
een uitzending weliswaar verband met het uitzendrecht,
aangezien de auteurs het recht wordt toegekend om
zich tegen de uitzending te verzetten. De economische
waarde van een uitzending ligt echter normaliter besloten in de ontvangst ervan. Dit ligt bij de in casu relevante uitzendingen voor abonnees voor de hand, maar
geldt ook voor met reclamegelden gefinancierde programma’s. Zelfs openbare zenders die door kijkgeld of
de openbare schatkist worden gefinancierd, moeten hun
financiering feitelijk tenminste ook door adequate kijkcijfers rechtvaardigen.
96.
Dit betekent dat kopieën van een werk van
voorbijgaande aard die op een met een decoderbox verbonden televisiescherm worden gecreëerd, een zelfstandige economische waarde hebben.
97.
De verwijzende rechter preciseert de vijfde
vraag door sub b te vragen of het van belang is (i) of de
kopieën van voorbijgaande aard inherente waarde hebben, (ii) of de kopieën van voorbijgaande aard een klein
onderdeel zijn van een verzameling werken en/of een
andere materie die anderszins mag worden gebruikt
zonder dat het auteursrecht wordt geschonden, dan wel
(iii) of de houder van een exclusieve licentie van de
rechthebbende in een andere lidstaat reeds een vergoeding heeft gekregen voor het gebruik van het werk in
die lidstaat.
98.
Subvraag (i) heb ik reeds beantwoord: kopieën
van voorbijgaande aard in het buffergeheugen hebben
geen inherente waarde, kopieën van voorbijgaande aard
op een televisiescherm daarentegen wel.
99.
Subvraag (ii) heeft betrekking op de mogelijkheid dat alleen bepaalde delen van de uitzending beschermd zijn. Deze veronderstelling zou met het oog op
de mededeling aan het publiek relevant kunnen
zijn(24), maar ten aanzien van het thans te onderzoeken
reproductierecht moet dit worden betwijfeld.(25) Maar
ook al mocht de verwijzende rechter tot de conclusie
komen dat alleen delen van de uitzending beschermd
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
zijn, heeft dit geen gevolgen voor de toepassing van
artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. In dat geval zouden veeleer nationale regelingen tot omzetting van artikel 5, lid 3, sub i, van richtlijn 2001/29 in aanmerking
komen. Volgens die bepaling kunnen de lidstaten voorzien in uitzonderingen of restricties op het reproductierecht voor het incidentele verwerken van een werk of
materiaal in ander materiaal.
100. Subvraag (iii) legt ten slotte de nadruk op het wezenlijke punt van de twee verzoeken om een prejudiciele beslissing, namelijk de vergoeding voor het gebruik
van een werk in een andere lidstaat. Aangezien de zelfstandige economische waarde van de reproductie van
een uitzending op een beeldscherm samenvalt met het
belang bij ontvangst ervan, rijst de vraag of de voor de
ontvangst van een uitzending in een lidstaat betaalde
vergoeding het recht verleent om die uitzending in een
andere lidstaat te ontvangen. Dit is voorwerp van de
daarop volgende vragen betreffende richtlijn 93/83 (zie
C) en de fundamentele vrijheden (zie D). Een en ander
is echter niet van invloed op de toepassing van artikel
5, lid 1, van richtlijn 2001/29.
101. Al met al stel ik met betrekking tot de vijfde vraag
in zaak C‑403/08 vast dat kopieën van voorbijgaande
aard van een werk, die op een met een decoderbox verbonden televisiescherm worden gecreëerd, een zelfstandige economische waarde in de zin van artikel 5,
lid 1, van richtlijn 2001/29 hebben, maar kopieën van
voorbijgaande aard die in het geheugen van een decoder worden gecreëerd niet.
3.
Mededeling aan het publiek
102. Met de zesde vraag in zaak C‑403/08 wenst de
verwijzende rechter te vernemen of het vertonen van
rechtstreeks uitgezonden voetbalwedstrijden in cafés in
strijd is met het exclusieve recht op mededeling aan het
publiek van beschermde werken in de zin van artikel 3
van richtlijn 2001/29.
a)
Ontvankelijkheid van de vraag
103. Er zou kunnen worden getwijfeld of deze vraag
relevant is voor de beslechting van het hoofdgeding en
dus of zij ontvankelijk is. Volgens de verwijzende rechter staat Section 72 van de Copyright, Designs and Patents Act namelijk principieel toe het televisieprogramma openbaar te vertonen indien de vertonende
persoon daarvoor geen vergoeding verlangt. Zelfs indien een dergelijke vertoning niet zou stroken met artikel 3 van richtlijn 2001/29, kan een richtlijn hoe dan
ook uit zichzelf aan particulieren geen verplichtingen
opleggen en kan een bepaling van een richtlijn als zodanig niet tegenover een particulier worden ingeroepen.(26)
104. Volgens vaste rechtspraak is het in het kader van
de samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof uitsluitend een zaak van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de
verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van het
geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen, als
de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt. Wanneer de vragen betrekking hebben op de uitPagina 37 van 55
www.iept.nl
legging van gemeenschapsrecht, is het Hof derhalve in
beginsel verplicht daarop te antwoorden.(27) Er rust
dus een vermoeden van relevantie(28) op de door de
nationale rechters voorgelegde prejudiciële vragen. Dit
vermoeden kan echter in uitzonderingsgevallen worden
opgeheven, namelijk wanneer de gevraagde uitlegging
van de in die vragen vermelde bepalingen van Unierecht kennelijk van hypothetische aard is.(29) In een
dergelijk geval is de vraag niet-ontvankelijk.
105. In casu lijkt er in het nationale recht een ruime
mogelijkheid om het televisieprogramma openbaar
zonder vergoeding te vertonen te bestaan, maar dit
geldt niet voor alle bestanddelen van het programma. In
het bijzonder muziekwerken zijn hiervan uitgesloten.
Bovendien kan niet worden uitgesloten dat een uitlegging van die regeling in overeenstemming met artikel 3
van richtlijn 2001/29 een verdere beperking van dat
recht mogelijk maakt.
106. Dit betekent dat deze vraag niet kennelijk irrelevant is voor de beslechting van het hoofdgeding en dus
dat zij ontvankelijk is.
b)
Beantwoording van de vraag
107. Ik zal derhalve onderzoeken of het vertonen van
een rechtstreeks uitgezonden voetbalwedstrijd in een
café moet worden beschouwd als mededeling aan het
publiek in de zin van artikel 3 van richtlijn 2001/29.
Om te beginnen zal ik in dit verband nagaan welke
werken bescherming genieten en vervolgens of artikel
3, lid 1, van toepassing is.
i)
Beschermde werken
108. Artikel 3 van richtlijn 2001/29 verlangt de invoering van uitsluitende rechten om bepaalde handelingen
met betrekking tot werken toe te staan of te verbieden.
Lid 1 ervan heeft betrekking op de rechten van de auteurs, lid 2 op de rechten van bepaalde andere personen, met name de producenten van films (sub c) en omroeporganisaties (sub d).
109. De twee leden voorzien niet in dezelfde rechten.
Lid 1 verleent het recht op mededeling van werken aan
het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van
de beschikbaarstelling van de werken voor het publiek
op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek
op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn. Het recht overeenkomstig lid 2 geldt
daarentegen alleen voor deze laatste vorm van toegang,
namelijk wanneer de leden van het publiek op een door
hen individueel gekozen plaats en tijd toegang hebben
tot de betrokken werken.
110. Uit de toelichting op het voorstel voor richtlijn
2001/29 valt op te maken dat de toegang van leden van
het publiek op een door hen gekozen plaats en tijd, tot
doel heeft ook de in casu niet relevante uitzending op
aanvraag te bestrijken.(30) Niet-interactieve uitzendingen, dat wil zeggen de klassieke ontvangst van het televisieprogramma, is dus geen voorwerp van artikel 3, lid
2. Ten aanzien van dergelijke uitzendingen dienden de
bestaande bepalingen, dat wil zeggen artikel 8 van
richtlijn 2006/115 en artikel 4 van richtlijn 93/83 van
toepassing te blijven.(31)
111. Volgens artikel 8, lid 3, van richtlijn 2006/115
wordt de omroeporganisaties het uitsluitende recht toewww.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
gekend om heruitzending van hun uitzendingen via de
ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van
een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn. In
de gevallen die ten grondslag liggen aan het hoofdgeding werd echter geen toegangsprijs verlangd.
112. Er bestaat kennelijk geen bijzondere regeling voor
de interactieve weergave van films. Voor zover de uitzending van voetbalwedstrijden als film zou moeten
worden beschouwd, zou derhalve hooguit een nationale
regeling inzake het recht betreffende mededeling aan
het publiek in aanmerking kunnen komen.
113. Bij de huidige stand van het Unierecht bestaan dus
geen algemene beschermingsrechten aangaande de mededeling aan het publiek zonder betaling van een toegangsprijs. Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 verleent veeleer alleen maar rechten ten aanzien van auteursrechtelijk beschermde werken die in het kader van
de uitzending worden weergegeven. In het onderhavige
geval zou men bijvoorbeeld aan de anthem van de
Premier League kunnen denken, die in het kader van de
uitzending wordt afgespeeld, maar ook aan verschillende andere in de verzoeken om een prejudiciële beslissing vermelde werken.
114. Volgens artikel 12, lid 2, van richtlijn 2001/29,
maar ook volgens artikel 14 van richtlijn 2006/115, laat
de bescherming van de naburige rechten in de desbetreffende richtlijn, de bescherming van deze werken
onverlet en is van generlei invloed daarop. De verwijzende rechter zal echter moeten onderzoeken of deze
werken mogelijkerwijs binnen de werkingssfeer van
nationale regelingen tot omzetting van artikel 5, lid 3,
sub i, van richtlijn 2001/29 vallen. Uit hoofde van die
bepaling kunnen de lidstaten voorzien in uitzonderingen of restricties op het reproductierecht voor het incidentele verwerken van een werk of materiaal in ander
materiaal.
115. Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 is dus slechts
van belang voor zover in het kader van de in cafés vertoonde voetbalwedstrijden werken worden meegedeeld
ten aanzien waarvan het recht van het Verenigd Koninkrijk niet voorziet in een uitzondering op de toepassing van de bepalingen tot omzetting van dat artikel.
ii) Toepasselijkheid van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29
116. Met betrekking tot de aldus onder artikel 3, lid 1,
van richtlijn 2001/29 vallende werken moet worden
onderzocht of het vertonen in een café moet worden
aangemerkt als „mededeling aan het publiek, per draad
of draadloos”.
117. Reeds de uitzending per satelliet komt in wezen
neer op mededeling van beschermde werken aan het
publiek. Er moet echter van worden uitgegaan dat de
betrokken rechthebbenden daarvoor toestemming hebben verleend. Het is veeleer de vraag of de vertoning
van de uitzending in een café in plaats van in privé- of
huiselijke kring een bijkomende mededeling aan het
publiek is waarvoor een bijkomende – in casu ontbrekende – toestemming van de rechthebbenden vereist is.
Pagina 38 van 55
www.iept.nl
118. Het Hof is in vergelijkbare gevallen, namelijk
aangaande de doorgifte van televisieprogramma’s binnen een hotel, reeds ervan uitgegaan dat in een dergelijk geval sprake is van een bijkomende mededeling aan
het publiek.(32) In principe is het mogelijk de bezoekers van een café net als de gasten van een hotel aan te
duiden als een onbepaald aantal potentiële televisiekijkers, die ten opzichte van de privé-adressaat een nieuw
publiek vormen.(33) Voorts heeft het Hof benadrukt
dat de mededeling in de „hotelzaken” een winstoogmerk diende.(34) Er mag worden aangenomen dat ook
de exploitanten van cafés voetbalwedstrijden vertonen
om winst te kunnen maken. En auteurs hebben er principieel belang bij, te delen in de winst die met het
commerciële gebruik van hun werken wordt behaald.
119. De handel in decoderkaarten ligt in de lijn van die
logica, aangezien de zenders cafés een hogere vergoeding voor het gebruik van de kaarten vragen, terwijl zij
privéklanten ertoe verplichten, hun kaarten alleen voor
huiselijke of privédoeleinden te gebruiken.
120. Niettemin moet worden onderzocht of inderdaad
sprake is van mededeling aan het publiek in de zin van
artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Daarvoor pleit
een uitlegging in het licht van het volkenrecht. Punt 23
van de considerans van voornoemde richtlijn toont echter tegen de achtergrond van de ontstaansgeschiedenis
van artikel 3, lid 1, aan dat de Uniewetgever juist geen
auteursrechten met betrekking tot de mededeling aan
het publiek van een televisieprogramma zonder betaling van een toegangsprijs wilde scheppen.
De Berner Conventie
121. Artikel 11bis, eerste alinea, van de Berner Conventie biedt een aantal aanwijzingen met betrekking tot
de vraag wat als mededeling aan het publiek moet worden beschouwd. Die bepaling verleent auteurs sub i tot
en met iii het uitsluitende recht, drie verschillende
vormen van mededeling van hun werken aan het publiek toe te staan:
i)
de radio-uitzending van hun werken of de openbare mededeling van deze werken door ieder ander middel dienend tot het draadloos verspreiden van tekens,
geluiden of beelden,
ii)
elke openbare mededeling, hetzij met of zonder
draad, van het door de radio uitgezonden werk, wanneer deze mededeling door een andere organisatie dan
de oorspronkelijke geschiedt,
iii)
de openbare mededeling van het door de radio
uitgezonden werk door een luidspreker of door ieder
ander dergelijk instrument dat tekens, geluiden of beelden overbrengt.
122. Volgens de WIPO-gids(35) – een door de WIPO
opgesteld interpretatief document dat, hoewel het geen
bindende rechtskracht heeft, niettemin aan de uitlegging van deze conventie bijdraagt – is artikel 11bis,
eerste alinea, sub iii, van toepassing: de openbare mededeling van het door de radio uitgezonden werk door
een luidspreker of door ieder ander dergelijk instrument
dat tekens, geluiden of beelden overbrengt. Die bepaling doelt met name op de uitzending van het radio- of
televisieprogramma op plekken waar mensen bijeen-
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
komen: cafés, restaurants, hotels, grote winkels, treinen
of vliegtuigen.(36)
123. De mededeling aan het publiek bestaat vanuit die
invalshoek bezien erin dat de uitzending met inbegrip
van de beschermde werken op een beeldscherm aan het
aanwezige publiek wordt vertoond.
124. Alhoewel de Unie geen partij is bij de Berner
Conventie, heeft zij zich samen met haar lidstaten uit
hoofde van artikel 9, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst
en artikel 1, lid 4, van het WIPO-verdrag inzake het
auteursrecht ertoe verplicht, de artikelen 1 tot en met 21
van de Berner Conventie te eerbiedigen respectievelijk
die bepalingen na te leven. Vanuit volkenrechtelijk
oogpunt is de Unie dus verplicht artikel 11bis, eerste
alinea, sub iii, van de Berner Conventie in het Unierecht om te zetten.
125. Daarnaast bepaalt artikel 14, lid 3, van de TRIPsovereenkomst uitdrukkelijk dat omroeporganisaties het
recht hebben de mededeling aan het publiek van televisie-uitzendingen te verbieden wanneer deze zonder hun
toestemming plaatsvindt. Landen die de omroeporganisaties geen dergelijke rechten verlenen, moeten tenminste de bezitters van het auteursrecht wat uitzendingen
betreft de mogelijkheid bieden om de weergave te beletten, onverminderd de bepalingen van de Berner
Conventie.
126. In dat licht moet in de onderhavige gevallen van
mededeling aan het publiek worden uitgegaan.
De wil van de Uniewetgever
127. Met haar voorstel voor richtlijn 2001/29 wilde de
Commissie ook artikel 11bis, eerste alinea, sub iii, van
de Berner Conventie in Unierecht omzetten, maar de
Raad en het Parlement hebben haar op dit punt niet
gevolgd. Zij wilden juist geen rechten van de auteurs
betreffende de mededeling aan het publiek van werken
als deel van televisie-uitzendingen zonder vergoeding
scheppen.
128. Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 beoogt weliswaar niet uitdrukkelijk artikel 11bis van de Berner
Conventie om te zetten, maar uit de toelichting op het
Commissievoorstel voor die richtlijn valt op te maken
dat het de bedoeling was artikel 8 van het WIPOverdrag inzake het auteursrecht, dat vrijwel identiek
geformuleerd is als artikel 3 van voornoemde richtlijn,
om te zetten.(37) In die bepaling wordt de mededeling
aan het publiek door vertoning in het openbaar niet uitdrukkelijk genoemd. Aangezien het WIPO-verdrag
inzake het auteursrecht echter uitdrukkelijk de eerbiediging van artikel 11bis van de Berner Conventie voorschrijft, zou het zinvol zijn het begrip van de mededeling aan het publiek in artikel 8 van voornoemd verdrag
en daarmee ook artikel 3 van richtlijn 2001/29 op dezelfde wijze te begrijpen als in artikel 11bis van de
Berner Conventie.
129. Uit de toelichting van de Commissie op het richtlijnvoorstel volgt dan ook dat artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 betrekking dient te hebben op alle vormen
van mededeling aan het publiek.(38) Hiertoe zouden
dan ook de drie in artikel 11bis van de Berner Conventie genoemde vormen van mededeling aan het publiek
behoren.
Pagina 39 van 55
www.iept.nl
130. Desalniettemin stellen zowel de Commissie als
QC Leisure dat artikel 3 van richtlijn 2001/29 artikel
11bis, eerste alinea, sub iii, van de Berner Conventie
niet omzet. In dit verband verwijzen zij terecht naar de
beraadslagingen over de richtlijn die op het Commissievoorstel volgden, waaruit punt 23 van de considerans ervan is voortgevloeid.
131. Het Parlement stelde reeds in eerste lezing voor,
artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 niet van toepassing te laten zijn op „rechtstreekse afbeelding of uitvoering”.(39) De Commissie wijzigde haar voorstel dienovereenkomstig.(40) De Raad aanvaardde het gewijzigde Commissievoorstel weliswaar niet, maar een aantal lidstaten heeft bedongen dat in plaats daarvan de in
de tweede tot en met de vierde volzin van punt 23 van
de considerans neergelegde restrictie werd opgenomen(41), waaraan ook de verwijzende rechter refereert.
132. Overeenkomstig de tweede volzin van punt 23 van
de considerans van richtlijn 2001/29 moet aan het auteursrecht inzake de mededeling aan het publiek een
ruime betekenis worden gegeven die iedere mededeling
omvat die aan niet op de plaats van oorsprong van de
mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. De derde
volzin preciseert dat dit recht zich dient uit te strekken
tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een
werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. De vierde en laatste volzin verduidelijkt dat het recht geen betrekking heeft op enige andere handeling.
133. Uit die drie zinnen volgt al met al dat artikel 3, lid
1, van richtlijn 2001/29 alleen strekt tot omzetting van
artikel 11bis, eerste alinea, punten i en ii, van de Berner
Conventie, namelijk de bepalingen inzake de radiouitzending en de weergave door een andere dan de oorspronkelijke omroeporganisatie. In die gevallen komen
verschillende plaatsen en mededeling met of zonder
draad in aanmerking.
134. Kenmerkend voor de openbare mededeling van
een via de radio uitgezonden werk door een luidspreker
of door ieder ander dergelijk instrument dat tekens,
geluiden of beelden overbrengt in de zin van artikel
11bis, eerste alinea, sub iii, van de Berner Conventie, is
echter dat deze gewoonlijk plaatsvindt op de plaats van
oorsprong van de uitzending. Er vindt dus juist geen
doorgifte plaats.
135. Deze beperkende werking van punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 was ook onderwerp van
de beraadslagingen in de Raad en stond de wetgever
dus duidelijk voor ogen. Het voorzitterschap van de
Raad stelde vast dat andere handelingen dan die welke
in dat punt van de considerans worden genoemd, in het
bijzonder het beschikbaarstellen van computers met
internetaansluiting in cybercafés of bibliotheken, niet
onder artikel 3, lid 1, vallen.(42) De Italiaanse delegatie
stelde in dat verband zelfs de vraag aan de orde of het
wel gepast was de handelingen van artikel 11bis, eerste
alinea, sub iii, van de Berner Conventie uit te sluiten
van het toepassingsgebied van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.(43)
136. Deze beperking van de reikwijdte van artikel 3, lid
1, van richtlijn 2001/29 wordt bevestigd door het feit
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
dat verschillende internationale, Europese en nationale
regelingen de indruk wekken dat het televisieprogramma principieel zonder specifieke toestemming van de
rechthebbenden in cafés kan worden vertoond.
137. Op het vlak van het Unierecht is in dit verband
vooral artikel 8, lid 3, van richtlijn 2006/115 relevant,
dat de omroeporganisaties slechts het recht toekent om
zich tegen heruitzending van hun uitzendingen te verzetten wanneer toegangsgeld wordt verlangd. Deze regeling staat niet op zichzelf, maar komt overeen met
artikel 13, sub d, van het Internationaal Verdrag van
Rome inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, van producenten van fonogrammen en van omroeporganisaties van 26 oktober 1961. Alhoewel de
Unie zelf geen partij is bij dat verdrag omdat die mogelijkheid krachtens artikel 24 ervan alleen openstaat
voor staten, dienen de lidstaten krachtens artikel 5, lid
1, sub c, van protocol nr. 28 betreffende intellectuele
eigendom bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(44) tot dit verdrag toe te treden.(45)
138. Bijgevolg bepaalt Section 72 van de Copyright,
Designs and Patents Act dat het televisieprogramma in
het Verenigd Koninkrijk in principe kan worden vertoond indien geen toegangsgeld wordt verlangd. In
Duitsland bestaat weliswaar een soortgelijke regeling
betreffende de rechten van omroeporganisaties(46),
maar met betrekking tot de auteurs wordt artikel 11bis,
eerste alinea, sub iii, van de Berner Conventie door §
22 van het Urheberrechtsgesetz (wet op het auteursrecht) omgezet.(47)
139. Dit betekent dat de Uniewetgever tot dusver artikel 11bis, eerste alinea, sub iii, van de Berner Conventie en artikel 14, lid 3, van de TRIPs-overeenkomst niet
in het Unierecht heeft willen omzetten. Deze beslissing
moet met name worden geëerbiedigd omdat de uit artikel 11bis, eerste alinea, sub iii, voortvloeiende auteursrechten zich niet tegen overheidsinstanties richten,
maar dwingend de rechten van anderen in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen beperken.
140. De vraag of artikel 11bis, eerste alinea, sub iii, van
de Berner Conventie of artikel 14, lid 3, van de TRIPsovereenkomst rechtstreeks toepasselijk is, is geen
voorwerp van het verzoek om een prejudiciële beslissing. Overigens verlenen de bepalingen van de TRIPsovereenkomst particulieren geen rechten waarop dezen
uit hoofde van het recht van de Unie voor de rechter
rechtstreeks een beroep kunnen doen(48), en ook een
rechtstreekse toepassing van de Berner Conventie als
deel van het Unierecht heeft het Hof tot dusver niet
overwogen.(49)
141. De „hotelzaken” worden echter door sommige
betrokkenen aldus geïnterpreteerd dat het Hof desalniettemin artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 als omzetting van artikel 11bis, eerste alinea, sub iii, van de
Berner Conventie beschouwt. Het is met name uitgegaan van de opmerkingen in de WIPO-gids betreffende
die bepaling(50), en heeft vastgesteld dat richtlijn
2001/29 op iedere mededeling aan het publiek van beschermde werken toepasbaar is.(51)
Pagina 40 van 55
www.iept.nl
142. Nu was in de „hotelzaken” punt 23 van richtlijn
2001/29 niet aan de orde. De betrokken arresten hadden
vooral betrekking op een andere situatie, namelijk mededeling in de zin van artikel 11bis, eerste alinea, sub
ii, van de Berner Conventie, dat wil zeggen een mededeling die door een andere organisatie van wederdoorgifte dan de oorspronkelijke organisatie wordt gedaan.(52) Een dergelijke mededeling wordt noodzakelijkerwijs aan een niet op de plaats van oorsprong van
de mededeling aanwezig publiek gedaan. Het Hof heeft
zich in die gevallen dus niet uitgesproken over de vraag
of artikel 11bis, eerste alinea, sub iii, van de Berner
Conventie door artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29
wordt omgezet.
143. Dit betekent dat artikel 3, lid 1, juncto punt 23 van
de considerans van richtlijn 2001/29 aldus moet worden begrepen dat het alleen van toepassing is op de
openbare mededeling van werken aan een publiek dat
niet op de plaats van oorsprong van de mededeling
aanwezig is.
Toepassing op de mededeling van uitzendingen in
cafés
144. Wanneer een caféhouder in zijn café op een televisie het televisieprogramma aan zijn gasten vertoont,
moet met betrekking tot zijn handeling principieel ervan worden uitgegaan dat het relevante publiek zich
bevindt op de plaats van oorsprong van de mededeling.
En de oorsprong van de mededeling is het beeldscherm.
145. De verwijzende rechter stelt in dit verband in de
zesde vraag, sub b, punt iii, aan de orde of het van belang is of het signaal van de televisieomroepuitzending
wordt ontvangen door een antenne of een satellietschotel op het dak van of naast het pand waar het televisietoestel zich bevindt. Dit doet echter niet ter zake. Voor
iedere vorm van mededeling moeten signalen tussen
antenne, decoder en beeldscherm en binnen die apparaten zelf worden doorgegeven. Het zou willekeurig zijn,
in dit opzicht de lengte van de kabels in aanmerking te
nemen.(53) Dergelijke technische voorwaarden voor
om het even welke mededeling dienen derhalve nog als
deel van de oorspronkelijke radio-uitzending te worden
beschouwd.
146. De situatie zou mogelijkerwijs anders zijn wanneer het signaal niet alleen op een ontvangend toestel
zou worden meegedeeld, maar – net als in de „hotelzaken” – aan verschillende andere ontvangers zouden
worden doorgegeven. Het doorgevende toestel zou dan
als oorsprong van die mededeling kunnen worden aangezien, en de ontvangst zou op een andere plaats
plaatsvinden. Dit zou – net als in de „hotelzaken” – een
verdere mededeling per draad of draadloos vormen, die
de wetgever nu juist niet van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 wilde uitsluiten.
147. Op de zesde vraag in zaak C‑403/08 moet derhalve worden geantwoord dat een auteursrechtelijk beschermd werk niet in de zin van artikel 3, lid 1, van
richtlijn 2001/29/EG per draad of draadloos aan het
publiek wordt meegedeeld wanneer een satellietomroepuitzending wordt ontvangen in een bedrijfsruimte (bijvoorbeeld een café) en in die ruimte via een
enkel televisiescherm en luidsprekers kosteloos wordt
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
meegedeeld of vertoond aan leden van het publiek die
in die ruimte aanwezig zijn.
C – Richtlijn 93/83
148. Met de zevende vraag in zaak C‑403/08 wenst de
verwijzende rechter om te beginnen te vernemen of het
met richtlijn 93/83 verenigbaar is indien het nationale
auteursrecht bepaalt dat wanneer kopieën van voorbijgaande aard van werken vervat in een satellietomroepuitzending worden gecreëerd in een satellietdecoder of
op een televisiescherm, er sprake is van een inbreuk op
een auteursrecht naar het recht van het land van ontvangst van de uitzending. Voorts vraagt hij of het hiervoor van belang is of de uitzending wordt gedecodeerd
met behulp van een satellietdecoderkaart die is verstrekt door de aanbieder van een satellietomroepdienst
in een andere lidstaat onder de voorwaarde dat de satellietdecoderkaart alleen voor gebruik in die andere lidstaat is toegelaten.
149. Overeenkomstig artikel 2 van richtlijn 93/83 kennen de lidstaten auteurs een uitsluitend recht toe om de
mededeling aan het publiek per satelliet van auteursrechtelijk beschermde werken toe te staan.
150. Volgens artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 93/83
vindt de mededeling aan het publiek per satelliet alleen
plaats in de lidstaat waarin de programmadragende signalen onder controle en verantwoordelijkheid van de
omroeporganisatie worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet en terug
naar de aarde loopt.
151. Dit zou in casu Griekenland zijn: vanuit die lidstaat worden de signalen naar de satelliet gezonden en
daar komen zij weer aan. Voor het gebruik van Arabische decoderkaarten is richtlijn 93/83 daarentegen van
geen belang.
152. Deze bepalingen lijken niet in te gaan op de
grensoverschrijdende ontvangst van satellietuitzendingen – in het bijzonder op de ontvangst van Griekse signalen door cafés in het Verenigd Koninkrijk. Uit punt
14 van de considerans van richtlijn 93/83 volgt evenwel
dat deze regeling beoogt te voorkomen dat op één uitzendingshandeling op cumulatieve wijze het recht van
verschillende landen wordt toegepast.
153. In punt 7 van de considerans van richtlijn 93/83
wordt uiteengezet dat vóór de vaststelling ervan juridische onzekerheid bestond ten aanzien van de vraag of
uitzending via een satelliet waarvan de signalen rechtstreeks kunnen worden ontvangen, uitsluitend gevolgen
heeft voor de rechten in het uitzendingsland dan wel
voor de rechten in alle ontvangstlanden tezamen. Van
cumulatie is niet alleen sprake wanneer meerdere
rechtsordes van toepassing zijn. De rechten op de uitzending kunnen in de verschillende lidstaten ook in het
bezit van verschillende personen zijn. Cumulatie zou
satellietuitzendingen derhalve aanzienlijk kunnen bemoeilijken of zelfs onmogelijk kunnen maken.
154. Richtlijn 93/83 dient derhalve volgens punt 15 van
haar considerans te waarborgen dat de uitzendrechten
overeenkomstig het recht van een enkele lidstaat worden verleend, dat wil zeggen het recht van de staat waar
de mededeling aan het publiek in de zin van artikel 1,
lid 2, sub b, plaatsvindt. Dit beginsel van de lidstaat
Pagina 41 van 55
www.iept.nl
van oorsprong (punt 18 van de considerans) heeft tot
gevolg dat het zendrecht voor die staat het recht inhoudt, het programma ook in andere lidstaten uit te
zenden.
155. Wezenlijk juist is daarentegen het standpunt van
de FAPL dat richtlijn 93/83 niet toestaat dat andere
rechten op de uitgezonden werken worden geschonden.
Volgens artikel 5 ervan laat de bescherming van de
naburige rechten de bescherming van de auteursrechten
onverlet en is hierop niet van invloed.(54)
156. Richtlijn 93/83 stelt in het bijzonder het recht op
reproductie van de uitzending niet uitdrukkelijk ter discussie. De verwijzende rechter en verschillende partijen
stellen zich derhalve op het standpunt dat het uitzendrecht nog niets zegt over het recht om bij de ontvangst
en de mededeling van de uitzending kopieën van voorbijgaande aard van de uitzending te creëren.(55)
157. Richtlijn 93/83 heeft volgens artikel 1, lid 2, sub a,
ervan echter uitdrukkelijk alleen maar betrekking op
signalen voor ontvangst door het publiek. De toestemming voor de doorgifte van de uitzending dient derhalve ook te gelden voor het recht om de reproductiehandelingen uit te voeren die voor de ontvangst ervan
noodzakelijk zijn.
158. De FAPL doet in dit verband een beroep op punt
16 van de considerans van richtlijn 93/83, waarin is
vastgesteld dat het door het beginsel van contractvrijheid, waarop die richtlijn is gebaseerd, mogelijk zal
blijven beperkingen aan de exploitatie van die rechten
te stellen, met name wat bepaalde uitzendingstechnieken of bepaalde taalversies betreft.
159. Het voornoemde punt van de considerans heeft
echter betrekking op contractuele beperkingen, die naar
hun aard alleen tussen de contractpartijen gelden. Bij
wijze van voorbeeld worden hierin dan ook alleen
maatregelen genoemd die de contractpartijen kunnen
nemen, namelijk technische maatregelen in verband
met de uitzending, zoals de codering en de taalversie
waarin het programma wordt uitgezonden. Rechten ten
opzichte van contractueel niet-gebonden ontvangers
van uitzendingen vallen uit dat punt van de considerans
juist niet af te leiden.
160. Mijn uitlegging vindt bevestiging in punt 17 van
de considerans van richtlijn 93/83. Hierin is vastgesteld
dat de betrokkenen bij het bepalen van de vergoeding
die voor het verwerven van de rechten moet worden
betaald, rekening dienen te houden met alle voor de
uitzending kenmerkende aspecten, zoals het daadwerkelijke en het potentiële aantal luisteraars of kijkers en
de taalversie. De wetgever ging dus ervan uit dat de
uitzending van een programma per satelliet gepaard
gaat met de ontvangst ervan en dat die exploitatie in de
vergoeding moet worden opgenomen. Deze moet kennelijk ook de ontvangst buiten de lidstaat van oorsprong dekken, die in het bijzonder aan de hand van de
taalversie van de uitzending moet worden voorspeld.
161. Het recht op mededeling van auteursrechtelijk
beschermde werken per satelliet gaat derhalve volgens
artikel 2 van richtlijn 93/83 gepaard met het recht van
de ontvangers, om die uitzendingen te ontvangen en
ook te bekijken.
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
162. Het is de vraag of deze argumentatie ook voor
gecodeerde satellietuitzendingen geldt. Aangezien codering een controle op de toegang mogelijk maakt, is
het denkbaar dat het uitzendrecht zich beperkt tot het
door de houder van de rechten en de omroeporganisatie
overeengekomen ontvangstgebied. Artikel 1, lid 2, sub
c, van richtlijn 93/83 bepaalt echter dat er sprake is van
mededeling aan het publiek per satelliet wanneer de
middelen voor het decoderen van een uitzending door
of met toestemming van de omroeporganisatie ter beschikking van het publiek worden gesteld. Indien – zoals in casu – aan die voorwaarden is voldaan, staat de
gecodeerde satellietuitzending gelijk aan een nietgecodeerde satellietuitzending. De codering verandert
dus niets aan de reikwijdte van het de ontvangst rechtvaardigende uitzendrecht.
163. Het uitzendrecht wordt evenmin beperkt door
voorwaarden bij de afgifte van decoderkaarten. Deze
kunnen hooguit contractueel bindend zijn, maar geen
verplichtingen voor derden met zich meebrengen.
164. Met betrekking tot richtlijn 93/83 stel ik derhalve
voor, de zevende vraag in zaak C‑403/08 aldus te beantwoorden dat het recht op mededeling van auteursrechtelijk beschermde werken per satelliet overeenkomstig artikel 2 van richtlijn 93/83 het recht omvat
om die uitzending ook in het buitenland te ontvangen
en te bekijken.
D – De fundamentele vrijheden
165. Het belang van de fundamentele vrijheden voor
het gebruik van de Griekse decoderkaarten wordt met
name in de zesde en de zevende vraag in zaak
C‑429/08, maar ook in de zevende vraag en de achtste
vraag, sub b en c, in zaak C‑403/08 aan de orde gesteld. De High Court wenst te vernemen of de artikelen
28 EG, 30 EG en/of 49 EG zich verzetten tegen de
handhaving van een nationale bepaling die het strafbaar
stelt respectievelijk het als een schending van het auteursrecht beschouwt om op bedrieglijke wijze een
programma te ontvangen dat deel uitmaakt van een
omroepdienst die wordt verricht vanaf een plaats binnen het Verenigd Koninkrijk, met de opzet om te ontkomen aan betaling van de prijs die geldt voor de ontvangst van het programma. De verwijzende rechter
denkt daarbij in zaak C‑429/08 aan drie gevallen,
waarvan alternatief of cumulatief sprake van kan zijn:
(i)
De uitrusting voor voorwaardelijke toegang is
geproduceerd door of met toestemming van een dienstverrichter en oorspronkelijk geleverd met de contractuele beperking dat de uitrusting alleen mocht worden
gebruikt om toegang te verkrijgen tot de beschermde
dienst in de ene lidstaat. Niettemin is deze gebruikt om
toegang te verkrijgen tot die beschermde dienst in een
andere lidstaat, in dit geval het Verenigd Koninkrijk (in
deze lijn ligt ook de achtste vraag, sub b, in zaak
C‑403/08).
(ii)
De uitrusting voor voorwaardelijke toegang is
geproduceerd door of met toestemming van een dienstverrichter en oorspronkelijk verkregen en/of geactiveerd door de verstrekking van een valse naam en een
vals woonadres in de eerste lidstaat, waardoor contracPagina 42 van 55
www.iept.nl
tuele territoriale beperkingen van de uitvoer van dergelijke uitrusting voor gebruik buiten die lidstaat zijn omzeild.
(iii) De uitrusting voor voorwaardelijke toegang is geproduceerd door of met toestemming van een dienstverrichter en oorspronkelijk geleverd onder de contractuele voorwaarde dat zij alleen mocht worden gebruikt
voor thuis‑ of privégebruik en niet voor commercieel
gebruik (waarvoor een hogere abonnementsprijs moet
worden betaald). Niettemin is de uitrusting in het Verenigd Koninkrijk gebruikt voor commerciële doeleinden, te weten de vertoning van rechtstreekse voetbaluitzendingen in een café (in deze lijn ligt ook de achtste
vraag, sub c, in zaak C‑403/08).
166. Ik zal om te beginnen het eerste geval beoordelen
en vervolgens ingaan op de vraag of de twee andere
gevallen tot een ander resultaat leiden.
a)
De toepasselijke fundamentele vrijheid
167. Aangezien decoderkaarten vanuit Griekenland
naar het Verenigd Koninkrijk worden gebracht, zou in
casu het vrije verkeer van goederen in de zin van artikel
34 VWEU (ex artikel 28 EG)(56) relevant kunnen zijn.
Feitelijk zijn deze kaarten echter een middel, de sleutel
als het ware, om in het Verenigd Koninkrijk toegang tot
een televisieprogramma te krijgen dat vanuit Griekenland wordt uitgezonden. De beschikbaarstelling van dat
programma is een dienst in de zin van artikel 56
VWEU (ex artikel 49 EG).(57)
168. Wanneer het Hof een nationale maatregel onderzoekt die zowel de vrijheid van dienstverrichting als het
vrije verkeer van goederen beperkt, doet het dit in beginsel slechts vanuit het oogpunt van een van deze twee
fundamentele vrijheden, indien uit de omstandigheden
van de zaak blijkt dat een van de vrijheden volledig
ondergeschikt is aan de andere en daarmee kan worden
verbonden.(58)
169. Het Hof heeft weliswaar, zoals de Commissie terecht opmerkt, in verband met het in de handel brengen
van decoders voor versleutelde satelliettelevisie reeds
vastgesteld dat het moeilijk is om in het algemeen vast
te stellen of het aspect van het vrije verkeer van goederen dan wel het aspect van de vrije dienstverrichting
de overhand heeft,(59) maar in die zaak ging het om
beperkingen die specifiek betrekking hadden op de
handel in decoders en die daardoor tegelijkertijd indirect de toegang tot diensten op het vlak van de satelliettelevisie bemoeilijkten.
170. In casu is echter niet primair de handel in de kaarten in geschil, maar het feit dat deze worden gebruikt
om in het Verenigd Koninkrijk toegang tot gecodeerde
programma’s te krijgen. Overigens is de materiële
waarde van de kaart van geheel ondergeschikt belang in
vergelijking met de prijzen die voor de toegang tot het
programma worden verlangd. Dit betekent dat de prejudiciële vragen in het licht van de vrijheid van dienstverrichting moeten worden beoordeeld.
b)
Beperking van de vrijheid van dienstverrichting
171. De vrijheid van dienstverrichting vereist de opheffing van iedere beperking van het vrije verkeer van
diensten – ook indien deze zonder onderscheid geldt
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
voor binnenlandse dienstverrichters en dienstverrichters
uit andere lidstaten – die de werkzaamheden van de
dienstverrichter die in een andere lidstaat is gevestigd
en aldaar rechtmatig gelijksoortige diensten verricht,
verbiedt, belemmert of minder aantrekkelijk maakt. De
vrijheid van dienstverrichting komt overigens zowel
aan de dienstverrichter als aan de dienstontvanger ten
goede.(60)
172. In casu gaat het niet om de vraag of de aanbieders
van televisieprogramma’s verplicht zijn geïnteresseerde
personen uit andere lidstaten toegang te bieden tegen
voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die welke voor
ingezeten personen gelden. Een dergelijke verplichting
zou impliceren dat de vrijheid van dienstverrichting
derdenwerking heeft, hetgeen het Hof – althans in die
vorm(61) – tot dusver niet heeft aangenomen.
173. Evenmin is de vraag aan de orde of de aanbieders
van televisieprogramma’s de toegang tot hun uitzendingen contractueel tot bepaalde gebieden mogen beperken.(62) Dergelijke contractuele regelingen kunnen
uitsluitend tussen de contractpartijen gelden. In het onderhavige geval bestaan er echter geen contractuele
relaties tussen de rechthebbenden en de aanbieders van
decoderkaarten in het Verenigd Koninkrijk of de caféhouders.
174. Het gaat hier veeleer om de vraag of de vrijheid
van dienstverrichting het toestaat, rechten op satellietprogramma’s te erkennen en af te dwingen op grond
waarvan de houders van die rechten contractueel niet
met hen verbonden derden kunnen beletten die programma’s in andere dan de voorziene lidstaten te bekijken en te vertonen. Door dergelijke rechten zou het
gebruik van diensten uit andere lidstaten, namelijk de
toegang tot televisieprogramma’s, worden belemmerd.
175. Een dergelijke beperking van de vrijheid van
dienstverrichting is bijzonder ingrijpend omdat de betrokken rechten niet alleen de uitoefening van de vrijheid van dienstverrichting bemoeilijken, er ook toe leiden dat de interne markt in van elkaar gescheiden nationale markten wordt opgedeeld. Soortgelijke problemen bestaan met betrekking tot de toegang tot andere
diensten, bijvoorbeeld de handel in computerprogramma’s, muziekstukken, elektronische boeken of films via
het internet.
176. Er is dus sprake van een ernstige belemmering van
de vrijheid van dienstverrichting.
c)
Rechtvaardiging van de belemmering
177. Aangezien de vrijheid van dienstverrichting een
van de fundamentele beginselen van de Unie is, mag
die vrijheid slechts worden beperkt indien de beperking
een met het Verdrag verenigbaar legitiem doel nastreeft
en haar rechtvaardiging vindt in dwingende redenen
van algemeen belang. De beperking moet voorts geschikt zijn ter bereiking van het ermee beoogde doel en
mag niet verder gaan dan met het oog daarop noodzakelijk is.(63)
178. Artikel 52, lid 1, VWEU (oud artikel 46, lid 1,
EG), dat overeenkomstig artikel 62 VWEU (oud artikel
55 EG) van toepassing is op de vrijheid van dienstverrichting, staat beperkingen toe die op grond van de
openbare orde, de veiligheid of de volksgezondheid
Pagina 43 van 55
www.iept.nl
gerechtvaardigd zijn. Daarnaast is in de rechtspraak een
aantal dwingende vereisten van algemeen belang aanvaard, die beperkingen van de vrijheid van dienstverrichting kunnen rechtvaardigen.(64)
Bescherming van de industriële en commerciële eigendom
179. In het onderhavige geval speelt vooral de bescherming van de industriële en commerciële eigendom
een rol.(65) Deze rechtvaardigt beperkingen die noodzakelijk zijn om het specifieke doel van het betrokken
beschermingsrecht te bereiken.(66) Derhalve moet
worden onderzocht of op de satellietuitzending van
voetbalwedstrijden rechten rusten waarvan het specifieke doel een opdeling van de interne markt vereist.
180. Op het gebied van het goederenverkeer heeft de
onderhavige zaak primair betrekking op de exploitatie
van beschermingsrechten door de verkoop van kopieën
van het werk. Die exploitatie is gebaseerd op het exclusieve recht om het werk te reproduceren en de aldus
verkregen kopieën in de handel te brengen. Dit recht is
uitgeput, zodra een product rechtmatig, door de houder
zelf van het recht of met diens toestemming, in een lidstaat op de markt is gebracht.(67) Afgezien van bijzondere gevallen, zoals het volgrecht ten behoeve van de
auteur van een oorspronkelijk kunstwerk(68), bestaan
er geen rechten die zich verzetten tegen het verdere in
de handel brengen binnen de interne markt.(69) Veeleer
heeft de houder van het recht door de verkoop reeds de
economische waarde van zijn recht inzake de betrokken
intellectuele eigendom gerealiseerd.(70)
181. Derhalve verzetten de auteursrechten op grammofoonplaten die in een lidstaat rechtmatig in het verkeer
zijn gebracht, zich niet tegen het in de handel brengen
ervan in een andere lidstaat.(71) QC Leisure en Murphy verwijzen naar die rechtspraak om de handelspraktijken van deze laatste te rechtvaardigen.
182. De FAPL is echter van mening dat er op het gebied van de vrije dienstverrichting geen met het goederenverkeer vergelijkbare uitputting bestaat.
183. Dit is verrassend, aangezien beperkingen van de
fundamentele vrijheden principieel aan de hand van
dezelfde beginselen moeten worden gerechtvaardigd.
184. Nu is het een feit dat sommige diensten zich van
goederen onderscheiden doordat zij niet op dezelfde
wijze verder kunnen worden gebruikt. Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de diensten van kappers.
Met de vergoeding voor de verrichting van de dienst
wordt de economische waarde gerealiseerd, maar de
dienst op zich kan niet worden doorgegeven. In die zin
bestaat er inderdaad geen ruimte voor „uitputting” van
het recht op de dienst.
185. Andere diensten verschillen daarentegen niet wezenlijk van goederen. Computerprogramma’s, muziekstukken, elektronische boeken, films enzovoort, die van
het internet worden gedownload, kunnen in elektronische vorm zonder problemen worden doorgegeven. Dit
blijkt ook uit het feit dat bijkomende maatregelen op
het vlak van het beheer van digitale rechten noodzakelijk zijn om doorgifte te verhinderen. Op deze gebieden
zou een zo strikte afbakening van de twee fundamentele vrijheden willekeurig zijn.
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
186. De genoemde voorbeelden – muziek, films of
boeken – tonen bovendien aan dat de onderhavige
vraag niet alleen voor de hoofdgedingen, maar voor de
werking van de interne markt in het algemeen van
groot belang is. Indien de markten op basis van de intellectuele-eigendomsrechten zouden worden afgegrensd heeft dit in het gunstigste geval tot gevolg dat
voor de toegang tot de betrokken goederen uiteenlopende voorwaarden gelden, in het bijzonder met betrekking tot de prijzen of het beheer van digitale rechten. Het is echter ook vaak zo dat op sommige markten
geheel geen toegang tot dergelijke producten wordt
geboden, hetzij omdat bepaalde taalversies alleen worden aangeboden aan klanten uit bepaalde lidstaten, hetzij omdat klanten uit bepaalde lidstaten het product niet
eens kunnen kopen. Zo hebben handelaren uit het Verenigd Koninkrijk in de herfst van 2010 aangekondigd,
geen elektronische boeken meer aan klanten buiten die
lidstaat te kunnen verkopen.(72) Voor veel Engelstalige
boeken bestaat geen vergelijkbaar aanbod in andere
lidstaten.
187. Tegelijkertijd kan bij aanbod dat, zoals in de
hoofdgedingen, op voorwaardelijke toegang gebaseerd
is of dat alleen van het internet kan worden gedownload, de markt veel effectiever worden afgegrensd dan
bij materiële goederen, zoals boeken of cd’s. De laatstgenoemde producten kunnen namelijk vanwege de uitputting binnen de interne markt worden verhandeld. Bij
de consumenten creëren dergelijke barrières onnodige
prikkels om illegaal aan de betrokken goederen te komen, dat wil zeggen in het bijzonder zonder de rechthebbenden een vergoeding te betalen.
188. Derhalve moet zorgvuldig worden onderzocht of
het uitputtingsbeginsel in het onderhavige geval navenant van toepassing is, met andere woorden of het specifieke voorwerp van de betrokken rechten een segmentering van de interne markt vereist.
189. De FAPL stelt bij iedere uitzending rechten te
hebben op ongeveer 25 werken, waaronder films, artistieke werken, opnames en muziek. De bescherming van
die werken vloeit ten dele voort uit het recht van de
Unie en ten dele uit het nationale recht.
190. Alhoewel over de rechten op de afzonderlijke
werken die in de uitzending samenvallen, in de onderhavige procedure wordt getwist, behoeft aan die vraag
thans geen aandacht te worden besteed. Met het oog op
de te verrichten beoordeling kan in samenvattendev
vorm over de rechten inzake de uitzending worden gesproken. Vaststaat dat er ten minste een aantal rechten
op die uitzending rusten. Daarnaast kan ervan worden
uitgegaan dat het programma met toestemming van alle
betrokken rechthebbenden wordt uitgezonden. Het specifieke voorwerp van deze bundel rechten bestaat –
althans voor zover in casu relevant – in de economische
exploitatie ervan.(73)
191. De uitzending van de voetbalwedstrijden wordt
door de vergoeding voor de decoderkaarten geëxploiteerd. Die exploitatie wordt door het gebruik van
Griekse decoderkaarten niet ondermijnd, aangezien
voor die kaarten een vergoeding is betaald.
Pagina 44 van 55
www.iept.nl
192. Die vergoeding is weliswaar niet zo hoog als die
welke in het Verenigd Koninkrijk moet worden betaald,
maar er bestaat geen specifiek recht om in iedere lidstaat andere prijzen voor een prestatie te verlangen. De
logica van de interne markt houdt veeleer in dat prijsverschillen tussen de verschillende lidstaten door handel worden opgeheven.(74) De door de FAPL verlangde mogelijkheid om de uitzendrechten op basis van
territoriale exclusiviteit in de handel te brengen, impliceert dat door uitschakeling van de interne markt winst
wordt behaald. In zoverre valt het onderhavige geval in
tegenstelling tot de opvatting van de FAPL onder de
rechtspraak over de uitputting van rechten op goederen.
193. De FAPL stelt zich echter op het standpunt dat
overeenkomstig het arrest Coditel I(75) de door haar
opgeëiste rechten verenigbaar zijn met de vrije dienstverrichting. In die zaak ging het om de doorgifte van de
Duitse televisie aan het Belgische kabeltelevisienetwerk. In dat verband werd in het bijzonder een in
Duitsland met toestemming van de rechthebbenden
uitgezonden film vertoond. Hiertegen werd opgekomen
door een onderneming die de rechten voor de vertoning
van die film in Belgische bioscopen en op de Belgische
televisie had gekocht.
194. Het Hof benadrukte destijds dat de mogelijkheid
van de houder van het auteursrecht om voor iedere vertoning van een film royalty’s te vorderen, tot de wezenlijke functie van het auteursrecht behoort.(76) In beginsel kan geen bezwaar worden gemaakt tegen een territoriale verdeling – eventueel zelfs samenvallend met de
landsgrenzen – van die exploitatie.(77)
195. Hieruit vloeit echter nog niets voort dat afbreuk
zou kunnen doen aan de tot dusver ontwikkelde argumentatie in deze zaak. Het programma werd namelijk
uitgezonden zoals door de rechthebbenden en de Griekse omroeporganisatie overeengekomen. Bovendien is
voor iedere vertoning een vergoeding betaalt, zij het op
basis van de Griekse tarieven.
196. Bij de zaak Coditel I ging het echter niet direct om
de ongeoorloofde vertoning in een bioscoop waarvoor
geen vergoeding was betaald, maar om de wederdoorgifte van een rechtmatige uitzending op de televisie.
Het Hof stelde in dat licht vast dat de vertoning op televisie afbreuk kon doen aan de exploitatie van de rechten op vertoning in de bioscoop en het derhalve redelijk
was de uitzending op televisie slechts na verloop van
een zekere tijdspanne toe te staan. Vanuit het perspectief van de jaren ’70 voegde het hieraan toe dat televisie-uitzendingen alleen al om puur praktische redenen
slechts in het kader van nationale monopolies mogelijk
zijn.(78) Tegen de achtergrond van de specifieke voorwaarden van de toenmalige televisie- en bioscoopmarkt
kwam het Hof derhalve tot de conclusie dat een territoriale verdeling van de televisierechten gerechtvaardigd
was.
197. Die casus kan niet met de onderhavige worden
vergeleken. De segmentering van de interne markt voor
de rechtstreekse uitzending van voetbalwedstrijden
heeft niet tot doel, een andere vorm van exploitatie van
de uitgezonden voetbalwedstrijd te beschermen. Beoogd wordt veeleer, door de segmentering van de markt
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
dezelfde prestatie op de verschillende deelmarkten optimaal te exploiteren.
198. Hier komt nog bij dat het Unierecht zich inmiddels
verder heeft ontwikkeld: het recht op uitzending per
satelliet in een lidstaat behelst volgens richtlijn 93/83
juist ook de uitzending in andere lidstaten van het uitzendgebied, en hiervoor moet ook in een adequate vergoeding worden voorzien. Aangezien de toegang tot de
uitzending in casu zelfs slechts mogelijk is na aanschaf
van een decoderkaart, betaalt iedere afzonderlijke ontvanger een vergoeding.
199. Een ander – niet uitdrukkelijk genoemd – aspect
van het arrest Coditel I was tenslotte het gebruik van de
op de Duitse televisie uitgezonden bioscoopfilm binnen
het Belgische kabelnetwerk zonder dat daarvoor royalty’s waren betaald. Een en ander zou tegenwoordig als
(verdere) mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29(79) en artikel 8, lid
3, van richtlijn 2006/115 worden beschouwd, waartegen de rechthebbende zich kan verzetten. Relevant zou
zijn geweest dat de mededeling door een andere omroeporganisatie werd gedaan.(80) Bij een eenvoudige
mededeling behoeft de vrijheid van dienstverrichting
echter niet te worden ingeperkt om het specifieke
voorwerp van het recht op die mededeling aan het publiek te beschermen.
200. Al met al stel ik vast dat een segmentering van de
interne markt voor de ontvangst van satellietuitzendingen niet noodzakelijk is om het specifieke voorwerp
van de rechten op rechtstreekse uitzendingen van voetbalwedstrijden te beschermen.
201. Tegen die benadering zou ten slotte nog kunnen
worden ingebracht dat hierdoor eventueel de toegang
tot uitgezonden voetbalwedstrijden wordt bemoeilijkt.
Indien de FAPL het gebruik van goedkopere decoderkaarten uit andere lidstaten niet kan voorkomen, kan
niet worden uitgesloten dat zij de uitzendrechten voortaan alleen maar op de lucratiefste markt van de Europese Unie, namelijk het Verenigd Koninkrijk, aanbiedt
of het aanbod op andere markten koppelt aan de voorwaarde dat soortgelijke prijzen worden gevraagd als in
het Verenigd Koninkrijk. Dan zou het moeilijker zijn in
een lidstaat als Griekenland toegang tot de uitzendingen te krijgen.
202. Dat zou echter een economische keuze zijn die de
rechthebbende toekomt. De vraag hoe hij zijn rechten
algemeen het beste kan exploiteren, zal in dat opzicht
doorslaggevend zijn. Hierbij zal vooral een rol spelen
of alternatieve exploitatiemodellen kunnen worden
ontwikkeld, hetgeen door de Commissie wordt bepleit,
of dat door beperking van het commentaar tot bepaalde
taalversies de markten in de praktijk voldoende kunnen
worden afgeschermd om op de verschillende nationale
markten verschillende prijzen te kunnen blijven vragen.
Spertijden
203. Als bijkomende rechtvaardigingsgrond, die echter
niet voorwerp is van het verzoek om een prejudiciële
beslissing, wijst de FAPL erop dat de voetbalbonden
een tijdvenster van tweeëneenhalf uur kunnen vastleggen gedurende hetwelk geen voetbalwedstrijden mogen
worden uitgezonden. Dit is de kerntijd waarin de meesPagina 45 van 55
www.iept.nl
te voetbalwedstrijden van de hoogste divisies van de
bonden plaatsvinden. Het tijdvenster verschilt van land
tot land, aangezien het afhankelijk is van de gebruikelijke planning van de wedstrijden. Door een territoriale
verdeling van de uitzendrechten kunnen de bonden en
de omroeporganisaties ervoor zorgen dat geen van de
uitzendingen inbreuk maakt op het nationale tijdvenster.
204. De FAPL argumenteert op overtuigende wijze dat
de invoer van decoderkaarten de naleving van de spertijd zou bemoeilijken of zelfs onmogelijk zou maken.
In het oorsprongsland van de kaart kunnen namelijk
andere tijdvensters beschermd zijn dan in het land waar
de kaart wordt gebruikt, of wellicht bestaat er in het
geheel geen bescherming. Tegelijkertijd wordt de mededinging tussen cafés negatief beïnvloed. De gebruikers van binnenlandse decoderkaarten kunnen geen
wedstrijden vertonen die gedurende de spertijden
plaatsvinden, de gebruikers van geïmporteerde kaarten
daarentegen wel. Het voorkomen van een dergelijke
concurrentievervalsing is eveneens een rechtmatig belang.
205. De spertijden kunnen een beperking van de vrijheid van dienstverrichting echter slechts rechtvaardigen
indien zij geschikt zijn om het nagestreefde doel te
verwezenlijken en niet verdergaan dan ter bereiking
ervan noodzakelijk is.(81) De maatregelen tot uitvoering van dergelijk beleid mogen bovendien in geen geval onevenredig zijn aan dat doel.(82)
206. De spertijd dient te voorkomen dat voetbalsupporters vanwege de gelijktijdige uitzending van de wedstrijden op televisie ervan worden weerhouden om naar
voetbalwedstrijden in de buurt van hun woonplaats te
gaan kijken en/of deel te nemen aan wedstrijden voor
amateurs en junioren.(83) De beoefening van de voetbalsport en het karakter ervan als rechtstreekse toeschouwersport mogen niet door televisie-uitzendingen
worden ondermijnd.
207. In tegenstelling tot de opvatting van QC Leisure is
dit geen commercieel subjectief belang, maar een primair sportief belang, dat principieel in het recht van de
Unie moet worden erkend. Dit blijkt al uit de door het
Verdrag van Lissabon ingevoerde bevoegdheden van
de Unie inzake de bevordering van de sport (artikelen
6, sub e, en 165 VWEU). Zij houden in dat de Unie in
het bijzonder verplicht is rekening te houden met de
specifieke kenmerken van de sport evenals met zijn op
vrijwillig engagement gebaseerde structuren.(84) Economisch gezien zou het beslist aantrekkelijker zijn de
rechtstreekse uitzending van alle wedstrijden mogelijk
te maken.(85)
208. Alhoewel dit doel geheel terecht kan worden ingeroepen om een segmentering van de interne markt te
rechtvaardigen, zijn in het onderhavige geval toch twijfels op zijn plaats, aangezien er tegelijkertijd ook een
economisch belang bij een verdeling van de markt bestaat. Het is juist dat de voetbalbonden de noodzaak
van spertijden dienen te beoordelen en dat zij in dit
verband in beginsel over een ruime beoordelingsbevoegdheid zouden moeten beschikken. Het kan echter
niet bij voorbaat worden uitgesloten dat het besluit van
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
de Engelse voetbalbond om een spertijd in te stellen ten
dele ook is bedoeld om het economische belang van de
belangrijkste leden van de bond bij een segmentering
van de interne markt voor rechtstreekse uitzending van
voetbalwedstrijden te beschermen. Met betrekking tot
de onderbouwing van de noodzaak van spertijden dient
derhalve een bijzonder strenge maatstaf te worden toegepast.
209. Om te beginnen valt al te betwijfelen of spertijden
het geschikte middel zijn om het bezoek van wedstrijden en de deelname eraan te bevorderen. Beide activiteiten hebben een geheel andere kwaliteit dan het volgen van een rechtstreekse uitzending op de televisie.
Het Hof is geen afdoende bewijs voorgelegd dat de
spertijden inderdaad bevorderlijk zijn voor het bezoek
van wedstrijden en de deelname eraan. Er zijn aanwijzingen dat veeleer het tegendeel het geval is: zo stelde
de Commissie bij een mededingingsrechtelijk onderzoek van de spertijden vast dat slechts 10 van de 22
bonden een spertijd hebben vastgelegd. In Frankrijk,
Duitsland, Italië en Spanje, maar ook in Noord-Ierland,
dat wil zeggen binnen de invloedsfeer van het Engelse
voetbal, waren geen spertijden vastgelegd.(86) En in
Duitsland worden vandaag de dag kennelijk alle wedstrijden van de Bundesliga rechtstreeks uitgezonden,
zonder dat dit van invloed is op het aantal toeschouwers in de stadia van de twee hoogste divisies.(87)
210. Dit sluit niet uit dat de partijen in de procedure
voor de High Court het bewijs kunnen leveren dat bij
het Engelse voetbal andere voorwaarden gelden, die
bescherming door spertijden dringend noodzakelijk
maken. Dit bewijs moet echter aantonen dat rechtstreekse uitzendingen aanzienlijke nadelige gevolgen
hebben voor het wedstrijdbezoek en/of de deelname
aan voetbalwedstrijden, opdat het afdwingen van de
spertijden kan primeren op de belemmering van de interne markt.
Tussenresultaat
211. In het licht van het voorgaande stel ik vast dat
noch het specifieke voorwerp van de rechten op de uitzending van voetbalwedstrijden, noch – gezien de informatie waarover het Hof beschikt – de spertijden
voor rechtstreekse uitzendingen een segmentering van
de interne markt rechtvaardigen.
d)
Rechtvaardiging bij verstrekking van valse
gegevens bij de aanschaf van decoderkaarten
212. In zaak C‑429/08 wenst de verwijzende rechter
bovendien te vernemen of aan de tot dusver bereikte
conclusie iets verandert wanneer de uitrusting voor
voorwaardelijke toegang is aangeschaft en/of geactiveerd na verstrekking van een valse naam en adres in
de eerste lidstaat en op die wijze de contractuele territoriale beperkingen werden omzeild die voor de uitvoer
van dergelijke uitrusting voor gebruik buiten de eerste
lidstaat gelden.
213. Die omstandigheden zijn kennelijk uitdrukkelijk
niet tot voorwerp gemaakt van het geding dat tot zaak
C‑403/08 heeft geleid.(88) Murphy stelt hiervan geen
wetenschap te hebben.
214. Zoals Murphy terecht uiteenzet, kunnen deze omstandigheden niet van invloed zijn op de toepassing van
Pagina 46 van 55
www.iept.nl
de fundamentele vrijheden ten aanzien van de eindafnemers van de decoderkaarten. Afspraken tussen individuen en de daarmee verband houdende omstandigheden kunnen de uitoefening van de fundamentele vrijheden door derden niet beperken – anders zouden deze
overeenkomsten derdenwerking hebben. Derden kunnen bovendien normaliter niet weten hoe de kaarten
zijn aangeschaft en hebben geen mogelijkheid om te
beoordelen of zij een beroep op de fundamentele vrijheden kunnen doen, mochten die overeenkomsten relevant zijn.
215. De vraag of decoderkaarten in een andere lidstaat
door verstrekking van een valse naam en adres zijn gekocht en/of geactiveerd, doet dus niet ter zake.
e)
Gevolgen van de beperking tot privé- of thuisgebruik
216. Ten slotte wordt zowel in zaak C‑429/08 (zesde
vraag, sub iii) als in zaak C‑403/08 (achtste vraag, sub
c) gevraagd welk belang moet worden gehecht aan een
contractuele beperking die inhoudt dat decoderkaarten
in het oorsprongsland alleen voor huiselijke of privédoeleinden mogen worden gebruikt, maar niet voor
commerciële doeleinden, waarvoor een hogere abonnementsprijs moet worden betaald.
217. Ook een dergelijke afspraak kan op zich genomen
alleen tussen de contractpartijen gelden.
218. Zoals ik reeds heb uiteengezet, verlangt ook artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 in dat opzicht niet dat
rechten worden geschapen die aan derden kunnen worden tegengeworpen.(89)
219. De verwijzende rechter in zaak C‑403/08 acht het
echter mogelijk dat naar nationaal recht dergelijke
rechten kunnen bestaan, in het bijzonder met betrekking tot de anthem van de Premier League, die in het
kader van de uitzendingen wordt afgespeeld. De auteursrechtelijke bepalingen van de Unie, in het bijzonder richtlijn 2001/29, verzetten zich zijns inziens niet
tegen een dergelijke regeling, aangezien zij zich tot één
rechtskader beperken. Zoals met name in punt 7 van de
considerans van die richtlijn wordt benadrukt, behoeven verschillen die de werking van de interne markt
niet ongunstig beïnvloeden, niet te worden opgeheven
of voorkomen.
220. Ik zal derhalve nagaan of de vrijheid van dienstverrichting zich tegen dergelijke nationale rechten zou
verzetten.
221. Indien de kaarten in Griekenland uitsluitend voor
huiselijke of privédoeleinden mogen worden gebruikt,
zou een verhindering van het gebruik ervan in Britse
cafés niet discriminerend zijn. Er zou echter wel sprake
zijn van een beperking van de vrijheid van dienstverrichting, aangezien de cafés geen gebruik van die dienst
kunnen maken.
222. Een dergelijke beperking zou gerechtvaardigd zijn
indien op de interne markt rechten zouden gelden uit
hoofde waarvan de toestemming voor de ontvangst van
televisie-uitzendingen tot privé- en thuisgebruik kan
worden beperkt. Principieel hebben auteurs er belang
bij te delen in de winst die door commercieel gebruik
van hun werken wordt behaald. Hoewel de Unie dit
belang niet beschermt, heeft het dit niettemin op volwww.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
kenrechtelijk niveau erkend.(90) Indien de nationale
wetgever met betrekking tot een dergelijk gebruik een
recht van de auteur met een overeenkomstig specifiek
voorwerp erkent, dan kan dat recht een beperking van
de vrijheid van dienstverrichting rechtvaardigen.
223. Dit betekent dat een contractuele beperking uit
hoofde waarvan de decoderkaarten in het oorsprongsland alleen voor privé- of huiselijke doeleinden
mogen worden gebruikt, geen territoriale beperking van
de vrijheid van dienstverrichting kan rechtvaardigen,
maar dat het de betrokken lidstaat vrij staat te voorzien
in rechten die de auteurs de mogelijkheid bieden om
zich tegen de mededeling van hun werken in cafés te
verzetten.
f)
Negende vraag in zaak C‑403/08
224. De bovenstaande overwegingen bevatten reeds het
antwoord op de negende vraag in zaak C‑403/08.
225. De High Court wenst om te beginnen te vernemen
of de vrijheid van dienstverrichting zich verzet tegen de
handhaving van een bepaling van nationaal auteursrecht die het verbiedt om een muziekwerk publiekelijk
uit te voeren of af te spelen, wanneer dat werk is opgenomen in een beschermde dienst waartoe toegang
wordt verkregen en die publiekelijk wordt afgespeeld
met behulp van een satellietdecoderkaart, en die kaart
is verstrekt door de dienstverrichter in een andere lidstaat onder de voorwaarde dat de decoderkaart alleen
voor gebruik in die andere lidstaat is toegelaten.
226. In dit opzicht zijn de vaststellingen die ook voor
de rest van de uitzending gelden van toepassing. Enerzijds verzet de vrijheid van dienstverrichting zich tegen
een dergelijke segmentering van de interne markt, anderzijds kunnen de lidstaten voorzien in een verdergaande bescherming van de rechthebbenden met betrekking tot de mededeling aan het publiek van bijvoorbeeld muziekstukken.
227. Problematischer is het tweede deel van de vraag,
namelijk of het antwoord anders luidt wanneer het muziekwerk een onbelangrijk onderdeel van de beschermde dienst als geheel is en de publieke vertoning en het
publiekelijk afspelen van de andere onderdelen van de
dienst krachtens het nationale auteursrecht is toegestaan.
228. De bescherming van dergelijke rechten louter naar
nationaal recht heeft in de hoofdgedingen een beperking van de vrijheid van dienstverrichting tot gevolg.
Deze kan worden gerechtvaardigd wanneer zij evenredig is aan de bescherming van het betrokken recht.(91)
229. Een verbod op de ontvangst zou uiteraard op zijn
plaats zijn wanneer op de gehele uitzending of wezenlijke delen ervan rechten zouden rusten die de mogelijkheid bieden om zich tegen de mededeling ervan in
een café te verzetten.
230. Indien het evenwel bestanddelen van ondergeschikt belang betreft waarvan de economische waarde
slechts een zeer klein deel van de waarde van de gehele
uitzending uitmaakt en die voor de toeschouwer van
zeer gering of zelfs helemaal niet van belang zijn, zou
het onevenredig zijn, ter bescherming ervan de ontvangst van de gehele uitzending te verbieden.(92) Dit
sluit niet uit dat op andere wijze voor een passende
Pagina 47 van 55
www.iept.nl
vergoeding wordt gezorgd. Hier zou bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan een forfaitair bedrag dat caféhouders die het televisieprogramma vertonen, aan een
maatschappij voor collectieve belangenbehartiging
moeten betalen.(93)
231. Om welk van de twee gevallen het in casu gaat,
dient de verwijzende rechter te bepalen.
232. In het licht van het voorgaande stel ik vast dat de
vrijheid van dienstverrichting zich niet verzet tegen
nationale regelingen die de houder van rechten op een
uitzending – bijvoorbeeld in het kader van artikel 14,
lid 3, van de TRIPs-overeenkomst – toestaan, zich tegen de weergave van die uitzending in een café te verzetten, voor zover de uit de uitoefening van dat recht
voortvloeiende beperking van de vrijheid van dienstverrichting niet onevenredig is aan het aandeel van de
beschermde rechten in de uitzending.
g)
Zevende vraag in zaak C‑429/08
233. Deze vraag heeft betrekking op het verbod van
discriminatie op grond van nationaliteit in de zin van
artikel 18 VWEU (ex artikel 12 EG). Een dergelijke
discriminatie zou besloten kunnen liggen in het feit dat
de aan Murphy tegengeworpen strafbepaling slechts
voor uitzendingen geldt die van het Verenigd Koninkrijk uitgaan, terwijl uitzendingen vanuit andere lidstaten niet worden beschermd. Blijkbaar wordt het met het
oog op de toepassing van die nationale bepaling niet
relevant geacht dat het om een Griekse zender gaat,
maar dat de uitzending oorspronkelijk in het Verenigd
Koninkrijk is geproduceerd.
234. Deze vraag speelt slechts een rol voor zover de
nationale regeling niet reeds in strijd is met de vrijheid
van dienstverrichting en richtlijn 93/83.
235. De Commissie stelt terecht dat artikel 18 VWEU
naast de vrijheid van dienstverrichting in beginsel geen
zelfstandige betekenis heeft.(94) Dit betekent dat deze
vraag vanuit het oogpunt van de vrijheid van dienstverrichting moet worden onderzocht.
236. De aangekaarte nadelige behandeling zou kunnen
voortvloeien uit het feit dat aanbieders uit het Verenigd
Koninkrijk worden beschermd, maar aanbieders uit
andere lidstaten niet. Deze laatsten moeten vrezen dat
hun diensten in het Verenigd Koninkrijk zonder vergoeding worden gebruikt of althans dat hun tarieven in
het Verenigd Koninkrijk door de invoer van decoderkaarten uit andere lidstaten worden omzeild. Niet valt
in te zien hoe de nadelige behandeling van buitenlandse
aanbieders kan worden gerechtvaardigd. Op deze vraag
behoeft het Hof in de onderhavige procedure echter niet
nader in te gaan.
237. Het gaat in casu namelijk niet om de rechten van
buitenlandse aanbieders, maar om de vraag of binnenlandse aanbieders zich op de voornoemde beschermingsbepalingen kunnen beroepen. Ook indien de bescherming zo is vormgegeven dat buitenlandse aanbieders worden gediscrimineerd, kan dit niet verhinderen
dat binnenlandse aanbieders gebruik maken van de bescherming die het nationale recht hen biedt. De vraag is
veeleer of de bescherming ook tot buitenlandse aanbieders moet worden uitgebreid.(95)
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
238. Met betrekking tot het onderhavige verzoek om
een prejudiciële beslissing is dus niet relevant of de
nationale bepaling in strijd is met de vrijheid van
dienstverrichting omdat zij van toepassing is op programma’s die via een radiodienst worden uitgezonden
die vanaf een plaats in het Verenigd Koninkrijk wordt
verzorgd, maar niet op uitzendingen vanuit een andere
lidstaat.
h)
Resultaat betreffende de zesde en de zevende
vraag in zaak C‑429/08 en de zevende vraag, de
achtste vraag, sub c, en de negende vraag in zaak
C‑403/08
239. Als tussenresultaat stel ik vast dat de vrijheid van
dienstverrichting in de zin van artikel 56 VWEU zich
verzet tegen regelingen die het met het oog op de bescherming van de intellectuele eigendom verbieden dat
in een lidstaat uitrusting voor voorwaardelijke toegang
tot gecodeerde satelliettelevisie wordt gebruikt die in
een andere lidstaat met toestemming van de houder van
de rechten op de uitzending in de handel is gebracht.
De vraag of die uitrusting in een andere lidstaat door
verstrekking van een valse naam en een vals adres is
gekocht en/of geactiveerd, is niet relevant. Ook een
afspraak in een individuele overeenkomst dat de decoderkaarten alleen voor privé- of thuisgebruik bestemd
zijn, kan een territoriale beperking van de vrijheid van
dienstverrichting niet rechtvaardigen.
240. De vrijheid van dienstverlening verzet zich niet
tegen nationale regelingen die de houder van de rechten
op een uitzending toestaan zich tegen de weergave ervan in een café te verzetten, mits de uit de uitoefening
van dit recht voortvloeiende beperking van de vrijheid
van dienstverrichting niet onevenredig is aan het aandeel van de beschermde rechten in de uitzending.
241. Met betrekking tot het onderhavige verzoek om
een prejudiciële beslissing is niet relevant of de nationale bepaling in strijd is met de vrijheid van dienstverrichting omdat zij van toepassing is op programma’s
die via een radiodienst worden uitgezonden die vanaf
een plaats in het Verenigd Koninkrijk wordt verzorgd,
maar niet op uitzendingen vanuit een andere lidstaat.
242. Tot besluit wijs ik erop dat de beschikking van de
Commissie inzake de gezamenlijke verkoop van de
mediarechten van de FA Premier League op exclusieve
basis(96) geen afbreuk doet aan deze conclusie. Zelfs
indien die beschikking aldus zou moeten worden opgevat dat de Commissie de territoriale verdeling van de
interne markt als voorwaarde voor de goedkeuring beschouwt, kan de Commissie geen beperkingen van de
vrijheid van dienstverrichting opleggen die verder gaan
dan de verdragen.(97)
E – Mededingingsrecht
243. De tiende vraag in zaak C‑403/08 en de achtste
vraag in zaak C‑429/08 zijn identiek. Met het oog op
de toepassing van het verbod van mededingingsbeperkende gedragingen in artikel 101, lid 1, VWEU (ex
artikel 81, lid 1, EG) wensen de verwijzende rechters te
vernemen of het volstaat dat een licentieovereenkomst
betreffende de territoriaal beperkte uitzending van een
programma tot doel heeft de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen of dat een daadwerkePagina 48 van 55
www.iept.nl
lijke belemmering van de mededinging moet worden
aangetoond.
244. Een onderling afgestemde feitelijke gedraging
heeft een mededingingsbeperkende strekking in de zin
van artikel 101, lid 1, VWEU wanneer zij, gelet op de
inhoud en het doel ervan en rekening houdend met de
juridische en economische context, de mededinging
binnen de gemeenschappelijke markt concreet kan verhinderen, beperken of vervalsen. Het is niet noodzakelijk dat de mededinging daadwerkelijk wordt verhinderd, beperkt of vervalst en evenmin dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen die onderling afgestemde
feitelijke gedraging en de verbruikersprijzen.(98) De
gevolgen van een onderling afgestemde feitelijke gedraging behoeven dus niet te worden onderzocht om
vast te stellen of deze een mededingingsbeperkende
strekking heeft.(99)
245. Dit betekent dat in casu moet worden beoordeeld
of licentieovereenkomsten een mededingingsbeperkende strekking hebben wanneer een aanbieder van programma-inhoud een reeks exclusieve licentieovereenkomsten aangaat, elk voor het grondgebied van één of
meerdere lidstaten, op grond waarvan de omroeporganisatie de programma-inhoud alleen op dat geografische gebied mag uitzenden (inclusief via satelliet), en
elke licentie een contractuele verplichting voor de omroeporganisatie bevat om te voorkomen dat haar satellietdecoderkaarten, die het mogelijk maken om de in
licentie gegeven programma-inhoud te ontvangen, buiten het in licentie gegeven geografische gebied worden
gebruikt.
246. Bij de beoordeling of een overeenkomst een mededingingsbeperkende strekking heeft, moet met name
worden gelet op de bewoordingen en oogmerken, alsmede op de economische en juridische context ervan.(100)
247. Een overeenkomst tussen een producent en een
distributeur waarmee het herstel wordt beoogd van de
tussen de lidstaten bestaande nationale barrières, zou in
de weg kunnen staan aan de doelstelling van het Verdrag die ertoe strekt de nationale markten te integreren
door de vestiging van een interne markt. Herhaaldelijk
heeft het Hof dan ook overeenkomsten tot afscherming
van de nationale markten volgens de nationale grenzen
of overeenkomsten die de interpenetratie van de nationale markten moeilijker maken, met name die welke de
parallelexport beogen te verbieden of te beperken, gekwalificeerd als overeenkomsten die de strekking hebben de mededinging te beperken in de zin van artikel
101, lid 1, VWEU.(101)
248. Een aan een uitzendlicentie gekoppelde contractuele verplichting die inhoudt dat de omroeporganisatie
dient te voorkomen dat zijn satellietdecoderkaarten, die
de ontvangst van de in licentie gegeven programmainhoud mogelijk maken, buiten het licentiegebied worden gebruikt, heeft dezelfde werking als de overeenkomsten ter voorkoming of beperking van parallelexport. Zij heeft tot doel door het over en weer opbouwen
van barrières tussen licentiegebieden iedere mededinging tussen omroeporganisaties uit te sluiten. Dergelijke licenties met een absolute gebiedsbescherming zijn
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
onverenigbaar met de interne markt(102) Dit soort
overeenkomsten behoeft derhalve niet anders te worden
behandeld dan overeenkomsten die tegen de parallelhandel gericht zijn.
249. De beoordeling vanuit het oogpunt van de vrijheid
van dienstverrichting(103) bevestigt dit resultaat, aangezien de fundamentele vrijheden en het mededingingsrecht principieel dezelfde relevantie moet worden toegekend.(104)
250. Overigens wijs ik erop dat een overeenkomst met
mededingingsbeperkende strekking in de zin van artikel
101, lid 1, VWEU volgens lid 3 van die bepaling kan
worden gerechtvaardigd. Wel moet wie zich op die bepaling beroept, met overtuigende argumenten en bewijsmateriaal aantonen dat is voldaan aan de voorwaarden om voor vrijstelling in aanmerking te komen.(105) In dat opzicht zullen soortgelijke overwegingen relevant zijn als bij de beoordeling van de vraag
of de beperking van de vrijheid van dienstverrichting
gerechtvaardigd is.
251. Op de tiende vraag in zaak C‑403/08 en de achtste
vraag in zaak C‑429/08 moet derhalve worden geantwoord dat wanneer een aanbieder van programmainhoud een reeks exclusieve licentieovereenkomsten
aangaat, elk voor het grondgebied van één of meer lidstaten, op grond waarvan de omroeporganisatie de programma-inhoud alleen op dat geografische gebied mag
uitzenden (inclusief via satelliet), en elke licentie een
contractuele verplichting voor de omroeporganisatie
bevat om te voorkomen dat haar satellietdecoderkaarten, die het mogelijk maken om de in licentie gegeven
programma-inhoud te ontvangen, buiten het in licentie
gegeven geografische gebied worden gebruikt, die licentieovereenkomsten de mededinging kunnen verhinderen, beperken of vervalsen en derhalve onverenigbaar zijn met artikel 101, lid 1, VWEU. Er behoeft niet
te worden aangetoond dat dergelijke gevolgen zich
daadwerkelijk hebben voorgedaan.
V – Conclusie
252. In het licht van het voorgaande geef ik het Hof in
overweging de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:
1.
De eerste vraag in zaak C‑403/08
Het „ontwerpen” of „aanpassen” in de zin van artikel 2,
sub e, van richtlijn 98/84/EG moet worden begrepen als
het vervaardigen of wijzigen van een apparaat om toegang te verschaffen tot een beschermde dienst in begrijpelijke vorm zonder toestemming van de dienstverrichter. Dit betekent dat wanneer uitrusting voor voorwaardelijke toegang wordt geproduceerd door of met
toestemming van een dienstverrichter en wordt verkocht met de beperking dat de uitrusting alleen onder
bijzondere omstandigheden mag worden gebruikt om
toegang te verkrijgen tot de beschermde dienst, die uitrusting geen „illegale uitrusting” in de zin van artikel 2,
sub e, van richtlijn 98/84/EG wordt wanneer zij wordt
gebruikt om toegang te verschaffen tot die beschermde
dienst op een plaats, op een manier of door een persoon
waarvoor de dienstverrichter geen toestemming heeft
gegeven.
2.
De derde vraag in zaak C‑429/08
Pagina 49 van 55
www.iept.nl
Artikel 3, lid 2, van richtlijn 98/84 verzet zich niet ertegen dat een lidstaat een beroep doet op een nationale
bepaling die het gebruik van uitrusting voor voorwaardelijke toegang verbiedt wanneer sprake is van nietnakoming van contractuele afspraken over de toegankelijkheid van programma’s in bepaalde lidstaten na verstrekking van een valse naam en/of woonadres bij aanschaf van de uitrusting voor toegang of het gebruik van
een voor privé- of thuisgebruik bestemde uitrusting
voor toegang voor commerciële doeleinden.
3.
De vierde vraag in zaak C‑403/08
a)
De vraag of werken in hun geheel of gedeeltelijk
zijn gereproduceerd, moet door uitlegging van artikel 2
van richtlijn 2001/29/EG worden beantwoord.
b)
Er is sprake van reproductiehandelingen wanneer
fragmenten van digitale video- en audio-opnamen in
het geheugen van een decoder worden gecreëerd, aangezien deze fragmenten onderdeel zijn van de eigen
intellectuele schepping van de auteur van de uitzending.
c)
Ook het vertonen van een uitzending op een televisiescherm moet als reproductie worden beschouwd.
4.
De vijfde vraag in zaak C‑403/08
Kopieën van voorbijgaande aard van een werk die op
een met een decoderbox verbonden televisiescherm
worden gecreëerd, hebben een zelfstandige economische waarde in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn
2001/29, maar kopieën van voorbijgaande aard die in
het geheugen van een decoder worden gecreëerd niet.
5.
De zesde vraag in zaak C‑403/08
Een auteursrechtelijk beschermd werk wordt niet in de
zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG per
draad of draadloos aan het publiek meegedeeld wanneer het als onderdeel van een satellietomroepuitzending wordt ontvangen en getoond in een bedrijfsruimte
(bijvoorbeeld een café) of in die ruimte via een enkel
televisiescherm en luidsprekers kosteloos wordt meegedeeld of vertoond aan leden van het publiek die in
die ruimte aanwezig zijn.
6.
De zevende vraag in zaak C‑403/08
Het recht op mededeling van auteursrechtelijk beschermde werken per satelliet overeenkomstig artikel 2
van richtlijn 93/83 omvat het recht om die uitzending
ook in het buitenland te ontvangen en te bekijken.
7.
De zesde en de zevende vraag in zaak C‑429/08
en de zevende vraag, de achtste vraag, sub c, en de
negende vraag in zaak C‑403/08
a)
De vrijheid van dienstverrichting in de zin van
artikel 56 VWEU (ex artikel 49 EG) verzet zich tegen
regelingen die het met het oog op de bescherming van
de intellectuele eigendom verbieden dat in een lidstaat
uitrusting voor voorwaardelijke toegang tot gecodeerde
satelliettelevisie wordt gebruikt die in een andere lidstaat met toestemming van de houder van de rechten op
de uitzending in de handel is gebracht. De vraag of die
uitrusting in een andere lidstaat door opgave van een
valse naam en woonadres is gekocht en/of geactiveerd,
is niet relevant. Ook een afspraak in een individuele
overeenkomst dat de decoderkaarten alleen voor privéof thuisgebruik bestemd zijn, kan een territoriale bewww.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
perking van de vrijheid van dienstverrichting niet
rechtvaardigen.
b)
De vrijheid van dienstverrichting verzet zich niet
tegen nationale regelingen die de houder van rechten op
een uitzending toestaan, zich tegen de weergave van
die uitzending in een café te verzetten, voor zover de
uit de uitoefening van dat recht voortvloeiende beperking van de vrijheid van dienstverrichting niet onevenredig is aan het aandeel van de beschermde rechten in
de uitzending.
c)
Met betrekking tot het onderhavige verzoek om
een prejudiciële beslissing is niet relevant of de nationale bepaling in strijd is met de vrijheid van dienstverrichting omdat zij van toepassing is op programma’s
die via een radiodienst worden uitgezonden die vanaf
een plaats in het Verenigd Koninkrijk wordt verzorgd,
maar niet op uitzendingen vanuit een andere lidstaat.
8.
De tiende vraag in zaak C‑403/08 en de achtste
vraag in zaak C‑429/08:
Wanneer een aanbieder van programma-inhoud een
reeks exclusieve licentieovereenkomsten aangaat, elk
voor het grondgebied van één of meer lidstaten, op
grond waarvan de omroeporganisatie de programmainhoud alleen op dat geografische gebied mag uitzenden (inclusief via satelliet), en elke licentie een contractuele verplichting voor de omroeporganisatie bevat om
te voorkomen dat haar satellietdecoderkaarten, die het
mogelijk maken om de in licentie gegeven programmainhoud te ontvangen, buiten het in licentie gegeven geografische gebied worden gebruikt, kunnen die licentieovereenkomsten de mededinging verhinderen, beperken of vervalsen en zijn derhalve onverenigbaar met
artikel 101, lid 1, VWEU. Er behoeft niet te worden
aangetoond dat dergelijke gevolgen zich daadwerkelijk
hebben voorgedaan.
1 – Oorspronkelijke taal: Duits.
2 – Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
van 20 november 1998, PB L 320, blz. 54.
3 – Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
van 22 mei 2001, PB L 167, blz. 10.
4 – Richtlijn van de Raad van 27 september 1993, PB L
248, blz. 15.
5 – PB L 336, blz. 1.
6 – PB L 89, blz. 6.
7 – Zoals bekendgemaakt in het Duitse Bundesgesetzblatt 1965 II, blz. 1245.
Pagina 50 van 55
www.iept.nl
8 – PB 1994 L 1, blz. 194.
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
17 – Arrest Infopaq International (aangehaald in voetnoot 16, met name punten 37 e.v.).
9 – PB L 346, blz. 61.
18 – Arrest Infopaq International (aangehaald in voetnoot 16, punt 45).
10 – Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht,
het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het
gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie), PB 376, blz. 28.
11 –
Richtlijn van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de
uitoefening van televisieomroepactiviteiten (PB L 298,
blz. 23), gecodificeerd bij richtlijn 2010/13/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het
aanbieden van audiovisuele mediadiensten (PB L 95,
blz. 1, met rectificatie in PB L 263, blz. 15).
12 – Zie artikelen 6 en 165 VWEU en reeds verklaring
nr. 29 in de Slotakte van de intergouvernementele conferentie betreffende het op 2 oktober 1997 ondertekende Verdrag van Amsterdam (PB 1997, C 340, blz. 136)
en de „Verklaring over de specifieke kenmerken van de
sport en de maatschappelijke functie daarvan in Europa, waarmee bij de uitvoering van het communautaire
beleid rekening moet worden gehouden”, Europese
Raad van Nice (7, 8 en 9 december 2000), conclusies
van het voorzitterschap (punt 52 en bijlage IV, zie met
name de punten 1, 7 en 17 van de daar gepubliceerde
verklaring).
13 – Arrest van 1 juli 2008, MOTOE (C‑49/07, Jurispr.
blz. I‑4863, punt 22 en de daar aangehaalde rechtspraak).
14 – Arrest van 3 juni 2008, Intertanko e.a. (C‑308/06,
Jurispr. blz. I‑4057, punt 69).
15 – Arrest Intertanko e.a. (aangehaald in voetnoot 14,
punten 70 e.v.).
16 – Arrest van 16 juli 2009, Infopaq International
(C‑5/08, Jurispr. blz. I‑6569, punten 27 e.v.); zie algemeen met betrekking tot richtlijn 2001/29 ook arrest
van 21 oktober 2010, Padawan (C‑467/08, nog niet
gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 32 en 35).
www.ie-portal.nl
19 – Arrest Infopaq International (aangehaald in voetnoot 16, punt 55).
20 – Arrest Infopaq International (aangehaald in voetnoot 16, punt 64).
21 – Arrest Infopaq International (aangehaald in voetnoot 16, punten 56 e.v.).
22 – Arrest Infopaq International (aangehaald in voetnoot 16, punt 58).
23 – COM(97) 628, artikel 5, punt 3 (blz. 38 van de
Duitse versie; Nederlandse versie niet beschikbaar).
24 – Zie de punten 105 en 108 e.v. van deze conclusie.
25 – Zie de punten 68 e.v. van deze conclusie.
26 – Arresten van 26 februari 1986, Marshall (152/84,
Jurispr. blz. 723, punt 48), 14 juli 1994, Faccini Dori
(C‑91/92, Jurispr. blz. I‑3325, punt 20), en 19 januari
2010, Kücükdeveci (C‑555/07, nog niet gepubliceerd
in de Jurisprudentie, punt 46).
27 – Zie o.m. arresten van 15 december 2005, Bosman
(C‑415/93, Jurispr. blz. I‑4921, punt 59), en 13 juli
2006, Manfredi e.a. (C‑295/04–C‑298/04, Jurispr. blz.
I‑6619, punt 26).
28 – Arresten van 16 juni 2005, Pupino (C‑105/03,
Jurispr. blz. I‑5285, punt 30), 9 oktober 2008, Katz
(C‑404/07, Jurispr. blz. I‑7607, punt 31), en 22 april
2010, Dimos Agiou Nikolaou (C‑82/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 15).
Pagina 51 van 55
www.iept.nl
29 – Zie o.m. arrest Bosman (aangehaald in voetnoot
27, punt 61) en arrest van 10 januari 2006, IATA en
ELFAA (C‑344/04, Jurispr. blz. I‑403, punt 24).
30 – COM(97)628, artikel 3, punten 2 e.v. (blz. 33 e.v.
van de Duitse versie; Nederlandse versie niet beschikbaar).
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
42 – Raadsdocument 5168/00 van 10 januari 2000, blz.
4, punt 9.
43 – Raadsdocument 5168/00 van 10 januari 2000, blz.
4, punt 11.
44 – PB 1994, L 1, blz. 194.
31 – COM(97)628, artikel 3, punt 3 (blz. 34 van de
Duitse versie; Nederlandse versie niet beschikbaar).
32 – Arrest van 7 december 2006, SGAE (C‑306/05,
Jurispr. blz. I‑11519), en beschikking van 18 maart
2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon
Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon (C‑136/09).
33 – Zie arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 32, punten 37 e.v.).
34 – Arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 32, punt
44).
35 – Guide to the Berne Convention (Geneve, 1978).
36 – WIPO-gids, opmerkingen 11bis.11 e.v.
37 – COM(97) 628, artikel 3, punt 1 (blz. 33 van de
Duitse versie; Nederlandse versie niet beschikbaar).
38 – COM(97) 628, artikel 3, punt 1 (blz. 33 van de
Duitse versie; Nederlandse versie niet beschikbaar).
39 – Document A4‑0026/99, amendement 13 (PB 1999
C 150, blz. 171 en 174).
40 – Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de
naburige rechten in de informatiemaatschappij,
COM(1999) 250 def., PB 1999 C 180, blz. 6, punt 16
van de considerans.
41 – Zie Raadsdocumenten van 22 december 1999,
14238/99, blz. 5, voetnoten 6 en 7, 10 januari 2000,
5168/00, blz. 4, en 24 januari 1999, 5499/00, blz. 2 e.v.
www.ie-portal.nl
45 – Aangaande de werking van dat protocol, zie conclusie van advocaat-generaal La Pergola van 9 september 1999 in de zaak Egeda (C‑293/98, Jurispr. blz.
I‑629, punt 17).
46 – Zie § 87, lid 1, punt 3, van het Duitse Urheberrechtsgesetz en dienaangaande Wandtke/BullingerErhard, Urheberrecht, 3e editie 2009, punt 23, en Diesbach/Bormann/Vollrath, „‚Public-Viewing’ als Problem des Urheber- en Wettbewerbsrechts”, Zeitschrift
für Urheber- en Medienrecht 2006, blz. 265 (266 e.v.).
47 – Kennelijk behoeven cafés echter slechts een vrij
geringe tantième aan een maatschappij voor collectieve
belangenbehartiging te betalen om aan de uit die regeling voortvloeiende verplichtingen te voldoen; zie het
overzicht van de tarieven van de Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (maatschappij voor rechten op muzikale
uitvoeringen
en
mechanische
reproducties)
http://www.gema.de/fileadmin/inhaltsdateien/musiknut
zer/tarife/tarife_ad/tarifuebersicht_gaststaetten.pdf.
48 – Zie meest recentelijk arrest van 6 juli 2010, Monsanto Technology (C‑428/08, nog niet gepubliceerd in
de Jurisprudentie, punt 71).
49 – Zie arrest van 3 februari 2000, Egeda (C‑293/98,
Jurispr. blz. I‑629), in vergelijking met de conclusie
van advocaat-generaal La Pergola (aangehaald in voetnoot 45, punten 17 e.v.), en arrest van 30 juni 2005,
Tod’s en Tod’s Frankrijk (C‑28/04, Jurispr. blz.
I‑5781, punt 14).
50 – Arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 32, punt
41).
51 – Arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 32, punt
30).
Pagina 52 van 55
www.iept.nl
52 – Arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 32, punt
40).
53 – Zie conclusie van advocaat-generaal Sharpston
van 13 juli 2006 in de zaak SGAE (C‑306/05, Jurispr.
blz. I‑11519, punt 63).
54 – Aangaande de inhoud van richtlijn 93/83 op het
punt van de mededeling aan het publiek zie arrest Egeda (aangehaald in voetnoot 49, punt 25), en arrest
SGAE (aangehaald in voetnoot 32, punt 30).
55 – Zie de punten 82 e.v. en de punten 95 e.v. van deze conclusie.
56 – Aangaande de toepassing van de bepalingen van
het Verdrag van Lissabon, zie mijn conclusie van 11
november 2010 in de zaak Casteels (C‑379/09, nog
niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25).
57 – Arrest van 29 november 2001, De Coster
(C‑17/00, Jurispr. blz. I‑9445, punt 28).
58 – Arrest van 14 oktober 2004, Omega (C‑36/02,
Jurispr. blz. I‑9609, punt 26, en de daar aangehaalde
rechtspraak).
59 – Arrest van 22 januari 2002, Canal Satélite Digital
(C‑390/99, Jurispr. blz. I‑607, punt 32).
60 – Arresten van 8 september 2009, Liga Portuguesa
de Futebol Profissional en Bwin International
(C‑42/07, Jurispr. blz. I‑7633, punt 51 en de daar aangehaalde rechtspraak) en 8 juli 2010, Sjöberg
(C‑447/08 en C‑448/08, nog niet gepubliceerd in de
Jurisprudentie, punt 32).
61 – Zie echter conclusie van advocaat-generaal
Mengozzi van 23 mei 2007 in de zaak Laval un Partneri (C‑341/05, Jurispr. blz. I‑11767, punten 156 e.v.,
met name punt 159, en de daar aangehaalde rechtspraak
inzake collectieve regelingen).
62 – Dit is een kwestie van mededingingsrecht, waaraan ik in de punten 243 e.v. aandacht zal besteden.
www.ie-portal.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
63 – Zie bijvoorbeeld arrest van 18 december 2007,
Laval un Partneri (C‑341/05, Jurispr. blz. I‑11767,
punt 101 en de daar aangehaalde rechtspraak).
64 – Arrest Sjöberg (aangehaald in voetnoot 60, punt
36).
65 – Arresten van 6 oktober 1982, Coditel e.a. II
(262/81, Jurispr. blz. 3381, punt 13), en 11 mei 1999,
Pfeiffer (C‑255/97, Jurispr. blz. I‑2835, punt 21).
66 – Arrest Pfeiffer (aangehaald in voetnoot 65, punt
22) en, aangaande het vrije verkeer van goederen, arresten van 31 oktober 1974, Centrafarm en De Peijper
(16/74, Jurispr. blz. 1183, punt 7), 17 oktober 1990,
HAG GF (C‑10/89, Jurispr. blz. I‑3711, punt 12), en
23 oktober 2003, Rioglass en Transremar (C‑115/02,
Jurispr. blz. I‑12705, punt 23).
67 – Arresten van 22 juni 1976, Terrapin (Overseas)
(119/75, Jurispr. blz. 1039, punt 6), 20 januari 1981,
Musik-Vertrieb membran en K-tel International (55/80
en 57/80, Jurispr. blz. 147, punt 10), en 28 april 1998,
Metronome Musik (C‑200/96, Jurispr. blz. I‑1953,
punt 14).
68 – Richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 27 september 2001 betreffende het
volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (PB L 272, blz. 32), zie in dat verband
arrest van 15 april 2010, Gala-Salvador Dalí en Visual
Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (C‑518/08,
nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie).
69 – Internationale uitputting door het in de handel
brengen buiten de interne markt heeft het Hof daarentegen in de arresten van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (C‑355/96, Jurispr. blz. I‑4799, punt
22), en 30 november 2004, Peak Holding (C‑16/03,
Jurispr. blz. I‑11313), van de hand gewezen.
70 – Aangaande het merkenrecht, zie arrest Peak Holding (aangehaald in voetnoot 69, punt 40).
71 – Arrest Musik-Vertrieb membran en K-tel International (aangehaald in voetnoot 67, punt 10).
72 – Gallagher, Waterstone’s halts overseas e-book
sales,
mededeling
van
26
oktober
2010,
http://www.thebookseller.com/news/132290-
Pagina 53 van 55
www.iept.nl
waterstones-halts-overseas-e-book-sales.html, bezocht
op 9 november 2010.
73 – Zie arrest Musik-Vertrieb membran en K-tel International (aangehaald in voetnoot 67, punten 12 e.v.),
en arrest van 17 mei 1988, Warner Brothers en Metronome Video (158/86, Jurispr. blz. 2605, punten 13
e.v.).
74 – Zie reeds met betrekking tot het goederenverkeer,
arrest Musik-Vertrieb membran en K-tel International
(aangehaald in voetnoot 67, punt 24).
75 – Arrest van 18 maart 1980, Coditel e.a. I (62/79,
Jurispr. blz. 881).
76 – Arrest Coditel I (aangehaald in voetnoot 75, punt
14).
77 – Arrest Coditel I (aangehaald in voetnoot 75, punt
16); in soortgelijke zin ten aanzien van het verhuurrecht, conclusie van advocaat-generaal La Pergola van
26 mei 1998 in de zaak FDV (C‑61/97, Jurispr. blz.
I‑5171, punt 15).
78 – Arrest Coditel I (aangehaald in voetnoot 75, punt
16).
79 – Aangaande de beoordeling van het onderhavige
geval in het licht van die bepaling, zie de punten 107
e.v. van deze conclusie.
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
133 en 136), en 13 december 2007, United Pan-Europe
Communications Belgium e.a. (C‑250/06, Jurispr. blz.
I‑11135, punt 44).
83 – Zie punt 10 van de beschikking van de Commissie
van 19 april 2001 inzake een procedure op grond van
artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de
EER-overeenkomst (Zaak nr. 37.576 – UEFAuitzendregels) (PB L 171, blz. 12).
84 – Zie ook de in voetnoot 12 aangehaalde verklaringen betreffende het Verdrag van Amsterdam en van de
Europese Raad.
85 – Dit blijkt reeds uit de klachten van verschillende
omroeporganisaties die ten grondslag liggen aan de in
voetnoot 83 aangehaalde beschikking van de Commissie.
86 – Zie de in voetnoot 83 aangehaalde beschikking,
punt 55 van de considerans en bijlage II.
87 – Zie wat de bezoekersaantallen betreft, DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, Bundesliga 2010, Die wirtschaftliche Situation im Lizenzfußball, blz. 20 e.v.
88 – Zie punt 66 van het verzoek om een prejudiciële
beslissing.
89 – Zie de punten 107 e.v. van deze conclusie.
90 – Zie de punten 121 e.v. hierboven.
80 – De handhaving van dit in artikel 11bis, eerste alinea, sub ii, van de Berner Conventie verankerde recht
was voorwerp van het verzoek om een prejudiciële beslissing in de zaak Coditel I; vergelijk het rapport ter
terechtzitting bij dat arrest (aangehaald in voetnoot 75,
blz. 884).
81 – Zie bijvoorbeeld arresten van 25 juli 1991, Säger
(C‑76/90, Jurispr. blz. I‑4221, punt 15), 8 september
2010, Carmen Media Group (C‑46/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 60), en 7 oktober
2010, Santos Palhota e.a. (C‑515/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45).
82 – Arrest Säger (aangehaald in voetnoot 81, punt 17)
en arresten van 11 september 2007, Commissie/Duitsland (C‑318/05, Jurispr. blz. I‑6957, punten
www.ie-portal.nl
91 – Zie de verwijzingen in voetnoot 82.
92 – Zie arrest van 20 september 1988, Commissie/Denemarken (302/86, Jurispr. blz. 4607, punt 21).
93 – Zie de in het arrest Padawan (aangehaald in voetnoot 16) onderzochte heffing.
94 – Arresten van 6 februari 2003, Stylianakis
(C‑92/01, Jurispr. blz. I‑1291, punt 18), 11 september
2007, Schwarz en Gootjes-Schwarz (C‑76/05, Jurispr.
blz. I‑6849, punt 34), en 20 mei 2010, Zanotti
(C‑56/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie,
punt 24).
Pagina 54 van 55
www.iept.nl
IEPT20111004, HvJEU, Premier League
95 – Zie arrest van 20 oktober 1993, Phil Collins e.a.
(C‑92/92 en C‑326/92, Jurispr. blz. I‑5145, punten 34
e.v.).
96 – Bijlage 23 bij de opmerkingen van de FAPL, zie
de bekendmaking in PB 2004 C 115, blz. 3, en persmededeling IP/06/356 van 22 maart 2006.
97 – Zie arrest van 26 oktober 2010, Schmelz (C 97/09,
nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 50),
vergelijk ook artikel 13, lid 2, en artikel 17, lid 1, tweede volzin, EU-Verdrag.
98 – Arrest van 4 juni 2009, T-Mobile Netherlands e.a.
(C‑8/08, Jurispr. blz. I‑4529, punt 43).
99 – Arrest T-Mobile Netherlands e.a. (aangehaald in
voetnoot 98, punt 30), en arresten van 3 september
2009, Prym en Prym Consumer/Commissie (C‑534/07
P, Jurispr. blz.I‑7415, punt 81), en 6 oktober 2009,
GlaxoSmithKline Services/Commissie (C‑501/06 P,
C‑513/06 P, C‑515/06 P en C‑519/06 P, Jurispr. blz.
I‑9291, punt 55).
100 – Arrest GlaxoSmithKline Services/Commissie
(aangehaald in voetnoot 99, punt 58).
101 – Arrest van 16 september 2008, Sot. Lélos kai Sia
(C‑468/–C‑478/06, Jurispr. blz. I‑7139, punt 65, en de
daar aangehaalde rechtspraak), en arrest GlaxoSmithKline Services/Commissie (aangehaald in voetnoot 99,
punt 59 e.v.).
102 – Arrest van 8 juni 1982, Nungesser en Eisele/Commissie (258/78, Jurispr. blz. 2015, punt 61).
103 – Zie de punten 177 e.v. van deze conclusie.
104 – Zie in deze zin mijn conclusie van 2 juli 2009 in
de zaak Presidente del Consiglio dei Ministri
(C‑169/08, Jurispr. blz. I‑10821, punten 134 e.v.).
105 – Arrest GlaxoSmithKline Services/Commissie
(aangehaald in voetnoot 99, punt 82).
www.ie-portal.nl
Pagina 55 van 55
ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)
16 februari 2012 (*)
„Informatiemaatschappij – Auteursrecht – Internet – Hostingdienstverlener – Verwerking
van op sociaalnetwerksite opgeslagen informatie – Installatie van systeem dat deze
informatie filtert ter voorkoming dat met beschikbaarstelling van bestanden inbreuk
wordt gemaakt op auteursrechten – Geen algemene verplichting tot toezicht op
opgeslagen informatie‖
In zaak C-360/10,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU,
ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België) bij beslissing van
28 juni 2010, ingekomen bij het Hof op 19 juli 2010, in de procedure
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)
tegen
Netlog NV,
wijst
HET HOF (Derde kamer),
samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur),
R. Silva de Lapuerta, G. Arestis en D. Šváby, rechters,
advocaat-generaal: P. Cruz Villalón,
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 7 juli 2011,
gelet op de opmerkingen van:
–
de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM),
vertegenwoordigd door B. Michaux, F. de Visscher en F. Brison, advocaten,
–
Netlog NV, vertegenwoordigd door P. Van Eecke, advocaat,
–
de Belgische regering, vertegenwoordigd door T. Materne en J.-C. Halleux als
gemachtigden,
–
de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde,
bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
–
de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels als gemachtigde,
–
de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski als
gemachtigde,
–
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door A. Nijenhuis en J. Samnadda als
gemachtigden,
gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te
berechten,
het navolgende
Arrest
1
Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de volgende
richtlijnen:
–
richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt
(„richtlijn inzake elektronische handel‖) (PB L 178, blz. 1);
219
–
richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige
rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10);
–
richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45, met
rectificaties in PB 2004, L 195, blz. 16, en PB 2007, L 204, blz. 27);
–
richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281, blz. 31),
en
–
richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en
elektronische communicatie) (PB L 201, blz. 37).
2
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de Belgische
Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) (hierna: „SABAM‖) en
Netlog NV (hierna: „Netlog‖), een exploitant van een sociaalnetwerksite, over de
verplichting voor Netlog om een systeem te installeren dat in haar site opgeslagen
informatie filtert om te voorkomen dat met de beschikbaarstelling van bestanden inbreuk
wordt gemaakt op auteursrechten.
Toepasselijke bepalingen
Unierecht
Richtlijn 2000/31
3
De punten 45, 47 en 48 van de considerans van richtlijn 2000/31 luiden:
„(45) De beperking van de in de richtlijn vastgestelde aansprakelijkheid van
dienstverleners die als tussenpersoon optreden, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid
om verschillende soorten verbodsmaatregelen te treffen. Die maatregelen bestaan in het
bijzonder in rechterlijke of administratieve uitspraken waarin de beëindiging of
voorkoming van een inbreuk wordt bevolen, met inbegrip van de verwijdering of het
ontoegankelijk maken van onwettige informatie.
[...]
(47)
De lidstaten mogen dienstverleners geen toezichtverplichtingen van algemene
aard opleggen. Dit geldt niet voor toezichtverplichtingen in speciale gevallen en doet met
name geen afbreuk aan maatregelen van nationale autoriteiten in overeenstemming met
de nationale wetgeving.
(48)
Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de mogelijkheid voor de lidstaten om
van dienstverleners die door afnemers van hun dienst verstrekte informatie toegankelijk
maken, te verlangen dat zij zich aan zorgvuldigheidsverplichtingen houden die
redelijkerwijs van hen verwacht mogen worden en die bij nationale wet zijn vastgesteld,
zulks om bepaalde soorten onwettige activiteiten op te sporen en te voorkomen.‖
4
Artikel 14 van richtlijn 2000/31, met het opschrift „,Hosting‘ (,host‘-diensten)‖,
luidt:
„1.
De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de
informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst
verstrekte informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de op verzoek van de
afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat:
a)
de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of
informatie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft
van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of
informatie duidelijk blijkt, of
220
b)
de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of
besef krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe
onmogelijk te maken.
2.
Lid 1 is niet van toepassing wanneer de afnemer van de dienst op gezag of onder
toezicht van de dienstverlener handelt.
3.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een
administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te
eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt. Het doet evenmin afbreuk
aan de mogelijkheid voor lidstaten om procedures vast te stellen om informatie te
verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.‖
5
Artikel 15 van richtlijn 2000/31 luidt als volgt:
„1.
Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde
diensten leggen de lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te
zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten
of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.
2.
De lidstaten kunnen voorschrijven dat dienstverleners de bevoegde autoriteiten
onverwijld in kennis dienen te stellen van vermeende onwettige activiteiten of informatie
door afnemers van hun dienst, alsook dat zij de bevoegde autoriteiten op hun verzoek
informatie dienen te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst met wie zij
opslagovereenkomsten hebben gesloten, kunnen worden geïdentificeerd.‖
Richtlijn 2001/29
6
De punten 16 en 59 van de considerans van richtlijn 2001/29 bepalen:
„(16) [...] Deze richtlijn moet worden uitgevoerd binnen eenzelfde tijdschema als dat
voor de uitvoering van [richtlijn 2000/31], omdat die richtlijn voorziet in een
geharmoniseerd kader van de beginselen en voorschriften die onder andere van belang
zijn voor belangrijke delen van deze richtlijn. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de
voorschriften inzake aansprakelijkheid in [richtlijn 2000/31].
[...]
(59)
In het bijzonder in de digitale omgeving, zullen derden voor inbreukmakende
handelingen wellicht in toenemende mate gebruikmaken van de diensten van
tussenpersonen. Die tussenpersonen zijn in veel gevallen het meest aangewezen om een
eind te maken aan zulke inbreukmakende handelingen. Onverminderd de eventuele
andere beschikbare sancties en rechtsmiddelen, moeten de rechthebbenden over de
mogelijkheid beschikken om te verzoeken om een verbod ten aanzien van een
tussenpersoon die een door een derde gepleegde inbreuk met betrekking tot een
beschermd werk of ander materiaal [via] een netwerk [overbrengt]. Deze mogelijkheid
moet ook beschikbaar zijn wanneer de door de tussenpersoon verrichte handelingen
krachtens artikel 5 uitgezonderd zijn. De voorwaarden en nadere bepalingen met
betrekking tot dergelijke verbodsmaatregelen moeten aan het nationaal recht van de
lidstaten worden overgelaten.‖
7
Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 luidt:
„De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling
van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de
beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor
leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk
zijn, toe te staan of te verbieden.‖
8
Artikel 8 van richtlijn 2001/29 bepaalt:
„1.
De lidstaten voorzien in passende sancties en rechtsmiddelen met betrekking tot
inbreuken op de in deze richtlijn omschreven rechten en verplichtingen en dragen er zorg
voor, dat deze sancties en rechtsmiddelen daadwerkelijk worden toegepast. De aldus
221
vastgestelde sancties moeten doeltreffend en evenredig zijn en bijzonder preventieve
werking hebben.
[...]
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de rechthebbenden kunnen verzoeken om een
verbod ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt
om inbreuk te maken op een auteursrecht of naburige rechten.‖
Richtlijn 2004/48
9
Punt 23 van de considerans van richtlijn 2004/48 luidt als volgt:
„Onverminderd andere ter beschikking staande maatregelen, procedures en
rechtsmiddelen moeten rechthebbenden de mogelijkheid hebben te verzoeken dat een
bevel wordt uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde
worden gebruikt om inbreuk te maken op het industriële-eigendomsrecht van de
rechthebbende. De voorwaarden voor en modaliteiten van deze bevelen moeten aan het
nationale recht van de lidstaten worden overgelaten. Met betrekking tot inbreuken op
auteursrechten en naburige rechten is al een grote mate van harmonisatie bewerkstelligd
door richtlijn [2001/29]. Aan artikel 8, lid 3, van die richtlijn dient dan ook door deze
richtlijn geen afbreuk te worden gedaan.‖
10
Artikel 2, lid 3, van richtlijn 2004/48 bepaalt:
„Deze richtlijn doet geen afbreuk aan:
a)
de communautaire bepalingen betreffende het materiële recht inzake de
intellectuele eigendom, richtlijn 95/46/EG [...] of richtlijn 2000/31/EG in het algemeen en
de artikelen 12 tot en met 15 daarvan in het bijzonder;
[...]‖
11
Artikel 3 van richtlijn 2004/48 luidt:
„1.
De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig
zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten
te waarborgen. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk
te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke
termijnen inhouden of nodeloze vertragingen inhouden.
2.
De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend,
evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van
belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in
waarborgen tegen misbruik van deze procedures.‖
12
Artikel 11, derde volzin, van richtlijn 2004/48 luidt:
„De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de rechthebbenden om een rechterlijk bevel
kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om
inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken, onverminderd artikel 8, lid 3, van
richtlijn [2001/29].‖
Nationaal recht
13
Artikel 87, § 1, eerste en tweede alinea, van de Wet van 30 juni 1994 betreffende
het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994, blz. 19297),
waarbij artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/29 en artikel 11 van richtlijn 2004/48 in
nationaal recht zijn omgezet, bepaalt:
„[...] [D]e voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg [...] [stelt] het bestaan vast
van elke inbreuk op het auteursrecht of op een naburig recht en [beveelt] [...] de staking
ervan.
[Hij kan] eveneens een bevel tot staking uitvaardigen tegenover tussenpersonen wier
diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op het auteursrecht of op een naburig
recht te plegen.‖
222
14
De artikelen 20 en 21 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde
juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (Belgisch Staatsblad,
17 maart 2003, blz. 12962) zetten de artikelen 14 en 15 van richtlijn 2000/31 om in
nationaal recht.
Hoofdgeding en prejudiciële vraag
15
SABAM is een auteursrechtenorganisatie die auteurs, componisten en uitgevers
van muziekwerken vertegenwoordigt. In dat verband is zij in het bijzonder bevoegd om
toestemming te verlenen voor het gebruik van hun beschermde werken door derden.
16
Netlog exploiteert een sociaalnetwerksite waarop iedereen die lid wordt, een eigen
ruimte, een „profiel‖, ter beschikking krijgt die gebruikers dan zelf kunnen vullen en die
wereldwijd toegankelijk is.
17
Dergelijke sites, waarvan tientallen miljoenen mensen dagelijks gebruikmaken,
zijn in de eerste plaats gericht op het creëren van virtuele gemeenschappen waar
personen met elkaar kunnen communiceren en zo vriendschappen kunnen aanknopen. In
hun profiel kunnen gebruikers onder meer een dagboek bijhouden, hun hobby‘s en
voorkeuren opgeven, hun vrienden tonen, eigen foto‘s plaatsen en videofragmenten
uploaden.
18
Volgens SABAM biedt het sociale netwerk van Netlog alle gebruikers echter ook de
mogelijkheid om via hun profiel muziek- en audiovisuele werken uit het repertoire van
SABAM te gebruiken door deze werken op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar te
stellen dat andere gebruikers van dit netwerk er toegang toe hebben, en dit zonder dat
SABAM daartoe toestemming heeft verleend en zonder dat Netlog daarvoor een
vergoeding betaalt.
19
In februari 2009 heeft SABAM zich tot Netlog gericht met het oog op het sluiten
van een overeenkomst over de betaling door Netlog van een vergoeding voor het gebruik
van het repertoire van SABAM.
20
Bij brief van 2 juni 2009 heeft SABAM Netlog aangemaand om zich ertoe te
verbinden de niet-geautoriseerde beschikbaarstelling voor het publiek van muziek- en
audiovisuele werken uit haar repertoire met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt
te houden.
21
Op 23 juni 2009 heeft SABAM, in het kader van een vordering tot staking op grond
van artikel 87, § l, van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten, Netlog voor de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel gedagvaard en met name gevorderd dat Netlog zou worden bevolen elke
onrechtmatige beschikbaarstelling van muziek- en audiovisuele werken uit het repertoire
van SABAM met onmiddellijke ingang te staken, op straffe van een dwangsom van 1 000
EUR per dag vertraging.
22
Netlog stelt dat indien de vordering van SABAM zou worden toegewezen, haar dan
een algemene toezichtverplichting zou worden opgelegd, hetgeen verboden is bij
artikel 21, § 1, van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten
van de diensten van de informatiemaatschappij, dat artikel 15, lid 1, van richtlijn
2000/31 in nationaal recht omzet.
23
Voorts betoogt Netlog, zonder door SABAM te worden tegengesproken, dat
toewijzing van deze vordering tot gevolg kan hebben dat zij voor al haar klanten, in
abstracto en preventief, op haar kosten en zonder beperking in de tijd, een systeem
moet installeren dat het grootste deel van de informatie die op haar servers wordt
opgeslagen, filtert met het oog op de identificatie van elektronische bestanden die
muziek-, cinematografische of audiovisuele werken bevatten waarvan Sabam stelt
bepaalde rechten te bezitten, en dat zij vervolgens de uitwisseling van dergelijke
bestanden moet blokkeren.
24
De installatie van een dergelijk filtersysteem zou er waarschijnlijk toe leiden dat
persoonsgegevens moeten worden verwerkt, en wel op een wijze die moet voldoen aan
223
de Unierechtelijke bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens en het
communicatiegeheim.
25
Daarop heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de behandeling van de
zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:
„Geven de richtlijnen 2001/29 en 2004/48, gelezen in samenhang met de richtlijnen
95/46, 2000/31 en 2002/58 en geïnterpreteerd in het licht van de artikelen 8 en 10 van
het [op 4 november 1950 te Rome ondertekende] Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, de mogelijkheid aan de lidstaten
om een nationale rechter toe te laten om, in het kader van een bodemprocedure en op
basis van één enkele juridische bepaling die stelt dat ,Ze [de nationale rechters] [...]
eveneens een bevel tot staking [kunnen] uitvaardigen tegenover tussenpersonen wier
diensten door derden worden gebruikt om een inbreuk op het auteursrecht of op een
naburig recht te plegen‘, een hostingdienstverlener te bevelen om voor zijn gehele
cliënteel, in abstracto en bij wijze van preventieve titel, op zijn kosten en zonder
beperking in de tijd, een systeem te installeren dat het grootste deel van de informatie
die op zijn servers wordt opgeslagen, filtert met het oog op de identificatie van
elektronische bestanden op zijn servers, die muzikale, cinematografische of audiovisuele
werken bevatten waarvan SABAM beweert bepaalde rechten te bezitten, en vervolgens
de uitwisseling van deze bestanden te blokkeren?‖
Beantwoording van de prejudiciële vraag
26
Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de
richtlijnen 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 en 2002/58, samen gelezen en uitgelegd
tegen de achtergrond van de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de
toepasselijke grondrechten, aldus moeten worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan
dat een hostingdienstverlener door een nationale rechter wordt gelast een filtersysteem
te installeren
–
voor de informatie die de gebruikers van zijn diensten op zijn servers opslaan;
–
dat zonder onderscheid op al die gebruikers wordt toegepast;
–
dat preventief werkt;
–
dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en
–
dat geen beperking in de tijd kent,
waarmee elektronische bestanden die muziek-, cinematografische of audiovisuele werken
bevatten waarvan de verzoekende partij stelt bepaalde intellectuele-eigendomsrechten te
bezitten, kunnen worden geïdentificeerd, zodat kan worden voorkomen dat die werken
ter beschikking van het publiek worden gesteld en aldus het auteursrecht wordt
geschonden (hierna: „litigieuze filtersysteem‖).
27
Om te beginnen staat vast dat een exploitant van een sociaalnetwerksite, zoals
Netlog, de door de gebruikers van die site verstrekte profielinformatie op zijn servers
opslaat, en dat hij dus een hostingdienstverlener in de zin van artikel 14 van richtlijn
2000/31 is.
28
Voorts moet in herinnering worden gebracht dat houders van intellectueleeigendomsrechten volgens artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/29 en artikel 11, derde
volzin, van richtlijn 2004/48 om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen
exploitanten van sociaalnetwerksites, zoals Netlog, die tussenpersoon zijn in de zin van
deze bepalingen, aangezien hun diensten door gebruikers van dergelijke sites kunnen
worden gebruikt om inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten.
29
Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Hof dat de nationale rechter, met
gebruikmaking van zijn bevoegdheid krachtens die bepalingen, tussenpersonen moet
kunnen gelasten niet alleen maatregelen te nemen om de reeds, via hun diensten van de
informatiemaatschappij, gepleegde inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten te
beëindigen, maar ook om nieuwe inbreuken te voorkomen (zie arrest van 24 november
2011, Scarlet Extended, C-70/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 31).
224
30
Ten slotte blijkt uit die rechtspraak ook dat de nadere bepalingen met betrekking
tot de rechterlijke bevelen waarin de lidstaten krachtens artikel 8, lid 3, en artikel 11,
derde volzin, moeten voorzien, zoals de te vervullen voorwaarden en de te volgen
procedure, aan het nationale recht worden overgelaten (zie arrest Scarlet Extended,
reeds aangehaald, punt 32).
31
Bij de invoering van regels door de lidstaten en de toepassing ervan door de
nationale rechter moeten echter de beperkingen in acht worden genomen die
voortvloeien uit de richtlijnen 2001/29 en 2004/48 en uit de rechtsbronnen waarnaar in
deze richtlijnen wordt verwezen (zie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald,
punt 33).
32
De ingevoerde regels mogen overeenkomstig punt 16 van de considerans van
richtlijn 2001/29 en artikel 2, lid 3, sub a, van richtlijn 2004/48 dus geen afbreuk doen
aan richtlijn 2000/31, en meer in het bijzonder aan de artikelen 12 tot en met 15
daarvan (zie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 34).
33
Bijgevolg moeten die regels met name voldoen aan artikel 15, lid 1, van richtlijn
2000/31, op grond waarvan de nationale autoriteiten geen maatregelen mogen treffen
krachtens welke een hostingdienstverlener algemeen toezicht moet houden op de
informatie die hij opslaat (zie naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald,
punt 35).
34
Het Hof heeft reeds geoordeeld dat een dergelijk verbod zich met name uitstrekt
tot nationale maatregelen die een als tussenpersoon optredende dienstverlener, zoals
een hostingdienstverlener, zouden verplichten tot het actief toezicht houden op alle
gegevens van al zijn klanten om toekomstige inbreuken op intellectueleeigendomsrechten te voorkomen. Een dergelijke algemene toezichtverplichting zou
bovendien onverenigbaar zijn met artikel 3 van richtlijn 2004/48, dat bepaalt dat de in
die richtlijn bedoelde maatregelen billijk en evenredig moeten zijn en niet overdreven
kostbaar mogen zijn (zie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 36).
35
Derhalve moet worden onderzocht of de hostingdienstverlener door het in het
hoofdgeding aan de orde zijnde rechterlijk bevel om het litigieuze filtersysteem te
installeren, actief toezicht zou moeten houden op alle gegevens van alle gebruikers van
zijn diensten teneinde toekomstige inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten te
voorkomen.
36
Vaststaat dat de toepassing van dat filtersysteem inhoudt dat:
–
de hostingdienstverlener om te beginnen uit al de bestanden die alle gebruikers
van zijn diensten op zijn servers opslaan, de bestanden selecteert die werken kunnen
bevatten waarvan houders van intellectuele-eigendomsrechten stellen bepaalde rechten
te bezitten;
–
hij vervolgens bepaalt welke van deze bestanden op illegale wijze worden
opgeslagen en voor het publiek beschikbaar worden gesteld, en
–
hij ten slotte de beschikbaarstelling van de door hem illegaal geachte bestanden
blokkeert.
37
Een dergelijke preventieve surveillance vereist dus dat actief toezicht wordt
gehouden op de bestanden die de gebruikers bij de hostingdienstverlener opslaan, en
heeft zowel betrekking op nagenoeg alle aldus opgeslagen informatie als op alle
gebruikers van de diensten van de hostingdienstverlener (zie naar analogie arrest Scarlet
Extended, reeds aangehaald, punt 39).
38
Door het rechterlijk bevel om het litigieuze filtersysteem te installeren, zou de
hostingdienstverlener dan ook verplicht zijn actief toezicht te houden op nagenoeg alle
gegevens van alle gebruikers van zijn diensten om toekomstige inbreuken op
intellectuele-eigendomsrechten te voorkomen, zodat hem een door artikel 15, lid 1, van
richtlijn 2000/31 verboden algemene toezichtverplichting zou worden opgelegd (zie naar
analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 40).
225
39
Om te beoordelen of dat rechterlijk bevel in overeenstemming is met het
Unierecht, moet bovendien rekening worden gehouden met de vereisten die voortvloeien
uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, zoals die welke de verwijzende
rechter heeft genoemd.
40
Het in het hoofdgeding aan de orde zijnde rechterlijk bevel strekt ertoe de
auteursrechten, die een onderdeel van het intellectuele-eigendomsrecht zijn, te
beschermen. Op die rechten kan inbreuk worden gemaakt door de aard en de inhoud van
bepaalde informatie die via de diensten van de hostingdienstverlener wordt opgeslagen
en voor het publiek beschikbaar wordt gesteld.
41
Het intellectuele-eigendomsrecht wordt weliswaar door artikel 17, lid 2, van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest‖) beschermd,
maar noch uit deze bepaling, noch uit de rechtspraak van het Hof vloeit voort dat dit
recht onaantastbaar is en daarom absolute bescherming moet genieten (arrest Scarlet
Extended, reeds aangehaald, punt 43).
42
Zoals blijkt uit de punten 62 tot en met 68 van het arrest van 29 januari 2008,
Promusicae (C-275/06, Jurispr. blz. I-271), moet de bescherming van het fundamentele
eigendomsrecht, waarvan de intellectuele-eigendomsrechten deel uitmaken, immers
worden afgewogen tegen de bescherming van andere grondrechten.
43
Meer in het bijzonder volgt uit punt 68 van dat arrest dat de nationale autoriteiten
en rechterlijke instanties, in het kader van de ter bescherming van
auteursrechthebbenden vastgestelde maatregelen, een juist evenwicht moeten
verzekeren tussen de bescherming van het auteursrecht en de bescherming van de
grondrechten van personen die door dergelijke maatregelen worden geraakt.
44
In omstandigheden zoals die van het hoofdgeding moeten de nationale
autoriteiten en rechterlijke instanties dus met name een juist evenwicht verzekeren
tussen de bescherming van het intellectuele-eigendomsrecht voor
auteursrechthebbenden en de bescherming van de vrijheid van ondernemerschap die
exploitanten, zoals hostingdienstverleners, krachtens artikel 16 van het Handvest
genieten (zie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 46).
45
In het hoofdgeding heeft het rechterlijk bevel om het litigieuze filtersysteem te
installeren tot gevolg dat in het belang van auteursrechthebbenden toezicht zou worden
gehouden op alle of het grootste deel van de informatie die bij de betrokken
hostingdienstverlener wordt opgeslagen. Daarnaast is dit toezicht onbeperkt in de tijd, is
het op toekomstige inbreuken gericht en houdt het in dat niet alleen bestaande werken
worden beschermd, maar ook werken die nog niet zijn gecreëerd op het moment waarop
dit systeem wordt geïnstalleerd.
46
Een dergelijk rechterlijk bevel zou dus leiden tot een ernstige aantasting van de
vrijheid van ondernemerschap van de hostingdienstverlener, aangezien hij een
ingewikkeld, kostbaar en permanent computersysteem zou moeten installeren dat alleen
door hem zou worden bekostigd, hetgeen overigens in strijd zou zijn met de in artikel 3,
lid 1, van richtlijn 2004/48 gestelde eisen dat maatregelen ter bescherming van de
intellectuele-eigendomsrechten niet onnodig ingewikkeld of kostbaar mogen zijn (zie naar
analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 48).
47
Het rechterlijk bevel om het litigieuze filtersysteem te installeren voldoet dan ook
niet aan het vereiste dat, wat de respectieve bescherming betreft, een juist evenwicht
wordt verzekerd tussen het intellectuele-eigendomsrecht van auteursrechthebbenden en
de vrijheid van ondernemerschap van exploitanten, zoals hostingdienstverleners (zie
naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 49).
48
Bovendien beperken de gevolgen van dat rechterlijk bevel zich niet tot de
hostingdienstverlener, aangezien het litigieuze filtersysteem ook grondrechten van de
gebruikers van de diensten van de hostingdienstverlener kan aantasten, namelijk hun
recht op bescherming van persoonsgegevens en hun vrijheid kennis te nemen en te
226
geven van informatie, welke rechten door de artikelen 8 en 11 van het Handvest worden
beschermd.
49
Het rechterlijk bevel om het litigieuze filtersysteem te installeren houdt immers in
dat de informatie van de profielen die door de gebruikers van het sociale netwerk zijn
aangemaakt, wordt geïdentificeerd, systematisch geanalyseerd en verwerkt. Aangezien
deze profielinformatie het in beginsel mogelijk maakt die gebruikers te identificeren, gaat
het om beschermde persoonsgegevens (zie naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds
aangehaald, punt 51).
50
Daarnaast zou dat rechterlijk bevel afbreuk kunnen doen aan de vrijheid van
informatie, aangezien het filtersysteem mogelijkerwijs onvoldoende onderscheid maakt
tussen legale en illegale inhoud, zodat de toepassing ervan zou kunnen leiden tot
blokkering van legale communicatie. Er wordt immers niet betwist dat de beantwoording
van de vraag of een datatransmissie legaal is, ook afhangt van de toepassing van
wettelijke uitzonderingen op het auteursrecht, die van lidstaat tot lidstaat verschillen.
Bovendien kunnen sommige werken in bepaalde lidstaten tot het publieke domein
behoren of kunnen zij door de betrokken auteurs gratis op het internet zijn geplaatst (zie
naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds aangehaald, punt 52).
51
Derhalve zou de betrokken nationale rechter, indien hij een rechterlijk bevel
uitvaardigt waarbij de hostingdienstverlener wordt verplicht het litigieuze filtersysteem te
installeren, niet voldoen aan het vereiste dat een juist evenwicht wordt verzekerd tussen
enerzijds het intellectuele-eigendomsrecht en anderzijds de vrijheid van
ondernemerschap, het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid kennis
te nemen en te geven van informatie (zie naar analogie arrest Scarlet Extended, reeds
aangehaald, punt 53).
52
Op de gestelde vraag moet dan ook worden geantwoord dat de richtlijnen
2000/31, 2001/29 en 2004/48, samen gelezen en uitgelegd tegen de achtergrond van de
vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, aldus
moeten worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een hostingdienstverlener
door de rechter wordt gelast het litigieuze filtersysteem te installeren.
Kosten
53
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te
beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:
De richtlijnen:
–
2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt
(„richtlijn inzake elektronische handel”);
–
2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de
naburige rechten in de informatiemaatschappij, en
–
2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten,
samen gelezen en uitgelegd tegen de achtergrond van de vereisten die
voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, moeten
aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een
hostingdienstverlener door een nationale rechter wordt gelast een filtersysteem
te installeren:
–
voor de informatie die de gebruikers van zijn diensten op zijn servers
opslaan;
227
–
dat zonder onderscheid op al die gebruikers wordt toegepast;
–
dat preventief werkt;
–
dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en
–
dat geen beperking in de tijd kent,
waarmee elektronische bestanden die muziek-, cinematografische of
audiovisuele werken bevatten waarvan de verzoekende partij stelt bepaalde
intellectuele-eigendomsrechten te bezitten, kunnen worden geïdentificeerd,
zodat kan worden voorkomen dat die werken ter beschikking van het publiek
worden gesteld en aldus het auteursrecht wordt geschonden.
ondertekeningen
228
ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)
24 november 2011 (*)
„Informatiemaatschappij – Auteursrecht – Internet – ‚Peer-to-peer‘-programma‘s –
Internetproviders – Invoering van systeem waarbij elektronische communicatie wordt
gefilterd om met auteursrechten strijdige uitwisseling van bestanden te voorkomen –
Geen algemene verplichting van toezicht op doorgegeven informatie‖
In zaak C-70/10,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU,
ingediend door het Hof van beroep te Brussel (België) bij beslissing van 28 januari 2010,
ingekomen bij het Hof op 5 februari 2010, in de procedure
Scarlet Extended NV
tegen
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM),
in tegenwoordigheid van:
Belgian Entertainment Association Video VZW (BEA Video),
Belgian Entertainment Association Music VZW (BEA Music),
Internet Service Provider Association VZW (ISPA),
wijst
HET HOF (Derde kamer),
samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur),
R. Silva de Lapuerta, E. Juhász en G. Arestis, rechters,
advocaat-generaal: P. Cruz Villalón,
griffier: C. Strömholm, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 13 januari 2011,
gelet op de opmerkingen van:
–
Scarlet Extended NV, vertegenwoordigd door T. De Meese en B. Van Asbroeck,
advocaten,
–
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM),
Belgian Entertainment Association Video VZW (BEA Video) en Belgian Entertainment
Association Music VZW (BEA Music), vertegenwoordigd door F. de Visscher, B. Michaux
en F. Brison, advocaten,
–
Internet Service Provider Association VZW (ISPA), vertegenwoordigd door
G. Somers, advocaat,
–
de Belgische regering, vertegenwoordigd door T. Materne, J.-C. Halleux en
C. Pochet als gemachtigden,
–
de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek en K. Havlìčková als
gemachtigden,
–
de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde,
bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
–
de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels en B. Koopman als
gemachtigden,
–
de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Szpunar, M. Drwięcki en J. Goliński
als gemachtigden,
–
de Finse regering, vertegenwoordigd door M. Pere als gemachtigde,
229
–
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en C. Vrignon als
gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 14 april 2011,
het navolgende
Arrest
1
Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van:
–
richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt
(„richtlijn inzake elektronische handel‖) (PB L 178, blz. 1);
–
richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige
rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10);
–
richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45, en
rectificatie PB L 195, blz. 16);
–
richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281, blz. 31),
en
–
richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en
elektronische communicatie) (PB L 201, blz. 37).
2
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Scarlet Extended NV
(hierna: „Scarlet‖) en de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
CVBA (SABAM) (hierna: „SABAM‖) over de weigering van Scarlet om een systeem in te
voeren waarbij elektronische communicatie die via filesharingsoftware (zogenoemde
„peer-to-peer‖-programma‘s) wordt verricht wordt gefilterd om met auteursrechten
strijdige uitwisseling van bestanden te voorkomen.
Toepasselijke bepalingen
Wettelijke regeling van de Unie
Richtlijn 2000/31
3
De punten 45 en 47 van de considerans van richtlijn 2000/31 luiden als volgt:
„(45) De beperking van de in de richtlijn vastgestelde aansprakelijkheid van
dienstverleners die als tussenpersoon optreden, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid
om verschillende soorten verbodsmaatregelen te treffen. Die maatregelen bestaan in het
bijzonder in rechterlijke of administratieve uitspraken waarin de beëindiging of
voorkoming van een inbreuk wordt bevolen, met inbegrip van de verwijdering of het
ontoegankelijk maken van onwettige informatie.
[...]
(47)
De lidstaten mogen dienstverleners geen toezichtverplichtingen van algemene
aard opleggen. Dit geldt niet voor toezichtverplichtingen in speciale gevallen en doet met
name geen afbreuk aan maatregelen van nationale autoriteiten in overeenstemming met
de nationale wetgeving.‖
4
Artikel 1 van deze richtlijn bepaalt:
„1.
Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen aan de goede werking van de interne
markt door het vrije verkeer van de diensten van de informatiemaatschappij tussen
lidstaten te waarborgen.
230
2.
Voor zover voor de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstelling nodig,
worden met deze richtlijn bepaalde nationale bepalingen nader tot elkaar gebracht die
van toepassing zijn op de diensten van de informatiemaatschappij en betrekking hebben
op de interne markt, de vestiging van de dienstverleners, de commerciële communicatie,
langs elektronische weg gesloten contracten, de aansprakelijkheid van tussenpersonen,
gedragscodes, de buitengerechtelijke geschillenregeling, rechtsgedingen en de
samenwerking tussen lidstaten.
[...]‖
5
Artikel 12 van deze richtlijn, dat deel uitmaakt van afdeling 4 van hoofdstuk II
ervan, met als opschrift „Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon
optreden‖, luidt als volgt:
„1.
De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de
informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk van door
een afnemer van de dienst verstrekte informatie, of in het verschaffen van toegang tot
een communicatienetwerk, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de doorgegeven
informatie, op voorwaarde dat:
a)
het initiatief tot de doorgifte niet bij de dienstverlener ligt;
b)
de ontvanger van de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt
geselecteerd, en
c)
de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd of
gewijzigd.
[...]
3.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een
administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te
eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt.‖
6
Artikel 15 van richtlijn 2000/31, dat eveneens deel uitmaakt van afdeling 4 van
hoofdstuk II van deze richtlijn, bepaalt:
„1.
Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde
diensten leggen de lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te
zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten
of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.
2.
De lidstaten kunnen voorschrijven dat dienstverleners de bevoegde autoriteiten
onverwijld in kennis dienen te stellen van vermeende onwettige activiteiten of informatie
door afnemers van hun dienst, alsook dat zij de bevoegde autoriteiten op hun verzoek
informatie dienen te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst met wie zij
opslagovereenkomsten hebben gesloten, kunnen worden geïdentificeerd.‖
Richtlijn 2001/29
7
De punten 16 en 59 van de considerans van richtlijn 2001/29 luiden als volgt:
„(16) [...] Deze richtlijn moet worden uitgevoerd binnen eenzelfde tijdschema als dat
voor de uitvoering van [richtlijn 2000/31], omdat die richtlijn voorziet in een
geharmoniseerd kader van de beginselen en voorschriften die onder andere van belang
zijn voor belangrijke delen van deze richtlijn. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de
voorschriften inzake aansprakelijkheid in de richtlijn inzake elektronische handel.
[...]
(59)
In het bijzonder in de digitale omgeving, zullen derden voor inbreukmakende
handelingen wellicht in toenemende mate gebruik maken van de diensten van
tussenpersonen. Die tussenpersonen zijn in veel gevallen het meest aangewezen om een
eind te maken aan zulke inbreukmakende handelingen. Onverminderd de eventuele
andere beschikbare sancties en rechtsmiddelen, moeten de rechthebbenden over de
mogelijkheid beschikken om te verzoeken om een verbod ten aanzien van een
tussenpersoon die een door een derde gepleegde inbreuk met betrekking tot een
231
beschermd werk of ander materiaal in een netwerk steunt. Deze mogelijkheid moet ook
beschikbaar zijn wanneer de door de tussenpersoon verrichte handelingen krachtens
artikel 5 uitgezonderd zijn. De voorwaarden en nadere bepalingen met betrekking tot
dergelijke verbodsmaatregelen moeten aan het nationaal recht van de lidstaten worden
overgelaten.‖
8
Artikel 8 van richtlijn 2001/29 bepaalt:
„1.
De lidstaten voorzien in passende sancties en rechtsmiddelen met betrekking tot
inbreuken op de in deze richtlijn omschreven rechten en verplichtingen en dragen er zorg
voor, dat deze sancties en rechtsmiddelen daadwerkelijk worden toegepast. De aldus
vastgestelde sancties moeten doeltreffend en evenredig zijn en bijzonder preventieve
werking hebben.
[...]
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de rechthebbenden kunnen verzoeken om een
verbod ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt
om inbreuk te maken op een auteursrecht of naburige rechten.‖
Richtlijn 2004/48
9
Punt 23 van de considerans van richtlijn 2004/48 luidt als volgt:
„Onverminderd andere ter beschikking staande maatregelen, procedures en
rechtsmiddelen moeten rechthebbenden de mogelijkheid hebben te verzoeken dat een
bevel wordt uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde
worden gebruikt om inbreuk te maken op het industriële-eigendomsrecht van de
rechthebbende. De voorwaarden voor en modaliteiten van deze bevelen moeten aan het
nationale recht van de lidstaten worden overgelaten. Met betrekking tot inbreuken op
auteursrechten en naburige rechten is al een grote mate van harmonisatie bewerkstelligd
door richtlijn [2001/29]. Aan artikel 8, lid 3, van [richtlijn 2001/29] dient dan ook door
deze richtlijn geen afbreuk te worden gedaan.‖
10
Artikel 2, lid 3, van richtlijn 2004/48 bepaalt:
„Deze richtlijn doet geen afbreuk aan:
a)
de communautaire bepalingen betreffende het materiële recht inzake de
intellectuele eigendom, [...] of richtlijn [2000/31] in het algemeen en de artikelen 12 tot
en met 15 daarvan in het bijzonder;
[...]‖
11
Artikel 3 van richtlijn 2004/48 bepaalt:
„1.
De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig
zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten
te waarborgen. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk
te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke
termijnen inhouden of nodeloze vertragingen inhouden.
2.
De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend,
evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van
belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in
waarborgen tegen misbruik van deze procedures.‖
12
In artikel 11 van richtlijn 2004/48 is bepaald:
„De lidstaten dragen er zorg voor dat, wanneer bij rechterlijke uitspraak inbreuk op een
intellectuele-eigendomsrecht is vastgesteld, de bevoegde rechterlijke instanties een bevel
tot staking van de inbreuk tegen de inbreukmaker kunnen uitvaardigen. Indien het
nationale recht erin voorziet, wordt bij niet-naleving van een bevel, indien passend, een
dwangsom tot naleving van het verbod opgelegd. De lidstaten dragen er tevens zorg
voor dat de rechthebbenden om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen
tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een
232
intellectuele-eigendomsrecht te maken, onverminderd artikel 8, lid 3, van richtlijn
[2001/29].‖
Nationale wettelijke regeling
13
Artikel 87, § 1, eerste en tweede alinea, van de Wet van 30 juni 1994 betreffende
het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994,
blz. 19297) bepaalt:
„[...] [D]e voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg [...] [stelt] het bestaan vast
van elke inbreuk op het auteursrecht of op een naburig recht en [beveelt] [...] de staking
ervan.
[Hij kan] eveneens een bevel tot staking uitvaardigen tegenover tussenpersonen wier
diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op het auteursrecht of op een naburig
recht te plegen.‖
14
De artikelen 12 en 15 van richtlijn 2000/31 zijn bij de artikelen 18 en 21 van de
Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de
informatiemaatschappij (Belgisch Staatsblad van 17 maart 2003, blz. 12962) in nationaal
recht omgezet.
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
15
SABAM is een beheersmaatschappij die auteurs, componisten en uitgevers van
muziekwerken vertegenwoordigt bij het verlenen van toestemming voor het gebruik door
derden van hun auteursrechtelijk beschermde werken.
16
Scarlet is een internetprovider die haar klanten internettoegang verschaft, maar
geen andere diensten, zoals een downloaddienst of filesharing, aanbiedt.
17
In 2004 heeft SABAM vastgesteld dat internetgebruikers die van de diensten van
Scarlet gebruik maken, zonder toestemming en zonder rechten te betalen werken uit
haar catalogus van het internet downloaden via „peer-to-peer‖-netwerken. Dit is een
gebruiksvriendelijk, onafhankelijk, decentraal en met geavanceerde zoek- en
downloadfuncties uitgerust middel om de inhoud van bestanden te delen.
18
Bij exploot van 24 juni 2004 heeft SABAM Scarlet voor de voorzitter van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel gedagvaard, met als argument dat dit bedrijf als
internetprovider bij uitstek is aangewezen om maatregelen te nemen teneinde de door
haar klanten gepleegde inbreuken op het auteursrecht te beëindigen.
19
SABAM heeft allereerst verzocht om vast te stellen dat de illegale uitwisseling van
elektronische muziekbestanden met behulp van „peer-to-peer‖-programma‘s een inbreuk
vormt op het auteursrecht op de tot haar repertoire behorende muziekwerken, in het
bijzonder op het verveelvoudigings- en openbaarmakingsrecht, en dat deze inbreuken
werden gepleegd met gebruikmaking van de diensten van Scarlet.
20
Vervolgens heeft SABAM verzocht om Scarlet op straffe van betaling van een
dwangsom te gelasten deze inbreuken te beëindigen door elke niet door de
auteursrechthebbenden toegestane verzending of ontvangst door haar klanten via „peerto-peer‖-programma‘s van bestanden die een muziekwerk bevatten, te blokkeren of
onmogelijk te maken. Ten slotte heeft SABAM gevraagd dat Scarlet haar op straffe van
betaling van een dwangsom de maatregelen zou meedelen die zij ter uitvoering van de te
nemen rechterlijke beslissing zou treffen.
21
Bij vonnis van 26 november 2004 heeft de voorzitter van de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel het bestaan van de door SABAM gehekelde inbreuk op het auteursrecht
vastgesteld. Alvorens te beslissen op het verzochte bevel tot staking heeft de voorzitter
echter een deskundige aangesteld om te onderzoeken of de door SABAM voorgestelde
technische oplossingen technisch haalbaar zijn, of zij het mogelijk maken uitsluitend de
illegale uitwisseling van elektronische bestanden te filteren, of er nog andere
toepassingen bestaan waarmee toezicht op het gebruik van „peer-to-peer‖-programma‘s
mogelijk is, en wat de kosten zijn van de overwogen toepassingen.
233
22
In zijn verslag is de aangeduide deskundige tot de conclusie gekomen dat het
ondanks talrijke technische hindernissen niet volledig is uitgesloten dat het filteren en
blokkeren van illegale uitwisselingen van elektronische bestanden haalbaar is.
23
Bij vonnis van 29 juni 2007 heeft de voorzitter van de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel Scarlet gelast om op straffe van betaling van een dwangsom de in het
vonnis van 26 november 2004 geconstateerde inbreuken op het auteursrecht te
beëindigen door het onmogelijk te maken dat haar klanten via „peer-to-peer‖programma‘s elektronische bestanden ontvangen of verzenden die muziekwerken uit het
repertoire van SABAM bevatten.
24
Tegen deze beslissing heeft Scarlet bij de verwijzende rechter beroep ingesteld. Zij
heeft om te beginnen betoogd dat zij onmogelijk aan het rechterlijk bevel kan voldoen
omdat de efficiëntie en de duurzaamheid van blokkerings- of filtersystemen niet is
bewezen en omdat de toepassing van die systemen op vele praktische hindernissen stuit,
zoals problemen met de capaciteit van het netwerk en de impact van deze systemen
daarop. Bovendien bestaan er thans een aantal „peer-to-peer‖-programma‘s die toezicht
op hun inhoud door derden onmogelijk maken, waardoor elke poging om de betrokken
bestanden te blokkeren gedoemd is op zeer korte termijn te mislukken.
25
Vervolgens heeft Scarlet betoogd dat dit rechterlijk bevel niet in overeenstemming
is met artikel 21 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de informatiemaatschappij, waarbij artikel 15 van richtlijn 2000/31 in
nationaal recht is omgezet, omdat daarbij de facto een algemene verplichting van
toezicht op de communicatie op haar netwerk wordt opgelegd. Elk blokkerings- of
filtersysteem voor „peer-to-peer‖-verkeer veronderstelt immers noodzakelijkerwijs een
veralgemeend toezicht op alle communicatie op dat netwerk.
26
Ten slotte heeft Scarlet betoogd dat de invoering van een filtersysteem de
Unierechtelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en het
communicatiegeheim schendt, aangezien een dergelijke filtering de verwerking inhoudt
van IP-adressen, die persoonsgegevens vormen.
27
De verwijzende rechter heeft daarom geoordeeld dat, voordat wordt ingegaan op
de vraag of er een systeem voor het filteren en blokkeren van „peer-to-peer‖-bestanden
bestaat en of dit doeltreffend kan zijn, moet worden nagegaan of de verplichtingen die
Scarlet kunnen worden opgelegd, in overeenstemming zijn met het Unierecht.
28
In die omstandigheden heeft het Hof van beroep te Brussel de behandeling van de
zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„1)
Staan de richtlijnen 2001/29 en 2004/48, junctis de richtlijnen 95/46, 2000/31 en
2002/58, mede beschouwd in het licht van de artikelen 8 en 10 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, de
lidstaten toe om een nationale rechter die wordt aangezocht in een bodemprocedure,
enkel op de grondslag van een wettelijke bepaling inhoudend dat ‚zij [de nationale
rechters] [...] eveneens een bevel tot staking [kunnen] uitvaardigen tegenover
tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op het
auteursrecht of op een naburig recht te plegen‘, de bevoegdheid te verlenen een
internetprovider te bevelen om ten aanzien van al zijn klanten, in abstracto en als
preventieve maatregel, op zijn kosten en zonder beperking in de tijd, een systeem toe te
passen voor het filteren van alle onder andere via ‚peer-to-peer‘-programma‘s in- en
uitgaande elektronische communicatie, teneinde te kunnen vaststellen of op zijn netwerk
elektronische bestanden in omloop zijn die een muzikaal, cinematografisch of
audiovisueel werk bevatten waarvan de verzoeker beweert de auteursrechthebbende te
zijn, en vervolgens de uitwisseling ervan te blokkeren, hetzij bij de opvraging, hetzij bij
de verzending ervan?
2)
Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, verplichten deze richtlijnen
dan de nationale rechter die wordt verzocht om een bevel uit te vaardigen tegen een
tussenpersoon waarvan de diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een
auteursrecht te maken, toepassing te geven aan het beginsel van evenredigheid,
234
wanneer deze rechter zich dient uit te spreken over de doeltreffendheid en de
afschrikkende werking van de verzochte maatregel?‖
Beantwoording van de prejudiciële vragen
29
Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de
richtlijnen 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 en 2002/58, samen gelezen en uitgelegd
tegen de achtergrond van de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de
toepasselijke grondrechten, aldus moeten worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan
dat een internetprovider door de rechter wordt gelast een filtersysteem in te voeren
–
voor alle elektronische communicatie via zijn diensten, met name door het gebruik
van „peer-to-peer‖-programma‘s;
–
dat zonder onderscheid op al zijn klanten wordt toegepast;
–
dat preventief werkt;
–
dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en
–
dat geen beperking in de tijd kent,
dat in staat is om op het netwerk van deze provider het verkeer van elektronische
bestanden die een muzikaal, cinematografisch of audiovisueel werk bevatten waarop de
verzoeker intellectuele-eigendomsrechten zou hebben, te identificeren, om de
overbrenging van bestanden waarvan de uitwisseling het auteursrecht schendt, te
blokkeren (hierna: „litigieus filtersysteem‖).
30
Om te beginnen moet in herinnering worden gebracht dat houders van
intellectuele-eigendomsrechten volgens artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/29 en
artikel 11, derde zin, van richtlijn 2004/48 om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken
tegen tussenpersonen, zoals internetproviders, wier diensten door derden worden
gebruikt om inbreuk te maken op hun rechten.
31
Uit de rechtspraak van het Hof volgt voorts dat de overeenkomstig die bepalingen
aan de nationale rechter verleende bevoegdheid hem de mogelijkheid moet bieden om
die tussenpersonen te gelasten maatregelen te nemen die niet alleen reeds met behulp
van hun informatiemaatschappijdiensten gepleegde inbreuken op de intellectueleeigendomsrechten beëindigen, maar ook nieuwe inbreuken voorkomen (zie in die zin
arrest van 12 juli 2011, L‘Oréal e.a., C-324/09, nog niet gepubliceerd in de
Jurisprudentie, punt 131).
32
Ten slotte volgt uit diezelfde rechtspraak dat de modaliteiten van de rechterlijke
bevelen waarin de lidstaten krachtens die artikelen 8, lid 3, en 11, derde zin, moeten
voorzien, zoals die betreffende de te vervullen voorwaarden en de te volgen procedure,
aan het nationale recht worden overgelaten (zie naar analogie arrest L‘Oréal e.a., reeds
aangehaald, punt 135).
33
Die nationale regels, alsook de toepassingen ervan door de nationale rechterlijke
instanties, moeten echter de beperkingen die uit de richtlijnen 2001/29 en 2004/48
voortvloeien eerbiedigen, evenals de rechtsbronnen waarnaar deze richtlijnen verwijzen
(zie in die zin arrest L‘Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 138).
34
Die door de lidstaten ingevoerde regels mogen dus, overeenkomstig punt 16 van
de considerans van richtlijn 2001/29 en artikel 2, lid 3, sub a), van richtlijn 2004/48,
geen afbreuk doen aan de bepalingen van richtlijn 2000/31, en meer in het bijzonder aan
de artikelen 12 tot en met 15 daarvan.
35
Bijgevolg moeten die regels met name artikel 15, lid 1, van richtlijn 2000/31
eerbiedigen, dat de nationale autoriteiten verbiedt maatregelen te treffen die een
internetprovider zouden verplichten een algemeen toezicht uit te oefenen op de
informatie die hij op zijn netwerk doorgeeft.
36
In dit opzicht heeft het Hof reeds geoordeeld dat een dergelijk verbod zich met
name uitstrekt tot nationale maatregelen die een als tussenpersoon optredende
dienstverlener, zoals een internetprovider, zouden verplichten tot het actief toezicht
235
houden op alle gegevens van ieder van zijn klanten om elke toekomstige inbreuk op
intellectuele-eigendomsrechten te voorkomen. Een dergelijke algemene
toezichtverplichting zou bovendien onverenigbaar zijn met artikel 3 van richtlijn 2004/48,
dat bepaalt dat de in deze richtlijn bedoelde maatregelen billijk en evenredig moeten zijn
en niet overdreven kostbaar mogen zijn (zie arrest L‘Oréal e.a., reeds aangehaald,
punt 139).
37
De vraag rijst bijgevolg of het in het hoofdgeding aan de orde zijnde rechterlijk
bevel, dat de internetprovider verplicht het litigieuze filtersysteem in te voeren, hem
verplicht daarbij actief toezicht uit te oefenen op alle gegevens van ieder van zijn klanten
teneinde elke toekomstige inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten te voorkomen.
38
Vast staat dat de toepassing van dat filtersysteem veronderstelt:
–
dat de internetprovider in de eerste plaats uit de volledige elektronische
communicatie van al zijn klanten de bestanden selecteert die behoren tot het „peer-topeer‖-verkeer;
–
dat hij in de tweede plaats uit dit „peer-to-peer‖-verkeer de bestanden selecteert
die werken bevatten waarop houders van intellectuele-eigendomsrechten beweren
rechten te hebben;
–
dat hij in de derde plaats bepaalt welke van deze bestanden illegaal werden
uitgewisseld, en
–
dat hij in de vierde plaats door hem als illegaal gekwalificeerde uitwisselingen van
bestanden blokkeert.
39
Een dergelijk preventief toezicht vereist dus een actieve observatie van alle
elektronische communicatie op het netwerk van de betrokken internetprovider en omvat
bijgevolg alle door te geven informatie en alle klanten die dat netwerk gebruiken.
40
Het aan de betrokken internetprovider opgelegde rechterlijk bevel om het
litigieuze filtersysteem in te voeren, verplicht die internetprovider bijgevolg tot het actief
toezicht houden op alle gegevens van al zijn klanten teneinde elke toekomstige inbreuk
op intellectuele-eigendomsrechten te voorkomen. Dat bevel onderwerpt die
internetprovider dan ook aan een door artikel 15, lid 1, van richtlijn 2000/31 verboden
algemene toezichtverplichting.
41
Om te beoordelen of dat rechterlijk bevel in overeenstemming is met het
Unierecht, moet bovendien rekening worden gehouden met de vereisten die voortvloeien
uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, zoals die welke werden vermeld
door de verwijzende rechter.
42
Het in het hoofdgeding aan de orde zijnde rechterlijk bevel strekt ertoe de
auteursrechten, die een onderdeel vormen van het intellectuele-eigendomsrecht, te
beschermen. Op die rechten kan inbreuk worden gemaakt door de aard en de inhoud van
bepaalde elektronische communicatie die via het netwerk van de internetprovider wordt
verricht.
43
Het intellectuele-eigendomsrecht wordt weliswaar door artikel 17, lid 2, van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest‖) beschermd,
maar noch uit deze bepaling, noch uit de rechtspraak van het Hof vloeit voort dat dit
recht onaantastbaar is en daarom absolute bescherming moet genieten.
44
Zoals immers uit de punten 62 tot en met 68 van het arrest van 29 januari 2008,
Promusicae (C-275/06, Jurispr. blz. I-271), blijkt, moet de bescherming van het
fundamentele eigendomsrecht, waarvan de intellectuele-eigendomsrechten deel
uitmaken, worden afgewogen tegen de bescherming van andere grondrechten.
45
Meer in het bijzonder volgt uit punt 68 van dat arrest dat de nationale autoriteiten
en rechterlijke instanties in het kader van de ter bescherming van de houders van
auteursrechten vastgestelde maatregelen een juist evenwicht moeten verzekeren tussen
de bescherming van deze rechten en de bescherming van de grondrechten van personen
die door zulke maatregelen worden geraakt.
236
46
In omstandigheden zoals die van het hoofdgeding moeten de nationale
autoriteiten en rechterlijke instanties bijgevolg met name een juist evenwicht verzekeren
tussen de bescherming van het intellectuele-eigendomsrecht, die houders van
auteursrechten ten goede komt, en de bescherming van de vrijheid van
ondernemerschap, die operatoren zoals internetproviders krachtens artikel 16 van het
Handvest genieten.
47
In casu veronderstelt het rechterlijk bevel tot invoering van het litigieuze
filtersysteem dat in het belang van de houders van auteursrechten toezicht wordt
gehouden op alle elektronische communicatie die op het netwerk van de internetprovider
wordt verricht. Bovendien is dit toezicht onbeperkt in de tijd, op iedere toekomstige
inbreuk gericht en veronderstelt het dat niet alleen bestaande werken worden
beschermd, maar ook toekomstige werken die nog niet zijn gecreëerd op het tijdstip
waarop dit systeem wordt ingevoerd.
48
Een dergelijk rechterlijk bevel leidt dus tot een ernstige beperking van de vrijheid
van ondernemerschap van de betrokken internetprovider, aangezien het hem verplicht
om een permanent, duur en ingewikkeld informaticasysteem in te voeren dat alleen door
hem wordt bekostigd, wat overigens strijdig is met de voorwaarden uit artikel 3, lid 1,
van richtlijn 2004/48, dat bepaalt dat de maatregelen ter bescherming van de
intellectuele-eigendomsrechten niet onnodig ingewikkeld of kostbaar mogen zijn.
49
Het rechterlijk bevel tot invoering van het litigieuze filtersysteem is dan ook
strijdig met het vereiste dat een juist evenwicht wordt verzekerd tussen de bescherming
van het intellectuele-eigendomsrecht, dat houders van auteursrechten ten goede komt,
en de vrijheid van ondernemerschap, die operatoren zoals internetproviders genieten.
50
Bovendien beperken de effecten van dat rechterlijk bevel zich niet tot de
betrokken internetprovider, aangezien het litigieuze filtersysteem ook een aantasting kan
vormen van de grondrechten van de klanten van deze internetprovider, namelijk van hun
recht op bescherming van persoonsgegevens en van hun vrijheid om informatie te
ontvangen of te verstrekken, welke rechten worden beschermd door de artikelen 8 en 11
van het Handvest.
51
Het staat namelijk vast dat het rechterlijk bevel tot invoering van het litigieuze
filtersysteem een systematische analyse van alle inhoud veronderstelt en de verzameling
en identificatie van de IP-adressen van de gebruikers die illegale inhoud via het netwerk
versturen. Aangezien die IP-adressen de precieze identificatie van die gebruikers
mogelijk maken, vormen zij beschermde persoonsgegevens.
52
Bovendien kan dat rechterlijk bevel ook de vrijheid van informatie beperken,
aangezien het filtersysteem mogelijk onvoldoende onderscheid maakt tussen legale en
illegale inhoud, zodat de toepassing ervan zou kunnen leiden tot de blokkering van
communicatie met legale inhoud. Er wordt immers niet betwist dat de beantwoording van
de vraag of een verzending legaal is, ook afhangt van de toepassing van wettelijke
uitzonderingen op het auteursrecht, die verschillen van lidstaat tot lidstaat. Bovendien
kunnen sommige werken in bepaalde lidstaten tot het publieke domein behoren of
kunnen ze door de betrokken auteurs gratis op het internet zijn geplaatst.
53
Bijgevolg eerbiedigt de betrokken nationale rechterlijke instantie bij uitvaardiging
van een rechterlijk bevel waarbij de internetprovider wordt verplicht het litigieuze
filtersysteem in te voeren, niet het vereiste dat een juist evenwicht wordt verzekerd
tussen enerzijds het intellectuele-eigendomsrecht en anderzijds de vrijheid van
ondernemerschap, het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid om
informatie te ontvangen of te verstrekken.
54
Op de gestelde vragen moet dan ook worden geantwoord dat de richtlijnen
2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 en 2002/58, samen gelezen en uitgelegd tegen de
achtergrond van de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke
grondrechten, aldus moeten worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een
internetprovider door de rechter wordt gelast het litigieuze filtersysteem in te voeren.
237
Kosten
55
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten
heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:
De richtlijnen:
–
2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt
(„richtlijn inzake elektronische handel”);
–
2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de
naburige rechten in de informatiemaatschappij;
–
2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten;
–
95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens, en
–
2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn
betreffende privacy en elektronische communicatie),
samen gelezen en uitgelegd tegen de achtergrond van de vereisten die
voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, moeten
aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een internetprovider
door de rechter wordt gelast een filtersysteem in te voeren
–
voor alle elektronische communicatie via zijn diensten, met name door
het gebruik van „peer-to-peer”-programma’s;
–
dat zonder onderscheid op al zijn klanten wordt toegepast;
–
dat preventief werkt;
–
dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en
–
dat geen beperking in de tijd kent,
dat in staat is om op het netwerk van deze provider het verkeer van
elektronische bestanden die een muzikaal, cinematografisch of audiovisueel
werk bevatten waarop de verzoeker intellectuele-eigendomsrechten zou
hebben, te identificeren, om de overbrenging van bestanden waarvan de
uitwisseling het auteursrecht schendt, te blokkeren.
ondertekeningen
238
LJN: BW6296, Gerechtshof Leeuwarden , 107.001.948/01
Uitspraak
GERECHTSHOF LEEUWARDEN
Sector Civiel Recht
Zaaknummer
: 107.001.948/01
Rolnummer (oud)
: 07/467
Zaak-/rolnummer rechtbank : 106031/HA ZA 05-211
arrest d.d. 22 mei 2012
inzake
1. de vennootschap naar Noors recht STOKKE AS,
gevestigd te Skodje, Noorwegen,
2. STOKKE NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Tilburg,
3. [appellant 3],
wonende te Oslo, Noorwegen,
appellanten,
hierna ook te noemen: Stokke AS, Stokke B.V. en [appellant 3], en gezamenlijk: Stokke
(in enkelvoud),
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam,
tegen
MARKTPLAATS B.V.,
gevestigd te Emmeloord,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Marktplaats,
advocaat: mr. J.V. van Ophem te Leeuwarden.
Het verloop van het geding
Voor het verloop van de procedure in hoger beroep tot dan toe verwijst het hof naar de
tussenarresten van 8 juni 2010 en 25 oktober 2011, waarin melding is gemaakt van de
volgende processtukken:
- memorie van grieven van Stokke (MvG);
- memorie van antwoord alsmede verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen aan het
Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van Marktplaats (MvA);
- memorie van antwoord in het incident tevens akte tot wijziging van eis van Stokke
(MvA-iI);
- akte van antwoord in het incident alsmede aanvulling van prejudiciële vragen van
Marktplaats (AvAAPJ);
- akte van antwoord in het incident van Stokke (AvA);
- akte van antwoord nieuwe feiten in het incident alsmede houdende verzoek tot het
aanhouden van iedere beslissing (AvANF).
Na het tussenarrest van 25 oktober 2011 is pleidooi gevraagd, dat heeft plaatsgevonden
239
op 28 maart 2012. Bij die gelegenheid hebben partijen hun zaak doen bepleiten, Stokke
door haar advocaat en diens kantoorgenoot mr. M. Bronneman, en Marktplaats door mrs.
Chr. A. Alberdingk Thijm en V.A. Zwaan, advocaten te Amsterdam. De raadslieden
hebben zich hierbij bediend van pleitnota‘s (hierna: PA = Pleitnota in Appel), die deel
uitmaken van de processtukken. Op de onderdelen van de PA van Marktplaats, die in het
geheel niet zijn voorgedragen, ook niet in verkorte vorm, heeft het hof geen acht
geslagen. Met het oog op het pleidooi zijn door partijen nog stukken in het geding
gebracht, te weten door Stokke de producties 87 t/m 95, en door Marktplaats de
producties 76-91. Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.
Beoordeling van het hoger beroep
1.
De feiten
1. De door de rechtbank onder 2 van haar tussenvonnis van 3 mei 2006 (hierna: het
tussenvonnis) vermelde feiten zijn niet bestreden en worden daarom ook door het hof als
vaststaand beschouwd. Met aanvulling van hetgeen in hoger beroep onbestreden is
gesteld, gaat het in dit geding om de volgende feiten.
a. Stokke AS en Stokke N.V. produceren en verhandelen onder meer de zogenoemde
Tripp Trapp-stoel, een verstelbare kinderstoel (een meegroeistoel) die is ontworpen door
[appellant 3]. Stokke AS is houdster van de Beneluxmerken TRIPP TRAPP en STOKKE.
b. Marktplaats biedt op internet een website aan – marktplaats.nl – waarvan vooral
particulieren gebruikmaken om (gebruikte) goederen te kopen en te verkopen door
middel van het plaatsen van en het reageren op advertenties. Begin 2012 werd deze
website maandelijks door 6,5 miljoen unieke personen bezocht (PA Marktplaats onder 5).
In 2005 had Marktplaats 5,6 miljoen unieke bezoekers per maand.
c. Het plaatsen van een advertentie op marktplaats.nl gaat via een volledig
geautomatiseerd proces dat ongeveer 3 minuten in beslag neemt. De adverteerder moet
de volgende stappen doorlopen voordat de advertentie wordt geplaatst (zie o.m. MvG
onder 16, productie 54 bij MvG en PA Marktplaats onder 6).
i. De adverteerder gaat naar de website marktplaats.nl en klikt op de button ―Plaats een
advertentie‘.
ii. De adverteerder kiest een groep en een rubriek waarin de advertentie moet worden
geplaatst. In het geval van een kinderstoel zal dat de groep ―Kinderen en Baby‘s‖ zijn en
de rubriek ―Kinderstoelen‖. De adverteerder moet een geldig emailadres opgeven.
Daarna drukt hij op de button ―Verder‖.
iii. De adverteerder vult dan verplicht zijn adverteerdernaam en de vier cijfers van zijn
postcode in, en geeft eventueel aanvullende gegevens op, zoals een telefoonnummer. Hij
kiest een advertentietitel, geeft de conditie van het product aan, voegt indien gewenst
foto‘s toe, bepaalt de prijs en schrijft een tekst bij de advertentie.
iv. De adverteerder bevestigt de advertentie via een link die hij per email heeft
ontvangen.
v. Hierna is de advertentie op marktplaats.nl geplaatst.
Marktplaats controleert alleen de geldigheid van het emailadres en de postcode (punt
173 MvG en productie 73 van Stokke). De overeenkomsten tussen de
adverteerders/verkopers en de kopers worden niet op het platform gesloten, maar buiten
het platform om. De adverteerder en de koper maken zelf een afspraak over het
240
brengen/ophalen en inspecteren dan wel verzenden van de goederen. Het adverteren op
marktplaats.nl is in de meeste gevallen (95%, MvA onder 12 en 29) gratis. De
adverteerder moet onder meer betalen wanneer in de advertentie een website wordt
genoemd of direct of indirect naar een website wordt verwezen en wanneer hij zijn
advertentie wil laten opvallen (een topadvertentie, voor professionele verkopers een
Admarkt topadvertentie).
d. Onderaan de geplaatste advertenties was vroeger een zogenoemde ‗Tip de
webmaster‘-optie opgenomen. Met behulp van deze optie konden derden contact
opnemen met Marktplaats wanneer zij bezwaar hadden tegen de inhoud van een
geplaatste advertentie. Marktplaats kon vervolgens besluiten een ‗getipte‘ advertentie te
verwijderen. Inmiddels is de mogelijkheid om een tip in te dienen gewijzigd (MvA onder
15). Onderaan iedere advertentie is nu een knop opgenomen ‗In strijd met de regels‘.
Nadat een bezoeker van marktplaats.nl de advertentie door middel van de knop heeft
gemeld, komt hij op een aparte pagina waar hem uitleg wordt gegeven over de regels
van het plaatsen van advertenties. Verder heeft Marktplaats het – kosteloze, in 2006
geautomatiseerde en in 2008 met een ‗bulk tipping‘-optie uitgebreide – Melding van
Inbreuk Programma (MIP) ontwikkeld, dat bedoeld is voor de afhandeling van klachten
van rechthebbenden op intellectuele eigendomsrechten (hierna ook: IE-rechten) over
(mogelijk) inbreukmakende advertenties. Naast de knop ‗In strijd met de regels‘ staat
een knop ‗Melding van Inbreuk‘. In 2008 waren 586 rechthebbenden bij dit programma
aangesloten en werden 8000 meldingen verwerkt. Meldingen via het MIP kunnen via
email worden ingediend en worden doorgaans binnen 24 uur door Marktplaats opgevolgd.
e. Naast de in rov. 1.c omschreven en voornamelijk voor particulieren bestemde dienst
voor het plaatsen van advertenties voorziet Marktplaats voor bedrijven in de
mogelijkheid om op haar website door middel van banners te adverteren. Dit vormt de
voornaamste, althans een belangrijke inkomstenbron van Marktplaats (zie ook punt 11
PA Stokke).
f. Op marktplaats.nl worden en werden regelmatig (gebruikte) kinderstoelen
aangeboden waarvan in eerdere rechtelijke uitspraken is geoordeeld dat zij inbreuk
maken op het auteursrecht van Stokke op de ‗Tripp Trapp‘-stoel. Verder worden en
werden op die website met regelmaat stoelen, niet zijnde de ‗Tripp Trapp‘-stoel,
aangeboden in combinatie met de woorden TRIPP TRAPP en/of STOKKE of vergelijkbare
woorden. Advertenties als hier bedoeld zullen verder worden aangeduid als:
inbreukmakende advertenties of inbreukmakende Stokke-advertenties.
g. In opdracht van Stokke controleert SNB REACT de advertenties voor kinderstoelen
die op marktplaats.nl worden geplaatst. Met een specifieke inlogcode kan SNB REACT (de
achterkant van) deze website bezoeken. Door het drukken op een voor normale
gebruikers niet zichtbare link kan zij aan Marktplaats laten weten dat het een
inbreukmakende Stokke-advertentie betreft, waarna Marktplaats deze vrijwel direct
verwijdert (MvG onder 30-32). Aldus verwijdert SNB REACT – gebruikmakend van het
MIP (PA Marktplaats onder 40) – alle inbreukmakende Stokke-advertenties (MvG onder
109). Voor het jaar 2006 heeft SNB REACT Stokke voor het verrichten van deze dienst €
5.430,- in rekening gebracht (MvG onder 32), daarna een bedrag van minder dan €
4.000 per jaar (MvG onder 109). Stokke betaalt SNB REACT een vast totaal van €
2.000,- per jaar en daarnaast een bedrag van € 1,- per verwijderde inbreukmakende
advertentie (PA Stokke onder 52).
241
h. Sedert augustus 2003 heeft Stokke Marktplaats verzocht en later gesommeerd om
de inbreukmakende advertenties te verwijderen en nieuwe inbreukmakende advertenties
te weren.
2.
Het geschil en de oorspronkelijke vorderingen van Stokke
2.1 Het tussen partijen gerezen geschil betreft in de eerste plaats de vraag of
Marktplaats op eigen initiatief – en dus zonder de voor verwijdering via SNB REACT
vereiste melding – moet optreden tegen de inbreukmakende advertenties, waarmee
Stokke doelt op advertenties waarmee inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrecht op
de Tripp Trapp-stoel, op haar in rov. 1.a genoemde merkrechten en/of waarmee jegens
haar ongeoorloofde (vergelijkende) reclame wordt gemaakt (zie de artikelen 6:194 en
6:194a BW). Volgens Stokke is Marktplaats tot zulk optreden verplicht, Marktplaats
bestrijdt dit. Verder verschillen partijen van mening over de vraag of Marktplaats
verplicht is de naam- en adresgegevens (hierna: NAW-gegevens) van de adverteerders
te registreren en deze op diens verzoek aan Stokke bekend te maken. In deze zaak
speelt met name de volgende regelgeving een rol:
- Richtlijn 2003/31/EG van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel in de interne markt (hierna:
Richtlijn inzake elektronische handel, kortweg: Reh);
- Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige
rechten in de informatiemaatschappij (hierna: de Auteursrechtrichtlijn);
- Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: de
Handhavingsrichtlijn);
- de Auteurswet (hierna: Aw);
- het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken, tekeningen en
modellen) (hierna: BVIE);
- de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
2.2 Stokke heeft in de eerste aanleg gevorderd, verkort weergegeven:
primair:
(a) een verbod aan Marktplaats om advertenties te (doen) plaatsen die inbreuk opleveren
op het auteursrecht van Stokke op de ‗Tripp trapp‘-stoel;
(b) een verbod aan Marktplaats om advertenties te (doen) plaatsen die inbreuk
opleveren op de merkrechten van Stokke AS of waarvan de inhoud misleidend en/of
ongeoorloofd is;
subsidiair:
(a) een gebod aan Marktplaats om advertenties te verwijderen die inbreuk opleveren op
het auteursrecht van Stokke op de ‗Tripp trapp‘-stoel;
(b) een gebod aan Marktplaats om advertenties te verwijderen die inbreuk opleveren op
de merkrechten van Stokke AS of waarvan de inhoud misleidend en/of ongeoorloofd is;
voorts:
(c) een gebod aan Marktplaats om aan Stokke AS de NAW-gegevens bekend te maken
van de adverteerders waarvan voldoende aannemelijk is dat deze inbreuk maken op de
rechten van Stokke en mits er praktisch geen andere mogelijkheid voor Stokke is om
deze gegevens te achterhalen;
subsidiair
242
(c) een gebod aan Marktplaats om aan Stokke AS de NAW-gegevens bekend te maken
van de adverteerders als omschreven in het lichaam van de dagvaarding sub 23;
en voorts:
(d) veroordeling van Marktplaats tot betaling van een dwangsom voor overtreding van de
ge- en verboden sub (a), (b), (c) en/of (i);
(e) veroordeling van Marktplaats tot betaling van buitengerechtelijke kosten;
(f) veroordeling van Marktplaats tot vergoeding van alle overige door Stokke geleden
schade, op te maken bij staat;
(g) veroordeling van Marktplaats in de kosten van het geding;
(h) uitvoerbaar bij voorraad-verklaring van het vonnis
primair
(i) een gebod aan Marktplaats om de naam- en adresgegevens te doen registeren van
elke adverteerder die een advertentie plaatst(e) op marktplaats.nl;
subsidiair
(i) een gebod aan Marktplaats om de naam- en adresgegevens te doen registeren van
elke adverteerder die een advertentie plaatst(e) op marktplaats.nl en die gebruik maakt
van de aanduiding Stokke, Tripp Trapp, Trip Trap en/of Triptrap.
3.
De vonnissen van de rechtbank
3.1 De rechtbank heeft bij haar beoordeling van deze vorderingen in haar tussenvonnis
het volgende vooropgesteld.
i. Er wordt inbreuk gemaakt op de merkrechten van Stokke wanneer door particulieren
op marktplaats.nl advertenties worden geplaatst ten behoeve van een andere verstelbare
kinderstoel dan de ‗Tripp Trapp‘-stoel indien in die advertenties de merknamen TRIPP
TRAPP of STOKKE of enig daarmee overeenstemmend teken worden gebruikt (rov. 4.6).
ii. De Aw is ook direct van toepassing op het handelen van consumenten (rov. 4.7).
iii. Het beroep van Marktplaats op de beperkte beschermingsomvang van het
auteursrecht op de ‗Tripp Trapp‘-stoel faalt. Er kan in dit geding van uit worden gegaan
dat het plaatsten van een advertentie van een van de zeven stoelen, waarvan in diverse
gerechtelijke procedures in Nederland is vastgesteld dat zij inbreuk maken op het
auteursrecht op de ‗Tripp Trapp‘-stoel, een inbreuk vormt op het auteursrecht van Stokke
(rov. 4.7).
iv. De vorderingen van Stokke moeten worden beoordeeld op basis van de
zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW, en niet op basis van artikel 6:196c BW, zoals
Marktplaats heeft betoogd (rovv. 4.10-4.14).
v. De zorgvuldigheidsnorm brengt in dit geval met zich dat enerzijds van Marktplaats
kan worden gevergd dat zij maatregelen treft die er op gericht zijn de schade van Stokke
als gevolg van de inbreukmakende advertenties te voorkomen of te beperken, maar dat
anderzijds in hoge mate rekening dient te worden gehouden met de daaruit voor
Marktplaats voortvloeiende kosten en met de bedrijfsvoering van Marktplaats, in die zin
dat de kosten beperkt dienen te blijven en dat van Marktplaats niet verwacht mag
worden dat zij zodanige wijzigingen in haar bedrijfsvoering aanbrengt dat daardoor
afbreuk wordt gedaan aan de voordelen voor haar site (voor gebruikers te goeder
trouw), en daarmee aan haar marktpositie (rov. 4.24)
Over de afzonderlijke vorderingen van Stokke heeft de rechtbank in het tussenvonnis en
het eindvonnis van 14 maart 2007 (hierna: het eindvonnis) het volgende overwogen,
verkort en geparafraseerd weergegeven.
vi. De primaire vorderingen onder (a) en (b), die strekken tot preventieve controle, zijn
niet toewijsbaar omdat deze leiden tot een (forse) toename van de kosten bij Marktplaats
243
en tot een devaluatie van de aantrekkelijkheid van de door Marktplaats aangeboden
dienst voor haar adverteerders (rovv. 4.26-4.28 van het tussenvonnis).
vii. De subsidiaire vorderingen onder (a) en (b), die strekken tot controle achteraf, zijn
niet toewijsbaar omdat Marktplaats met het door haar ontwikkelde MIP voldoet aan
hetgeen van haar op grond van de voor haar geldende zorgvuldigheidsplicht kan worden
verlangd (rovv. 4.29-4.30 van het tussenvonnis).
viii. Wat de vorderingen (c) en (i) betreft is allereerst van belang dat de Reh en de
implementatiewetgeving daarvan niet in de weg staan aan het verstrekken door
internetdienstverleners van de NAW-gegevens van hun opdrachtgevers en dat het
registeren daarvan ook niet in strijd is met de Wbp. Niettemin is Marktplaats alleen
verplicht tot het daadwerkelijk verzamelen van de NAW-gegevens wanneer zij
onzorgvuldig handelt door dit na te laten, waarbij het onder v. vermelde toetsingskader
dient te worden gehanteerd (rovv. 4.31-4.36 van het tussenvonnis). Nu:
- het belang van Stokke bij opgave van de NAW-gegevens beperkt is;
- het opvragen van NAW-gegevens van al haar adverteerders niet van Marktplaats kan
worden gevergd gezien de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering van Marktplaats;
- met het implementeren door Marktplaats van een filter, waarmee een procedure kan
worden ingevoerd dat alleen bij advertenties met de aanduidingen STOKKE, TRIPP TRAPP
of vergelijke aanduidingen de NAW-gegevens opgegeven dienen te worden, een meer
dan verwaarloosbaar bedrag is gemoeid,
kan van Marktplaats niet worden gevergd dat zij opgave doet van de NAW-gegevens van
al haar adverteerders, dan wel van haar adverteerders van Stokke-producten. Ook de
vorderingen (c) en (i) zijn dus niet toewijsbaar (rovv. 2.23-2.24 jo. rovv. 2.18-2.19 van
het eindvonnis).
ix. Aangezien Marktplaats niet onzorgvuldig heeft gehandeld door geen preventieve
controle uit te voeren zijn ook de vorderingen (e) en (f), die strekken tot vergoeding van
schade, niet toewijsbaar (rov. 4.37 van het tussenvonnis).
x. De overige vorderingen van Stokke hebben geen zelfstandig karakter, en kunnen, nu
geen van de hiervoor besproken vorderingen toewijsbaar is geoordeeld, daarom evenmin
worden toegewezen (rov. 4.38 van het tussenvonnis en rov. 2.24 van het eindvonnis).
Op deze gronden heeft de rechtbank de vorderingen van Stokke afgewezen, onder
veroordeling van haar in de kosten van het geding, begroot aan de hand van het
liquidatietarief.
4.
Het hoger beroep
4.1 Het door Stokke – tijdig – ingestelde hoger beroep richt zich tegen zowel het
eindvonnis als het tussenvonnis.
4.2 Bij MvG heeft Stokke haar eis gewijzigd, in dier voege dat deze thans luidt, dat het
hof (door Stokke is geen vordering H geformuleerd):
primair:
A. Marktplaats verbiedt enige advertentie op haar website marktplaats.nl of enige
andere website in haar beheer, te (doen) plaatsen, wanneer daarin – cumulatief – :
(1) gebruik wordt gemaakt van de aanduiding Stokke, Tripp Trapp,
Trip Trap, Tripp-Trapp, Trip-Trap en/of Triptrap,
(2) de advertentie een afbeelding bevat
(3) die afbeelding een stoel toont, welke identiek is aan één van de modellen die in
rechte reeds inbreukmakend op de auteursrechten van Stokke c.s. zijn geoordeeld (als
afgebeeld in het lichaam van de dagvaarding alinea 15 en productie 55);
244
B. Marktplaats verbiedt enige advertentie op haar website marktplaats.nl of enige
andere website in haar beheer, te (doen) plaatsen, wanneer daarin – cumulatief – :
(1) gebruik wordt gemaakt van de aanduiding Stokke, Tripp Trapp,
Trip Trap, Tripp-Trapp, Trip-Trap en/of Triptrap,
(2) en van de aanduiding: stoel,
(3) die advertentie een afbeelding bevat,
(4) een aanduiding wordt gebruikt van een stoel waarvan in rechte reeds is geoordeeld
dat deze inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke, te weten Hauck, Alpha, Beta,
Situp, Laurus, Waldrecht, MiniMax, Vario en/of Mon Ami;
C. Marktplaats verbiedt enige advertentie op haar website marktplaats.nl, of enige
andere website in haar beheer, te (doen) plaatsen, waarmee inbreuk wordt gemaakt op
de merkrechten van Stokke c.s., dan wel waarvan de inhoud misleidend en/of
ongeoorloofd is, meer in het bijzonder Marktplaats verbiedt enige advertentie te plaatsen
waarin — cumulatief —:
(1) het merk of teken Stokke, Tripp Trapp, Tripp-Trapp, Trip Trap,
Trip-Trap, Triptrap of enig daarmee nagenoeg volledig overeenstemmend teken wordt
gebruikt,
(2) tezamen met een afbeelding,
(3) ter aanduiding van een verstelbare hoge kinderstoel die niet door of voor Stokke
c.s. is geproduceerd (dat wil zeggen: anders dan gebruikt ter aanduiding van de originele
TRIPP TRAPP stoel als afgebeeld in het lichaam van de inleidende dagvaarding, sub 3);
D. Eventueel alternatief, in plaats van de primaire vorderingen onder A, B en C,
Marktplaats gebiedt om SNB REACT of een vergelijkbaar bedrijf in te schakelen of zelf
zulk een dienst te vormen om daarmee te voorkomen dat er inbreukmakende
advertenties als beschreven onder A, B en C worden geplaatst op marktplaats.nl of enige
andere website in beheer van Marktplaats;
E. Marktplaats verbiedt enige advertentie te herplaatsen op haar website marktplaats.nl
of enige andere website in haar beheer, waarvan de inhoud een afbeelding en/of tekst
bevat die gelijk is aan een advertentie die reeds is verwijderd vanwege het
inbreukmakend karakter;
F. vaststelt dat Marktplaats niet in overtreding zal zijn van de toegewezen primaire
vorderingen onder A, B en C wanneer uit de afbeelding(en) bij, en/of de tekst van, de
bewuste advertentie(s) niet af te leiden is dat sprake is van één of meer van de modellen
die in rechte reeds inbreukmakend op de auteursrechten van Stokke c.s. zijn geoordeeld
(als afgebeeld in het lichaam van de dagvaarding alinea 15 en productie 55);
subsidiair
A. Marktplaats gebiedt al die advertenties van haar website Marktplaats.nl, of enige
andere website in haar beheer, binnen 24 uur (of enige andere door het hof in goede
justitie te bepalen periode) na plaatsing te verwijderen, wanneer daarin – cumulatief –:
(1) gebruik wordt gemaakt van de aanduiding Stokke, Tripp Trapp, Trip Trap, TrippTrapp, Trip-Trap en/of Triptrap,
(2) die advertentie een afbeelding bevat én
(3) wanneer die afbeelding een stoel toont, welke identiek is aan één van de modellen
die in rechte reeds inbreukmakend op de auteursrechten van Stokke c.s. is geoordeeld
(als afgebeeld in het lichaam van de dagvaarding sub 15 en productie 55);
B. Marktplaats gebiedt al die advertenties van haar website Marktplaats.nl, of enige
andere website in haar beheer, binnen 24 uur (of enige andere door het hof in goede
justitie te bepalen periode) na plaatsing te verwijderen, wanneer daarin – cumulatief –:
(1) gebruik wordt gemaakt van de aanduiding Stokke, Tripp Trapp, Trip Trap, TrippTrapp, Trip-Trap en/of Triptrap,
245
(2) en van de aanduiding: stoel,
(3) de advertentie een afbeelding bevat én
(4) een aanduiding gebruikt wordt van een stoel waarvan in rechte reeds is geoordeeld
dat deze inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke, te weten Hauck Alpha, Beta,
Sit Up, Laurus, Waldrecht, MiniMax, Vario en/of Mon Ami;
C. Marktplaats gebiedt al die advertenties van haar website marktplaats.nl, of enige
andere website in haar beheer, binnen 24 uur (of enige andere door het hof in goede
justitie te bepalen periode) na plaatsing te verwijderen, wanneer daarmee inbreuk wordt
gemaakt op de merkrechten van Stokke c.s., dan wel wanneer de inhoud daarvan
misleidend en/of ongeoorloofd is, meer in het bijzonder door Marktplaats te gebieden,
binnen de genoemde periode, al die advertenties te verwijderen waarin — cumulatief —:
(1) het merk of teken Stokke, Tripp Trapp, Tripp-Trapp, Trip Trap,
Trip-Trap, Triptrap of enig daarmee nagenoeg volledig overeenstemmend teken wordt
gebruikt,
(2) tezamen met een afbeelding,
(3) ter aanduiding van een verstelbare hoge kinderstoel die niet door of voor Stokke
c.s. is geproduceerd (dat wil zeggen: anders dan gebruikt ter aanduiding van de originele
TRIPP TRAPP stoel als afgebeeld in het lichaam van de inleidende dagvaarding, sub 3);
D. eventueel alternatief, in plaats van de subsidiaire vorderingen onder A, B en C,
Marktplaats gebiedt om SNB REACT óf een vergelijkbaar bedrijf in te schakelen of zelf
zulk een dienst te vormen, om inbreukmakende advertenties als beschreven onder A, B
en C geplaatst op marktplaats.nl of enige andere website in beheer van Marktplaats,
binnen 24 uur (of enige andere door het hof in goede justitie te bepalen periode) na
plaatsing te verwijderen;
E. eventueel alternatief, in plaats van de subsidiaire vorderingen onder A, B en C,
Marktplaats gebiedt om de kosten die Stokke moet betalen aan SNB REACT om de
advertenties zoals genoemd onder A, B en C te verwijderen, aan Stokke te vergoeden;
F. Marktplaats gebiedt elke advertentie die een afbeelding en/of tekst bevat die gelijk is
aan een advertentie die reeds is verwijderd vanwege het inbreukmakend karakter,
binnen 24 uur (of enige andere door het hof in goede justitie te bepalen periode) na
plaatsing van haar website marktplaats.nl of enige andere website in haar beheer te
verwijderen;
G. vaststelt dat Marktplaats niet in overtreding zal zijn van de toegewezen subsidiaire
vorderingen onder A, B en C wanneer uit de afbeelding(en) bij en/of de tekst van, de
bewuste advertentie(s) niet af te leiden is dat sprake is van één of meer van de modellen
die in rechte reeds inbreukmakend op de auteursrechten van Stokke c.s. zijn geoordeeld
(als afgebeeld in het lichaam van de dagvaarding alinea 15 en productie 55);
voorts:
I. Marktplaats gebiedt de volledige naam- en adresgegevens bekend te maken (aan de
raadsman van Stokke AS), binnen 7 dagen (of enige andere door het hof in goede justitie
te bepalen periode) na ontvangst van een verzoek daartoe van Stokke c.s., van elke
adverteerder die een advertentie plaatst(e) op haar website marktplaats.nl, of enige
andere website in haar beheer, waarvan voldoende aannemelijk is dat deze inbreuk
maakt op de rechten van Stokke c.s. én mits er voor Stokke c.s. geen eenvoudige andere
mogelijkheid bestaat om deze gegevens te achterhalen;
J. Marktplaats gebiedt om de volledige naam-en adresgegevens te (doen) registreren
van elke adverteerder die een advertentie plaatst op haar website marktplaats.nl, of
enige andere website in haar beheer;
J. subsidiair, in plaats van toewijzing van de vordering onder J Marktplaats gebiedt om
de volledige naam-en adresgegevens te (doen) registreren van elke adverteerder die een
246
advertentie plaatst(e) op haar website marktplaats.nl, of enige andere website in haar
beheer, en die gebruik maakt van de aanduiding Stokke, Tripp Trapp, Trip Trap, TrippTrapp, Trip-Trap en/of Triptrap;
en verder:
K. Marktplaats veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- aan Stokke
AS voor iedere overtreding van de ver- en geboden sub A tot en met J te vermeerderen
met een dwangsom van € 1 .000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze
overtreding voortduurt;
L. Marktplaats veroordeelt de door Stokke c.s. gemaakte buitengerechtelijke kosten te
vergoeden (te betalen aan Stokke AS) tot € 29.591,-, althans een bedrag door het hof in
goede justitie te bepalen;
M. Marktplaats veroordeelt tot vergoeding van alle overig door Stokke c.s. geleden
schade (te betalen aan Stokke AS) die het gevolg is van het in de dagvaarding
omschreven onrechtmatig handelen van Marktplaats, op te maken bij staat en te
vereffenen volgens de wet;
N. Marktplaats veroordeelt in de kosten van het geding;
O. dit arrest voor zover als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad verklaart.
4.3 Tevens heeft Stokke in hoger beroep de grondslag van haar vorderingen uitgebreid,
in die zin dat zij thans ook Marktplaats als inbreukmaker aansprakelijk stelt (MvG onder
49-51). Bij repliek bij pleidooi in hoger beroep is namens Stokke bevestigd dat zij
hiermee bedoelt dat Marktplaats zelf auteursrecht inbreuk heeft gepleegd en niet dat
Marktplaats zelf ook merkinbreuk wordt tegengeworpen. Stokke heeft niet (voldoende
duidelijk) gesteld dat Marktplaats zich zelf schuldig maakt aan ongeoorloofde
(vergelijkende) reclame, zodat er vanuit gegaan wordt dat haar vorderingen niet mede
op die grondslag berusten. Met haar verwijzing onder 57 PA naar de overweging in punt
55 van het arrest van het HvJEU van 12 juli 2011 inzake l‘Oréal-eBay (zaak C-324/09),
dat, kort gezegd, een verkoop in de sfeer van een privé-activiteit geen gebruik van het
merk in het economisch verkeer oplevert, heeft Stokke tot uitdrukking gebracht dat zij
haar stelling, dat ook particuliere aanbieders merkinbreuk plegen, niet handhaaft. Zulks
terecht, gezien die overweging van het HvJEU.
4.4 Het hof neemt in dit geding als vaststaand aan dat de door Stokke genoemde
stoelen, wa